Bevoegdheid  

Rechtbank Den Haag 15 januari 2014, HA ZA 13/455 (The Greenery tegen Frutanova c.s.)
Uitspraak mede ingezonden door Gino van Roeyen, Marga van Gerwen en Monique Hennekens, BANNING.
Tussenvonnis. Incidentele vordering. Oproepen derden. Merkenportefeuille. The Greenery vordert een verklaring voor recht dat de licentieovereenkomsten rechtsgeldig zijn opgezegd, subsidiair ontbinding hiervan. Verder vordert zij staking van het gebruik van de Tasty Tom-merken en overdracht van bepaalde domeinnamen. De incidentele vordering tot het toestaan van het oproepen van enkele derden wordt toegewezen. In de hoofdprocedure wordt in reconventie onder meer verdeling gevorderd van een gesteld gemeenschappelijke merkenportefeuille. Die gemeenschap kan alleen verdeeld worden zoals gevorderd als alle deelgenoten aan de verdeling zijn gebonden. Dat rechtvaardigt dat de andere deelgenoten in de procedure worden betrokken.

 3.2. Frutanova c.s. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Veiling Zon is één van de uitgetreden veilingen waarop de overeenkomst van uittreding van toe-passing is. Van de overige uitgetreden veilingen bestaan thans nog de hiervoor on-der I tot en met V genoemde. Hierna zullen zij gezamenlijk worden aangeduid als de Veilingen en ieder afzonderlijk als Annaland, Zuid-Limburg, Zaltbommel, Fruitmasters en Coforta. De betrokken merken kunnen niet worden verdeeld en toegedeeld aan Veiling Zon zonder medewerking van de betrokken Veilingen. Fru-tanova c.s. acht het daarom juist, dat met het oog op de oproeping van genoemde derden als partij, de onderhavige procedure wordt geschorst en dat in deze zaak na-dat genoemde derden daarbij als partij zijn betrokken één vonnis wordt gewezen waarin op alle betrokken vorderingen en verweren wordt beslist.

4.3. In de hoofdprocedure wordt in reconventie onder meer verdeling gevorderd van een gesteld gemeenschappelijke merkenportefeuille. Die gemeenschap kan alleen verdeeld worden zoals gevorderd als alle deelgenoten aan de verdeling zijn gebon-den. Dat rechtvaardigt dat de andere deelgenoten in de procedure worden betrok-ken. Op zichzelf is daarvoor geen vooraf gegeven toestemming van de rechtbank vereist. Dat laat onverlet dat de partij die een derde wil oproepen toch om die toestemming kan vragen door een incidentele vordering in te stellen. Nu The Greenery zich ook niet langer verzet tegen de vordering zal de rechtbank de incidentele vor-dering toewijzen.

4.4. Ofschoon Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas en Vereijken geen partijen zijn bij de uittredingsovereenkomst, maar wel belang hebben bij het toescheiden van de merken aan Veiling Zon, zal om die reden de incidentele vorde-ring aan Frutanova c.s. worden toegewezen. Frutanova c.s., in het bijzonder Vei-ling Zon, krijgt de gelegenheid om Annaland, Zuid-Limburg, Zaltbommel, Fruit-masters en Coforta op de voet van artikel 118 Rv als partij in de hoofdzaak op te roepen, waarbij de artikelen 128 lid 2, 6 en 7 Rv van overeenkomstige toepassing zijn.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 december 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10726 (Procter & Gample tegen Unilever)
Procesrecht. Bevoegdheid rechter. Uitwerking vonnis d.d. 14 januari 2014 van het (verkort) vonnis in kort geding van 31 december 2013. Executiegeschil naar aanleiding van vonnis [IEF 13362] van in octrooigeschillen gespecialiseerde Haagse rechter. Juridische of feitelijke misslag of onvoldoende motivering? P&G vordert provisioneel de schorsing van de executie indien het kort geding niet uiterlijk op 27 december 2013 kan plaatsvinden.

Uit 4.10: In het vonnis van 19 december 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid onder 4.25 overwogen dat “(…) Andere niet-nieuwheidsargumenten […] niet of onvoldoende gemotiveerd [zijn] bepleit, reden waarom EP 172 voorshands nieuw moet worden geacht.”

De vraag is of het gestelde gevoerde verweer in voldoende controleerbare en aanvaardbare mate is geschied. Om dit te kunnen bepalen is mede van belang het antwoord op de vraag hoe - om in de woorden van mr. Hoyng te spreken: - “dodelijk” en essentieel het verweer van P&G c.s. voor het octrooi geacht kan worden te zijn. Dit vraagt een volledig inhoudelijke toets van het octrooirecht , welke toets in de in artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde gevallen voorbehouden is aan de rechtbank Den Haag. De Rotterdamse voorzieningenrechter wordt in feite gevraagd opnieuw te oordelen over het in Den Haag door een voorzieningenrechter gespecialiseerd in het octrooirecht reeds besliste octrooigeschil, teneinde te kunnen beslissen over de toewijsbaarheid van de thans ingestelde vordering in dit executiegeschil. De voorzieningenrechter dient zich te onthouden van het geven van een dergelijk inhoudelijk oordeel.

Uit 4.10 (vervolg): De ratio hiervan is dat voorkomen wordt dat een executiegeschil gaat werken als een verkapt appel, doordat de voorzieningenrechter, aan wie in executiegeschillen slechts een uiterst terughoudende rol toekomt, opnieuw moet oordelen over het in de te executeren titel reeds besliste geschil. Dit geldt temeer nu het gaat om de, zoals door beide partijen ook bepleit, specialistische en complexe materie van het (technische) octrooirecht. Feitelijk komt het naar het oordeel van deze voorzieningenrechter erop neer dat P&G c.s. in deze (deels) tracht een verkapt appelprocedure te voeren, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent. De vorderingen worden afgewezen en P&G wordt veroordeeld in de proceskosten begroot op €20.000.

4.4.
In het onderhavige executiegeschil stelt P&G c.s. in de inleidende dagvaarding dat het vonnis van 19 december 2013 op een feitelijke en/of juridische misslag berust, nu de voorzieningenrechter daarin ten onrechte meerdere van haar verweren volledig onbesproken heeft gelaten. Als de voorzieningenrechter deze weren wel had meegenomen in zijn beoordeling was tot een voor P&G c.s. positieve uitkomst van het kort geding gekomen, aldus P&G c.s.

De voorzieningenrechter leest in de dagvaarding dat het alomvattend gaat om één verweer dat ten onrechte niet behandeld zou zijn. Dat verweer houdt samengevat in dat het octrooi EP 172 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. EP 172 zou geen beroep op prioriteit toekomen, waardoor de moederaanvrage de nieuwheid van het octrooi zou wegnemen. P&G c.s. verwijst in dat verband uitdrukkelijk naar paragraaf 7 van de conclusie van antwoord ingediend in het eerdere kort geding (thans door P&G c.s. als productie 5 overgelegd), waarin de inhoud van (o.a. paragrafen 33 tot en met 46 van) de concept nietigheidsdagvaarding (thans door P&G c.s. als productie 6 overgelegd) als overgenomen en ingelast wordt beschouwd, en waarop Unilever bij conclusie van repliek en pleidooi heeft gereageerd, aldus P&G c.s. Zij verwijst voorts naar de ter zitting in het eerdere kort geding gehanteerde paragrafen 24 (vanaf “B” op p. 11) tot en met 35 van de pleitnotities (thans door P&G c.s. als productie 7 overgelegd).

4.10.
In het vonnis van 19 december 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid - voor zover in het kader van de in dit kort geding geponeerde stellingen van P&G c.s. relevant (overwegingen 4.21-4.24 betreffen een thans niet aan de orde gesteld (deel-)verweer ter zake van nieuwheidsschadelijkheid) - onder 4.25 overwogen dat “(…) Andere niet-nieuwheidsargumenten […] niet of onvoldoende gemotiveerd [zijn] bepleit, reden waarom EP 172 voorshands nieuw moet worden geacht.”. Deze overweging dient te worden bezien in combinatie met hetgeen ten aanzien van de prioriteit is overwogen onder 4.20: “(…) In het midden kan blijven of EP 172 terecht een beroep doet op voorrang vanaf 17 maart 1999. Ook als dat niet het geval zou zijn en uitgegaan wordt van 29 februari 2000 (datum van indiening oorspronkelijke aanvrage) als eerste datum, komt er namelijk - zoals hierna zal blijken - geen aanvullende prior art in beeld (waarvan gemotiveerd gesteld is dat) die de nieuwheid of inventiviteit van het Nederlandse deel van het octrooi aantast.”. Zulks bezien in samenhang met de rechtsoverwegingen 4.15 en 4.16 kan daaruit worden afgeleid dat bij het door P&G c.s. gesteld gevoerde verweer ter zake van het gebrek aan nieuwheid van EP 172, anders dan de nieuwheidsschadelijkheid onder 4.21-4.24 betreffende, vanwege het ontbreken van prioriteit, geacht kan worden te zijn stilgestaan door de Haagse voorzieningenrechter.

Vraag is evenwel of dit in voldoende controleerbare en aanvaardbare mate is geschied. Om dit te kunnen bepalen is mede van belang het antwoord op de vraag hoe - om in de woorden van mr. Hoyng te spreken: - “dodelijk” en essentieel het verweer van P&G c.s. voor het octrooi (van welk verweer P&G c.s. dus stelt dat dit ten onrechte niet is betrokken in de beoordeling in het vonnis van 19 december 2013) geacht kan worden te zijn. Dit vraagt een volledig inhoudelijke toets van het octrooirecht (welke toets in de in artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde gevallen voorbehouden is aan de rechtbank Den Haag). De Rotterdamse voorzieningenrechter wordt in feite gevraagd opnieuw te oordelen over het in Den Haag door een voorzieningenrechter gespecialiseerd in het octrooirecht reeds besliste octrooigeschil, teneinde te kunnen beslissen over de toewijsbaarheid van de thans ingestelde vordering in dit executiegeschil. De voorzieningenrechter dient zich, gelet op het onder 4.2 genoemde toetsingskader, te onthouden van het geven van een dergelijk inhoudelijk oordeel (dan wel van het geven van een prognose van de uitkomst van de reeds door P&G c.s. in Den Haag aangebrachte appelprocedure). De ratio hiervan is dat voorkomen wordt dat een executiegeschil gaat werken als een verkapt appel, doordat de voorzieningenrechter, aan wie in executiegeschillen slechts een uiterst terughoudende rol toekomt, opnieuw moet oordelen over het in de te executeren titel reeds besliste geschil. Dit geldt temeer nu het gaat om de, zoals door beide partijen ook bepleit, specialistische en complexe materie van het (technische) octrooirecht. Feitelijk komt het naar het oordeel van deze voorzieningenrechter erop neer dat P&G c.s. in deze (deels) tracht een verkapt appelprocedure te voeren, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent.
Blijkens hetgeen is overwogen onder 1.1 in het vonnis van 19 december 2013 mag er bovendien rechtens van worden uitgegaan dat de voorzieningenrechter de inhoud van alle aldaar opgesomde processtukken in zijn beoordeling heeft betrokken, en daarmee ook de in de diverse processtukken opgenomen weren van P&G c.s. op het punt van het gebrek aan nieuwheid en het ontbreken van prioriteit en de inhoudelijk tegenovergestelde respons daarop van Unilever (o.a. in de thans als productie 1 door Unilever overgelegde conclusie van repliek in het eerdere kort geding, randnummers 19 tot en met 29, (zie ook 1.1 en 2.22 in het vonnis van 19 december 2013, hiervoor onder 2.1 niet (geheel) geciteerd)), behoudens die standpunten van partijen die zijn opgenomen in bepaalde ter zitting niet voorgedragen paragrafen van de pleitnotities. Gelet op de discussie daarover tussen partijen valt voor deze voorzieningenrechter, gegeven het partijkader, niet te controleren of P&G c.s. (en ook Unilever) de door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag buiten beschouwing gelaten passages in de pleitnotities nu wel of niet heeft bepleit. Gelet op de beperkte rol van de executierechter en de beperkte reikwijdte van dit kort geding zal de juistheid van hetgeen in het vonnis van 19 december 2013 daarover is overwogen worden aangenomen. De in dat verband als productie 10A (in combinatie bezien met producties 10A.1 en B) en 11 door P&G c.s. overgelegde verklaringen van de Associate General Counsel - Innovation, Global Fabric & Home Care, van P&G US, L. Lewis, respectievelijk de in het eerdere kort geding mede voor P&G c.s. opgetreden advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels zijn, in het licht van de uitdrukkelijke betwisting van Unilever, te weinig (onpartijdig) om dat op dit moment anders te doen zijn. De stelling dat sprake zou zijn van een feitelijke misslag in het vonnis van 19 december 2013 doordat de Haagse voorzieningenrechter aan bepaalde passages in de pleitnotities van P&G c.s. is voorbijgegaan, kan dan ook niet worden aanvaard.
Het standpunt van P&G c.s. dat sprake zou zijn van een evidente juridische misslag, doordat de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zijn vonnis onvoldoende (volledig) heeft gemotiveerd, kan, in het licht van (al) het vorenstaande, evenmin worden gevolgd. Geen sprake is van een evidente, zó in het oog springende vergissing in het recht dat daarover, zonder nader (inhoudelijk) onderzoek, geen redelijke twijfel kan bestaan. Dit geldt temeer nu P&G c.s. ook wel erkent dat in elk geval tot aan de zitting in het vorige kort geding sprake was van een onvoldoende (correcte) onderbouwing van haar niet-nieuwheidsverweer. Zij stelt immers dat het door haar in de conclusie van antwoord (en derhalve in de concept nietigheidsdagvaarding) gevoerde verweer op het punt van het gebrek aan nieuwheid en prioriteit correctie, verduidelijking en aanvulling behoefde welke argumenten juist in de aangenomen door haar niet-bepleite paragrafen van de pleitnotities waren opgenomen. Dat de voorzieningenrechter in het vonnis van 19 december 2013 tot het oordeel heeft kunnen komen dat andere niet-nieuwheidsargumenten onvoldoende gemotiveerd zijn bepleit komt dan niet vreemd voor en lijkt vooralsnog een voldoende motivering voor een afwijzing van de betrokken argumenten te zijn, terwijl het vonnis tegelijkertijd geacht kan worden voldoende uitvoerig (33 pagina’s) en begrijpelijk te zijn opgebouwd.
Dat P&G c.s. de motiveringen in de rechtsoverwegingen 4.20 en 4.25 van het vonnis van 19 december 2013 (en in het algemeen de uitkomst van het eerdere kort geding) mogelijk niet bevredigt, kan niet tot het oordeel leiden dat sprake is van een aperte misslag. Die opvatting van P&G c.s. dient in het aanstaande hoger beroep bij het (in octrooigeschillen gespecialiseerde) gerechtshof Den Haag te worden besproken; een executiegeschil als het onderhavige (bij een andere dan de in octrooirecht gespecialiseerde Haagse rechter) leent zich daarvoor niet.
Indien en voor zover al wel in meer of mindere mate sprake zou zijn van een onvoldoende (volledige) motivering in het vonnis van 19 december 2013 dan wel van het onterecht buiten beschouwing laten van een aantal paragrafen in de pleitnotities van P&G c.s. dan valt daarenboven nog bepaald niet door deze voorzieningenrechter vast te stellen dat, als daarmee door de Haagse voorzieningenrechter anders was omgegaan, dit, gegeven de geschetste en hier door partijen verder niet bestreden feiten en omstandigheden in het vonnis van 19 december 2013, zou hebben geleid tot de door P&G c.s. gewenste uitkomst in het eerdere kort geding.
4.11.
Nu geen sprake is van een kennelijke misslag komt de voorzieningenrechter niet toe aan de (wel reeds in de inleidende dagvaarding) aan de orde gestelde belangenafweging tussen partijen.

Conclusie A-G 10 januari 2014, zaaknr. 13/02422 (FIAR CE c.s. tegen Stichting De Thuiskopie)
Conclusie A-G ingezonden door Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Thijs van Aerde, Houthoff Buruma en Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Procesrecht. Voeging. Zie eerder IEF 12082. Het hof heeft de vorderingen van FIAR c.s. in het incident tot voeging en tussenkomst afgewezen. Van dit arrest hebben FIAR c.s. beroep in cassatie ingesteld onder aanvoering van een cassatiemiddel. Voor de goede orde wijs ik [red. advocaat-generaal] erop dat het Haagse hof in een procedure tussen Norma en de Staat een soortgelijke vordering tegen de Staat heeft toegewezen bij arrest van 27 maart 2012. Van dit arrest is cassatieberoep ingesteld (IEF 13304). Ik heb hierin op 29 november 2013 een conclusie genomen die strekt tot verwerping daarvan.

FIAR c.s. zijn (belangenbehartiger van) importeurs en fabrikanten van harddisk-apparatuur, zoals mp-3 spelers, mp-4 spelers en harddiskrecorders. FIAR c.s. hebben in appel toestemming tot voeging of tussenkomst gevorderd in een geding van de Stichting De Thuiskopie (“Thuiskopie") tegen de Staat en Sont. In de hoofdprocedure vordert Thuiskopie schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen, dat hierin zou hebben bestaan dat de Staat in een reeks algemene maatregelen van bestuur tussen 2006 en 2012 digitale audiospelers en digitale videorecorders niet heeft aangewezen als voorwerpen ten aanzien waarvan een thuiskopievergoeding verschuldigd is.

Nederland heeft in de Auteurswet en in de Wet op de Naburige Rechten een exceptie voor privékopieën ingevoerd. Daarvoor is een billijke vergoeding verschuldigd die wordt geïnd door een heffing bij de importeur of de fabrikant van voorwerpen waarop de privékopie wordt gemaakt (art. 16c lid 2 Aw en art. 10 onder e van de WNR). Thuiskopie is de door de bevoegde minister aangewezen rechtspersoon die belast is met de inning en verdeling van de thuiskopievergoedingen. De vaststelling van de hoogte van de vergoeding en van de voorwerpen waarop deze wordt geheven, is opgedragen aan Sont. De minister heeft de bevoegdheid tot ingrijpen en hij heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt bij het uitvaardigen van de algemene maatregelen van bestuur.

Conclusie:

Deze strekt tot vernietiging van bestreden arrest in het principale beroep, met verwijzing naar het Haagse hof om opnieuw over de vordering tot voeging te beslissen, en tot verwerping voor het overige. De Staat behoort buiten de kosten van de procedure in cassatie te blijven omdat hij zich onvoorwaardelijk aan het oordeel van de Hoge Raad beeft gerefereerd en de bestreden beslissing niet heeft uitgelokt of verdedigd. Het laatste geldt ook voor Sont. Het is wellicht doelmatig de kosten van dit geding in cassatie te reserveren tot de einduitspraak van het hof.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 januari 2014, KG ZA 13-1342 (Samsung tegen PrintAbout)
Uitspraak ingezonden door Charlotte de Boer, Wim Maas en Carreen Shannon, Deterink.
Octrooirecht. Reclamerecht. Modellenrecht. Samsung heeft twee gemeenschapsmodellen geregistreerd voor haar cartridges en is houdster van EP 1 975 744 en EP 2 357 537(developing unit and image forming apparatus having the same). PrintAbout exploiteert een bereikbare webwinkel en verkoopt onder haar "huismerk" een met Samsungs printers compatibele cartridges. Samsung vordert een bevel staken van ongeoorloofde vergelijkende reclame, recall en legt aan haar vorderingen de onthoudingsverklaring ten grondslag.

Procesrecht. Er is geen spoedeisend belang uit de inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten en de gesteld onrechtmatige vergelijkende reclame nu vanaf begin 2012 Samsung al op de hoogte is. Gedurende lange periode is er geen voorlopige maatregel nodig geweest, niet valt in te zien waarom dat wel is ten gevolge van verlening van het jongste octrooi. Dit is anders voor de gestelde octrooi-inbreuken. Er is een serieuze kans dat de bodemrechter of oppositieafdeling conclusie 1, 2 en 12 van EP 744 niet nieuw acht.

Het betoog dat EP 537 niet nawerkbaar zou zijn, omdat er pas in onderconclusie 3 een afvaltonertransportorgaan wordt geopenbaard, wordt niet gevolgd. Het gaat er immers om dat de uitvinding nawerkbaar is beschreven. Dat EP 537 niet inventief is, omdat het lekkageprobleem zich in de praktijk niet voordoet, is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het betoog dat een niet-bestaand probleem wordt geadresseerd, slaagt niet. PrintAbout heeft inbreuk gemaakt op het octrooi en dient opgave te doen van de leveranciers van de producten.

4.16 Het betoog van Samsung dat de gemiddelde vakman zou inzien dat conclusie 3 onjuist is geredigeerd, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Weliswaar beschrijft en toont het octrooischrift van EP 744 cartridges waarin de steunuitsteeksels en uitsteekselopnemers zijn aangebracht aan de (...) behuizing, maar daaruit kan de vakman niet zonder meer afleiden dat die plaatsing de juiste is en de in de conclusie voorgeschreven plaatsing de vergissing. (...)

4.34. PrintAbout heef ten slotte gesteld dat Samsung misbruik van recht maakt door EP 537 in te roepen, nu dit octrooi ziet op een uitvinding die een niet-bestaand probleem adresseert. Het is Samsung volgens PrintAbout louter te doen om op oneigenlijke wijze concurrenten van de markt voor toner cartridges te kunnen weren. Dit doet Samsung door een technische werking toe te schrijven aan een uitsparing die slechts dient om te voorkomen dat anders gevormde cartridges in haar printers passen, aldus PrintAbout. In de opening van de printer waarin de cartridge moet worden geplaatst, bevindt zich namelijk een uitsteeksel.

4.35 Dit betoog van PrintAbout slaagt niet. In het voorgaande is de stelling dat het in EP 537 beschreven probleem zich niet voordoet, reeds verworpen. Daar komt bij dat Samsung heeft bestreden dat toepassing van de uitvinding noodzakelijk is om een cartridge in haar printer te laten passen. Zij heeft er in dat verband op gewezen dat cartridges met een uitsparing in een andere dan de geclaimde vorm in haar ML- en SCX-printers passen. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat de geclaimde uitsparing uitsluitend noodzakelijk is voor compatibiliteit.

 

Hof Den Haag 31 december 2013, zaaknr. 200.096.074/01 (Apple tegen Samsung)
Uitspraak ingezonden door Rutger Kleemans en Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Tussenarrest inzake Apple-Samsung. Hoger beroep na kort geding [IEF 10106], waarin inbreukverboden uitsluitend op grond van octrooi EP 868 van Apple zijn toegewezen jegens enkele smartphone modellen van Samsung.

Het staat niet onbetwist vast dat de verkoop van de Samsung Galaxy Ace Plus is gestaakt. Het ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het arrest van het hof doet er niet aan af dat partijen nog wel belang kunnen hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrechter juist was gewezen.

Het hof dient in beginsel zijn arrest af te stemmen op het bodemvonnis. De door Samsung aangevoerde verweren kunnen niet slagen, nu niet aannemelijk is geworden dat in dit geval, tot executiegeschillen leidende, onduidelijkheid bestaat over de door het hof in het voetspoor van de bodemrechter aangenomen beschermingsomvang van EP 868 en Apple een zwaarder wegend belang heeft bij een algemeen verbod aangezien Samsung voortdurende nieuwe smartphones op de markt brengt. Een algemeen inbreukverbod voor komt voor toewijzing in aanmerking.

20. Het hof, dat als rechter in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient in beginsel zijn arrest af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn gesteld, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. (vergelijk HR 19 mei 2000, LJN AA5870, NJ 2001, 407 en 7 januari 2011, LJN BP0015, NJ 2011, 304). Apple noch Samsung heeft gesteld dat sprake is van een misslag of zodanige omstandigheden. Bij haar akte producties en eiswijziging heeft Apple zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 200.072.828/02 (AGFA tegen Xingraphics c.s.)
Zie eerder op IE-Forum.nl. Proceskosten. Uitvoerbaar bij voorraad. Tussenarrest. AGFA is houdster van EP 0823327 voor een "methode van het maken van een positieve fotosensitieve lithografische printplaat'. Xingraphics c.s. voert aan dat AGFA, gelet op het arrest in de bodemzaak IEF 12291, geen belang meer heeft bij het hoger beroep tegen het kort gedingvonnis IEF 8834 Tevens wensen Xingraphics c.s. alsnog de uitvoerbaarheid bij voorraad middels 234 Rv.

Het hof mag in het kader van dit incident slechts oordelen of de voorzieningenrechter destijds tot een juist oordeel is gekomen (toetsing ex tunc). Het hof zal wel degelijk zijn uitspraak in de bodemzaak in aanmerking moeten nemen. Het belang van AGFA, om de toegekende vergoeding van €120.000,- niet te hoeven betalen, weegt zwaarder dan het belang van Xingraphics c.s. om dit in afwachting van de uitspraak in hoger beroep, te incasseren. Het hof wijst de vorderingen van Xingraphics c.s. in het incident af en verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting.

Leestips: 2, 6 en 7.

Rechtbank Den Haag 18 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (Aktiebolaget SKF tegen Bearing International Holland)
Bevoegdheid in faillissement. Merkenrecht. SKF houdt zich wereldwijd onder meer bezig met het produceren en distribueren van lagers voor producten met draaiende en aandrijvende delen en heeft Gemeenschapswoord- en beeldmerken. Bearing is een eenmanszaak en handels in lagers. In Oostenrijk is bij een huiszoeking bij een bedrijf lagers aangetroffen die van Bearing afkomstig zijn. De rechtbank Middelburg heeft een ex parte verbod opgelegd en verlof verleend tot leggen van repeterend conservatoir beslag. Uit de analyse van het monster blijkt dat geen van de lagers van SKF afkomstig waren (dit type werd niet in Frankrijk geproduceerd). SKF vordert afgifte van de monsters en bescheiden.

Bearing is failliet verklaard. Uit artikel 29 jo. 23 Fw volgt dat de gefailleerde tijdens het faillissement bevoegd blijft in een geschorste procedure voor zover het rechtsvorderingen betreft waarbij de boedel niet is betrokken.

Er is sprake van merkinbreuk, daarom is er geen belang meer bij inzage en afgifte. Wel is er recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters ex 843a Rv jo. 1019a Rv. Er volgt schorsing ten aanzien van de schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling, maar wel een opgaveplicht.

3.2. SKF legt aan haar vorderingen in het incident ten grondslag dat zij ingevolge de artikelen 843a juncto 1019a Rv recht heeft op en belang heeft bij de afgifte van de beslagen monsters en bescheiden om nader bewijs te vergaren dat sprake is van namaak en dus inbreuk zoals in het expertiserapport al geconcludeerd en om de omvang van de inbreuk vast te stellen (niet voor de vaststelling van de hoogte van de schade maar) door inzicht te krijgen in de bron van de inbreukmakende lagers, toeleveranciers en afnemers. Dit laatste is mede van belang is nu de namaaklagers (meestal) van inferieure kwaliteit zijn en zodoende de veiligheid bedreigen hetgeen kan leiden tot productaansprakelijkheid claims en (reputatie)schade bij SKF.

4.11. Nu de rechtbank hiervoor reeds heeft geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, heeft SKF bij de hiervoor als sub (i) genoemde grond voor inzage en afgifte geen belang meer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF wel recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters op de hiervoor als sub (ii) aangeduide grond op grond van de artikelen 843a Rv juncto 1019a Rv. SKF heeft een rechtmatig belang omdat zij aan de hand van de inzage in de bescheiden en afgifte van de monsters gegevens kan verkrijgen ten aanzien van de producenten en afnemers van de inbreukmakende lagers die (potentieel) namaak zijn en de veiligheid bedreigen ter voorkoming van schade waaronder de eigen (reputatie)schade van SKF. De bescheiden zijn voldoende bepaald, hetgeen [X] ook niet heeft bestreden. Ten slotte gaat het om bescheiden en monsters aangaande een rechtsbetrekking waarbij SKF partij is, nu het gaat om een jegens SKF gepleegde onrechtmatige daad, in de vorm van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Ook als [X] te goeder trouw zou hebben gehandeld, zoals zij heeft aangevoerd en SKF heeft betwist, vormt dat geen grond voor afwijzing van de vordering tot inzage. Het door [X] gestelde belang dat de monsters en bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder dienen te blijven, vormt geen grond voor afwijzing nu zij slechts heeft aangevoerd dat dit belang eruit bestaat dat geen sprake is van namaak en zij te goeder trouw heeft gehandeld terwijl de rechtbank inbreuk heeft vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er bedrijfsvertrouwelijke informatie is beslagen, zodat er dienaangaande geen maatregelen hoeven te worden genomen. Gezien het vorenstaande zal de primaire vordering in het incident tot exhibitie worden toegewezen op de wijze als hierna te melden. In zoverre zullen de in de beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders opgelegde plichten worden opgeheven. Afgifte van de overige beslagen lagers is noch in dit kader noch in de hoofdzaak gevorderd.

4.12. Aangezien de primaire vordering in het incident wordt toegewezen, is de voorwaarde waaronder de vordering tot exhibitie in de hoofdzaak is ingesteld, niet vervuld. Daarom komt de rechtbank aan behandeling van die vordering niet toe.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (link)
HA ZA 12-1275 (pdf)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, zaak C-681/13 (Diageo Brands tegen SIMIRAMIDA-04 EOOD) - dossier
Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Zie eerder overzeese gerechten [IEF 11268] en HR [IEF 11898] Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht?

Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?
3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in
een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:HR:2013:2062 (link)
ECLI:NL:HR:2013:2062 (pdf)
Dossier (link)

Op andere blogs:
cassatieblog (Prejudiciële vragen over erkenning van een Bulgaars vonnis dat in strijd is met EU recht)
Marques (Johnny Walker-case referred to CJEU by Dutch Hoge Raad: recognition in the Netherlands of a Bulgarian EU trade mark law error (application of international exhaustion))

Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2013, HA ZA 13-316 (Beckx Trading en Out of the Blue tegen Rubik)
Uitspraak ingezonden door Steffen Hagen en Ewoud Swart, CMS.
Zie eerder IEF10321 en IEF11805. Procesrecht. IPR. Art. 5 lid 3 naast 2 EEX-Vo. Beckx is een Nederlandse handelaar in cadeauartikelen, waaronder de '(Keychain) Magic Cube', 'Pink Cube', Kama Sutra Chube en de 'Sudoku Cube'. Rubik is ontwerper van de zogenaamde Rubik's Cube. In dit incident betwist Rubik de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo als bijzondere, alternatieve bevoegdheidsgronden ten opzichte van artikel 2 EEX-Vo. Volgens Rubik is voor de toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo nodig dat de op basis van dit artikel aangezochte rechter een zó sterke band heeft met de vordering dat daardoor gezegd kan worden dat hij in het bijzonder goed voor het beoordelen van de vordering geëquipeerd is dan de volgens de hoofdregel bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

De Rechtbank Midden-Nederland verwerpt dit betoog. Indien aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 5 lid 3 is voldaan, is de eiser vrij in zijn keuze om de gedaagde op te roepen voor de rechter in de EEX-lidstaat waar deze woonplaats heeft, of voor de krachtens artikel 5 lid 3 EEX-Vo bevoegde rechter. De rechtbank overweegt dat de vordering sub II ziet op een verbintenis uit onrechtmatige daad en daarom binnen het toepassingsbereik van artikel 5 lid 3 EEX-Vo valt. De Rechtbank Midden-Nederland is absoluut en relatief bevoegd. Rubik wordt veroordeeld in de kosten van dit incident.

2.12. Beoordeeld dient dus te worden of aan de vereisten voor de toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo is voldaan. Indien de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen, en de plaats waar door dit feit schade is ontstaan, niet samenvallen, geldt ingevolge vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' in artikel 5 lid 3 aldus moet worden verstaan, dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld ( zie o.m. HvJ EU 30 november 1976, NJ 1977, 494 [Franse Kalimijnen]).

Daanaast heeft het Hof van Justitie bepaald dat artikel 5 lid 3 aldus moet worden uitgelegd, dat een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt (HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11 [Folien Fischer]).

Hof 's-Hertogenbosch 26 november 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5658 (Australian Gold - distributie)
Zie eerder op IE-Forum.nl Australian Gold. Procesrecht. Bevoegdheid rechter. Art. 5 sub 3 EEX-Vo en art. 6 sub 1 EEX-Vo. Armas exploiteert een groothandel in bruininglotions en is exclusief distributeur in Europa voor het merk Australian Gold. Armas heeft op haar beurt aan appellante het exclusieve (sub)distributierecht voor voormelde producten in de Benelux verleend. Geïntimeerde kreeg dat voor Duitsland. Het geschil tussen appellante, gevestigd in Nederland, en geïntimeerde, gevestigd in Duitsland, betreft een handelszaak als bedoeld in artikel 1 van de EEX-Verordening, zodat de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit geschil kennis te nemen aan de hand van de Verordening dient te worden beoordeeld.

Appellante stelt dat, nu geïntimeerde de op haar exclusieve distributierecht voor de Benelux inbreukmakende producten aanbood in de Benelux de schade of dreigende schade wordt geleden in de Benelux en daarmee in Nederland. Daarmee kan de Nederlandse rechter daarom bevoegdheid ontlenen aan het bepaalde in art. 5 sub 3 van de EEX-Vo. Deze bijzondere bevoegdheid ex 5 EEX-Vo moet echter restrictief worden toegepast en het bevoegdheid van het gerecht van het Erfolgsort beperkt zich tot de in die lidstaat opgetreden schade. De totale in verschillende lidstaten geleden schade kan op voet van art. 2 EEX-Vo voor de rechter van het Handlungsort.

Appellante staat het vrij om voor de in Nederland opgetreden schade de Nederlandse rechter als krachtens art. 5 sub 3 EEX-Vo bevoegde rechter te benaderen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellante in de proceskosten.

4.3.2.    In grief 1 stelt [appellante] dat, nu [geïntimeerde] de op haar exclusieve distributierecht voor de Benelux inbreukmakende producten aanbood in de Benelux de schade of dreigende schade van het aan [geïntimeerde] verweten onrechtmatig handelen wordt geleden in de Benelux en daarmee in Nederland. Volgens [appellante] kan de Nederlandse rechter daarom bevoegdheid ontlenen aan het bepaalde in art. 5 sub 3 van de EEX-Vo.

4.3.3. Art. 5 sub 3 van de EEX-Vo voorziet ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, naast de algemene bevoegdheid die art 2 EEX-Vo toekent aan de rechter van de lidstaat waar de gedaagde partij woont of is gevestigd, in een alternatieve bevoegdheid van het gerecht waar het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen. Onder die plaats vallen zowel de plaats waar het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan (Handlungsort) als de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort).

Ingevolge het door [appellante] genoemde arrest van het Hof van Justitie van de EG/EU (verder: het Hof) van 16 juli 2009 (zaak C-189/08, LJN: BJ3757) moet onder het laatste worden verstaan de plaats waar de initiële schade is opgetreden.

In zijn arrest van 19 april 2012 (C-523/10, LJN: BW4340, zaak Wintersteiger) heeft het Hof voorts uitgelegd dat, kort samengevat, bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (i.c. een merkrecht) - anders dan bij inbreuk op een persoonlijkheidsrecht via internet, waarin als plaats waar de schade zich heeft voorgedaan kan worden aangemerkt de plaats waar gelaedeerde woont of is gevestigd - als plaats waar de schade is ingetreden heeft te gelden de lidstaat waar het merk is ingeschreven.

4.3.4.    Naar ook door [appellante] zelf wordt gesteld, gaat het bij haar vordering om een vordering tot vergoeding van schade die initieel in de Benelux, derhalve in België, Luxemburg en/of Nederland is geleden en terzake waarvan respectievelijk België, Luxemburg en/of Nederland als Erfolgsort zijn aan te merken, elk voor zover de schade in de respectievelijke lidstaat is opgetreden. Gelet op de rechtspraak van het Hof daarover (HvJ EG 7 maart 1995, nr. C-68, NJ 1996, 269, zaak Shevill/ Presse Alliance) moet de bijzondere bevoegdheid van art. 5 sub 3 EEX (thans art. 5 EEX-Vo) restrictief worden toegepast en is de bevoegdheid van het gerecht van het Erfolgsort beperkt tot de in die lidstaat opgetreden schade. Indien een benadeelde de wederpartij voor zijn/haar totale in verschillende lidstaten geleden schade wil aanspreken, kan hij die wederpartij op de voet van art. 2 EEX-Vo voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te betrekken (of op de voet van art. 5 sub 3 EEX-Vo voor de rechter van het Handlungsort, indien er van één Handlungsort sprake is, welke plaats in het onderhavige geval echter met de vestigingsplaats samenvalt).

4.3.5.    Het voorgaande betekent dat het [appellante] vrij zou staan om voor de in Nederland opgetreden schade de Nederlandse rechter als krachtens art. 5 sub 3 EEX-Vo bevoegde rechter te benaderen. De Nederlandse rechter kan aan voormelde bepaling echter niet de bevoegdheid ontlenen om kennis te nemen van een vordering tot vergoeding van schade die in verschillende lidstaten is opgetreden en die niet is beperkt tot en gespecificeerd voor in Nederland geleden schade. Het door [appellante] genoemde arrest van de Hoge Raad van 7 december 2012 (LJN: BX9018, zaak H&M/ Gapstar) leidt niet tot een ander oordeel nu het in die zaak niet ging om een vordering als de onderhavige. In de zaak van 7 december 2012 ging het om een soortgelijke situatie als in de hiervoor genoemde zaak Wintersteiger van het Hof. De Nederlandse rechter werd bevoegd geacht op de grond dat het ging om een (dreigende) inbreuk op een in Nederland beschermd auteursrecht en omdat die inbreuk via internet werd gepleegd en daarmee mede in [plaats] (door het aanbod via internet werden de spijkerbroeken mede in [plaats] aangeboden), was de rechtbank Dordrecht internationaal bevoegd. Enige ruimere internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter dan voor de (dreigende) schade in Nederland kan aan voormeld arrest dan ook niet worden ontleend.