HR 23 december 2011, LJN BT8460 (Trianon tegen Revillon chocolatier société par actions simplifiée)

In navolging van IEF 10532 (conc. A-G). Vormmerk. en de wezenlijke waarde van de waar. De hoge raad stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vormmerk; Het Hof heeft juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling onderscheidend vermogen vormmerk (HvJEU 29 april 2004, nr. C-456/01 en 457/01 (Henkel) en 22 juni 2006, nr. C-25/05 (Werther’s Echte). Voor die beoordeling gelden niet meer of andere eisen dan in geval van tweedimensionale merken (HvJEU 8 april 2003, nr. C-53, 54, 55/01 (Linde e.a.)). Onjuist dat van belang is dat consument weet aan wie product moet worden toegeschreven: voldoende dat merk publiek in staat stelt waren als afkomstig van bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (Linde-arrest). Het ligt op weg verweerder bevrijdend verweer te voeren dat een van de in art. 2.21 lid 4 BVIE bedoelde uitzonderingen van toepassing is; rechter mag uitzonderingsbepaling niet ambtshalve toepassen. Bewijslast kwade trouw rust op merkhouder. Vragen over weigerings- of nietigheidsgrond dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft (art. 2.1 lid 2 BVIE, art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) Merkenrichtlijn).

Vragen van uitleg

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95,
te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift
(a)slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of
(b)kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

Lees het arrest hier (LJN / schone pdf).

Rechtbank 's-Hertogenbosch 21 december 2011, HA ZA 10-1569 (Merko .V. tegen Schippers c.s.)

Met dank aan Leo Kooy, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..

Productafname-relatie. Onrechtmatig oud-medewerker in dienst nemen. Geen IE-rechten op productieproces. Auteursrecht op vóór indiensttreding gemaakte software. Slaafse nabootsing. Misleiding Ministerie LNV. Bijzondere proceskosteninschaling.

Merko produceert de wettelijk verplichte oormerken voor varkens, runderen en schapen. De handelsonderneming Schippers koopt sinds 1999 oormerken van Merko. Na overname van Merko door het mondiale Allflex zagen twee medewerkers van Merko aanleiding om binnen de Schippersgroep een nieuw oormerkproductiebedrijf op te richten.

De omstandigheid dat Schippers een oud-werknemer van Merko voor zich laat werken en daarbij gebruik maakt van diens kennis en ervaring, wordt als niet onrechtmatig beoordeeld. Het weglekken van technische kennis omtrent het productieproces is niet onrechtmatig. Het proces is niet beschermd door een octrooi, noch door een handelsgeheim, dat, in tegenstelling tot 'common law' staten, in het Nederlandse recht geen bescherming krijgt.

Van een succesvol beroep op auteursrecht op de door ex-werknemer ontwikkelde software is ook geen sprake, nu uit het TNO-rapport naar voren is gekomen dat de werknemer de software al had ontwikkeld vóór hij in dienst was van Merko en de auteursrechten niet aan haar zijn overgedragen. Een beroep op slaafse nabootsing wordt afgewezen, omdat de oormerken geen onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van die van andere producenten. Ook de stelling van Merko dat de herkomst zou moeten blijken uit de adresgegevens én het reclamemateriaal en dus niet uit de vormgeving van het product zelf kan blijken, leidt naar dezelfde conclusie.

Misleiding van het ministerie LNV: 4.7.2 Indien al Schippers die bepalingen [red. wettelijke eisen dierenwelzijn] heeft geschonden, is zulks, hoezeer dat wellicht ook aangemerkt moet worden als: handelen in strijd met haar rechtsplicht, toch niet onrechtmatig jegens Merko (art. 6:193 in de uitleg van HR 24 maart 2006,NJ 2009/485 Pharmacia/Cosmétique).

Ook in samenhang leveren de afzonderlijk beschouwde daden geen onrechtmatige daad op vanwege benadeling van de wederpartij.

Een bijzonder proceskostenveroordeling volgt, deze worden qua inschaling in tarieven beperkt. In reconventie gebeurt dit omdat verhoudingsgewijs het debat een zeer klein deel van het totale debat betrof.

4.8. De verwijten die afzonderlijk beschouwd geen onrechtmatige daden opleveren, leveren ook in onderlinge samenhang geen onrechtmatige daad op. Daarvan zou onder bijzondere omstandigheden misschien sprake kunnen zijn, bijvoorbeeld als uit een samenstelsel van nog juist rechtmatige handelingen een oogmerk van benadeling van de wederpartij zou kunnen worden afgeleid, zonder dat de dader daarbij een redelijk belang had. Maar van dergelijke omstandigheden is niets gebleken terwijl aan de andere kant Schippers vooral heeft gehandeld ter bescherming van haar zakelijke belangen om over betaalbare oormerken te kunnen beschikken die zij aan haar afnemers zou kunnen blijven verkopen.

4.10.2. Hoewel de zaak, indien de vordering naar de letter wordt genomen, van onbepaalde waarde is, vindt de rechtbank in de door Merko ten pleidooie gegeven indicatie van een omzetverlies van € 740.000 waaruit geredelijk een belang bestaande in een winstderving van tenminste omstreeks €40.000 kan worden afgeleid, duidelijke aanwijzingen dat de zaak onder liquidatietarief IV valt.

5.4. De omstandigheid dat de vorderingen van Meko in conventie in dit vonnis worden afgewezen, maakt dat de voor die vorderingen gelegde conservatoire beslagen onrechtmatig gelegd zijn. Schade daarvan is aannemelijk. Op die grond is de vordering van Schippers c.s. tot schadevergoeding toewijsbaar, met veroordeling van Merko in de proceskosten. In de omstandigheid dat het debat in reconventie een verhoudingsgewijs zeer klein deel van het totale debat heeft uitgemaakt, vindt de rechtbank een duidelijke aanwijzing om daarvoor niet tarief II, maar tarief I toe te passen, en waar de reconventie uit het verweer voortvloeit zulks voor het halve aantal punten.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 december 2011, KG ZA 11-1312 (The Gillette Company tegen Energize Group/Wilkinson Sword GmbH)

Met gelijktijdige dank aan Tobias Cohen Jehoram, Thomas Conijn en Maurits Jan Voogt , De Brauw Blackstone Westbroek. 

Reclamerecht. Merkenrecht. Vergelijkende reclame. Claims. Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Enigizer Group / Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Uit marktonderzoek blijkt nog niet dat de claim "de BESTE SCHEERBEURT voor je Huid" door respondenten wordt opgevat als een daadwerkelijk op waarheid gebaseerde vergelijking en ook niet als een – niet serieus te nemen – overdrijving. Omdat dit niet als productclaim, maar als de puffery claim c.q. slogan wordt aangemerkt, is vermelding van deze tekst geen vergelijkende reclame en dus evenmin misleidend. De claim "scheert BETER dan MACH 3" wordt niet op een voor de consument inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt en dus is de vordering inzake deze claim toewijsbaar. De vordering merkinbreuk wordt toegewezen voor wat betreft ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Wilkinson staat op de verpakking en daarom zijn de vorderingen ten opzichte van haar ook toewijsbaar. Het verbod beperkt zich tot Nederland.

4.3. Nu voorshands niet aannemelijk is geworden dat de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” door het publiek wordt opgevat als een productclaim, is deze tekst aan te merken als puffery claim c.q. een slogan. De vermelding daarvan op haar verpakking, dan wel in haar point-of-sale reclame, is Wilkinson toegestaan nu deze niet is aan te merken als vorm van vergelijkende reclame. Om dezelfde reden is de reclame evenmin misleidend in de zin van artikel 6:193b lid 1 en 3 jo. 6:193c en 6:194 BW, zodat de vorderingen van Gillette ten aanzien van deze reclamezin zullen worden afgewezen.

4.6 *(...) Er wordt op de verpakking nergens duidelijk gemaakt dat het deze punten zouden zijn waarop de HYDRO 3 beter scoort dan de MACH 3 en de gemiddelde consument zou dit er dan ook niet uit afleiden.

4.7 (...) De onderbouwing van de claim moet bovendien zien op de prestaties van de vergeleken producten in de praktijk omdat dit ook de wijze is waarop de claim door de gemiddelde consument zal worden opgevat. Voorshands oordelend is Wilkinson daarin met voornamelijk verwijzingen naar de theoretische voordelen, zoals die zouden blijken uit de door haar overgelegde onderzoeken, in aanmerking genomen de resultaten van de onderzoeken van de onafhankelijke consumentenorganisaties StiWa en Que Choisir, niet geslaagd.

4.8 4.8. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat Wilkinson de producten HYDRO 3 en MACH 3 niet op objectieve en controleerbare wijze met elkaar vergelijkt, zodat de vergelijkende reclame die zij met de claim maakt alleen al daarom ongeoorloofd is. Daarnaast geldt dat zij, gelet op de daartegen ingebrachte rapporten van Gillette, voorshands haar claim onvoldoende kan onderbouwen. In ieder geval zijn de gronden van haar claim naar voorlopig oordeel niet op een voor de consument inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt, ook niet door de informatie op de achterkant van de verpakking. De vordering van Gillette ten aanzien van de claim “scheert BETER dan MACH 3” zal derhalve worden toegewezen zoals in het dictum bepaald.

4.9. Nu voorshands vaststaat dat Wilkinson op ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame maakt, is het gebruik van de aanduiding ‘MACH (3)’ eveneens merkgebruik dat in strijd is met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Of het merkgebruik ook in strijd is met artikel 9 lid 1 sub c GMVo kan bij deze stand van zaken in het midden worden gelaten. De vordering tot een verbod op merkinbreuk zal derhalve eveneens worden toegewezen, doch nadrukkelijk beperkt tot gebruik van het merk in de ongeoorloofde vergelijkende reclame als in dit geding door Gillette bestreden. 4.10. De vorderingen zijn, anders dan Wilkinson heeft aangevoerd, eveneens toewijsbaar ten opzichte van Wilkinson Sword. Op de verpakking staat (uitsluitend) Wilkinson Sword als verantwoordelijke fabrikant genoemd zoals blijkt uit de rood omkaderde tekst in onderstaande foto van de zijkant van de verpakking.

4.11. Het verbod tot onrechtmatig handelen zal worden beperkt tot Nederland, zoals door Wilkinson aangevoerd nu deze een nationaal rechtelijke grondslag heeft. Het merkinbreukverbod zal daarentegen, zoals gevorderd, jegens beide gedaagden pan-Europees worden toegekend. In dit kader stelt de voorzieningenrechter voorop dat zijn bevoegdheid niet is betwist, zodat er ingevolge HvJ EU in DHL/Chronopost1 in beginsel is uit te gaan van een pan-Europees verbod. Er is namens Wilkinson niet gesteld noch is anderszins gebleken dat de merkinbreuk zich beperkt tot het grondgebied van Nederland of dat één van de uitzonderingsituaties als voorzien door het HvJ EU in DHL/Chronopost zich voordoet. Teneinde executiegeschillen te voorkomen wordt overwogen dat het merkinbreukverbod zich niet uit zal strekken tot gebruik in de ongeoorloofde vergelijke reclame in andere talen dan het Nederlands. In de procedure zijn door Gillette immers uitsluitend de Nederlandse teksten aan de orde gesteld, terwijl er over sommige andere taalversies in andere Europese landen procedures zijn of worden gevoerd, waaronder Frankrijk en Duitsland, zodat ervan uit is te gaan dat het gevraagde verbod als beperkt tot de in het Nederlands gestelde tekst moet worden opgevat.

Verslag algemene overleg in plenaire zaal, 20 december 2011. - stemmingen

Inclusief een aantal moties (en reactie van Staatssecretaris Teeven) betreffende:

nr. 33 afzien van het downloadverbod en op zoek naar alternatieven om het legale aanbod te stimuleren, aangenomen
nr. 34 intrekken licentie Buma voor innen van gelden, verworpen
nr. 35 blokkeren van websites, aangenomen
nr. 36 grondig onderzoek naar Buma/Stemra, aangenomen
nr. 37 onder curatele stellen van Buma/Stemra, aangehouden
nr. 38 besturen en raden van toezicht van beheersorganisaties zijn samengesteld uit makers en onafhankelijke experts, aangehouden
nr. 39 fair-use uitzondering voor hernieuwde openbaarmaking voor "not-for-profit"-organisaties, en beheersorganisaties te vragen voor een lichter fair-use tarief (in't kader van Europese onderhandelingen), aangenomen en
nr. 40 verbreding grondslag thuiskopieheffing en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen (in't kader van Europese onderhandelingen), verworpen.

nr. 33 afzien van het downloadverbod en op zoek naar alternatieven om het legale aanbod te stimuleren, kamerstuk, aangenomen

Mijn benadering van het downloaden staat in het teken van het verbeteren van de aanpak van de bron. Die benadering is dus niet gericht op downloaders; ik heb dat ook in mijn tweede termijn in het AO nadrukkelijk naar voren gebracht. Voor downloaders gelden twee dingen. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat legaal gebruik de norm is. Daar kun je voorlichting over geven. Voor de paar fanatiekelingen moet duidelijk zijn dat je voor grootschalig illegaal gebruik ook civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. Dat is de benadering. Ik zou graag de kans krijgen om die te gaan uitwerken. Uiteraard is het dan aan de Kamer om daar een oordeel over te geven, maar zoals deze motie is geformuleerd, zou je bijna moeten stoppen met regeren en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik ontraad dus aanneming van de motie.

nr. 34 intrekken licentie Buma voor innen van gelden, kamerstuk, verworpen.

Ik kom op de motie van de heer Bontes op stuk nr. 34. Hij vraagt daarin om het intrekken van de licentie. De toezichthouder doet op dit moment onderzoek. Ik heb volgens mij in de eerste termijn van het algemeen overleg al toegezegd dat ik met het college in gesprek zal gaan. Dat gesprek vindt overigens morgen plaats. Wat dat betreft, is het intrekken van de vergunning voorbarig. Net als in het algemeen overleg wijs ik erop dat de vergunning al sinds 1933 loopt. Er is anno 2012 dus wel sprake van enige verworven rechten. Als de Staat de vergunning intrekt -- dat zou allemaal best kunnen -- moet de aansprakelijkheid die dan voor de Staat zou ontstaan, ook worden bekeken. Het onderzoek van het College van Toezicht Auteursrechten moet nog worden afgerond. Om die reden ontraad ik de motie. Op basis van dat onderzoek kan de situatie best anders worden, maar op dit moment kan ik de motie niet omarmen.

nr. 35 blokkeren van websites, Kamerstuk, aangenomen.

De heer Verhoeven heeft in zijn motie op stuk nr. 35 gevraagd een bepaalde handhavingsoptie niet mee te nemen in toekomstige wetsvoorstellen rondom auteursrechten. Het was al duidelijk dat de regering en de fractie van D66 op dit punt van mening verschillen. Het betreft met name maatregelen die in de richting van isp's kunnen worden genomen. Ik heb in het algemeen overleg al gezegd dat ik voor de isp's geen actieve rol zie bij het opsporen van illegale inhoud. Het is en blijft dus aan de rechthebbenden om het privaatrecht te handhaven. Isp's worden ook geen politieagent in de optie die ik in het algemeen overleg voor de Kamer heb geschetst. Isp's hebben echter wel een bijzondere, uitvoerende rol. In bijzondere gevallen, als rechthebbenden zonder succes hebben geprobeerd om een website aan te pakken, zou er soms een rol voor de access provider kunnen zijn. Ik zeg tegen de heer Verhoeven dat de motie volgens mij op misverstanden is gebaseerd. Die zal ik ten aanzien van de handhaving meenemen in het wetsvoorstel. Wat mij betreft is ook deze motie dus voortijdig en moet ik haar ontraden. Wellicht is mijn toelichting -- ik sta hier niet met mijn ogen dicht -- voldoende reden voor de heer Verhoeven om zijn motie aan te houden.

nr. 36 grondig onderzoek naar Buma/Stemra, kamerstuk, aangenomen.

Ik ga verder met de motie-Gesthuizen/Van Dijk op stuk nr. 36. Daarin is naar mijn mening terecht geconstateerd dat het vertrouwen in het functioneren van de auteursrechtenorganisatie schade is toegebracht door hetgeen bij Buma/Stemra is gebeurd. Die overweging lijkt mij terecht. In de motie wordt de regering verzocht grondig onderzoek naar het functioneren van Buma/Stemra te doen en zo nodig passende maatregelen te nemen. Ik zie deze motie eigenlijk als ondersteuning van beleid, want ik heb al aangekondigd dat het College van Toezicht Auteursrechten onderzoek gaat doen. Ik heb morgen een gesprek met het college over de diepgaandheid van dat onderzoek.

Ik zie dit dus als ondersteuning van het beleid. In die zin heb ik geen bezwaar hiertegen. Ik laat het oordeel over deze motie over aan de Kamer. Het is wat mij betreft helpen bij hetgeen al in gang is gezet.

nr. 37 onder curatele stellen van Buma/Stemra, kamerstuk, aangehouden.

Ik kom nu op de motie-Gesthuizen/Jasper van Dijk op stuk nr. 37 waarin de regering wordt verzocht om Buma/Stemra onder curatele te stellen of er zelf zorg voor te dragen dat Buma/Stemra hangende het onderzoek scherp in de gaten wordt gehouden. Ik wil daaraan toevoegen: "en meer bevoegdheden, indien de toezichtwet wordt aanvaard", want die zinsnede hoort daar ook bij. In het algemeen overleg heb ik dit ook al met de leden gewisseld. Op dit moment heb ik niet de bevoegdheid om te doen wat mevrouw Gesthuizen van mij vraagt. Om die reden ontraad ik formeel de aanneming van de motie. Ik heb echter al gezegd dat ik met het college in gesprek ben over het onderzoek dat het gaat doen. Als wij straks de wet inzake het toezicht hebben behandeld, waarin een aantal bevoegdheden zit, hebben wij die bevoegdheden mogelijk wel. Dan kunnen wij meer doen. Deze motie is dus op dit moment iets te vroeg. Wij moeten eerst bekijken wat het handelen van het college oplevert en wat de behandeling van het wetsvoorstel versterking toezicht oplevert.

nr. 38 besturen en raden van toezicht van beheersorganisaties zijn samengesteld uit makers en onafhankelijke experts, kamerstuk, aangehouden.

Ik kom nu op de motie-Peters op stuk nr. 38. Zij verzoekt de regering in die motie om via de huidige en toekomstige bevoegdheden -- die bevoegdheden heb ik dus nog niet, maar dat zou kunnen -- te bewerkstelligen dat besturen en raden van toezicht van beheersorganisaties zijn samengesteld uit makers en onafhankelijke experts. Dit zou een uitkomst kunnen zijn van het wetgevingsproces. Dit zou bovendien een uitkomst kunnen zijn van de wens van de Kamer over de samenstelling van de besturen en de raden van toezicht. Wat mij betreft moet vooropstaan -- ik deel die visie met mevrouw Peters -- dat de besturen representatief zijn voor de rechthebbende die de cbo vertegenwoordigt. Daarin kunnen dus ook uitgevers zitten. Er komt een kritisch onderzoek naar het bestuur. Op dit moment zal ik de motie echter moeten ontraden, want ik kan het gevraagde op dit moment niet bewerkstelling. Dat is de feitelijke situatie. Het is voor mij onmogelijk om deze motie uit te voeren, maar ik deel wel de overwegingen van de motie en de mate van representativiteit waarover mevrouw Peters spreekt. Ik vind de inhoud van de motie dus wel sympathiek, maar ik ben feitelijk gezien op dit moment niet in de omstandigheid om deze motie uit te voeren. Mevrouw Peters ziet dit zelf ook; daarom heeft zij de term "toekomstige bevoegdheden" in haar motie opgenomen. Die term verklaart eigenlijk precies waar de problemen zitten.

nr. 39 fair-use uitzondering voor hernieuwde openbaarmaking voor "not-for-profit"-organisaties, en beheersorganisaties te vragen voor een lichter fair-use tarief (in't kader van Europese onderhandelingen), Kamerstuk, aangenomen.

In de motie-Peters c.s. op stuk nr. 39 wordt de regering verzocht, in afwachting van de uitkomst van Europese wetgevingsonderhandelingen van beheersorganisaties te vragen een lichter "fair use"-tarief voor niet-commercieel of privégebruik te hanteren. De indieners gaan ervan uit dat wij in Nederland de ruimte hebben om dit nationaal te regelen, maar dat klopt niet. De uitzonderingen op dit punt worden geregeld in de Europese richtlijn, zoals ik ook in het AO heb gedeeld. Ik ben het wel eens met het verzoek om te pleiten voor een fair-use-uitzondering in Europa; dat zullen wij ook doen. Een nationale uitzondering kan echter niet. Laten wij het stap voor stap doen. Ik wil zeker pleiten voor een fair-use-uitzondering. Wellicht geeft deze bereidheid van de regering aanleiding om de motie aan te houden.

nr. 40 verbreding grondslag thuiskopieheffing en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen (in't kader van Europese onderhandelingen), kamerstuk, verworpen.

In de motie-Peters/Gesthuizen op stuk nr. 40 wordt de regering verzocht, tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen en in ieder geval Europeesrechtelijke initiatieven met betrekking tot de thuiskopieheffing af te wachten. Wat mij betreft, zijn heffingen een stap terug. Ik heb in het algemeen overleg aangegeven dat het helemaal niet zeker is dat de Europese Unie in de loop van volgend jaar, in juli of augustus, daadwerkelijk komt met die initiatieven. Er zijn natuurlijk meer landen die andere ideeën hebben. De motie betekent een bredere grondslag voor de thuiskopieheffing. Dat is heel iets anders dan wat het kabinet in de speerpuntenbrief heeft gezegd en ook heel iets anders dan wat de werkgroep-Gerkens in 2009 heeft opgeschreven. Die weg willen wij op dit moment niet opgaan, maar wij zijn wel in gesprek over de alternatieven, zoals ik bij een eerdere motie heb gezegd. Deze motie zal ik moeten ontraden.

Eveneens zijn de ongecorrigeerde verslagen van het Algemeen Overleg auteursrechten beschikbaar: 30 november 2011 en Vervolg van 7 december 2011.

Hof Leeuwarden 20 december 2011, LJN BU8934 (appellant tegen geïntimeerde)

Auteursrecht. Licentieovereenkomst en schadevergoedingsrecht. Geen schadevergoeding jegens auteursrechtelijke licentievergoeding naast de vordering tot meerwerk vermeerderd met wettelijke rente, omdat eiseres in dat geval meer zou krijgen dan waarvoor zij bij correcte nakoming van de overeenkomst recht heeft. In het Nederlandse schadevergoedingsrecht geldt het beginsel dat schade moet worden vergoed: niet méér en niet minder.

Appellant is vormgever en ontwerpt logo's, huisstijlen, drukwerk, etc. voor geïntimeerde. Er is een geschil ontstaan over de teveel in rekening gebrachte - niet van tevoren begrote - werkzaamheden. Voor wat betreft het auteursrecht en de licentie kan advocaat geïntimeerde kort zijn, er is geen beperking met betrekking tot het gebruik van de website, de huisstijl en het logo. Er wordt voor het onbeperkte auteursrecht een bedrag ad €4.000 exclusief BTW een voorstel gedaan, dat na betwisting van het standpunt betreft de openstaande facturen, wordt geaccepteerd.

Grief III: richt zich tegen de vaststelling dat er geen overeenstemming is bereikt met betrekking tot het auteursrecht, daartoe wordt aangevoerd dat het geaccepteerde aanbod onderdeel vormde van een integraal voorstel en dat deelacceptatie niet mogelijk was. De gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod dient als een nieuw aanbod te worden beschouwd dat niet is aanvaard door geïntimeerde, en grief III faalt.

Grief IV: richt zich tegen de afwijzing van de vergoeding ad €4.000 voor ongeautoriseerd gebruik. Vaststaat dat [geïntimeerde] niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Op grond van artikel 5.3 is het [geïntimeerde] niet (langer) toegestaan de ontwerpen van [appellant] te gebruiken. Door de ontwerpen van [appellant] zonder toestemming te gebruiken, maakt [geïntimeerde] inbreuk op de auteursrechten[ van [appellant], hetgeen jegens hem onrechtmatig is. De vraag is of [appellant] daardoor daadwerkelijk schade heeft geleden.

23.  Grief III richt zich tegen de vaststelling door de rechtbank in rechtsoverweging 5.4 dat tussen partijen geen overeenstemming is bereikt met betrekking de overdracht van het auteursrecht tegen betaling van een bedrag van
€ 4.000,- (exclusief BTW). [appellant] stelt zich op het standpunt dat de advocaat van [geïntimeerde] hem in de brief van 12 maart 2009 een ongeclausuleerd aanbod heeft gedaan met betrekking tot het verkrijgen van de auteursrechten op zijn ontwerpen, welk aanbod hij in de brief van zijn advocaat van 31 maart 2009 heeft geaccepteerd. [geïntimeerde] voert het verweer dat dit aanbod onderdeel vormde van een integraal voorstel tot afhandeling van de zaak en dat deelacceptatie niet mogelijk was.

29.  Vaststaat dat [geïntimeerde] niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Op grond van artikel 5.3 is het [geïntimeerde] niet (langer) toegestaan de ontwerpen van [appellant] te gebruiken. Door de ontwerpen van [appellant] zonder toestemming te gebruiken, maakt [geïntimeerde] inbreuk op de auteursrechten van [appellant], hetgeen jegens hem onrechtmatig is. De vraag is of [appellant] daardoor daadwerkelijk schade heeft geleden.

30.  [appellant] stelt dat zijn schade gelijk is aan de redelijke vergoeding die hij van [geïntimeerde] had kunnen vragen voor het gebruik van de ontwerpen. Die vergoeding wordt door [appellant] gesteld op € 4.000,-. [geïntimeerde] betwist dat [appellant] schade heeft geleden. Zij betoogt dat de vordering tot schadevergoeding moet worden afgewezen omdat het een doublure zou zijn van de vordering tot betaling van meerwerk vermeerderd met rente en kosten.

31.  Het hof is van oordeel dat [appellant] in beginsel recht heeft op schadevergoeding wegens de gederfde auteursrechtelijke licentievergoeding nu [geïntimeerde] de ontwerpen van [appellant] zonder toestemming heeft gebruikt. In het Nederlandse schadevergoedingsrecht geldt evenwel het beginsel dat de schade moet worden vergoed: niet méér en niet minder (vgl. HR 24 december 1993, NJ 1995, 421). Met [geïntimeerde] is het hof van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding, zonder nadere toelichting, niet kan worden toegewezen náást de vordering tot meerwerk, vermeerderd met wettelijke rente omdat [appellant] hierdoor meer zou krijgen dan waarop hij bij correcte nakoming van de overeenkomst door [geïntimeerde] recht zou hebben. Grief IV faalt.

Lees het vonnis hier (LJN / schone pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 21 december 2011, LJN BU9147 (Koninklijke PostNL B.V en Cendris tegen De Staat der Nederlanden).

Met gelijktijdige dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn.

In't kort: over de vraag of de overheid vanuit haar Basisadministraties Adressen en Gebouwen postcodegegevens mag verstrekken, of dat dit niet mag vanwege 
a) inbreuk op het gestelde databankrecht van PostNL op haar Postcodebestand, 
b) een ongeldige opzegging door de Staat van het Kaderconvenant Postcodes dat aan verstrekking in de weg staat of 
c) mededingingsrechtelijke (markt-en-overheid-)bezwaren.

De rechtbank ziet, kort gezegd, geen beletsel, want 
a) geen opvragen/hergebruik van een databank, 
b) Kaderconvenant mocht worden opgezegd en 
c) geen strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid.

Lees het vonnis hier (LJN / schone grosse)

Rechtbank ´s-Gravenhage 21 december 2011, HA ZA 09-3475 (GB-Trade B.V. tegen Edco Eindhoven B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Bas Berghuis van Woortman en Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

In navolging van IEF 9529. Auteursrecht. Modellenrecht. Eiseres BD Trade stelt dat gedaagde Edco inbreuk maakt op haar auteurs- en gemeenschapsmodelrechten m.b.t. een houder voor navigatiesystemen (GPS Car Cushion, registratie 000889811-0001). De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 6 april 2011 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

Dictum: 3.1. beveelt Edco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk
in de Gemeenschap op het Gemeenschapsmodel van GB-Trade, geregistreerd onder
inschrijvingsnummer 000889811-0001, te staken en gestaakt te houden;

3.2. beveelt Edco om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers in de Gemeenschap schriftelijk te verzoeken de door hen van Edco afgenomen All Ride houders aan Edco te retourneren;
3.3. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis alle teruggehaalde, bij Edco in voorraad zijnde en/of door een derde in opdracht van Edco in voorraad gehouden inbreukmakende navigatiehouders als bedoeld in het vonnis (hierna: inbreukmakende producten) op kosten van Edco te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door GB-Trade aan te wijzen persoon onder verstrekking van een officieel document van de vernietiging van deze producten aan de advocaat van GB-Trade; 
3.4. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis aan GB-Trade een – door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde – volledige en juiste opgave aan de advocaat van GB-Trade te sturen houdende de namen en adressen van alle leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door haar verhandelde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen verhandelde (gekocht, dan wel verkocht) inbreukmakende producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen, de inkoopprijzen en de interne kosten; 
3.5. bepaalt dat Edco voor iedere afzonderlijke overtreding van het bepaalde onder 3.1 tot en met 3.4, aan GB-Trade een dwangsom verbeurt van € 10.000,--, alsmede een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen door Edco zal voortduren, met een maximum van in totaal € 250.000,--; 
3.6. veroordeelt Edco tot betaling van schadevergoeding aan GB-Trade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans, zulks ter keuze van GB-Trade, afdracht aan GB-Trade van de door Edco ten gevolge van de inbreuk genoten nettowinst; 
3.7. veroordeelt Edco in de proceskosten aan de zijde van GB-Trade tot op heden begroot op € 23.015,05, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

Rechtbank 's-Gravenhage 14 december 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo c.s. tegen Trends2Com BVBA)

In navolging van tussenvonnis IEF 10187. Procesrecht: toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Douanemaatregelen treffen is onrechtmatige daad voor de gemeenschap. Beiden partijen in het ongelijk gesteld.

Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. Playgo Limited en Trends2Com verwijten elkaar over een weer dat de ander als deelgenoot ten aanzien van de gemeenschap geen toestemming heeft gevraagd voor handelingen ten aanzien van de gemeenschappelijk aan hen toebehorende Gemeenschapsmerken en -modellen. Partijen hebben bij gelijktijdig genomen akten gekozen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Trends2com is niet-ontvankelijk omdat zij niet ten behoeve van de gemeenschap procedeert. Playgo verkrijgt verklaring voor recht dat Trends2Com onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming douanemaatregelen te treffen. Beiden partijen worden in het ongelijk gesteld en de proceskosten worden gecompenseerd. Kosten van het incident worden eveneens bepaald.

Betreffende de gemeenschap ex 3:169/171 BW (...) het [gaat] Trends2Com niet om het procederen ten behoeve van de gemeenschap. De rechtbank komt daarmee tot de conclusie dat Trends2Com niet namens de gemeenschap optreedt noch mede namens de andere deelgenoot, Playgo Limited, maar uitsluitend namens zichzelf, waarmee zij niet-ontvankelijk in haar vorderingen is.

Verklaring van recht 2.13. Met deze conclusie ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van Trends2Com, resteren de vorderingen in conventie van Playgo c.s. tot verkrijging van een verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding. Aan deze vorderingen hebben zij onder meer ten grondslag gelegd dat het vragen om douanemaatregelen zoals Trends2Com heeft gedaan jegens hen onrechtmatig is omdat Trends2Com niet bevoegd is om dergelijke handhavingsmaatregelen te treffen zonder de toestemming van Playgo Limited, die medeeigenaar van de Gemeenschapsmerken en -modellen is.

2.14 (...) Dat Trends2Com niet zonder instemming van Playgo Limited de douanemaatregelen had mogen treffen, leidt er toe dat Trends2Com door dat toch te doen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Playgo c.s..

Onderbouwing grondslag
2.18. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat tegenover de betwisting door Trends2Com van de aard en omvang van de schade, van de zijde van Playgo c.s. de stellingen die zij aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd te weinig concreet en onvoldoende deugdelijk zijn onderbouwd. De rechtbank komt daarmee aan een bewijsopdracht niet toe, nog daargelaten dat van de zijde van Playgo c.s. geen voldoende concreet bewijsaanbod is gedaan. De vordering tot vergoeding van schade zal dan ook worden afgewezen. Proceskosten: In de omstandigheid dat Playgo c.s. enerzijds en Trends2Com anderzijds over en weer op belangrijke punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Noot bij Hof Arnhem, 15 november 2011, LJN: BU5540 (appellant vs. geïntimeerde)

Parallelle publicatie, ingestuurd aan ITenRecht door Bieneke Braat, Legaltree.

In zijn arrest van 15 november 2011, LJN BU5540, heeft het Hof Arnhem een opmerkelijke auteursrechtelijke uitspraak gedaan.

Zwagers
Eerst nog kort de casus. Geïntimeerde (ik zal hem hierna ‘de opdrachtgever’ noemen) heeft een bedrijf dat software exploiteert. Zijn zwager, meneer Y (die ik hierna ‘de programmeur’ zal noemen) heeft voor de opdrachtgever een software programma ontwikkeld. Daarna krijgen de opdrachtgever en de programmeur ruzie en gaan ze uit elkaar (een niet ongebruikelijk scenario). De opdrachtgever verdient kennelijk goed aan de software en de programmeur eist zijn rechten op de software op. Ook eist hij het beheer van de software op en een verbod voor de opdrachtgever om de software aan te passen. Mogelijk zal met het ‘beheer van de software’ bedoeld zijn ‘afgifte van de broncode’ zodat de programmeur de software zelf kon gaan beheren en exploiteren, maar de programmeur heeft dit niet expliciet gevorderd.

Software beschermd, programmeur maker
Het geschil draait om de basisvraag aan wie de auteursrechten op de software toekomen. Het hof zegt eerst (terecht) dat de broncode van een computerprogramma een uitdrukkingswijze van het programma is en daarom auteursrechtelijke bescherming geniet. Daarvoor is wel nodig dat het werk (in casu de broncode) een eigen intellectuele schepping van de auteur is.

Het hof stelt vast dat de software het resultaat van scheppende arbeid en van de creatieve keuzes van de programmeur, en dat het daarom bestempeld kan worden als zijn eigen intellectuele schepping. De programmeur heeft het technisch ontwerp gemaakt en de gebruikersinterface ontworpen en geschreven. Dat hij de software bepaalde wensen van de opdrachtgever heeft ingepast verandert dat niet. De software is dus auteursrechtelijk beschermd en de programmeur kan worden aangemerkt als de ‘maker’ ervan.

Het hof concludeert verder dat de programmeur niet in loondienst was van de opdrachtgever maar als opdrachtnemer voor hem werkte. Als de programmeur wel in loondienst zou zijn geweest als programmeur zouden de auteursrechten op de software aan zijn werkgever (in dit geval de opdrachtgever) zijn toegekomen op grond van artikel 7 Auteurswet.

Het hof onderzoekt vervolgens of de programmeur het recht heeft om van de opdrachtgever te eisen dat deze het beheer van de software aan hem geeft en dat de opdrachtgever geen aanpassingen meer mag maken aan de software. Tot nu toe, niks aan de hand.

Rechten op de broncode
Maar dan: het hof stelt dan dat de vraag aan wie de broncode van de software en het beheer over die software toekomen afhankelijk is van wat partijen daarover hebben afgesproken. Het hof stelt vervolgens (kort gezegd) vast dat de opdrachtgever er van uit mocht gaan dat hij het ‘eigendoms- en gebruiksrecht’ van de software zou krijgen omdat de programmeur heeft nagelaten afspraken daarover te maken (r.o. 3.6). Resultaat: de opdrachtgever wordt aangemerkt als ‘eigenaar’ van de software en de programmeur heeft geen recht op ‘beheer van het programma’ (noch afgifte van de broncode).

Hier gaat het mis. Een maker van een auteursrechtelijk beschermd werk wordt immers vermoed auteursrechthebbende te zijn tenzij hij de auteursrechten heeft overgedragen aan een ander (artikel 2 Aw) of als een ander ingevolge een van de in de Auteurswet omschreven situaties als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Die situaties zijn: de werkgevers-werknemers relatie (artikel 7 Aw), wanneer een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht (artikel 6 Aw) en wanneer een werk is openbaar gemaakt door een rechtspersoon zonder de maker te vermelden (artikel 8 Aw). Ook kan een ander nog als auteursrechthebbende worden aangemerkt ingeval van een gemeenschappelijk werk. Blijkbaar heeft de opdrachtgever uitsluitend aangevoerd dat de opdrachtnemer bij hem in loondienst was, en dus niet dat er sprake was van een van de andere situaties op grond waarvan hij (ook) als auteursrechthebbende moest worden aangemerkt, noch dat de auteursrechten aan hem waren overgedragen.

Auteursrechten omvatten ook broncode
Het is jammer dat het hof het 'eigendomsrecht' en het 'gebruiksrecht' (letterlijk: gebruiks- en/of eigendomsrecht) van de software over één kam scheert. Dit zijn uiteraard twee wezenlijk verschillende dingen. Het 'eigendom' van de software omvat de auteursrechten op de software. Daaronder valt ook de broncode. Het hof lijkt van mening te zijn dat de rechten op de broncode iets anders zijn dan de rechten op de software. Immers, eerst stelt het vast dat de programmeur de maker van de software is omdat hij de broncode heeft geschreven maar daarna onderzoekt het of de rechten op de broncode op grond van de gemaakte afspraken wel aan de programmeur toekwamen. Maar als een programmeur auteursrechthebbende is op bepaalde software waarvan hij de broncode heeft geschreven, moet hij ook als auteursrechthebbende op de broncode worden aangemerkt (behoudens uiteraard de genoemde andere situaties). Anders zou dat net zoiets zijn als zeggen  dat de auteursrechten op de tekst van een boek bij de schrijver berusten maar de auteursrechten op het manuscript niet.

In dit geval heeft het hof terecht onderzocht wat de omvang was van het gebruiksrecht van de opdrachtgever. Maar voor wat betreft het ‘eigendomsrecht’ op de software (inclusief de broncode) had het hof hier alleen moeten onderzoeken of  was afgesproken dat de programmeur zijn auteursrechten had overgedragen aan de opdrachtgever. Een dergelijke overdracht moet altijd in een akte worden vastgelegd (artikel 2 Aw).  En omdat het hof juist heeft vastgesteld dat de partijen geen afspraken hadden gemaakt over de ‘eigendom’ van de software, had het hof niet tot de conclusie kunnen komen dat de ‘eigendomsrechten’ op de software bij de opdrachtgever berustten in plaats van bij de programmeur.

Conclusie
Als de programmeur zou zijn ‘erkend’ als auteursrechthebbende, zou hij ook recht hebben gehad op afgifte van de broncode van de software (hoewel dit dus niet expliciet is gevorderd). Ook zou hij dan – in principe – hebben kunnen verbieden dat de software door de opdrachtgever werd gebruikt. In dit geval zou het hof echter naar mijn mening in de feiten en afspraken hebben kunnen lezen dat de opdrachtnemer de opdrachtgever wel – stilzwijgende – toestemming had gegeven de programmatuur te exploiteren (het licentierecht dus). Of anders mogelijk dat de opdrachtgever rechtmatig verkrijger van het exemplaar van de software was en dat de exploitatie daarvan, inclusief het daarvoor aanpassen daarvan, in dit specifieke geval overeenkomstig het daarmee beoogde gebruik was (artikel 45j Aw). Op die manier hadden zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gekregen wat ze wilden en was de uitspraak juridisch correct geweest. Nu komt de programmeur er – naar mijn mening onterecht – bekaaid van af.

Bieneke Braat is ICT-advocaat bij Legaltree.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 21 december 2011 KG ZA 11-1345 (bij vervroeging; ANWB B.V. tegen Multifocus Consultancy Ltd.)

Met dank aan Rik Balk, GreenbergTraurig.

Databankenrecht op jachthavengegevens uit de wateralmanak. Informatie op websites en in een app.

In 1912 is ANWB begonnen met het jaarlijks uitgeven van een wateralmanak. Multifocus houdt zich bezig met de publicatie van informatie over jachthavens en andere faciliteiten voor waterrecreanten. Die informatie publiceert zij gratis via haar website gekopwater.nl en via een applicatie voor mobiele apparatuur zoals een smartphone (hierna: app). De door haar gepubliceerde informatie omvat gegevens over 906 jachthavens).

Er is sprake van inbreuk op het databankenrecht. Het verweer dat sprake is van ontlening aan literatuur (waaronder wateralmanak) slaagt niet. Het toevoegen van gegevens zoals GPS-positie vergen geen substantiële investering. Evenmin is de structuur van de gegevens relevant (structurering op GPS-positie in plaats van op alfabet), het volstaat voor de inbreuk de vaststelling dat Multifocus een substantieel deel van de gegevens gebruikt, ongeacht de wijze van ordening.

De voorzieningenrechter beveelt Multifocus binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het databankenrecht van ANWB te staken en gestaakt te houden, waaronder de publicatie van een substantieel deel van de databank op de website gekopwater.nl en de terbeschikkingstelling van de app. Dit onder last van dwangsom van €10.000 ineens en €2.500 per dag met maximum van €250.000.

4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Multifocus met de publicatie van jachthavengegevens op haar website en haar app inbreuk op het databankenrecht van ANWB.

4.3. Niet in geschil is dat ANWB aanspraak kan maken op de bescherming van het databankenrecht ten aanzien van de verzameling van jachthavengegevens die is opgenomen in de wateralmanak. Multifocus heeft uitdrukkelijk erkend dat de verzameling en controle van gegevens over jachthavens substantie investeringen vergt en zij heeft - naar voorlopig oordeel terecht - niet bestreden dat de in de wateralmanak opgenomen verzameling van gegevens over jachthavens ook voldoet aan de overige element van een databank in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet.

4.4. Voorshand moet worden aangenomen dat  Multifocus een substantieel gedeelte van de hiervoor bedoelde databank van ANWB heeft hergebruikt. ANWB heeft gepubliceerd via haar website en app voor een belangrijk deel zijn ontleend aan de databank van ANWB. ANWB heeft erop gewezen dat de wijze waarop Multifocus de gegevens over de jachthavens weergeeft, voor het overgrote deel identiek is aan de wijze waarop die gegevens in de wateralmanak staan, ook als die weergave afwijkt van de wijze waarop de betreffende jachthaven in andere openbare bronnen wordt vermeld. Zo heeft ANWB aan de hand van een lijst van de eerste 100 jachthavens uit de wateralmanak laten zien dat de benaming van de jachthaven in de wateralmanak in 72 gevallen afwijkt van de benaming op de eigen website van die jachthaven (bijvoorbeeld qua interpunctie, spelling of toevoegingen). In al die gevallen komt de door Multifocus gehanteerde benamingen overeen met die van ANWB aan de hand van een vergelijking van gegevens van zes jachthavens toegelicht dat hetzelfde geldt voor de andere gegevens die de wateralmanak van jachthaven vermeldt, zoals de naam van de havenmeester, het e-mailadres en mobiele telefoonnummer. ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ten minste een deel van de gegevens niet of niet op dezelfde wijze wordt weergegeven in andere openbare bronnen. Niettemin stemmen de gegevens die Multifocus heeft gepubliceerd overeen met de inhoud van de databank van ANWB. Bovendien heeft ANWB laten zien dat Multifocus zelfs fouten in de databank van ANWB heeft overgenomen.