Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009, HA ZA 08-1452, Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät (EPP) tegen B, tevens h.o.d.n. Euprax en Zobu B.V.

Merkenrecht. Is gebruik Gemeenschapsmerk in één lidstaat te kwalificeren als normaal gebruik? Eiser EPP is houdster van het Gemeenschapswoordmerk Euprax (klassen 35 en 41). Gedaagde B deponeert Euprax als merk bij het BBIE gedeponeerd (klassen 35 en 42) en voert de handelsnaam Euprax. Gedaagde Zobu heeft de domeinnaam euprax.nl geregistreerd. Gedaagde schrapt na sommatie klasse 35 uit de dienstenopgave, maar eiser geeft aan dat “coëxistentie van de identieke benaming niet verder bespreekbaar is”. Gedaagde stelt i.c. dat het merk alleen in Duitsland is gebruikt en roept het verval van het Gemeenschapsmerk in. De rechtbank twijfelt en verwijst de zaak naar de rol:

4.6. Een vraagpunt in juridische zin is de conclusie welke verbonden zou moeten worden aan de feitelijke vaststelling dat alleen in Duitsland sprake is van normaal gebruik. Dit roept immers de vraag op of het gebruik in één enkele lidstaat is te kwalificeren als normaal gebruik in de Gemeenschap in de zin van artikel 50 lid 1, sub a GMVo. In het licht van artikel 108 lid 2 GMVo sub a kan wellicht worden aangenomen dat dat niet het geval is. Het normale gebruik in Duitsland – deze rechtbank gaat daar voorshands van uit – is op grond van die bepaling immers de grondslag waarop het Gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Beiden partijen dienen zich hierover uit te laten (voetnoot rechtbank: naar de kern is dit de problematiek gesignaleerd in Cohen Jehoram/Van Nispen/ Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nr 14.5.2, noot 93.).

4.7. Indien geconcludeerd zou worden dat het als verweer gevoerde beroep op verval niet slaagt, lijkt de uitkomst van deze zaak vooral af te hangen van het antwoord op de vraag of de door B en Zobu aangeboden diensten soortgelijk zijn aan de door EPP onder onder klasse 35 aangeboden diensten. Dat dit zo is lijkt EPP voornamelijk af te leiden uit de vroegere inschrijving van het Beneluxmerk Euprax voor deze klasse. Daar staat tegenover dat B en Zobu het moeilijk maken voor derden om van haar activiteiten kennis te nemen nu haar website www.euprax.nl alleen toegankelijk is met een wachtwoord. Ter rolle dienen partijen zich hierover eveneens uit te laten.

4.9. (…)  De rechtbank heeft van B kopie ontvangen van schikkingsvoorstellen. Dit betreft door haar rechtstreeks – met voorbijgaan van haar eigen advocaat en de advocaat van EPP – aan de directeur van EPP toegezonden brieven. Deze handelwijze is niet geoorloofd. Op de inhoud van deze correspondentie heeft de rechtbank geen acht geslagen. B dient zich bij voortprocederen van verdere amateuristische bemoeienis te onthouden. Zij wenst zich te verweren in een rechtszaak waarin een beroep wordt gedaan op een Gemeenschapsmerk. Het is wenselijk dat een verweerder zich laat bijstaan door een hierin geverseerde advocaat, waarbij deze advocaat niet voor de voeten dient te worden gelopen door handelingen die niet alleen niet geoorloofd zijn maar ook zijn goede taakvervulling als advocaat bemoeilijken.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Arnhem, 30 september 2009, HA ZA 09-419, Brand van Egmond B.V tegen K. c.s. (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh)

Auteursrecht. Inbreuk door verhandeling namaakproducten via Marktplaats.nl. Omdat het gaat om een opzettelijke inbreuk op auteursrechten worden de 1019h proceskosten  toegewezen tot een hoger bedrag dan genoemd in de indicatietarieven in IE zaken. Rechtsoverweging 4.2. geeft een aardige samenvatting:

4.2. Er is geen aanleiding van het voorlopig oordeel terug te komen, waaraan overigens de beslissing ten grondslag ligt dat de lampen van Brand van Egmond auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Het nader door Brand van Egmond in het geding gebrachte bewijsmateriaal bevestigt haar stelling dat de bij K. aangetroffen lampen artikelen zijn die ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn van de originelen en daarom inbreuk maken op het auteursrecht van Brand van Egmond. Op grond van de niet weersproken verklaring van de heer Brand staat vast dat de bij K. c.s. in beslag genomen lampen slecht vervaardigde namaakproducten zijn van de originele Brand van Egmond lampen van de modellen “Hollywood”, “Behind The Frosted Glass”en “Chandelier”. De door Brand van Egmond overgelegde foto’s tonen aan dat de slecht vervaardigde namaakproducten wel de auteursrechtelijke beschermde trekken van de originelen heeft overgenomen en dat de totaalindruk in wezen hetzelfde is.

Ter comparitie heeft K. erkend dat hij de lampen heeft gekocht van iemand uit Oost Europa die hij niet kent en waarvan hij het adres niet heeft en dat deze persoon de lampen heeft geleverd met en vrachtwagen. Op basis van het niet weersproken rapport van Dörr staat ook vast dat K. deze lampen heeft verhandeld, terwijl hij zich ervan bewust was dat hij dat niet mocht doen. Daarmee staat vast dat K. c.s. de lampen niet hebben betrokken via reguliere verkoopkanalen. Omdat de factuur van B.  te Vilnius is gesteld op naam van de VOF en de inbreukmakende handelingen plaats vonden vanuit de bedrijfsruimte van de VOF staat ook vast dat de handelingen door de CVOF werden verricht. Dat betekent dat Kregting de inbreukmakende handelingen heeft verricht in hoedanigheid van vennoot van de VOF. Dat brengt mee dat d inbreukmakende handelingen aan alle gedaagden kunnen worden toegerekend.

(…) 4.5. (…) Omdat het gaat om een opzettelijke inbreuk op auteursrechten van Brand van Egmond zullen de redelijke en evenredige kosten van onderzoek en juridische bijstand op de voet van 1019h Rv worden toegewezen tot een hoger bedrag dan genoemd in de indicatietarieven in IE zaken. (…)

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 28 september 2009, KG ZA 09-622, Uitgeverij 010 tegen Pale Pink Publishers (met dank aan  Matthijs Kaaks, Boekx).

Auteursrecht. Interessant en uitgebreid vonnis dat de lezers een aantal keer op het verkeerde been zet en daardoor tot het einde spannend blijft. Eiser 010, uitgever van een serie van drie boeken (Boeken I, II en III) over de architect Wim Quist, wil de uitgave van een tweetal oeuvreboeken (Verzamelwerken I en II) over diezelfde architect tegenhouden.

De voorzieningenrechter stelt allereerst dat 010, samen met de vormgever, gerechtigd is tot het verzamelaarsauteursrecht m.b.t. tot de drie afzonderlijke werken uit de serie, maar dat op het concept van de serie geen auteursrecht rust. 010 kan zich wel op de haar toekomende geschriftenbescherming m.b.t. de drie boeken beroepen en de rechten op de gebruikte vertalingen berusten bij de vertaler. De verzamelwerken I en II maken derhalve inbreuk op het verzamelauteursrecht en het recht op de geschriftenbescherming van 010 en het auteursrecht van de vertaler, wiens vertalingen in beide reeksen zijn gebruikt.

Gedaagde kan zich echter wel succesvol beroepen op rechtsverwerking. Volgens de voorzieningenrechter is het aannemelijk dat bij gedaagde het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat 010 haar rechten niet meer geldend zou maken en zich in elk geval niet actief tegen een dergelijke uitgave zou verzetten. De vorderingen gebaseerd op het verzamelaarsauteursrecht en het recht op de geschriftenbescherming worden daarom afgewezen.

Maar de uiteindelijke winnaar, als je dat zo mag noemen, is de op last en volmachtprocederende vertaler. De rechtverwerking kan aan hem niet worden tegengeworpen en gedaagde had geen goede reden om aan te nemen dat zij gerechtigd was om de vertalingen te gebruiken. De voorzieningenrechter wijst zijn vordering toe en suggereert dat partijen er wel eens samen uit zouden kunnen komen:

5.20 (…) De voorzieningenrechter zal daarom de vordering ten dele toewijzen als na te melden. Het wordt, gelet op de betrokken belangen, in redelijkheid voldoende geacht de 415 (van de 500) exemplaren van Verzamelwerk 11, die bij PPP zijn aangetroffen en beslagen, te laten afgeven, zodat de overige marktpartijen daarmee niet worden lastiggevallen, terwijl toch de overgrote meerderheid van de exemplaren wordt bestreken. Een betaling als hiervoor bedoeld zal PPP wellicht alsnog kunnen doen, waarna (010 namens) John Kirkpatrick en PPP afspraken over het alsnog op de markt brengen van de boeken kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Beleidsreactie Plasterk op aanbevelingen commissie Brinkman: Aantal aanbevelingen overgenomen, maar “het voorstel om via een internetheffing extra geld vrij te maken voor innovatie van de pers neemt de minister niet over. Wel erkent hij dat het in het digitale tijdperk lastig is verdienmodellen voor nieuws te ontwikkelen. De minister is verder niet van plan de publieke omroep reclamevrij te maken. Wel zal hij, samen met staatssecretaris Heemskerk (EZ), een breed reclameonderzoek uitvoeren naar reclamebestedingen in de gehele mediasector. Daarin worden eventuele verdringingseffecten tussen de verschillende gedrukte en audiovisuele media meegenomen. 

Verder is de minister voorstander van brede beschikbaarheid van programmagegevens van de publieke omroep, zodat ook kranten die integraal zouden kunnen afdrukken, maar wel tegen een redelijke vergoeding. 

(..) In zijn beleidsreactie op het eindrapport van de commissie Brinkman onderschrijft minister Plasterk het belang van een goede samenwerking tussen de pers en de publieke omroep, met name op internet. Zo moet het mogelijk worden dat de publieke omroep beeldmateriaal ter beschikking stelt aan krantensites. De minister wil de aanbeveling van Brinkman om te komen tot regionale mediacentra, waarbij dagbladen en regionale omroep crossmediaal zouden kunnen samenwerken, verder verkennen.”

Lees de brief hier. 

Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2009, zaaknr. 200.019.012/01 SKG, G-Star International B.V. tegen Bestseller Retail B.V. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. G-Star stelt dat Bestseller met de Zinko-spijkerbroek inbreuk maakt op de rechten van G-Star met betrekking tot G-Stars eigen bestseller, de Elwood-spijkerbroek (klik op afbeelding voor vergroting). Het hof oordeelt met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, IEF 7178). In citaten:

4.3. (…) Dat de fraaiheid van het uiterlijk van een broek (en de pasvorm daarvan) in het algemeen bij de aankoopbeslissing een belangrijke rol speelt en dat de door de onder 4.1 sub iv tot en met vi genoemde elementen bepaalde vorm van de Elwood-broek een wezenlijke waarde daaraan geeft in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE acht ook het hof voorshands niet onaannemelijk. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van G-Star dat de vormgeving van alledaagse kleding als een spijkerbroek - in tegenstelling tot bijvoorbeeld haute couture - in het algemeen vooral een onderscheidingsfunctie heeft. Dit een en ander brengt reeds mee dat serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek, en dus ook die van het kniestuk, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De op merkenrechtelijke grondslag door G-Star gevorderde voorzieningen zijn reeds daarom niet toewijsbaar. Dit brengt mee dat grief 2 faalt.

4.4. Mede gelet op eerdere uitspraken van de bodemrechter waarin deze vraag aan de orde is geweest, gaat het hof er voorshands van uit dat (de vorm van) de Elwood-broek voldoende oorspronkelijkheid bezit om als werk in auteursrechtelijke zin te worden aangemerkt en derhalve auteursrechtelijk beschermd is. Door Bestseller is echter in dit geding voldoende aannemelijk gemaakt dat de vormgevingselementen die het karakteristieke uiterlijk van de Elwood bepalen door Morisset in 1995 voor het merendeel (bewust) zijn ontleend aan het model van een motorbroek en dat deze elementen voorts toen al jarenlang toepassing vonden in de (motor)sport- en werkkledingbranche. Dat aan het onderhavige werk een (zeer) grote beschermingsomvang toekomt, zoals G-Star verdedigt, kan in het licht hiervan niet als juist worden aanvaard. Het feit dat deze elementen in de Elwood-broek zijn aangebracht om een visueel/esthetisch (stoer) effect te bereiken en niet, althans niet in de eerste plaats, om redenen van functionele aard, zoals in vorenbedoelde (motor)sport- en werkkleding, maakt dit niet anders.

4.5. De vergelijking van de Elwood en de Zinko leert dat van de vijf min of meer als karakteristiek/kenmerkend te beschouwen elementen van de Elwood er drie zijn terug te vinden in de Zinko, doch in gewijzigde vorm. Zo is op de achterzijde van de broekspijpen van de Zinko weliswaar een naad aangebracht doch niet ter hoogte van de knie maar een twintigtal centimeters lager. Ook bij de Zinko loopt over het bovenste gedeelte van de pijp een schuine naad doch deze is aanmerkelijk schuiner dan bij de Elwood doordat deze vanaf de heup tot een punt iets boven de knie loopt in plaats van tot een punt net onder het kruis. Voorts wordt weliswaar door middel van stiksels de indruk gewekt dat de Zinko is voorzien van een kniestuk, maar doordat het geen ingezet kniestuk is mist de Zinko de karakteristieke bollende - op een motorbroek geïnspireerde - pasvorm van de Elwood. Het hof is van oordeel dat, hoewel in het licht hiervan gezegd kan worden dat de Zinko een aantal elementen gemeen heeft met de Elwood en daarmee enige gelijkenis met deze broek vertoont, de uitvoering van deze (reeds vóór het ontstaan van de Elwood in broeken aangebrachte) elementen te verschillend is om als (relevante) bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood te worden gekwalificeerd. De gelijkenis van de broeken is niet zodanig dat de Zinko als verveelvoudiging van de Elwood in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt; daarvoor is de aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend.

Lees het arrest hier.

GvEA, 30 september 2009, zaken T-191/08 en T-75/08, Joop! GmbH tegen OHIM.

Weigering beeldmerk dat een uitroepteken weergeeft (!) voor klassen 14, 18 en 25 (kleding en metalen accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Teken kan geen herkomstfunctie vervullen. Gestelde inburgering onvoldoende aangetoond. Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar.

(T-191/08: ) 27. Weiter hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu Recht die fehlende Unterscheidungskraft aus dem Umstand hergeleitet, dass der Verbraucher, einschließlich des in höherem Maße aufmerksamen Verbrauchers, nicht in der Lage ist, auf die Herkunft der angemeldeten Waren auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens zu schließen, das vielmehr als bloße Anpreisung oder als Blickfang wahrgenommen wird. Daher wird das in Rede stehende Zeichen nicht unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen und ermöglicht es dem Verbraucher nicht, es mit bestimmten Waren in Verbindung zu setzen, so dass das Zeichen die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.

28. Im Übrigen ist festzustellen, dass zum einen in der fraglichen Markenanmeldung nichts zur Wiedergabe des Zeichens an einer festen und bestimmten Stelle auf den Waren, auf denen es angebracht ist, in einer diesen Waren angepassten Größe angegeben ist und dass zum anderen das in Rede stehende Ausrufezeichen keine besondere Schriftgestaltung aufweist, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen erkannt und vom Standardschriftbild unterschieden werden könnte. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin können die grafischen Unterschiede zwischen dem verwendeten Schrifttyp und dem Standardschrifttyp „Times New Roman“ keineswegs die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu ziehen und von ihm in Erinnerung behalten werden. Aus diesem Blickwinkel ist es unerheblich, dass das fragliche Zeichen von einem Designer entworfen wurde.

29. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer mit der Feststellung, dass die angemeldete Marke nicht als geeignet angesehen werden kann, die betriebliche Herkunft der Waren, die sie kennzeichnet, zu identifizieren und daher die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen, keinen Beurteilungsfehler begangen hat.

30, Dieses Ergebnis kann durch die anderen von der Klägerin vorgetragenen Argumente nicht in Frage gestellt werden.

(…)

42. Weiter ist festzustellen, dass die einzigen Nachweise für die Benutzung der angemeldeten Marke drei Fotos von Jeans sind, auf denen ein Stück Stoff oder ein Etikett angebracht ist, das ein Ausrufezeichen darstellt. Diese Beweismittel können offensichtlich keineswegs belegen, dass die angemeldete Marke den betreffenden Verbrauchern vor dem Anmeldetag bekannt war.

Lees de arresten hier en hier.

Arvid van Oorschot, Theo Blomme (Freshfields): Noot bij: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 september 2009, HA ZA 08-3745, IEF 8206, VanderLande Industries Nederland B.V. tegen Van Riet Handling Systems B.V.

"De recente uitspraak van de Haagse rechtbank in de octrooizaak tussen Vanderlande en Van Riet bevat een merkwaardig oordeel omtrent de proceskostenverdeling overeenkomstig artikel 1019h Rv.

Vanderlande roept in conventie twee octrooien in, waarvan de rechtbank oordeelt dat op slechts één daarvan inbreuk door Van Riet wordt gemaakt. In reconventie vordert Van Riet voorwaardelijk de vernietiging van beide octrooien, dat wil zeggen slechts indien in conventie de inbreuk zou worden vastgesteld. De rechtbank stelt in reconventie vast dat het octrooi waarop inbreuk wordt gemaakt geldig is en wijst de reconventionele nietigheidsvordering met betrekking tot dat octrooi af. Tot zover een gebruikelijke gang van zaken in een octrooizaak.

Partijen zijn onderling overeengekomen dat de proceskosten van de hele procedure aan beide zijden kunnen worden gesteld op € 60.000, waarbij niet is gespecificeerd welk deel betrekking heeft op de reconventie, noch welk deel op de door de rechtbank beoordeelde nietigheids-vordering. Daarom worden de kosten evenredig toegerekend: de helft aan de conventie (waarbij 25% aan de inbreukvordering op grond van octrooi 1 en 25% aan de inbreuk-vordering op grond van octrooi 2) en de andere helft aan de reconventie (waarbij 25% aan de – niet beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 1 en 25% aan de – wel beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 2). Tot zover nog steeds niets vreemds."

Lees de gehele noot hier.

Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, HA ZA 08-451, Thuisbezorgd.nl tegen Jolidé V.O.F.  c.s. (met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)

Handelsnaamrecht. Thuisbezord.nl tegen thuisbezorgen.nl. Nog niet eerder gepubliceerd tussenvonnis uit november 2008, voorafgaand aan het vorige week gewezen eindvonnis (Rechtbank Utrecht, 23 september 2009, IEF 8218). Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een (internet)adres, maar kan kleuren tot handelsnaam. Thuisbezorgd.nl is niet zuiver beschrijvend. Sprake van verwarring of verwarringsgevaar. Geen inbreuk op beeldmerk Thuisbezorgd.nl. In citaten:

Domeinnaam gebruikt als handelsnaam: 7.7 (…) Dit alles leidt tot de conclusie dat de domeinnaam thuisbezorgen.nl gebruikt wordt als een uithangbord voor een website waaruit niet een duidelijk andere handelsnaam blijkt voor de onderneming die de site voert. Daarmee wordt de domeinnaam niet uitsluitend als een adres gebruikt, maar tevens als voor derden kenbare aanduiding van de bedrijfsactiviteiten/onderneming. Door deze koppeling wordt thuisbezorgen.nl gekleurd tot handelsnaam.

Verwarring: 7.13. De handelsnaam thuisbezorgen wijkt slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam thuisbezord.nl(…) Tb heeft onweersproken gesteld dat dat verwarringsgevaar niet alleen bestaat bij de consument, maar ook bij het personeel van de bij haar aangesloten bezorgrestaurants. (…). Uit het feit dat Jolidé bij brief van 3 november 2006 Tb heeft gesommeerd het gebruik van de naam thuisbezorgd.nl te staken leidt de rechtbank af dat ook Jolidé van mening is dat er sprake is van verwarring of verwarringsgevaar.

Niet beschrijvend: 7.14. (..) In de onderhavige zaak doet zich niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam van Tb is samengesteld uit het (sic) woorden thuis gevolgd door een vervoeging van het woord bezorgen. Dit zijn weliswaar gewone Nederlandse woorden, maar door de combinatie van deze woorden met het achtervoegsel ‘.nl’ is een niet zuiver beschrijvend woord ontstaan voor de door Tb aangeboden diensten (…) In zoverre is er hier een andere situatie dan bij het gebruik van de naam Camping Holidays voor kampeervakanties of hypotheekloffeerte.nl voor het online aanbeiden van hypotheekoffertes. Anders dan Jolidé heeft aangevoerd is hier derhalve geen sprake van monopolisering door Tb. Van een louter beschrijvende aanduiding.

Merkenrecht: 7.15 (…) verwijst de rechtbank naar het oordeel daarover in het arrest van 15 januari 2008 van het gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem. Ook de rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende overeenstemming bestaat tussen de tekst thuisbezorgen.nl en het door Tb geregistreerde beeldmerk, om te kunnen oordelen dat inbreuk op het merkenrecht van Tb wordt gemaakt.

Lees het vonnis hier.

Kamerstukken 32137, Tweede Kamer. Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek).

Voorstel van wet voor invoering Boek 10 BW: Dit wetsvoorstel strekt tot codificatie van een belangrijk gedeelte van het internationaal privaatrecht, waarmee in een afzonderlijk Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek een groot aantal voor de praktijk van belang zijnde regels van het internationaal privaatrecht op systematische en samenhangende wijze worden bijeengebracht.

Indirecte IE bepalingen in titel 14: Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst: Codificatie van Rome II, de verordening die o.a. bijzondere regels geeft voor niet-contractuele verbintenissen in het kader van oneerlijke concurrentie en beperking van mededinging en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Een van de gevolgen van deze codificatie is dat de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad kan vervallen. Over de IE-bepalingen van Rome II meer onder IEF 4583.

Wetsvoorstel Boek 10 hier, MvT hier. 

GvEA, 29 september 2009, T-139/08, The Smiley Company SPRL tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering beeldmerk dat halve glimlach van een smiley weergeeft (kleding en accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Dat het een onderdeel is van een al ingeschreven merk (de hele smiley van The Smiley Company, klik voor een licentie), doet hier in beginsel niet aan af.

31. Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zal het merk uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het betrokken merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren.

32. Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.

37. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het betrokken merk een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie is en dat dit merk niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.

 39. Ten slotte faalt het argument dat het betrokken merk door het relevante publiek wordt herkend als een „halve mond van een smiley” – waarbij smiley zelf als gemeenschapsmerk nr. 517383 is ingeschreven – en dus daardoor onderscheidend vermogen heeft, gesteld al dat dit voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde argument ontvankelijk is. Het BHIM merkt terecht op dat, indien deze benadering wordt gevolgd, in feite zou worden erkend dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit kan niet worden aanvaard. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort (…) . Het feit dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.

40. In elk geval kan weliswaar bij een vergelijking van de merken naast elkaar worden vastgesteld dat het betrokken merk lijkt op een helft van de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383, maar er dient in herinnering te worden gebracht dat de gemiddelde consument moet afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat hem is bijgebleven (…) . Verder veronderstelt het herkennen van een deel van gemeenschapsmerk nr. 517383 in het betrokken merk door het relevante publiek dat dit laatste dat gemeenschapsmerk kent, wat door verzoekster niet is aangetoond. Er kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij het zien van het betrokken merk dit zal herkennen als een halve mond van een smiley of als de helft van de glimlach in gemeenschapsmerk nr. 517383. In dit verband dient eveneens te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft gedaan, dat het kleine verticale streepje onder de hoofdkromme van het betrokken merk niet voorkomt in de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383. Derhalve is het bewijs van de mogelijke associatie van het betrokken merk met het door verzoekster aangehaalde merk niet geleverd.

Lees het arrest hier.