Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Komst Marie-José Luys verstevigt positie Vereenigde in België
Vanaf 1 december versterkt Marie-José Luys het team van octrooigemachtigden in het Belgische kantoor van Vereenigde, dat sinds kort is gevestigd in Wetenschapspark Arenberg te Leuven. Dr. Luys is afkomstig van Gevers, een van de voornaamste Belgische octrooi- en merkenfirma’s, en was daar hoofd van de octrooiafdeling.

Daan Wijnnobel is per 1 november begonnen als merken- en modellengemachtigde in opleiding.
Per 1 november 2012 is Daan Wijnnobel op onze juridische sectie begonnen als merken- en modellengemachtigde in opleiding bij het Nederlandsch Octrooibureau. Daan heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij dit jaar cum laude is afgestudeerd. Intellectuele Eigendom heeft zijn grote belangstelling, getuige zijn studierichting en zijn studentstages bij verschillende advocatenkantoren, op dit gebied.

De heer Fettweis benoemd tot rechter en de heer Dejemeppe tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.
De heer A. FETTWEIS, raadsheer in het Hof van Cassatie en plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt met ingang van 1 oktober 2012, benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Paul van der Kooij, acting chairman of the Board of Appeal of the CPVO since 2006, has been reappointed as chairman
Mr Paul A. C. E. van der Kooij, acting chairman of the Board of Appeal of the CPVO since 17 December 2006, has been reappointed as chairman by Council decision of 29 November 2012 for 5 more years. His new mandate will run from 18 December 2012 until 17 December 2017.

Hogan Lovells heeft Marieke Poulie als Counsel benoemd
Marieke Poulie is sinds 2001 werkzaam in de unit Intellectual Property, Media & Technology (IPMT) van Hogan Lovells. Poulie houdt zich bezig met zaken op het gebied van het merkenrecht, auteursrecht, reclamerecht en life sciences. Haar praktijk omvat zowel procederen als het reguliere advieswerk.

Per 1 januari 2013 is Ernst-Jan van de Pas toegetreden als vennoot bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.
Per 1 januari 2013 zijn Ernst-Jan van de Pas en Tony van Wijk toegetreden als vennoot bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem. Ernst-Jan van de Pas was reeds werkzaam als senior medewerker op de sectie Intellectuele Eigendoms- en IT-recht op het Arnhemse kantoor. Hij zet vanaf zijn toetreding de praktijk van Theo Bosboom voort, die afscheid neemt om zich volledig te richten op de fotografie

BINGH Advocaten heeft haar intellectuele eigendom praktijk uitgebreid met twee advocaten, Astrid Sixma en Annelot Sitsen.
Astrid is advocaat sinds 2009. Voordat zij zich bij BINGH Advocaten voegde, was Astrid drie jaar verbonden aan het internationale advocatenkantoor Houthoff Buruma te Amsterdam.
Annelot is sinds 2012 werkzaam bij BINGH advocaten. Als advocaat legt zij zich toe op het intellectuele eigendomsrecht en op het arbeidsrecht. De aandacht ligt binnen het Intellectuele Eigendomsrecht in het bijzonder bij het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnamen.

BarentsKrans is verhuisd naar het Lange Voorhout 3
December 2012 - BarentsKrans is verhuisd. Het Lange Voorhout 3 is ons nieuwe thuis. Een modern kantoor in het karakteristieke centrum van Den Haag. Een kantoor dat ons de ruimte biedt om te groeien, te communiceren en te ontmoeten.

Eerste SOLV Samen partner: Sil Kingma
Sil Kingma treedt op 1 maart a.s. toe tot het samenwerkingsverband SOLV Samen van SOLV . Hij is de eerste partner die toetreedt tot SOLV Samen. Kingma maakt de overstap naar de nieuwe formule van het kantoor Boekel de Nerée. SOLV streeft ernaar dit jaar nog met drie nieuwe partners voor SOLV Samen in zee te gaan.

Klos Morel Vos & Schaap benoemt nieuwe partner Josine van den Berg
Klos Morel Vos & Schaap heeft bekend gemaakt dat Josine van den Berg per 1 januari 2013 als partner is toegetreden.Josine van den Berg is sinds 2003 werkzaam als advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap en is in die tijd betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende nationale en internationale procedures op het gebied van het merkenrecht, handelsnamen, product vormgeving en onrechtmatige perspublicaties.

Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, LJN BZ1057 (Melano B.V. tegen T. hodn Quiges Fashion Jewels)

Uitspraak ingezonden door Hans Erik van Gorp, Rassers advocaten.

Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Sieraden. Merkenrecht/handelsnaam. Proceskosten. 

In navolging van IEF 9708. De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano-sieraden heeft nagebootst. De stelling dat Tang jegens Melano onrechtmatig heeft gehandeld door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, is onvoldoende onderbouwd. Ook het in hoger beroep aangevoerde verwarringsgevaar is, volgens het hof, onvoldoende onderbouwd.

Het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano's handelsnaam en merk is naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen op een website van een derde voorkwamen is onvoldoende om gebruik door Tang van de naam Melano aan te nemen. Geen van de principale grieven slaagt.

Proceskosten
Het feitencomplex is naar het oordeel van het hof beperkt qua omvang. Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. ('s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet. T. wordt veroordeeld in de proceskosten. Het hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch.

7.6.4. Het hof oordeelt als volgt.
De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano sieraden heeft nagebootst. T. heeft reeds in eerste aanleg – door Melano onweersproken - gesteld dat hij de Eligo sieraden in november 2009 als gereed product heeft gekocht van een met name genoemde leverancier. Uit niets blijkt dat T. zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen. Voorzover Melano heeft bedoeld te stellen dat T. niettemin jegens haar onrechtmatig handelt door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, heeft zij die stelling niet althans onvoldoende onderbouwd.
Tenslotte – en ten overvloede – overweegt het hof dat hetgeen Melano in hoger beroep heeft aangevoerd omtrent de eigen plaats op de markt en het verwarringsgevaar, in het licht van de gemotiveerde betwisting door T., onvoldoende is onderbouwd. De enkele eervolle vermelding op een sieradenbeurs, welke vermelding overigens één Melano sieraad betrof, of een aantal “hits” via Google is onvoldoende om aan te nemen dat de Melano sieraden een eigen plaats op de markt innemen, temeer nu T. onderbouwd heeft aangevoerd dat er veel meer vergelijkbare sieraden op de markt zijn. Verder blijkt nergens uit dat de door Melano gestelde Verispect controle verband hield met de Eligo sieraden. Ook de door de rechtbank aangenomen overeenstemming (in het kader van een auteursrechtelijke toetsing), die T. overigens heeft betwist, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.
De derde grief slaagt niet.

7.7.3. Het hof is van oordeel dat het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano’s handelsnaam en merk niet is komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen Melano en Quiges op een website van een derde voorkomen is onvoldoende om gebruik door T. van de naam Melano aan te nemen.
De vierde grief slaagt evenmin.

7.9.3. Het hof stelt voorop dat het verweer tegen vergoeding van volledige proceskosten zich toe kan spitsen niet alleen op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten “redelijk en evenredig” zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen de gevorderde vergoeding verzet.
Hoewel het enkele feit dat de advocaat van de ene partij beduidend meer uren in rekening heeft gebracht dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet betekent dat de kosten van eerstgenoemde partij niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken, kan een grote discrepantie tussen de in rekening gebrachte uren daarvoor wel een indicatie zijn. T. heeft deze discrepantie – tussen 154 uren aan de zijde van T. en 20 uren aan de zijde van Melano - niet toegelicht. Verder heeft T. onvoldoende concreet toegelicht waarom deze zaak geen eenvoudige bodemzaak zou zijn. T. heeft verwezen naar “de omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek en de omvang van het relevante feitencomplex”. Dat feitencomplex is naar het oordeel van het hof echter beperkt qua omvang, mede gelet op de eigen stellingen van T. dat hij slechts een maand of twee een beperkt aantal Eligo sieraden heeft verkocht. T. heeft verder zijn stelling dat Melano “zelf van deze zaak een niet eenvoudige bodemzaak heeft gemaakt” niet toegelicht.
Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. (’s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet.
T. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Melano gevallen proceskosten worden veroordeeld.

Lees het afschrift HD 200.094.532, schone versie hier, LJN BZ1057.

Wet basisregistratie grootschalige topografie, regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie, Kamerstukken II, 2012/13, 33 527, dossier.

Wetsvoorstel. Basisregistratie. Topografie. Open data. Het wetsvoorstel ter bevordering van een goede vervulling van bepaalde publiekrechtelijke taken ziet op het tot stand brengen van een basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Artikel 2
1. Er is een basisregistratie grootschalige topografie, bestaande uit een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
2. De basisregistratie grootschalige topografie wordt gehouden door de Dienst.

Artikel 3 - De basisregistratie grootschalige topografie heeft als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in die basisregistratie opgenomen gegevens ten behoeve van:
a. een goede vervulling van publiekrechtelijke taken;
b. de bevordering van een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geoinformatie.

Memorie van Toelichting onder 2.3 Noodzaak van stroomlijning en kwaliteitsverbetering van grootschalige topografische registratie

Een breed toepasbare, eenduidige grootschalige topografische basiskaart is een belangrijk hulpmiddel voor betere dienstverlening aan burgers en bedrijven en voor betere samenwerking binnen de overheid en draagt daarmee bij aan kostenbesparing in ketens. De BGT voorziet hierin, doordat de hele overheid dezelfde hoogwaardige basisset grootschalige topografie van Nederland gebruikt. Dit is een uitwerking van de doelstelling van basisregistraties in het algemeen: de overheid gebruikt dezelfde basisgegevens. Door de BGT als basisregistratie bij wet te regelen, worden onder meer de inhoud en kwaliteitsborging wettelijk verankerd.

Onder de bronhouder wordt verstaan het bestuursorgaan of de rechtspersoon aan wie bij deze wet de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens is opgedragen (art. 1). De bronhouder draagt zorg voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door levering van de gegevens aan de Dienst (art. 11). De Dienst heeft tot taak de basisregistratie grootschalige topografie bij te houden (art. 17, 18 en 19).

Memorie van Toelichting, onder 3.1. Inhoud BGT

De BGT is een landsdekkende topografische registratie. Dat wil zeggen dat de BGT het grondgebied van Nederland omvat dat bestuurlijk is ingedeeld, met inbegrip van de waterdelen binnen de grenzen van kustgemeenten. De registratie bestrijkt zowel de openbaar toegankelijke als niet-toegankelijke ruimte (zoals terreinen van grote industriële complexen). De BGT is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker die de BGT-informatie als basiskaart combineert met andere gegevens en daardoor beter en efficiënter kan werken.

In de Memorie van Toelichting wordt verder ingegaan op het nut van grootschalige topografie, de ontwikkeling van de productie daarvan en de noodzaak van stroomlijning en kwaliteitsverbetering. Er wordt een schets van de inhoud van de voorgestelde BGT gegeven, gevolgd door aanduiding van de verantwoordelijkheden van de bij de bijhouding van de BGT betrokken partijen. Op zowel het proces van bijhouding als op de inrichting van de registratie wordt ingegaan. Gebruiksaspecten en het toezicht op registratie komen aan de orde. In de Memorie van Toelichting wordt inzicht in de gevolgen van het wetsvoorstel gegeven, voor wat betreft onder meer bestuurlijke en administratieve lasten, en financiële aspecten.

High Court of Justice 25 januari 2013, [2013] EWHC 69 (Ch) (SAS Institute Inc. tegen World Programming Limited)

Uitspraak na HvJ EU, IEF 11257. Auteursrecht. Licentie. Software. SAS Institute Inc, is een ontwikkelaar van analytische software. Dergelijke software en toepassingen zijn geschreven in de 'SAS Language'. World Programming heeft een ​​product ontwikkeld genaamd 'World Programming System'. SAS Institute stelt dat WPL auteursrechtinbreuk pleegt en handelt in strijd met het contract bij het creëren van WPS.

Het High Court of Justice heeft geconcludeerd dat WPL door het produceren van WPS de auteursrechten met betrekking tot de SAS componenten niet heeft geschonden. Het gebruik van de Learning Edition door WPL valt onder artikel 5 (3), en in de mate dat dit gebruik in strijd was met de licentievoorwaarden zijn ze nietig op grond van artikel 9 (1). Met als gevolg dat geen van WPL's gedragingen als schending van het contract worden aangemerkt of een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Het High Court of Justice heeft in zijn eerdere oordeel vastgesteld dat WPL inbreuk had gemaakt op de auteursrechten van de SAS Manuals door deze over te nemen in de WPL Manuals. Geen auteursrechtinbreuk zou zijn gepleegd met betrekking tot de geproduceerde WPS Guides. Het High Court of Justice ziet geen aanleiding, gezien het arrest van het HvJ EU, om tot een andere beoordeling te komen. Zij wijst te vordering, met betrekking tot de auteursrechtinbreuk van de WPL Manuals, in zijn geheel af. High Court of Justice bevestigd zijn eerdere oordeel.

76. Counsel for WPL submitted that, by doing this, WPL had not gone beyond ascertaining the SAS Components' method of operation and then creating its own program. There was no claim by SAS Institute that either the complete list of zip codes or the set of non-standard zip codes were copyright works in their own right. Nor was there any basis on which the court could conclude that, in writing the relevant part of WPL, WPS had reproduced the expression of the intellectual creation of the author(s) of the relevant part of the SAS Components. I accept this submission.

79. I therefore conclude that WPL's use of the Learning Edition was within Article 5(3), and to the extent that such use was contrary to the licence terms they are null and void by virtue of Article 9(1), with the result that none of WPL's acts complained of was a breach of contract or an infringement of copyright.

81. Counsel for SAS Institute submitted that these conclusions had to be reconsidered in the light of the CJEU's judgment, and that I should now conclude that the WPS Manual infringed to a greater extent than I had previously concluded and that the WPS Guides infringed. In support of this submission he relied on a number of the arguments I have already considered above, in particular the arguments regarding the SAS Language, functionality and the passage at [66]-[67] of the CJEU's judgment. I do not accept that any of these arguments leads to the conclusion that the WPL Manual infringes to a greater extent than I previously considered or that the WPS Guides infringe.

Hof Den Haag 29 januari 2013, zaaknummer 200.052.587/01 (Afga tegen Xingraphics c.s.)

Uitspraak ingezonden door Daan de Lange en Ruprecht Hermans, Brinkhof N.V..

Octrooirecht. Indirecte inbreuk. Terugbetalen proceskosten.

Na het tussenarrest IEF 9522 en het vonnis IEF 8085. Afga en Pakon zijn gezamenlijk houdster van EP 0823327B1 voor een methode voor het maken van fotogevoelige lithografische drukplaten. Xingraphic voert gronden aan voor de vernietiging van het octrooi en heeft geattendeerd op het procesverloop van drie afgesplitste aanvragen.

De aangevoerde nietigheidsargumenten treffen geen doel. Het Hof vernietigt het vonnis en verklaart voor recht dat er indirecte inbreuk wordt gemaakt door Xingraphics en Acete. Zij worden verboden indirecte octrooiinbreuk te plegen (gezamenlijk of ieder afzonderlijk) en worden veroordeeld tot de geleden en nog te lijden schade als gevolg van de indirecte inbreuken op het octrooi of, tot winstafdracht. Tevens wordt bevolen om schriftelijke opgave te doen van naw-gegevens van alle personen aan wie FIT-platen zijn aangeboden, opgave van hoeveelheid en prijs en opgave van winst en er wordt een retouractie bevolen onder last van een dwangsom. De kosten van de procedure in conventie in eerste aanleg dienen terug te worden betaald.

M.G. Schrijvers, Tweedehands digitale muziek. Oracle/UsedSoft: Koninginnedag op internet?, d.d. 29 januari 2013.

Een bijdrage van Marlous Schrijvers, NautaDutilh.

Met een verwijzing naar IE-Forum: IEF 11877 (Anke Verhoeven, Maakt het doorverkopen van muziekbestanden inbreuk op auteursrechten?) en Oracle/UsedSoft, IEF 11521.

In de (digitale) nieuwsmedia is recentelijk aangekondigd dat ReDigi, een Amerikaanse resale site voor gebruikte (i.e. eerder aangeschafte) digitale muziekbestanden (te vinden op https://www.redigi.com), zich aan het voorbereiden is op de lancering van haar service in Europa. De gedachte achter deze marktplaats voor gebruikte digitale liedjes is de volgende:

"[M]ost lawful users of music and books have hundreds of dollars of lawfully obtained things on their computers and right now the value of that is zero dollars." (quote van ReDigi's CEO op Techdirt)

(...) De prijs voor een liedje op ReDigi is naar verluidt gemiddeld twee-derde minder dan voor een liedje op iTunes moet worden betaald. De bedoeling van ReDigi is om naast tweedehands muziekbestanden onder meer ook gebruikte e-books aan te gaan bieden.

(...) Zit ReDigi in Europa dan wel veilig? Er valt op zich wel wat voor te zeggen natuurlijk, dat men in staat zou moeten zijn om zijn (rechtmatig verkregen) tracks die allang niet meer worden beluisterd tegen een vergoeding van de hand te kunnen doen. Tweedehands CD's kan men immers ook gewoon kwijt (bv. via Bol.com of andere kanalen). Maar werkt het (juridisch gezien) wel net zo met digitale muziekbestanden als met muziek die op een tastbare gegevensdrager, zoals een CD, is aangekocht? Sommige auteurs lijken van mening dat het antwoord hierop positief is, onder meer vanwege het (redelijk) recente arrest Oracle/Usedsoft van het Hof van Justitie (nr. C128/11 van 3 juli 2012). Ik heb daar echter mijn twijfels bij die ik in deze bijdrage uiteen zal zetten.

Rechtzaak in Amerika
Oracle/Usedsoft
Deur op een kier?
Praktisch
Conclusie

[bijdrage is ingekort, lees de gehele bijdrage hier]

Kortom, genoeg stof tot nadenken. Mijn eerste inschatting is dat ReDigi zich niet zo comfortabel kan voelen als sommige andere juristen wel menen. In een steeds wijzigend downloadlandschap met een bijbehorende andere kijk op (de exploitatie van) auteursrechten in het algemeen, en digitale muziek, films en e-books in het bijzonder is het laatste woord hier vast nog niet over gezegd. Wellicht is het mededelingsrecht zoals verwoord in de Auteursrechtrichtlijn wel enigszins achterhaald daar waar het dit specifieke geval betreft? Wie zal het zeggen. Wat mij betreft is het zeker de moeite waard om deze ontwikkeling nauwlettend te volgen, al is het maar omdat ik nog steeds de hoop koester ooit nog iemand blij te kunnen maken met diverse MB's aan (rechtmatig verkregen) jeugdherinneringen op een digitale Koninginnedag (of vanaf 2014, Koningsdag)…

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
DVAN (Vergelijkende reclame: Scheert Wilkinson HYDRO 3 beter dan Gillette MACH 3?)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-25/11 (Germans Boada / OHMI (Carrelette manuelle)) - dossier

Merkenrecht. Driedimensionaal vormmerk (in kleur). Onderscheidend vermogen. Keramieksnijmachine. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 771/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk in de vorm van een keramieksnijmachine voor waren van klasse 8.

Het beroep wordt afgewezen. De kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk wijken niet significant af van de overige producten in de sector. Het merk heeft geen onderscheiden vermogen omdat het slechts een variant is van wat in de branche gebruikelijk is.

36. Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge, point 22 supra, point 23, et la jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, point 38, et la jurisprudence citée].

121. Force est de constater, d’une part, qu’il ressort manifestement du point 48 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’était prononcée sur les dispositions susvisées qu’à titre surabondant et, d’ailleurs, sans procéder à leur analyse approfondie. La chambre de recours a notamment affirmé, au point 49 de ladite décision, qu’il « [n’était] pas nécessaire d’examiner cet élément car […], dans tous les cas, le signe manque de caractère distinctif intrinsèque [ou même] acquis par usage ». En ce même sens, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au rejet de la demande d’enregistrement de la marque en cause sur la seule base de l’absence de caractère distinctif inhérent de celle-ci, ainsi que de l’absence de tout caractère distinctif acquis par usage.

122. Il en ressort que la référence faite par la chambre de recours aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), du règlement n° 207/2009 n’est pas déterminante pour le résultat de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’étant pas fondée sur ces dispositions pour confirmer la décision de l’examinateur refusant d’enregistrer la marque demandée. Partant, la seconde branche du présent moyen doit, également, être rejetée.

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Ktr. Sneek, Rechtbank Leeuwarden 3 december 2012, LJN BY9737 (Recreatiecentrum Sondel B.V. tegen Vereniging van Eigenaren Sondelergaast)

Handelsnaamrecht. Boek 5 BW-vereniging / artikel 2:26 BW. Ondernemingsbegrip uit handelsregisterwet. Verenigingenregister bestaat niet meer. Afgewezen vordering tot wijziging handelsnaam.

Op het recreatiepark Sondelergaast staan 40 recreatiewoningen die in eigendom zijn van individuele eigenaren, verenigd in de VvE Sondelergaast. Het recreatiepark stelt zich op het standpunt dat de vereniging zich naar buiten toe presenteert alsof zij rechthebbende is van het recreatiepark en dat door de handelsnaam niet enkel verwarring wordt gesticht, maar dat deze naam tevens misleidend is in de zin van 5b Hnw. Daarom moet de handelsnaam gewijzigd worden.

De kantonrechter wijst het verzoek af. Er wordt aangehaakt bij het ondernemingsbegrip van de Handelsregisterwet. Gelet op de definitie in die wet, handelt de vereniging niet als onderneming. Met het argument dat er een inschrijving is in het Handelsregister en niet in het verenigingenregister wordt miskend dat deze laatste niet meer als zodanig bestaat. Ten overvloede wordt overwogen dat er geen misleiding te duchten is: de naam geeft de feitelijke situatie aan, namelijk dat er sprake is van een vereniging van eigenaren. Het is niet aangetoond dat de vereniging zich naar buiten toe presenteert als rechthebbende van het park of als vereniging ex boek 5 BW.

5.2.  Voor de beoordeling van dit verzoek is primair van belang of de Handelsnaamwet van toepassing is. Artikel 1 van de Handelsnaamwet bepaalt dat onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Als regel kan voor de uitleg van het begrip onderneming aansluiting gezocht worden bij het ondernemingsbegrip van de Handelsregisterwet. Een onderneming is een op commerciële wijze aan het economische verkeer deelnemende organisatie, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd en waartoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt (Kamerstukken II 2005/06, 30 656, nr. 3, p. 31-32). Gelet op deze definitie van de handelsnaam is de kantonrechter van oordeel dat de handelsnaam toepassing mist, nu uit de door het recreatiecentrum aangehaalde feiten niet kan worden afgeleid dat de vereniging handelt als een onderneming.
Daar waar (de gemachtigde van) het recreatiecentrum nog heeft betoogd dat de vereniging staat ingeschreven in het handelsregister in plaats van in het verenigingenregister, wordt miskend dat met de wijzing van de Handelsregisterwet het verenigingenregister niet meer als zodanig bestaat.

5.3.  Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat de door de vereniging gevoerde naam ook geen onjuiste indruk geeft en dat er ook geen misleiding van het publiek te duchten is. De naam geeft de feitelijke situatie aan, namelijk het feit dat er sprake is van een vereniging van eigenaren. Dat die vereniging zich naar buiten toe presenteert als rechthebbende van het park en/of als een vereniging als bedoeld in boek 5 BW, heeft het recreatiecentrum niet aangetoond. Voor zover zij heeft verwezen naar de correspondentie van de gemeente, overweegt de kantonrechter dat er kennelijk in juli 2011 bij de gemeente enig misverstand is ontstaan over de eigendom van de inrit naar het park, doch dat de naamgeving van de vereniging hiervan de oorzaak is geweest, blijkt daaruit niet. Uit de brief van de gemeente van 27 februari 2012 naar aanleiding van een klacht van de vereniging over de staat van de toegangsweg naar het park blijkt duidelijk dat de vereniging gemeld heeft dat het recreatiecentrum de beheerder is.