Domeinnaamrecht  

(…) 5.4. Klashorst heeft in de eerste plaats gevorderd dat Van de Kerkhof c.s. wordt geboden inbreuk op de handelsnaam Peter Klashorst te staken en gestaakt te houden en dat gedaagden wordt verboden om nog langer managementactiviteiten voor Klashorst te verrichten. Voor zover Van de Kerkhof c.s. de naam Peter Klashorst als handelsnaam voert, gebeurt dat alleen in het kader van de verkoop van de reeds aan hem geleverde schilderijen van Klashorst, via de website peterklashorst.com. Klashorst heeft niet betwist dat hij destijds met het ontwikkelen van de website met deze naam door Van de Kerkhof c.s. heeft ingestemd en dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat de in voorraad zijnde schilderijen alsnog door gedaagden zouden worden verkocht, mits hij zelf zijn werk ook kan promoten en verkopen en hij een deel van de opbrengst ontvangt. Onder deze omstandigheden bestaat geen grond om gedaagden te verbieden de (handels-)naam Peter Klashorst te gebruiken. Voor het toewijzen van een verbod om nog verder managementactiviteiten te verrichten bestaat evenmin enige grond, nu van de Kerkhof c.s. uitdrukkelijk hebben verklaard dat niet (langer) te doen, behalve voor zover dit inhoudt het verkopen van de nog in voorraad zijnde kunstwerken. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat gedaagden wanneer zij voor andere zaken worden benaderd over Klashorst, de betrokkenen rechtstreeks naar Klashorst zullen verwijzen en geen mededelingen in het kader van zijn management namens hem (meer) zullen doen.

(…)5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de website peterklashorst.com met instemming van Klashorst is ontwikkeld door Power to the Pixels en dat deze B.V. daarin heeft geïnvesteerd. Thans is dan ook geen grondslag aanwezig om Power to the Pixels te verplichten tot overdracht van deze domeinnaam aan Klashorst, zonder dat daar een passende vergoeding tegenover staat, zoals Power to the Pixels terecht heeft aangevoerd. De vorderingen onder C en D zullen daarom worden afgewezen.

(…) 6.1. Van de Kerkhof heeft rectificatie gevorderd van het onder 2.2 1 aangehaalde artikel in De Telegraaf. Klashorst heeft aangevoerd geen gesprek met een journalist van De Telegraaf te hebben gehad - hij is in de publicatie ook niet letterlijk geciteerd - en heeft het vermoeden geuit dat de schrijver van het artikel zijn informatie uit de conceptdagvaarding heeft gehaald, die voor de pers ter inzage lag. Niet valt uit te sluiten dat dit inderdaad het geval is geweest en dat de desbetreffende journalist de tekst uit de dagvaarding in zijn eigen woorden heeft 'vertaald'. Onder deze omstandigheden bestaat geen rechtsgrond op basis waarvan Klashorst gehouden zou zijn tot rectificatie of verboden zou moeten worden zich nog onrechtmatig uit te laten over Van de Kerkhof. Daar komt nog bij dat Van de Kerkhof in het artikel uitgebreid weerwoord heeft kunnen geven en van die gelegenheid ook gebruik heeft gemaakt. Dat Van de Kerkhof door de publicatie door toedoen van Klashorst schade heeft geleden is voorshands dan ook niet aannemelijk, laat staan dat deze betaling van een voorschot van € 100.000,- zou rechtvaardigen. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen."

Lees het vonnis hier.

X heeft na de registratie nagelaten de domeinnaam per omgaande over te schrijven op naam van de gedaagden in de gevoegde zaak. Dat is pas na de dagvaarding door Loods 5 gebeurd. De advocaat van X heeft ruim voor de eerst dienende dag met de advocaat van Loods 5 gebeld om de gang van zaken uit te leggen en heeft ook verzicht de dagvaarding in te trekken.  

Loods 5 vordert bij dagvaarding onder meer  een verbod op het gebruik van de aanduiding Loods5 en loods5.com of enig ander met de naam Loods 5 overeenstemmende aanduiding en overdracht van de domeinnaam. Voorts vordert zij de volledige proceskosten. Bij akte houdende wijziging van eis heeft Loods 5 haar vordering gewijzigd, in die zin dat zij vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: te verklaren voor recht dat X door zijn eigen nalatigheid niet tijdig kennis heeft genomen van de inhoud van de sommatiebrief van 15 februari 2007 en ieder nadeel daarvan dient te dragen en X te veroordelen in de proceskosten.

De rechtbank laat de door Loods 5 ingediende wijziging van eis buiten beschouwing. “Doordat Loods 5 pas op dat moment [nadat de rechtbank tijdens een comparitie heeft laten weten dat de vorderingen tegen X zouden worden afgewezen - IEF] alsnog haar eis zodanig heeft gewijzigd dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, is de rechtbank van oordeel dat de eiswijziging slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding aan X. Naar het oordeel van de rechtbank handelt Loods 5 met de eiswijziging in strijd met een goede procesorde, omdat X in ieder geval tot en met de eerste comparitie van partijen in deze procedure steeds is uitgegaan en ook heeft mogen uitgaan van een vordering die betrekking heeft op het intellectueel eigendomsrecht en daar zijn verweer op heeft gebaseerd. Door op een zodanig laat tijdstip in de procedure na het (voorlopig) oordeel van de behandelend rechter nog een wijziging van eis in te dienen, welke eis gebaseerd is op een andere grondslag die niet is gelegen in het intellectueel eigendomsrecht, wordt naar het oordeel van de rechtbank, gelet op hetgeen in deze procedure reeds daaraan vooraf is gegaan, het processueel belang van X geschaad indien de gewijzigde vordering als uitgangspunt wordt genomen. (…)”

De rechtbank wijst de inhoudelijke vorderingen van Loods 5 af omdat tussen partijen vaststaat dat X de aanduiding “Loods5” niet gebruikt, zodat toewijzing van de vordering tot staking van het gebruik van voornoemde aanduiding zinledig is. Eveneens staat tussen partijen vast dat X de domeinnaam “loods5.com” niet (meer) kán overdragen, omdat deze op 8 maart 2007 aan gedaagden in de gevoegde zaak is overgedragen, zodat ook het belang aan toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam is komen te ontvallen.

Ten aanzien van de door gedaagde gevorderde volledige proceskostenvergoeding overweegt de rechtbank onder meer als volgt. “X heeft zich van meet af aan terecht op het standpunt gesteld dat hij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Loods 5 maakte. Reeds sinds de eerste contacten tussen partijen stond elk van hen erop dat de wederpartij de (toen nog beperkte) proceskosten geheel of gedeeltelijk moest vergoeden. De proceskosten liepen nadien steeds hoger op, terwijl de zaak in wezen alleen nog maar om die kosten draaide. Loods 5 dient als de in de hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij de redelijke en evenredige proceskosten van X te vergoeden. Dat zou anders zijn als de billijkheid zich daartegen verzet, maar gelet op het hiervoor overwogene is dat naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde. (…)”

Lees het vonnis hier.

Meest kenmerkende bestanddelen van deze handelsnamen zijn de lettercombinaties, die met elkaar overeenstemmen. De toevoegingen kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet afdoen aan de meer dan geringe gelijkenis die wordt opgewekt door het prominente gebruik van de lettercombinaties in de handelsnamen. Gezien de feiten is verwarring bij het publiek te duchten. Hieraan doet niet af dat het door TIB Rotterdam gebruikte logo ter aanduiding van haar onderneming duidelijk verschilt van het door de TBI bedrijven gebruikte woord/beeldmerk, reeds omdat dit het gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 5 Hnw bij gebruik van de handelsnamen zonder logo niet wegneemt.

Het gevraagde verbod tot het staken van elk gebruik van de lettercombinatie TIB dan wel een met TBI overeenstemmend teken voert echter te ver, zodat dit zal worden beperkt tot het gebruik daarvan ter aanduiding van de onderneming (waartoe ook het gebruik in de domeinnaam moet worden gerekend). De gevorderde uitschrijving van de domeinnaam is als zodanig niet betwist en wordt eveneens toegewezen.

Lees het vonnis hier.

73. Reeds op basis van de aldus vastgestelde overeenstemming tussen de betrokken merken kan het publiek een verband leggen tussen deze merken, zoals is vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Daarbij dient eraan te worden herinnerd dat verwarringsgevaar daartoe niet is vereist. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de betrokken merken onvoldoende overeenstemden om een verband als vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te kunnen leggen.

74. Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat de betrokken merken niet overeenstemden. Reeds op deze grond kan het onderhavige beroep worden toegewezen. Gelet op de wens die partijen ter terechtzitting hebben geformuleerd, is het Gerecht evenwel van mening dat het passend is, ten overvloede het derde onderdeel van het middel te onderzoeken.”

En:

“83. In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat het zeer waarschijnlijk is dat het gebruik van het aangevraagde merk CITI door douaneagentschappen, en dus voor activiteiten als financieel gemachtigde bij het beheer van geldsommen en van onroerende goederen voor klanten, zal leiden tot het meeliften op de bekendheid van het merk, met andere woorden dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk CITIBANK en uit de aanzienlijke investeringen die verzoeksters doen om deze reputatie te verkrijgen. Dit gebruik van het aangevraagde merk CITI kan tevens leiden tot de opvatting dat interveniënte banden heeft met of deel uitmaakt van verzoeksters, zodat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Aangezien verzoeksters houder zijn van verschillende merken die het element „citi” bevatten, is dit risico nog groter.

84. Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat interveniënte niet het bewijs heeft geleverd dat er voor het gebruik van het aangevraagde merk geldige redenen voorhanden waren.

85. Het gebruik van het merk CITI in Spanje door interveniënte kan geen geldige rechtvaardigingsgrond vormen, aangezien de omvang van de geografische bescherming van het Spaanse merk niet overeenkomt met het grondgebied waarop het aangevraagde merk wordt beschermd, en voorts omdat de rechtsgeldigheid van de inschrijving van het Spaanse merk wordt betwist voor de nationale rechterlijke instanties. In dezelfde context is het irrelevant dat interveniënte houder is van de domeinnaam „citi.es”.

Lees het arrest hier.

Op de eerste plaats oordeelt de voorzieningenrechter dat het voeren van de naam 'Ziekenhuis Rotterdam' kan leiden tot verwarring met de handelsnamen Havenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam bij niet-professionele dienstverleners, voornamelijk bestaande uit patiënten en hun bezoekers, zoals familieleden:

4.4.4 (...) Bij hen ligt, nu alle drie de ziekenhuizen de namen “Ziekenhuis” en “Rotterdam” in hun handelsnaam (zullen) gebruiken, bepaald voor de hand dat zij zullen menen dat deze ziekenhuizen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn of zelfs gelijk zijn als aan Ziekenhuis Rotterdam geen enkel ander woord is toegevoegd. Dat de woorden “Haven” en “Oog” kenmerkende bestanddelen vormen van de handelsnamen van respectievelijk het Havenziekenhuis Rotterdam en het Oogziekenhuis Rotterdam, doet hier niet aan af; dergelijke woorden laten zich immers heel wel verklaren door het bestaan van diverse specialisaties binnen een ziekenhuis. Hierbij is meegewogen dat een aanzienlijk deel van dit publiek eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van voornoemde ziekenhuizen gebruik maakt. Bovendien is tussen partijen in confesso dat bezoekers/ patiënten van ziekenhuizen vaak gespannen zullen zijn, terwijl voorts een deel vanwege herkomst of leeftijd, minder dan optimaal oplettend zal zijn. Dit effect hangt samen met de normale samenstelling en gesteldheid van ziekenhuispubliek en moet dus, voor het verwarringsgevaar, worden meegewogen.

Het feit dat het gaat om handelsnamen in de zorgsector is een factor van belang:

4.4.4. (...) Hierbij is meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.

Eisers hadden voorts gesteld dat het voeren van de betreffende handelsnaam misleiding van het publiek in de zin van art. 5b Hnw oplevert. De Voorzieningenrechter is het hier niet mee eens:

4.6 Met de naam “Ziekenhuis Rotterdam” wordt het publiek geen onjuiste voorstelling gegeven over de aard van de onder die naam gedreven onderneming, omdat het inderdaad een ziekenhuis gevestigd te Rotterdam betreft. Dat is op zichzelf niet doorslaggevend. De benaming Ziekenhuis Rotterdam zou onder omstandigheden de indruk kunnen wekken dat zij het enige, althans het overkoepelende ziekenhuis in Rotterdam is. Dat er sprake is van zulke omstandigheden is echter thans onvoldoende aannemelijk. Daarbij is enerzijds gelet op de algemeen bekende omstandigheid dat Rotterdam meer dan één ziekenhuis telt, waaronder de drie eiseressen, die alle een reeds jaren gevestigde reputatie hebben, ten dele ook internationaal. Anderzijds is in aanmerking genomen het door MCRZ geuite, niet betwiste voornemen de naam vooral te gebruiken in combinatie met verwijzingen naar de Zorgboulevard. In die situatie kan thans niet worden gezegd dat misleiding van het publiek als bedoeld in artikel 5b van de Hnw te duchten is.

Tot slot wordt geoordeeld gebruik van het woord/beeldmerk ZIEKENHUIS ROTTERDAM ongeoorloofd is, nu in het merk de naam een zeer prominent onderdeel vormt:

4.8 Ter terechtzitting is door MCRZ verklaard dat zij dit beeldmerk als dienstmerk gaat gebruiken. Gelet op de aard van de onderneming - een ziekenhuis - valt redelijkerwijs te verwachten dat het publiek geen onderscheid zal maken tussen het gebruik van de handelsnaam ter aanduiding van de onderneming en het gebruik van het merk - waarvan de handelsnaam het meest in het oog springende deel is - ter aanduiding van de diensten van de onderneming. Dat betekent dat het gebruik van het dienstmerk en dat van de handelsnaam samenvallen of elkaar ten minste overlappen, zodat het verbod op het voeren van de handelsnaam voorshands ook het verbod op het gebruik van het merk meebrengt. Voortgezet gebruik van het dienstmerk na staking van het gebruik van de handelsnaam Ziekenhuis Rotterdam zou immers het verwarringsgevaar waarop in overweging 4.4.4 is gedoeld in stand houden en wellicht nog vergroten.

Lees vonnis hier.

De vorderingen van eiser worden toegewezen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam 'Tooldiscount' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscount.nl slechts in geringe mate afwijken van de door eiser gebruikte handelsnaam 'Tooldiscounter' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscounter.nl. Voldoende aannemelijk geworden is dat er bij het gebruik van deze twee handelsnamen c.q. de daaraan verbonden internetsites verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, aangezien:

(i) beide ondernemingen in de gereedschapsbranche actief zijn, meer in het bijzonder de verkoop van gereedschap via internet;
(ii) zij daarbij grotendeels dezelfde produkten aanbieden;
(iii) beide ondernemingen in dezelfde regio -Fryslân- gevestigd zijn;
(iv) beide ondernemingen middels de internetverkoop een landelijke dekking hebben.

Nu eiser een oudere handelsnaam heeft liggen zijn vorderingen op grond van artikel 5 Handelsnaamwet voor toewijzing gereed. Hier komt nog bij dat gedaagde ter zitting heeft erkend dat het hiervoor omschreven verwarringsgevaar bestaat en dat hij meelift met de bekendheid van de oudere handelsnaam 'Tooldiscounter'. Gedaagde heeft tevens verklaard bereid te zijn om het gebruik van de handelsnaam '(ISR) Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl te staken. Onder deze omstandigheden kan de vordering van X strekkende tot een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en het uit de lucht halen van de internetsite www.tooldiscount.nl worden toegewezen.

Het jegens gedaagde gevorderde verbod van het gebruik van de afzonderlijke elementen 'Tool' en 'Discount(er)' zal worden afgewezen, nu eiser ter zitting heeft aangegeven dat hij slechts belang heeft bij een verbod op het in gezamenlijkheid gebruiken van de woorden 'Tool' en 'Discount' als handelsnaam. Bovendien zijn de afzonderlijke woorden 'Tool' en 'Discount' algemeen gangbare beschrijvende begrippen, waaraan op zichzelf naar voorlopig oordeel geen bescherming toekomt.

Eiser vordert geen volledige proceskostenvergoeding zodat gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten volgens het liquidatietarief. 

Lees het vonnis hier.

“4.7 (…) Het woord “Striptease” is een algemeen gangbaar (van oorsprong Engels) woord dat volgens het groot woordenboek der Nederlandse taal Van Dale de volgende betekenis heeft: “voorstelling waarin een dame (of heer) zich met muzikale begeleiding langzaamaan uitkleedt”. Het gebruik van het woord “Striptease” is essentieel voor het beschrijven van de door beide partijen aangeboden, identieke diensten. Het dient ondernemingen die diensten op het gebied van striptease aanbieden vrij te staan zich te bedienen van het woord “striptease”. Zij hebben een groot belang dat woord, dat immers de kern van hun diensten aanduidt, te mogen gebruiken.

Het woord “Service” is een algemeen gangbaar woord dat wijst op het dienstverlenend karakter van de onderneming en is als zodanig ook niet te beschermen in de zin van de Handelsnaamwet.

Het woord “Nederland” tenslotte dient om het gebied aan te geven waarbinnen de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zich uitstrekken en is evenmin voor bescherming vatbaar.”

Gedaagde handelt evenmin onrechtmatig jegens eiser:

“4.12.  Eiser heeft als bijkomende omstandigheden aangevoerd dat “Striptease Service Nederland” met haar jarenlange ervaring in de striptease een goede reputatie heeft opgebouwd bij het publiek en dat gedaagde door de recente naamswijziging van “Stripteez” naar “Striptease Nederland” op onrechtmatige wijze klanten van “Striptease Service Nederland” probeert te ontfutselen. Eiser stelt dat gedaagde een andere weg had dienen in te slaan, bijvoorbeeld door de oude naam “Stripteez” te blijven gebruiken of door te kiezen voor een naam die minder gelijkenis vertoont. Door dat niet te doen handelt hij onrechtmatig jegens eiser.

4.13.  Gedaagde heeft betwist dat “Striptease Service Nederland” een exclusieve positie op de stripteasemarkt heeft opgebouwd, laat staan dat daaraan afbreuk kan worden gedaan. Voorts heeft hij ter zitting naar voren gebracht dat hij gekozen heeft voor deze naamswijziging, omdat hij er (commercieel) belang bij heeft dat het woord “Striptease” in zijn handelsnaam voorkomt. Dit om te bewerkstelligen dat zijn onderneming vindbaar is op het Internet voor (potentiële) klanten via de zoekmachine Google, die 95% marktaandeel op Internet heeft. Met de naam “Stripteez” was hij zo goed als onvindbaar op Internet.

4.14.  Voorshands wordt geoordeeld dat niet te verwachten valt dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de handelwijze van gedaagde, die niet handelsnaaminbreukmakend is, niettemin onrechtmatig jegens eiser moet worden geacht. Eiser heeft wel gesteld dat hij een exclusieve positie op de stripteasemarkt heeft, waaraan door de handelwijze van gedaagde afbreuk wordt gedaan, maar dit is door gedaagde gemotiveerd betwist en door eiser onvoldoende aannemelijk gemaakt. De stelling van eiser dat gedaagde een andere weg had kunnen inslaan, is op zich juist, maar het motief van gedaagde om te kiezen voor deze naamswijziging -gelet op het door hem geschetste belang om voor het publiek gemakkelijker vindbaar te zijn op Internet- is naar het oordeel van de voorzieningenrechter heel begrijpelijk en plausibel. Daarbij komt dat door eiser op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt dat “Striptease Service Nederland” (reputatie)schade lijdt c.q. dreigt te lijden tengevolge van de handelwijze van gedaagde.”

Lees het vonnis hier.