Domeinnaamrecht  

Rechtbank Arnhem, 21 januari 2009, LJN: BH3509, Traffic Web Holding B.V. tegen Het Ministerie Van Cultuur En Toerisme Van De Republiek Turkije,

Merkenrecht. Traffic Web heeft op 17 april 2006 de domeinnaam ‘turkey.eu’ op haar naam laten registreren bij EURid te Brussel. Zij heeft deze registratie verkregen op basis van haar op 30 november 2005 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven beeldmerk ‘TU&RKEY’ voor ‘bleekmiddelen’ in klasse 3. (Blijkens het merkenregister heeft eiser een groot aantal namen van steden en plaatsen met een & ertussen geregistreerd, niet ondenkbaar om een beter kans te maken bij het registeren van domeinnamen in een zogenaamde sunrise-periode) )

De Republiek Turkije heeft tegen de genoemde registratie van ‘turkey.eu’, een klacht ingediend bij het ADR-centrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen. Het Arbitragehof heeft naar aanleiding van deze klacht besloten tot intrekking van de domeinnaam ‘turkey.eu’, omdat er sprake zou zijn van een speculatieve en onrechtmatige registratie, te kwader trouw, door Traffic Web.

De vraag die Traffic Web ter beoordeling aan deze rechtbank voorlegt is of de beslissing van 31 januari 2008 van het Arbitragehof stand kan houden. De rechtbank is in beginsel van mening dat de verleerde partij heeft gedagvaard, maar houdt de beslissing aan, omdat de mogelijkheid bestaat dat een bevoegd vertegenwoordiger van het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken Traffic Web geadviseerd zou hebben om in dit geval het Ministerie van Cultuur en Toerisme te dagvaarden i.p.v. de Republiek Turkije. Maar dat moet eerst worden aangetoond.

4.6.  De rechtbank overweegt hierover het volgende. Op grond van artikel 22 lid 13 van de Verordening 874/2004 had Traffic Web deze procedure dienen in te leiden tegen dezelfde partij die betrokken was in de arbitrageprocedure. Het is de Republiek Turkije die als zodanig in de klacht bij de ADR-procedure bij het Arbitragehof als klager is aangegeven. De klager geeft ook de volgende omschrijving van zichzelf: “De klager is een wereldwijd bekend land met een oppervlakte van bijna 800 km2 en meer dan 70 miljoen inwoners.(…)”. Traffic Web had dus de Republiek Turkije moeten dagvaarden. Dat de Republiek Turkije zich in de arbitrageprocedure heeft laten vertegenwoordigen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet aan het voorgaande niet af. Dit betreft slechts de kwestie van vertegenwoordiging en verandert niet dat de Republiek Turkije in die procedure partij was.

4.7.  Het standpunt van Traffic Web dat zij de Republiek Turkije niet als zodanig kon dagvaarden gaat niet op. Uit het indienen van de klacht kan worden afgeleid dat de Republiek Turkije de privaatrechtelijke capaciteit bezit om in rechte op te treden als eiseres in de ‘.eu’-arbitrageprocedure. De Republiek Turkije werd bij het indienen van de klacht bij het Arbitragehof vertegenwoordigd door haar consul-generaal in Stuttgart en deze was onmiskenbaar internationaalrechtelijk bevoegd om haar aldaar te vertegenwoordigen. Door de klacht in te dienen namens de Republiek Turkije heeft deze haar impliciet bevoegd verklaard om de klacht in te dienen en daarmee heeft de Republiek Turkije een privaatrechtelijke handeling ondernomen waarvoor zij ook in een Nederlands gerecht kan worden aangesproken. Naar internationaal recht is algemeen aanvaard dat een land als de Republiek Turkije internationaal kan worden aangemerkt als de drager van rechten en verplichtingen en dat zodanige internationaalrechtelijke rechtssubjecten ook in privaatrechtelijke capaciteit kunnen optreden en daarmee kunnen handelen op dezelfde wijze als een privaatrechtelijk rechtspersoon dat kan.

4.8.  Traffic Web had dus in deze gerechtelijke procedure, waarin zij de uitspraak van het Arbitragehof ongedaan wil laten maken, de Republiek Turkije moeten dagvaarden. Dit is naar het oordeel van de rechtbank alleen anders indien aan de Republiek Turkije moet worden toegerekend dat Traffic Web de verkeerde partij heeft gedagvaard, omdat een bevoegd vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije Traffic Web het advies heeft gegeven om in dit geval het Ministerie van Cultuur en Toerisme te dagvaarden. In dat geval kunnen de mededelingen van de Turkse ambassade worden geacht te zijn gedaan namens de Republiek Turkije.

4.9.  Nu Traffic Web zich beroept op de voorlichting door mevrouw [medewerker] van de Turkse ambassade te Den Haag, zal de rechtbank, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), Traffic Web opdragen om te bewijzen dat mevrouw [medewerker] als bevoegd vertegenwoordiger van het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken haar heeft geadviseerd om in dit geval het Ministerie van Cultuur en Toerisme te dagvaarden. Indien Traffic Web slaagt in dit bewijs, dan kan zij worden ontvangen in haar vorderingen. Indien Traffic Web niet slaagt in het aan haar op te dragen bewijs, zal zij in haar vorderingen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 22  januari 2009, KG ZA 08-2196 WT/RV, HPG Hugenholtz Project Holding B.V. c.s. tegen Holland Property Investments B.V. (met dank aan Carja Mastenbroek, DLA Piper).

Merkenrecht. Verbod op gebruik  van het teken HPG als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam etc.

“4.3.2. De vraag is of het door Holland Property c.s. geregistreerde beeldmerk, 'HPG Holland Property Group' en het gebruik daarvan, inbreuk maakt op de merken van Hugenholtz c.s. Holland Property c.s. heeft betoogd dat in haar beeldmerk het onderdeel 'Holland Property Group' het dominerende bestanddeel is en dat de afkorting HPG in het wapenschild niet zal opvallen bij het publiek. De twee beeldmerken zijn daarom niet overeenstemmend, aldus Holland Property c.s. Dit verweer wordt niet gevolgd. De plaatsing van de afkorting HPG in de top van het wapenschild legt een bepaalde nadruk op dit onderdeel van het beeldmerk, zodat niet meteen kan worden geconcludeerd dat dit onderdeel van het beeldmerk ondergeschikt is aan de andere onderdelen. Bovendien wordt door de plaatsing van de afkorting HPG aan de linkerzijde van het beeldmerk de indruk gewekt dat de letters zelfstandige betekenis hebben. De kans dat het betrokken publiek de afkorting HPG in het beeldmerk van Holland Property c.s. associeert met Hugenholtz c.s. is dan ook aanwezig. Daardoor is voldoende aannemelijk dat dat publiek een verband zal leggen tussen het beeldmerk van Holland Property c.s. en de merken, en daardoor geïdentificeerde diensten, van Hugenholtz c.s. Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom kan Hugenholtz C.S. het gebruik van HPG als onderdeel van een merk van Holland Property c.s. dan ook verbieden. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een vordering daartoe zal toewijzen.

4.4. De volgende vraag is of ook het gebruik van de termen 'Holland Property Group' en 'HPG Holland Property Group' in strijd is met de handelsnaamrechten van Hugenholtz C.S. Onbetwist is dat beide ondernemingen zich bezighouden met vastgoedprojecten in Nederland. Daarnaast is niet uit te sluiten dat zij zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. De handelsnaam 'Holland Property Group' en de domeinnaam 'hollandpropertygroup.nl' zijn als zodanig niet in strijd met de door Hugenholtz C.S. gevoerde handelsnamen. De kans op verwarring bij het publiek is niet aannemelijk omdat de gevoerde handelsnaam 'Holland Property Group', en de daarvoor gebruikte domeinnaam, te zeer verschillen van de door Hugenholtz c.s. gehanteerde handelsnaam. De door Holland Property c.s. gevoerde handelsnaam en/of de door haar gebruikte domeinnaam bevatten evenmin een door Hugenholtz C.S. gedeponeerd merk. Voorshands is daarom niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot een verbod op het gebruik van de bedoelde handelsnaam en domeinnaam zal toewijzen, zodat deze vordering in kort geding evenmin toewijsbaar is.

4.5. Dit is anders voor het gebruik door Holland Property C.S. van de afkorting HPG ter aanduiding van haar activiteiten en/of ondernemingen. Allereerst is dit in strijd met het merkenrecht van Hugenholtz C.S. die (oneigenlijk) gebruik van zijn geregistreerd merk niet hoeft te dulden. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Hugenholtz C.S. de afkorting HPG al sinds lange tijd heeft gevoerd als handelsnaam van dochterondernemingen en ook heeft gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden diensten. Als Holland Property c.s. dezelfde afkorting voert in een handelsnaam, of anderszins gebruikt ter aanduiding van haar activiteiten, is de kans aanwezig dat dit bij het publiek zal leiden tot verwarring tussen de ondernemingen van Holland Property C.S. en Hugenholtz c.s. Bovendien is op grond van artikel 5a Handelsnaamwet het gebruikmaken van het door Hugenholtz C.S. geregistreerde merk HPG in de handelsnaam van Holland Property C.S. verboden. Het gebruik van een domeinnaam kan ook worden beschouwd als het "voeren van een handelsnaam" in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Het voorgaande geldt dus ook met betrekking tot het gebruik van HPG in een domeinnaam geregistreerd door of namens Hugenholtz C.S. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter dit onderdeel van de vordering, het gebruik van de afkorting HPG te staken, zal toewijzen. Dit is kort geding dan ook toewijsbaar, waarbij, gelet op hetgeen onder 4.3.2 is overwogen, mede wordt inbegrepen het gebruik van de letters 'HPG' in het beeldmerk van Holland Property c.s.

4.5.1. Hugenholtz c.s. heeft nog gesteld dat het gebruik van de handelsnaam 'Holland Property Group' onvermijdelijk zal leiden tot toepassing van de afkorting HPG voor activiteiten en/of ondernemingen van Holland Property C.S. Dit geeft echter onvoldoende grond om de handelsnaam 'Holland Property Group' als zodanig te verbieden, het is immers aan Holland Property c.s. om het gebruik van de afkorting 'HPG' te vermijden.

4.6. Het onderdeel van de vorderingen van Hugenholtz C.S. om ook het gebruik van met HPG overeenstemmende tekens te staken is te algemeen om toegewezen te kunnen worden”

Lees het vonnis hier.

Column Monica Erasmus (PWC) op nuzakelijk.nl: “Intellectueel eigendom kan geld kosten. Als multinationals niet kunnen aantonen in welk bedrijfsonderdeel hun intellectueel eigendom winst genereert, trekt de fiscus zijn eigen conclusies. Enkele grote bedrijven die de afgelopen jaren grote naheffingsaanslagen kregen opgelegd, kunnen daarover meepraten.

Er bestaan wereldwijd geen uniforme regels voor de fiscale behandeling van intellectueel eigendom (Intellectual Property - IP). Voor het opstellen van een belastingstrategie is het echter essentieel om te weten hoe de verschillende fiscale regimes omgaan met zaken als octrooien en merken. IP is vanuit fiscaal oogpunt een ingewikkeld onderwerp omdat de wetgeving niet direct iets over IP zegt.”

Lees de column hier. 

Vzr. Rechtbank Haarlem , 22 december 2008, LJN: BG8038, gevoegde zaken: Gemeente Haarlemmermeer tegen Gedaagde  en Gemeente Haarlemmermeer tegen Baan Kleef Aan B.V (voor ie-rechters: vonnis op rechtspraak.nl mèt plaatje).

Kort dubbelvonnis. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.
 
De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een werkgelegenheidsconcept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. In 2007 heeft zij geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door gedaagde BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het BBIE en dat op naam van de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt en partijen zijn vervolgens in een minnelijke regeling o.a. overeengekomen dat BKA het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt zou houden, de merkregistratie zou worden doorgehaald en domeinnaam overgedragen. In het onderhavige kort geding vordert de gemeente nakoming van de overeenkomst.

Inmiddels is de domeinnaam overgedragen. De overige vorderingen, staking en doorhaling, worden toegewezen door de voorzieningenrechter, nu BKA haar stelling dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project en de merkregistratie heeft doorgehaald op geen enkele wijze heeft onderbouwd en heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn. 1019h proceskosten twee zaken: nihil en €5.954,00. De voorzieningenrechter wijst de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten af, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 december 2008,  LJN: BG7771, Dari financial services B.V. tegen  Match@work b.v. c.s.

Merkenrecht. Gedaagde maakt gebruik van darigroep-domeinnamen (darigroep.nl, .com, .eu et cetera) inbreuk op woordmerk DARI van eiser. Geen afstand van recht / rechtsverwerking door afsluiten email met “A bun Henk a tan so” (helaas geen vertaling in vonnis). Van overeenstemming ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is volgens de Rechtbank Rotterdam sprake “indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Gebruiksverbod en reroute-verbod doeminnamen gedaagde.  Compensatie proceskosten.

4.8.  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter worden de darigroep-domeinnamen in het economische verkeer gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als merkhouder van het merk "dari" aanbiedt en waarvoor dat merk onder andere is gedeponeerd. Gedaagden sub 2 en 3 houden zich immers, gelet op de informatie die zij op hun websites verstrekken en de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister, onder andere bezig met zakelijke administratie en het leveren van diensten op het gebied van detachering, werving en selectie, en interimmanagement van finance professionals. Deze financiële diensten worden, gelet op de door Dari in het geding gebrachte stukken, ook door Dari verleend. Voorts is het merk "dari", gelet op het door Dari als productie 1 overgelegde afschrift Benelux merkenregister, onder andere gedeponeerd voor financiële dienstverlening.

4.9.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan dit vereiste voldaan. Met Dari is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord "groep" uit de darigroep-domeinnamen een algemeen woord is zodat het woord "dari" het meest kenmerkende element uit de domeinnamen vormt en onderscheidend is. Aangezien het merk "DARI" onderscheidend is en zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken "dari" uit de dari-groep-domeinnamen en de darigroep-domeinnamen worden gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als houder van het merk "DARI" aanbiedt, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI". Het publiek kan immers denken met Dari te maken te hebben wanneer het op een darigroep-website komt waar diensten worden aangeboden soortgelijk aan die van Dari”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, KG ZA 08-2214 WT/MW, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen NL Unlimited B.V. (met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk. Mijn wordt door gedaagde niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt en is als een bezittelijk voornaamwoord niet te monopoliseren.

Bovendien, met het oog op eventueel ander gebruik van het teken dat wel plaatsvindt ter onderscheiding van waren en diensten,  beschikte gedaagde inmiddels over een ouder merk (na aanvang van het geschil (Benelux-oppositie) overgenomen van een derde partij).  In kort geding is onvoldoende mogelijkheid te onderzoeken of het oudere merk is vervallen door niet gebruik gedurende vijf voorafgaande jaren en evenmin kan bij voorlopige voorziening vooruit worden gelopen op verval van het merk.Vorderingen afgewezen. Ook de vordering gebaseerd op 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt ook afgewezen, nu daartoe onvoldoende is gesteld. Niet betwiste proceskosten ter hoogte van € 9.924,98. 

“De vorderingen van Vandenberg zijn (zie punt 36 van haar pleitnota) gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b kan het gebruik van het teken – kort gezegd – worden verboden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam www.mijnnl.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan data zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. NL Unlimited gebruikt het woord mijn in haar domeinnaam als bezittelijk voornaamwoord. Zij heeft terecht aangevoerd dat Vandenberg het woord mijn niet met een beroep op haar merkinschrijving kan monopoliseren. NL Unlimited gebruikt het woord op dezelfde wijze als in www.mijnpostbank.nl en www.mijningbank.nl en dit kan haar niet worden verboden. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richt tegen ander gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN, met name in het onder punt 2.2 opgenomen logo, en ervan uitgaande dat dit ander gebruik wel plaatsvindt ter onderscheiding van (dezelfde of soortgelijke) waren of diensten, dan geldt voorshands dat NL Unlimited zich kan beroepen op een ouder merkrecht. Vandenberg heeft over dit ouder merkrecht gesteld dat het door niet-gebruik is vervallen of vervalrijp is, maar dat kan in dit geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. Op een eventueel verval van het merk kan thans evenmin – bij wijze van voorlopige voorziening – worden vooruitgelopen.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2008, KG ZA 08-1422, Doxis B.V. tegen Nederpelt Software B.V. c.s.

Merkenrecht. Eenvoudig kort geding . Gedaagden maken door het gebruik van het teken c.q. logo Doxy en door het gebruik van de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl, inbreuk maken op het oudere woordmerk Doxis van eiser.  Beide partijen houden zich, kort gezegd, bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen  door efficiënt documentenbeheer. Geen  oppositie instellen betekent niet dat een merkhouder niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en volledige proceskosten kan vorderen.

“4.4. Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk (…) De verschillen (…) zijn ten opzichte van de overeenkomsten van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen. Evenmin wordt aan die totaalindruk afbreuk gedaan door de omstandigheid dat bij het teken Doxy de letter D groter is uitgevoerd dan de andere letters. Anders dan gedaagden stellen is de beschermingsomvang van het merk DOXIS, dat als woordmerk is gedeponeerd, niet beperkt tot een schrijfwijze met hoofdletters.

4.6. Hoewel beide partijen stellen (en over weer niet betwisten) dat het door hen gebruikte merk respectievelijk teken een fantasienaam is, acht de voorzieningenrechter de mogelijkheid reëel aanwezig, dat het in aanmerking komend publiek zowel bij het merk als bij het teken, in aanmerking genomen de aard van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de aard van de waren waarvoor het teken wordt gebruikt, een verband zal leggen met de in de Engelse taal gebruikelijke en ook in Nederland algemeen bekende afkorting ‘docs’ voor ‘documents’. Beide partijen hebben ter zitting medegedeeld dat sommige van hun klanten dat verband ook daadwerkelijk hebben gelegd. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat in die zin ook begripsmatige overeenstemming kan worden aangenomen.

4.7. Een en ander geldt evenzeer voor het door Nederpelt gebruikte logo. Het teken Doxy is daarin een dominant bestanddeel dat de totaalindruk bepaalt. Aldus moet ook het Doxy logo, om de redenen zoals hiervoor in r.o. 4.5 uiteengezet, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk DOXIS. Het in veel kleinere letters uitgevoerde onderschrift ‘digitaliseert uw documentenstroom’ is een beschrijving van de functionaliteit van het softwarepakket en heeft als zodanig weinig tot geen onderscheidend vermogen. Daarenboven zal de aangeboden waar in de praktijk slechts worden aangeduid met het teken Doxy, zoals ook blijkt uit de website van Nederpelt. Een en ander geldt op gelijke wijze voor de afgebeelde vrouwspersoon. Zoals Nederpelt ter zitting heeft uiteengezet is deze vrouwspersoon, genaamd Doxy, de personificatie van het softwarepakket, waarbij de vrouwspersoon ‘efficiëntie en zin om te werken uitstraalt’. Als dit al door het publiek zou worden onderkend, dan heeft deze afbeelding eveneens in hoge mate een beschrijvend karakter, waaraan geen tot weinig onderscheidende kracht toekomt. De overige (kleur)elementen van het logo (en de vrouwspersoon, indien de beoogde associatie bij het publiek niet optreedt) zijn uitsluitend figuratief van aard en kunnen evenmin afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het logo bij het publiek achterlaat vanwege de prominente plaats die het teken Doxy in het logo inneemt.

4.8. Ook de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl moeten worden aangemerkt als met het merk DOXIS overeenstemmende tekens. Voor wat betreft doxy.nl volgt dat uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.5 is overwogen. Met betrekking tot de domeinnaam we-love-doxy.nl merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. De toevoeging ‘we love’ is niet meer dan een adhesiebetuiging aan het adres van ‘Doxy’ en zal door het publiek worden begrepen als aanprijzing van het softwarepakket met die naam. Als zodanig is Doxy het dominante bestanddeel en kan de toevoeging ‘we love’ niet verhinderen dat de totaalindruk tussen het merk DOXIS enerzijds en het teken we-love-doxy.nl anderzijds overeenstemmend is.

Proceskosten: 4.16. (…) Gedaagden hebben bestreden dat het door Doxis gevorderde bedrag van € 9.953,12 als redelijk en evenredig valt aan te merken. Zij menen dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat geen oppositie is ingesteld. De rechtbank passeert dat verweer. De omstandigheid Doxis tegen de inschrijving van het teken Doxy als Beneluxmerk geen oppositie heeft ingesteld – naar zij onweersproken heeft gesteld vanwege het feit dat zij pas op de hoogte raakte van de merkinschrijving nadat de oppositietermijn was verlopen – maakt niet dat zij niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en evenmin dat zij niet langer aanspraak zou kunnen maken op haar recht om de daaraan verbonden kosten vergoed te krijgen op de wijze als voorzien in artikel 1019h Rv. De stelling dat de gevorderde kosten te hoog zijn gelet op de aard van het geding treft wel doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak valt aan te merken als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op de indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is te beschouwen. De voorzieningenrechter zal de kosten derhalve tot dat bedrag toewijzen.

Lees het vonnis hier.

Beschikking Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2008, KG RK 08/2021, Eredivisie tegen www.davinciserver.nl.

Auteursrecht. Merkenrecht. Ex parte bevel tegen inbreukmakend live-streamen van  auteursrechtelijk beschermde (live) televisieprogramma's van wedstrijden gespeeld in de Eredivisie en het gebruik door gerekwestreerde van de gecombineerde woord/beeldmerken van ECV en de Voetbalclubs op de website www.davinciserver.nl en op webfora.

“De voorzieningenrechter: beveelt Gerekwestreerde om onmiddellijk na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op Gemeenschaps en Benelux beeldmerkrechten en het auteursrecht van verzoeksters, met name door gebruik van beeldmerken en openbaarmaking van (live) eredivisiewedstrijden waarvan verzoeksters rechthebbenden zijn, via de door Gerekwestreerde geëxploiteerde website www.davinciserver.nl of enige ander website, te staken en gestaakt te houden. ”

Lees de beschikking hier. Lees de rectificatie hier.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 april 2008, LJN: BD1639, Yonex Kabushiki Kaisha tegen  Geintimeerde, h.o.d.n. Belgro Badminton World,

Domeinnamen. Eerst even de samenvatting van het hof zelf:”Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex.

Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 december 2008, KG ZA 08-1416 The Body Shop International Plc c.s. tegen Men's Body Shop B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Bekend merk The Body Shop tegen Men’s Body Shop. 2.20 lid 1 sub c, gevaar van verwatering. Geen tipje van de Intel-sluier. Overdracht domeinnaam. Proceskosten volgens indicatietarief: €6000,-

“ 4.7. Het teken MEN’S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorshands aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men’s. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een ‘mannenwinkel’. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripsmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN’S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.”

Lees het vonnis hier. Zie ook Men's Body Shop zoekt nieuwe naam (hier) en nieuwe naam gevonden (hier).