“4.3. Daargelaten de gestelde gelijkheid van teken en merk, bestrijdt Mio Mio in ieder geval niet dat het teken ‘aquaplay’ in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zodat Playhold zich in beginsel op deze bepaling [Artikel 9 lid 1 onder b GMeVo - IEF] kan beroepen. De omstandigheid dat Mio Mio op de website ook speelgoed aanbiedt dat door of met toestemming van Playhold onder het aquaplaymerk in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, maakt het gebruik van het teken niet toelaatbaar omdat het niet is beperkt tot de verdere verhandeling van juist dat speelgoed (vergelijk in dit verband HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Dior/Evora).
4.4. Playhold kan zich daarom in beginsel verzetten tegen het gebruik dat Mio Mio van de domeinnaam maakt. Mio Mio heeft opgemerkt dat nog heeft te gelden dat het aquaplaymerk slechts onderscheidend vermogen heeft voor waterspeelgoed door de bijzondere schrijfwijze. Voor zover Mio Mio daarmee de geldigheid van het merk in twijfel heeft willen trekken, stuit dat af op het in artikel 95 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid van het merk, zolang Playhold niets onderneemt om tot nietigverklaring van het merk te komen.”
“(…) 4.6. Mio Mio voert voorts tegen de vorderingen aan dat zij beschikt over een ouder recht. Zij stelt het navolgende. De domeinnaam is in 2001 geregistreerd door C. Vlaanderen. Vlaanderen gebruikte de domeinnaam voor internetverkoop van speelgoed onder de naam ‘Het Speelgoedhuis’. Mio Mio heeft de domeinnaam op 5 april 2004 van Vlaanderen gekocht en vervolgens gekoppeld aan haar website. Omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold, heeft Mio Mio een geldige reden om de domeinnaam te gebruiken.
4.7. Voor zover Mio Mio aansluiting wil zoeken bij artikel 9 lid 1 onder c GMeVo gaat het verweer niet op omdat een geldige reden in beginsel niet relevant is wanneer, zoals in deze procedure, moet worden aangenomen dat gebruik van het teken plaatsvindt dat valt onder de omschrijving van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo.
4.8. Playhold heeft daarnaast betwist dat Van Vlaanderen de domeinnaam heeft gebruikt. Mio Mio heeft dat gebruik niet aannemelijk gemaakt. In deze procedure moet er daarom van uit gegaan worden dat de domeinnaam pas in 2004, na registratie van het Gemeenschapsmerk, door Mio Mio in gebruik is genomen. Aan de enkele registratie van de domeinnaam door Vlaanderen kan Mio Mio in ieder geval geen rechten ontlenen, daargelaten de vraag of deze rechten op Mio Mio kunnen overgaan. Het voorgaande alleen al leidt er toe dat de bescherming van oudere rechten als bedoeld in artikel 107 GMeVo evenmin in beeld komt.”
“4.10. Uit de onder 2.8 aangehaalde, door Mio Mio overgelegde, e-mail moet worden afgeleid dat Playhold in ieder geval nog in oktober 2006 in de veronderstelling verkeerde dat de domeinnaam niet actief was en dat Playhold zich op het standpunt stelde dat de domeinnaam zou moeten worden overgedragen. Aan het belang van Mio Mio zou dan tegemoetgekomen worden door op de aan de domeinnaam gekoppelde website van Playhold een link op te nemen naar de webwinkel van Mio Mio. Daarom kan niet worden aangenomen dat Playhold een impliciete licentie heeft gegeven dan wel dat Playhold al zó lang op de hoogte is van het inbreukmakend gebruik, dat om die reden geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen meer kan worden aangenomen. (…) De recente registratie van de handelsnaam in het handelsregister versterkt het spoedeisend belang van Playhold bij de gevraagde voorzieningen.”
“(…) 4.13. De inschrijving in het handelsregister is, anders dan Mio Mio stelt, voldoende om aan te nemen dat Mio Mio de handelsnaam voert. Aannemelijk is dat zij door dit gebruik profiteert van de wervende kracht van het aquaplaymerk, te meer omdat Mio Mio niet bestrijdt dat het een bekend merk betreft en Mio Mio in haar onderneming waren verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Van een ouder recht is, zoals hiervoor is overwogen, geen sprake. Playhold kan zich derhalve tegen het gebruik van de handelsnaam verzetten op grond van haar Beneluxmerk en het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE en mogelijk ook op grond van artikel 5a Handelsnaamwet.”
De vorderingen van Playhold worden toegewezen. De domeinnaam dient te worden overgedragen en de handelsnaam dient te worden doorgehaald. De proceskosten worden gematigd: Meer dan één advocaat was i.c. niet nodig. De kosten voor vertalingen voor de cliënt mogen wel worden opgevoerd.
“4.16. De voorzieningenrechter ziet geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de in de overgelegde urenspecificatie opgegeven uren niet daadwerkelijk aan de zaak zijn besteed. Het aantal gewerkte uren (in totaal circa 100 uur) komt echter zodanig hoog voor dat de kosten daarvan niet als redelijk en evenredig voor rekening van Mio Mio kunnen worden gebracht. In dit verband valt op dat de zaak, ook ter zitting, is behandeld door meer dan één advocaat, wat niet verklaard kan worden door de complexiteit van de zaak. Het gaat hier om een feitelijk en juridisch niet zeer ingewikkelde zaak, die -gelet op hetgeen in vergelijkbare gevallen is gebleken- moet kunnen worden behandeld voor aanzienlijk geringere kosten. Wel wordt ermee rekening gehouden dat partijen min of meer uitvoerig hebben onderhandeld over een regeling van hun geschil, hetgeen kostenverhogend heeft gewerkt. Een en ander afwegend worden de redelijke en evenredige proceskosten (exclusief verschotten) begroot op € 15.000,-.
4.17. Het bezwaar van Mio Mio tegen de gemaakte kosten van vertaling van processtukken wordt verworpen. Het is begrijpelijk dat Playhold, binnen redelijke grenzen, kennis dient te nemen van de gewisselde processtukken om haar advocaat juiste instructies en informatie te geven. Die kosten dient Mio Mio te dragen. “
Lees het vonnis hier.
