Alle rechtspraak  

45.Furthermore, the fact that ‘win’ may also be understood as a reference to the English verb ‘to win’ or as having no particular meaning does not call into question the finding that the sign at issue is descriptive of the characteristics of the goods it designates. A word sign must be refused registration under Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned (Case C-191/01 P OHIM v Wrigley [2003] ECR I-12447, paragraph 32, and NURSERYROOM, paragraph 19).

46. Therefore, there is a direct link between the sign WinDVD Creator and the goods concerned, since the sign, taken as a whole, constitutes a direct reference to the intended use and, therefore, one of the characteristics of the goods in respect of which registration is sought. The sign immediately and unequivocally informs the relevant consumers that the goods covered by the application for registration are used to make DVDs.

(…) 48. Furthermore, the figurative element of the sign consists solely of the use of a typeface which is not very distinctive, the effect of which is to place more emphasis on its verbal elements. In the light of the recurrent nature of the typographical features of the mark applied for, and the absence of any particular distinctive element, the typeface used and the differences in the boldness of the characters do not enable the trade mark applied for to constitute a clear and exclusive reference, in the mind of the relevant public, to the origin of the goods covered by the application for registration. Thus, the figurative elements are so ordinary that they do not endow the trade mark applied for as a whole with any distinctive character. Those elements do not possess any feature, in particular in terms of fancifulness or as regards the way in which they are combined, allowing that mark to fulfil its essential function in relation to the goods covered by the trade mark application (see, to that effect, Case C-37/03 P BioID v OHIM [2005] ECR I-7975, paragraphs 71 and 74).

49. It is clear from the foregoing that the Board of Appeal rightly held that the mark WinDVD Creator described in English in a simple and direct manner the function or intended use of the goods in respect of which registration had been sought.

Lees het arrest hier.

Vervolgens is aan de orde de vraag of sprake is van soortgelijke waren of diensten. Hiervoor moeten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken, onder meer de aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend of complementair karakter van de merken of diensten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de activiteiten van Kwadraat en KIM soortgelijk zijn in de zin van de b-grond. Het doen aanleggen van elektrische activiteiten en verwarmingsinstallaties, en het doen verrichten van bouwkundige activiteiten, vormt onderdeel van de bouwprojecten van Kwadraat. Gelet hierop is er sprake van verwarringsgevaar. De vraag of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de d-grond of op de bescherming die de Handelsnaamwet biedt, kan verder onbesproken worden gelaten.

Het gespecificeerde bedrag van de gevorderde proceskosten wordt toegewezen: "Voor het overige deel zal de vordering worden afgewezen aangezien een specificatie ontbreekt, terwijl een hoger bedrag, gelet op de aard van de zaak en de gestelde verrichte diensten ook de grenzen van redelijke en evenredige gerechtskosten te boven zou gaan."

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht oordeelt als volgt:

Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van het genoemde artikel in dat het merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling moet enerzijds de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd betrokken, anderzijds speelt de perceptie van het relevante publiek een rol.

Het Gerecht oordeelt voorts dat bij de vaststelling van het relevante publiek geen rekening mag worden gehouden met de wijze waarop de merkaanvrager een distributiesysteem gebruikt of met andere omstandigheden die losstaan van het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is immers niet van belang of de aanvrager van het betrokken merk een bepaalde verkoopformule overweegt of uitvoert. Een verkoopformule kan immers veranderen na de inschrijving van het merk. Ook de verkoopprijs is om deze reden niet van belang. Het aandachtsniveau kan wel variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Bij gangbare gebruiksgoederen is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument lager dan bij duurzame, waardevollere of meer uitzonderlijke waren.

De aard van de betrokken waren in casu brengt volgens het Gerecht met zich dat bij de aankoop ervan de gemiddelde consument zeer aandachtig zal zijn. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld uitgaande van de perceptie door een gemiddelde consument die bijzonder oplettend is wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt.

Het Gerecht stelt voorts vast dat voor 3D-merken volgens vaste rechtspraak dezelfde eisen gelden als voor andere merken. Echter, de perceptie van de gemiddelde consument is niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat niet bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar afhankelijk teken. De gemiddelde consument is echter niet gewend om de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm of de verpakking ervan. Met andere woorden, in geval van een vormmerk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen. Een 3D-merk heeft derhalve volgens vaste rechtspraak uitsluitend onderscheidend vermogen indien het significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

In casu bestaat het aangevraagde merk volgens het Gerecht uit een aanbiedingsvorm die werkelijk specifiek en niet alledaags is en wijkt derhalve voldoende significant af van de gebruikelijke vormen van de waren van dezelfde categorie.

Het Gerecht overweegt tot slot dat voor zover het relevante publiek het teken als een herkomstaanduiding opvat het feit dat dit teken al dan niet tegelijkertijd een andere functie vervult, niet afdoet aan het onderscheidend vermogen ervan.

De beslissing van de kamer van beroep wordt door het Gerecht vernietigd.

Lees het arrest hier

Het Hof oordeelt als volgt: “Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van het genoemde artikel in dat het merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordelingen moet enerzijds de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd betrokken, anderzijds speelt de perceptie van het relevante publiek een rol.

Voor 3D-merken gelden volgens vaste rechtspraak dezelfde eisen als voor andere merken. Echter, de perceptie van de gemiddelde consument is niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat niet bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar afhankelijk teken. De gemiddelde consument is echter niet gewend om de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm of de verpakking ervan. Met andere woorden, in geval van een vormmerk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen. Een 3D-merk heeft derhalve volgens vaste rechtspraak uitsluitend onderscheidend vermogen indien het significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.”

Volgens het Hof is de rechtspraak die is ontwikkeld voor 3D-merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf  ook van toepassing op – zoals in casu – beeldmerken die bestaan uit de 2D afbeelding van de waar. In een dergelijk geval bestaat het merk immers ook niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.

Het Gerecht heeft eerst de verschillende bestanddelen van de uiterlijke verschijningsvorm van het aangevraagde merk, zoals kleuren en vorm van het tablet (zie punten 32 tot en met 35), en daarna de totaalindruk onderzocht (zie punt 39). Volgens het Hof blijkt dat het Gerecht zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk heeft gebaseerd op de totaalindruk die door de vorm en de schikking van de kleuren van dit merk wordt opgeroepen, en dat het heeft vastgesteld dat dit merk het niet mogelijk maakt, de waar te onderscheiden van die van de concurrenten in de betrokken sector. Dit oordeel geeft volgens het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Deze grief van Henkel wordt dan ook ongegrond verklaard.

De overige grieven worden eveneens ongegrond verklaard (feitelijk resp. niet onderbouwd).

Lees het arrest hier.

De voorzieningenrechter overweegt en oordeelt als volgt:

‘4.4 Vaststaat dat ASV Stübbe Benelux tot op heden het gebruik van de merkrechten ‘ASV’ en ‘Stübbe’ van ASV Stübbe niet heeft gestaakt en de domeinnamen ‘asv-stuebbe.nl’ en ‘asv-stubbe.nl’ niet heeft overdragen aan ASV Stübbe Nederland BV. [gedaagde 4] voert als reden hiervoor aan dat hij de vaststellingsovereenkomst zo heeft begrepen, en ook mocht begrijpen, dat de punten 1 tot en met 3 successievelijk zouden worden afgewerkt. Nadat door hem € 50.000,00 is betaald (punt 1), heeft ASV Stübbe evenwel geweigerd mee te werken aan de aandelenoverdracht (punt 2), waarna [gedaagde 4] zijn medewerking aan de overdracht van de domeinnamen (punt 3) heeft opgeschort.

4.5. Voorshands geoordeeld is op geen enkele wijze aannemelijk geworden dat de punten 1 tot en met 3 van de vaststellingovereenkomst successievelijk moeten worden afgewerkt.’

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat ASV Stübbe Benelux B.V. c.s. toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de vaststellingovereenkomst.

De voorzieningenrechter oordeelt ten aanzien van de gevorderde volledige proceskostenveroordeling als volgt:

‘4.9. ASV Stübbe vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de in deze zaak - die in de kern handelt over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten - door ASV Stübbe gevorderde vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van € 7.800,00, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. De gevorderde vergoeding zal worden toegewezen, nu evenmin is gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet. De kosten aan de zijde van ASV Stübbe worden begroot op:
- kosten dagvaarding   € 155,16 (2x dagvaarding van € 84,31 en € 70,85)
- vast recht   €    300,00
- salaris procureur    € 7.800,00
Totaal     € 8.255,16’

In reconventie worden de vorderingen van ASV Stübbe Benelux B.V. c.s. afgewezen. ASV Stübbe GmbH mocht onder de gegeven omstandigheden terecht overgegaan tot opschorting van haar (leverings)verplichtingen uit hoofde van de vaststellingovereenkomst en er is geen sprake van onverschuldigde betaling verricht door ASV Stübbe Benelux B.V. c.s.

Lees het vonnis hier.