Octrooirecht  

Plato International (Plato) heeft onder meer de intellectuele eigendomsrechten overgenomen van failliete bedrijven, die zich overigens ook van de naam Plato bedienden. De heer Groeneveld is bestuurder van Creatief B.V. Het oude Plato heeft een management overeenkomst met Creatief B.V. Onder deze overeenkomst verrichte Groeneveld werkzaamheden voor Plato. Hij stuurde betrokken managementleden aan, besprak resultaten van experimenten, en schreef notities met zijn eigen visie, inzichten, interpretaties en conclusies. In deze periode is een uitvinding gedaan. De managementovereenkomst wordt beëindigd en kort daarna dient Groeneveld een octrooiaanvrage in, met uitsluitend hemzelf als uitvinder en aanvrager.

Kennelijk wordt niet betwist dat de heer Groeneveld (mede) uitvinder is. Wel wordt uitgebreid gediscussieerd over de vraag wie recht heeft op het bijbehorende octrooi. Artikel 12 lid 1 ROW 1995 regelt dat de werkgever recht heeft op de aanspraak op octrooi, als 1) de uitvinding gedaan is door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, en 2) de aard van de betrekking medebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft.

De rechtbank stelt vast dat er van een arbeidsovereenkomst geen sprake is. Desondanks is er sprake van een dienstbetrekking zoals bedoeld in artikel 12. De rechtbank is van oordeel dat Groeneveld de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk diende ter verrichten, gezien zijn achtergrond en kennis op het vakgebied van de houtveredeling. Bovendien verrichtte hij zijn werkzaamheden onder toezicht en leiding van Plato Beheer B.V. Daarom is er sprake van een overeenkomst waarbij Plato Beheer B.V. Groenveld inleende. De rechtbank is van mening dat artikel 12 lid 1 van toepassing is op een dergelijke overeenkomst.

De rechtbank overweegt vervolgens dat artikel 12 lid 1 ROW niet te beperkt mag worden uitgelegd en niet enkel ziet op werknemers die zijn aangesteld om onderzoek te doen. De bepaling is ook van toepassing op werknemers die uit hoofde van hun dienstbetrekking op andere wijzen hun bijdragen leveren aan het doen van uitvindingen, zoals in dit geval Groeneveld, door mee te denken, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en door het onderzoek aan te sturen.

Het inmiddels failliete Plato Beheer B.V. had dus recht op de aanspraak op octrooi. De belangrijkste resterende vraag is of dit recht is overgedragen op Plato International. In de overdrachtsakte wordt gesproken over octrooien en "andere intellectuele en industriële eigendomsrechten". Bij de levering zelf wordt echter geschreven dat de curator "de betreffende octrooien c.q. rechten, voortvloeiende uit octrooiaanvragen aan koper overdraagt en koper verklaart dat hij deze overdracht aanneemt”. Dit moet gelezen worden naar de geest en niet naar de letter van de overeenkomst, zodat de rechter concludeert dat ook het recht op het aanvragen van een octrooi is overgedragen.

Tot slot is de rechtbank van mening dat Groeneveld zijn aanvrage niet te goeder trouw heeft ingediend en dus geen gebruiksrecht krijgt onder artikel 55 ROW. Ook heeft Groeneveld geen recht op een billijke vergoeding, al was het maar omdat een dergelijke aanspraak niet over is gegaan van het failliete Plato naar het huidige Plato. Groeneveld wordt bevolen het octrooi over te dragen, op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag.

Lees het vonnis hier.

De rechtbank gaat eerst in op het kennisgebied van het octrooi en de geoctrooieerde uitvinding. Het octrooi biedt een oplossing voor problemen die zich kunnen voordoen bij het behangen van een muur, waarbij moet worden vermeden dat zich plooien in het behang vormen en dat onder het behang luchtinsluitingen resteren. In de stand van de techniek wordt gebruik gemaakt van folies die zijn voorzien van een zelfklevende laag. Dit soort folies zijn vóór het aanbrengen aan de kleefzijde veelal voorzien van een schutlaag, die aan de kleefzijde kan zijn voorzien van enig profiel. Het octrooi voorziet in een oplossing voor de problemen in de stand van de techniek door te voorzien in twee of meer arbeidsgangen (in plaats van een enkele stap) om het reliëf in het schutfolie aan te brengen. Het voordeel daarvan is dat per arbeidsgang andere materialen kunnen worden toegepast.

Volgens de rechtbank is de uitvinding nieuw. Geen van de door Avery overgelegde documenten openbaart direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van de geoctrooieerde uitvinding.  De uitvinding is ook inventief, omdat in het octrooi wordt onderkend dat alleen met meervoudige bewerking meerdere materialen kunnen worden toegepast en omdat de uitvinding het vooroordeel overwint dat de tweede bewerking het eerder aangebrachte reliëfpatroon uitwist. De door Avery genoemde combinaties van documenten brengen de vakman niet zonder inventieve arbeid tot de maatregelen van het octrooi. Ook de derde nietigheidsgrond van Avery, uitbreiding van materie, wijst de rechtbank af.

De geldigheid van het octrooi kan 3M echter in dit geval niet baten, nu volgens de rechtbank geen sprake is van inbreuk. Avery past namelijk geen meervoudige, maar een enkelvoudige bosseleergang toe. Een uitleg van het octrooi die ertoe zou leiden dat de werkwijze van Avery onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen, doet volgens de rechtbank onvoldoende recht aan de redelijke rechtszekerheid voor derden na kennisneming van het octrooi.

De rechtbank ziet geen aanleiding tot een richtlijnconforme proceskostenveroordeling, aangezien de procedure is aangevangen voordat de implementatietermijn van de Handhavingsrichtlijn was verstreken.

Lees het vonnis hier.

Volgens Philips is het aanbieden en leveren van de mobiele telefoons aan afnemers in Nederland, Oostenrijk, Italië en Zweden voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding is aan te merken als indirecte inbreuk op de het octrooi. Ook wordt er volgens Philips direct inbreuk gemaakt op het octrooi door het verkopen, leveren, aanbieden, importeren en in voorraad houden van mobiele telefoons die van die schakeling zijn voorzien.

LG haalt een aantal documenten aan, waaruit zou moeten blijken dat het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief is. De rechtbank volgt LG slechts op één punt. Op basis van de prior art vernietigt de rechtbank conclusie 1 en de van conclusie 1 afhankelijke conclusies. De overige ingeroepen conclusies blijven overeind. De partiële nietigverklaring in ogenschouw genomen behandelt de rechtbank vervolgens de vraag of het octrooi gewijzigd in stand kan blijven.

Met een interessante overweging beantwoordt de rechtbank deze vraag als volgt. Volgens de rechtbank is het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot conclusie 4 (en de daarop voortbouwende conclusies) nu artikel 4 een volgconclusie is.

“Het opstellen van afhankelijke volgconclusies kent immers als voornaamste, zoniet enige, doel te anticiperen op een mogelijke nietigheid van de hoofdconclusie en zo te voorkomen dat de octrooihouder zijn gehele monopolie verliest indien zijn conclusie – bijvoorbeeld als gevolg van nadien getroffen voorpublicaties – te ruim zou zijn. Dit is de gemiddelde vakman zonder meer bekend en hij zal dan ook weten dat instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten en bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, aangewezen is. Onder die omstandigheden valt niet in te zien dat de rechtszekerheid of enig ander gerechtvaardigd belang van derden eraan in de weg zouden kunnen staan dat het octrooi beperkt tot een volgconclusie in stand zou worden gelaten.”

Volgens de rechtbank zou “een ander oordeel (…) bovendien tot een onevenredige benadeling van de octrooihouder leiden, die zijn positie ernstig bemoeilijkt ziet gelet voorts op het Bogaard-arrest en daarbij juist rechtsonzekerheid scheppen. Derden zullen volgens het hiervoor geschetste systeem aan de hand van de afhankelijke volgconclusies relatief eenvoudig de eventuele nieuwe omvang van het octrooi kunnen voorspellen, indachtig dat de octrooihouder weet dat door terugtrekking op zo een volgconclusie de discussie over de vraag of zijn voorstel voldoet aan de (in het vonnis genoemde - IEF) Spiro/Flamco-criteria verregaand worden vereenvoudigd. Die zekerheid is verdwenen indien zou worden aangenomen dat ook van volgconclusies die niettemin voldoen aan de wettelijke criteria, onzeker zou zijn of zij aan de Spiro/Flamco-criteria voldoen.”

De rechtbank houdt het octrooi dan ook gewijzigd in stand.

Ten aanzien van gedaagden 1 tot en met 4 heeft Philips niet kunnen bewijzen dat zij betrekken zijn (of zullen worden) bij inbreukmakende activiteiten. Philips wordt dan ook door de rechtbank als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Aan de zijde van gedaagden 1 tot en met 4 worden deze gesteld op het 4/5 deel van de in totaal door gedaagden tot heden gemaakte, niet richtlijnconforme, proceskosten.

In conventie oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op het octrooi door LG.

LG doet voorts een beroep op rechtsverwerking dan wel misbruik van recht door Philips. Philips zou in de periode 1986-1994 actief deelgenomen hebben aan de ontwikkeling en aanvaarding van de JPEG-standaard in studiegroepen van de International Telegraph en Telephone Consultive Committee (CCITT), the International Standards Organization (ISO) en de British Standards Institution. Op alle deelnemers aan deze studiegroepen rustte de verplichting om voor de JPEG-standaard relevante octrooien aan te melden.

De deelnemer moet daarbij de bereidheid uitspreken om een redelijke, niet-discriminerende licentie te verlenen aan degenen die de standaard willen toepassen. Als die bereidheid niet bestaat kan de werkgroep besluiten voor een andere standaard te kiezen. Philips was zich volgens LG van deze verplichting bewust, maar heeft nagelaten het octrooi aan te melden. LG stelt dat zij in het vertrouwen dat de JPEG-standaard geen inbreuk maakt op enig octrooi van Philips de standaard op grote schaal toepast. Onder die omstandigheden zou Philips het octrooi thans niet meer aan LG tegenwerpen. Zij zou hoogstens aanspraak kunnen maken op een eenmalige redelijke licentievergoeding. Philips bestrijdt dat zij actief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de JPEG-standaard. Philips meent verder dat zij niet verplicht was om het octrooi te melden.

De rechtbank is met LG van oordeel dat Philips in beginsel het recht heeft verwerkt zich thans nog op het octrooi te beroepen indien komt vast te staan dat Philips als deelnemer bij de werkgroepen voor ontwikkeling van de JPEG-standaard betrokken is geweest. Tot op heden is daarvoor door LG geen overtuigend bewijs overgelegd. Zoals LG uitdrukkelijk heeft aangeboden, zal zij indien nodig in een later stadium van de procedure tot nadere bewijslevering worden toegelaten.

Alvorens echter aan nadere bewijslevering toe te komen, wil de rechtbank inlichtingen ontvangen over of LG überhaupt wel bereid zou zijn om een redelijke, niet-discriminerende licentieovereenkomst met Philips te sluiten. 

De rechtbank heeft vastgesteld dat de codering volgens de JPEG-standaard inbreuk maakt op het octrooi van Philips. Aan het door Philips gevorderde verbod op inbreuk staat nog slechts het beroep op rechtsverwerking in de weg. Aangezien de deelname van Philips aan de werkgroepen van de CCITT en ISO niet is af te leiden uit het overgelegde bewijs wijst de rechtbank het door Philips gevorderde verbod voor de duur van de procedure toe.

Lees het vonnis hier.

In het hoger beroep heeft het Hof Amsterdam onder meer geoordeeld over de vraag of Pharmachemie onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSD door te handelen in strijd met bepalingen van EG-Richtlijn 2001/83, die ziet op registratieprocedures voor geneesmiddelen. Volgens het Hof is dit niet het geval omdat de bepalingen uit deze richtlijn niet zijn bedoeld ter bescherming van de concurrent van degene die een product op de Europese markt brengt, maar dat zij de bescherming van de volksgezondheid tot doel hebben. Het Hof vernietigde de vonnissen van de voorzieningenrechter en wees de vorderingen van MSD alsnog af.

In de bodemprocedure bij de Rechtbank Haarlem vordert MSD onder meer een verklaring voor recht dat Pharmachemie onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en vordert de schadevergoeding die hieruit voort vloeit. De Rechtbank haakt in haar vonnis aan bij de redenering van het Hof Amsterdam.

De Rechtbank gaat uit van de rechtsgeldigheid van de (doorgehaalde) registratie van Pharmachemie. De rechtbank gaat er in haar verdere beoordeling veronderstellenderwijs van uit dat Pharmachemie de bepalingen van de Richtlijn 2001/83 heeft overtreden en MSD daardoor omzetschade heeft geleden. De vraag is of dat echter op grond van onrechtmatige daad ook aansprakelijkheid jegens MSD oplevert. Hiervoor is van belang of de overtreden normen strekken tot bescherming tegen die schade.

Het Hof had eerder al geoordeeld dat dit laatste niet het geval was. Immers, de bepalingen van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en het Besluit Registratie Geneesmiddelen dienen ter bescherming van de volksgezondheid, niet ter bescherming van de (monopolie)positie van concurrenten. Aan het relativiteitsvereiste is dus niet voldaan. Een beroep van MSD op de correctie Langemeijer wordt ook door de Rechtbank afgewezen.

Ook kan niet worden geconcludeerd, aldus de Rechtbank, dat de door MSD gestelde overtredingen door Pharmachemie grote betekenis toekomt in het licht van de concurrentiepositie (met name een eventueel voorsprong van Pharmachemie) tussen partijen.

De Rechtbank benadrukt verder dat MSD via 'diverse regelingen op het gebied van de industriële eigendom 'al in voldoende wordt beschermd tegen concurrenten. Ook het feit dat gedurende het geding andere aanbieders generieke versies van alendroninzuur op de markt brengen acht de Rechtbank relevant.

De Rechtbank concludeert dan ook dat Pharmachemie niet schadeplichtig is jegens MSD. De vorderingen van MSD worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.