Publicaties & Noten  

Nederlandse deelname aan de Wereldtentoonstelling Expo 2010 in Shanghai - Eindrapportage - , bijlage bij

gelinkt ©Peter Cox

Ook wereldtentoonstellingen worden door het intellectuele eigendomsrecht beheerst, zo lijkt het in ieder geval uit de laatste rapportage die afgelopen week beschikbaar kwam. De Nederlandse deelname Happy Street is een eigenzinnig, ruimtelijk en origineel ontwerp van John Körmeling, maar heeft te maken gehad met een heuse 'patentkwestie'.

B3.2 Patentkwestie
Eind 2007 ontving de projectorganisatie via de Nederlandse ambassade in Beijing een claim van een persoon met de Chinese nationaliteit die beweerde dat hij het patentrecht bezat op het ontwerp van het Nederlandse paviljoen. Deze persoon eiste een financiële compensatie die door ‘vriendschappelijke onderhandelingen’ zou moeten worden vastgesteld.

De claim is in eerste instantie door de projectorganisatie doorgestuurd naar de architect omdat hij auteur van het ontwerp is. Echter de claim werd nadrukkelijk neergelegd bij de eigenaar van het paviljoen, de facto de Nederlandse overheid. Derhalve is besloten om de projectorganisatie te autoriseren een juridische procedure te starten met als doel het patent nietig te laten verklaren.

Aanvullend professioneel advies wees echter uit dat een juridische procedure jarenlang zou kunnen voortduren met alle kosten en publicitaire risico's van dien en dat de uitkomst daarvan onzeker was. Uiteindelijk is besloten om een schikking met de 'patenthouder' te treffen. Het schikkingsbedrag is uiteindelijk vastgesteld op 50.000 euro.

De eindrapportage wordt afgesloten met de woorden:

Ondanks meningsverschillen, vertragingen bij de bouw, een patentkwestie, tegenvallende sponsorinkomsten, cultuurverschillen, tijdsverschillen, regelgeving die gaandeweg bleef wijzigen, is de Nederlandse deelname met recht een succes te noemen met concreet benoembare en meetbare resultaten.

Joost Becker, 'Eigendom, merkenrechtelijke uitputting en gegronde redenen' , 13 september 2011.

Commentaar in't kort, in navolging van IEF 10087 over het navullen van gestantste bierfusten inzake Heineken / Olm (en HvJ EU Viking Gas/Kosan Gas, IEF 9944, schrijft Joost Becker van Dirkzwager advocaten & notarissen:

Ik kan leven met de uitkomst van de uitspraak in de Heineken/Olm-zaak, maar niet met de motivering. De Voorzieningenrechter gaat er in de Heineken/Olm-zaak vanuit dat Heineken de fusten ‘in het verkeer’ heeft gebracht.16 Dit lijkt tegenstrijdig met de aanname dat er geen merkenrechtelijke uitputting kan zijn omdat de eigendom op de fusten niet is overgegaan.

Met deze premisse had direct al moeten worden aangenomen dat de economische waarde van het merk is gerealiseerd – ook al is de eigendom van de Heinekenfusten niet overgegaan. Het bier is immers in het gemerkte fust vermarkt en verkocht. Er wordt naar mijn mening dus ten onrechte geen merkenrechtelijke uitputting aangenomen, waarbij ik aanteken dat bij het vaststellen van die uitputting geen doorslaggevende betekenis mag worden gegeven aan de omstandigheid dat de eigendom van de gemerkte waren bij de merkhouder achterblijft.

In het vonnis had naar mijn mening ten slotte – langs de maatstaven van het Viking Gas/Kosan Gas-arrest – tot het oordeel moeten worden gekomen dat er sprake is van gegronde redenen voor de merkhouder om op te treden, waarin een gemotiveerd oordeel over het ontstane (directe of indirecte) verwarringsgevaar als gevolg van de bestaande sectorpraktijken en de verwachtingen van de consument in het onderhavige geval besloten had moeten liggen.

Commentaar in't kort van Laura Bonnes, KienhuisHoving.

In de kwestie Apple / Samsung (Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, IEF 10108 (Apple / Samsung)). heeft de rechtbank bepaald dat de beschermingsomvang van modellen die functioneel en minimalistisch zijn vormgegeven, kleiner is dan modellen die deze kenmerken ontberen (o.m. IEF 10108 r.o. 4.54) .  Een gewaagd oordeel? Vanuit juridisch dogmatisch oogpunt bekeken, is er namelijk nogal wat onduidelijk over hoe de geldigheid en de beschermingsomvang van dergelijke modellen moet worden bepaald. In deze bijdrage zal ik een paar onduidelijkheden en inconsistenties signaleren.

Uitsluiting van technisch geïndiceerde vormgeving
Bij de bepaling van de beschermingsomvang van functioneel vormgegeven modellen speelt allereerst de technische uitsluitingsgrond een rol (Artikel 8 lid 1 GemMoVo).  De arresten Philips/Remmington (HvJ EG 20 september 2007, IEF 4745).  en Lego (HvJ EG 14 september 2010 IEF 9083) claimen op dit gebied helderheid te verschaffen. Conform deze arresten dient bij de beoordeling van de mate van bescherming voor technisch geïndiceerde vormgeving (in het merken- en modellenrecht) de zogenaamde apparaatgerichte leer te worden toegepast. Deze leer houdt in dat vormgeving die uitsluitend technisch is bepaald nimmer voor bescherming in aanmerking komt. Hierbij is niet van belang of er andere technische vormen denkbaar zouden zijn die dezelfde oplossing bieden. Dit lijkt helder.

Nadere analyse van uitspraken waarin deze leer wordt toegepast doet de geclaimde helderheid al snel vervagen¹.  De feitelijke beoordeling blijkt vaak neer te komen op een resultaatgerichte aanpak, waarbij andere (technische) oplossingen in de beoordeling worden betrokken en vergeleken, om op basis hiervan tot de conclusie te komen dat in deze elementen best gevarieerd had kunnen worden en er derhalve geen sprake is van een vorm die uitsluitend door haar technische functie is bepaald. Hier wringt iets. Immers, als de apparaatgerichte leer troef is, moet ook de feitelijke toetsing van de modellen in casu apparaatgericht plaatsvinden en niet resultaatgericht zoals in voornoemde rechtspraak aan de orde was.

Vrijheid van de ontwerper 
In de wet wordt bepaald dat bij de bepaling van de beschermingsomvang en de geldigheid van een model rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model (Artikel 6 lid 2 en 10 lid 2 GemMoVo).  De reikwijdte van deze bepaling is onduidelijk. Advocaat-Generaal P. Mengozzi overweegt in zijn conclusie in de Pepsico-kwestie (IEF 9650 o.v. 28-33) dat hiermee enkel beperkingen in de vrijheid van de ontwerper zijn bedoeld die worden opgelegd door de functie die het voortbrengsel vervult.

Bepaalde standaardkenmerken die de markt verwacht, maar niet technisch noodzakelijk zijn, kunnen niet worden beschouwd als beperkingen van de vrijheid van de ontwerper.[o.v. 32, met accent auteur] 

De A-G laat overigens achterwege hoe deze technische noodzakelijkheid moet worden bepaald: apparaat- of resultaatgericht.

Bovendien vraag ik mij af wat de A-G precies bedoelt. Een strikte uitleg van zijn woorden zou namelijk betekenen dat alleen die aspecten die technisch noodzakelijk zijn, de vrijheid van de ontwerper kunnen beperken en derhalve niet mogen worden betrokken bij de bepaling van geldigheid en de reikwijdte van de beschermingsomvang van een model. Dit lijkt niet logisch. Deze aspecten zijn immers al uitgesloten van bescherming als gevolg van de technische uitsluitingsgrond.

De technische uitsluitingsgrond versus de vrijheid van de ontwerper
Bovengenoemde uitleg van de woorden van de AG zou dus kunnen betekenen dat de technische uitsluitingsgrond en de ‘leer’ rond de vrijheid van de ontwerper vrijwel dezelfde materie uitsluiten van bescherming. Dit maakt één van beide bepalingen overbodig. Een andere uitleg ligt derhalve in de rede. Gedacht zou kunnen worden aan een constructie waarin alle, dus niet alleen voorwaarden die als gevolg van functie of techniek geïndiceerd zijn, randvoorwaarden waarmee de ontwerper zich geconfronteerd ziet, worden betrokken in de beoordeling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Dit heeft tot gevolg dat in de reikwijdte van de beschermingsomvang dergelijke – niet uitsluitend technische – voorwaarden worden betrokken. Dit biedt minimalistische designs een (dunne) bescherming en geeft concurrenten de kans producten op de markt te brengen die aan de door de markt gestelde randvoorwaarden voldoen. Exact zoals de rechtbank Den Haag in Apple / Samsung voor ogen lijkt te hebben gehad.

Voor een uitvoerige dogmatische analyse van het bovenstaande biedt dit forum helaas geen plek. Stof tot nadenken biedt het hopelijk wel.

¹. Een en ander wordt overigens treffend weergegeven door Huydecoper in zijn bijdrage in de BIE van juni van dit jaar. Hof Den Haag 30 november 2010, BIE juni 2011, nr. 62 (Hansgrohe AG/ Tiger Nederland B.V.) met noot J.L.R.A. Huydecoper

US District Court Southern District of New York 10 August 2011, 11 Vic. 2381 (VM, Christian Louboutin S.A. e.a. tegen Yves Saint Laurent America, Inc. e.a.)

Commentaar in't kort van Nanda Ruyters, BRight advocaten.

De Amerikaans rechter (District Court of New York, voorlopige voorziening) heeft op 10 augustus jl. uitspraak gedaan  in de zaak die Louboutin had aangespannen tegen Yves Saint Laurent. Inzet van het geschil was de rode schoenzool van Louboutin, die al sinds 1992 door Louboutin als haar handelsmerk wordt gebruikt onder damespumps. Louboutin claimde dat Yves Saint Laurent (‘YSL’), die eveneens ‘high heels’ op de markt had gebracht met een rode zool, inbreuk maakte op haar in 2008 verkregen merkrecht. YSL vorderde in reconventie de nietigheid van het Louboutin kleurmerk.

De vraag waar het in essentie om ging in deze zaak was of Louboutins ‘red sole mark’ wel een geldig merk is. Hoewel het merk in 2008 geregistreerd was, was dat volgens de rechter enkel een indicatie voor geldigheid  maar geen gegeven. Kleuren alleen  zijn naar Amerikaans r echt alleen te beschermen als de kleur onderscheidend vermogen heeft verkregen.  Als een kleur functioneel wordt opgevat, is deze niet als merk te beschermen. Voor industriële toepassingen had de Amerikaanse rechter al eens eerder bepaald dat een enkele kleur onderscheidend kan zijn. In de modewereld liet de rechtspraak een andere trend zien; alleen aan combinaties van kleuren of bepaalde patronen (zoals de Burberry ruit) was merkbescherming toegekend, niet aan één enkele kleur. De rechter in deze zaak stond nu voor de vraag of, indien het publiek de rode zool in verband brengt met Louboutin, het gebruik van één enkele kleur voor een mode-artikel toch als een merk kan worden beschouwd.

Louboutin zelf gaf aan dat de kleur rood was gekozen omdat rood een sexy kleur is, het straalt energie en exclusiviteit uit. Dit waren volgens de rechter juist  ‘nontrademark functions’ en daarmee was de kleur rood (deels) functioneel. De rechter concludeert tot afwijzing van de door Louboutin gevraagde inbreukvorderingen omdat niet zeker is of het kleurmerk, ‘the red sole mark’ van Louboutin wel geldig is. De nietigheid van het merk wordt niet uitgesproken.

Het is de vraag of de zaak voor Louboutin anders was afgelopen als de zaak voor de Nederlandse rechter was aangespannen. Bescherming van kleurmerken is ook in Nederland lastig.  Uit het Heidelberger Bauchemie arrest (IEF 2821) blijkt dat een combinatie van kleuren een merk kan zijn. Ook een ruitmotief kan een merk zijn, zie ter illustratie IEF 8112. Zelfs één kleur als zodanig, zonder een bepaalde omtrek, kan  blijkens het Libertel arrest (IEF 2820), een geldig merk zijn. Doorgaans is inburgering echter wel vereist. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar, aldus het Hof van Justitie in r.o. 66 van het Libertel arrest, dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt. Dit speelt volgens het Hof met name als het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.

Bovendien moet bij kleurmerken altijd rekening worden gehouden met het algemeen belang, te weten met de vraag of de betreffende kleur niet voor andere marktdeelnemers beschikbaar moet blijven.

De schoenen van Louboutin behoren tot het zeer exclusieve segment. Ze zijn ontzettend duur en daarmee alleen voor een zeer selectief publiek geschikt. Daarmee zou de rode schoenzool van Louboutin, gelet op r.o. 66 van het Hof in het Libertel arrest, in ieder geval eerder voor merkbescherming in aanmerking komen dan andere kleurmerken voor gangbare producten die voor een breed publiek bedoeld zijn.

Louboutin heeft verder niet sec de kleur rood als merk, maar heeft de kleur rood op een schoenzool (van een damespump met hoge hak) als merk geregistreerd. Daarmee is het geen kleurmerk zonder omtrek (waar het Libertel arrest over gaat), maar een kleurmerk met omtrek. Logische conclusie lijkt dan dat kleurmerken met omtrek in ieder geval eerder beschermd worden dan sec een kleur.

Deze omstandigheden (het merk betreft zeer exclusieve schoenen en niet sec een kleurmerk, maar een kleurmerk met omtrek) maken mijns inziens, dat Louboutin bij de Nederlandse rechter wellicht meer kans had gehad . Aangenomen uiteraard dat  het relevante publiek de rode schoenzool onder high heels herkent als van Louboutin afkomstig .

In navolging van de discussie die hier is ingeleid in IEF 10143 schreef Richard Ebbink, Brinkhof advocaten in een reactie aan ons dat mr. Hoyngs reactie niet de kern van de zaak raakt en refereert terug aan het vonnis inzake Solvay/Honeywell [IEF 9089], welke - om er perspectief aan te geven - door hem en mr. Hoyng werden behandeld. Ebbink concludeert dat het afhankelijk is aan welk publiek men de uitspraak presenteert of dit als opmerkelijk valt op te merken, daar waar FD-lezers het eerste stuk in deze serie als primair publiek  was beoogd.

Bij vonnis van 15 september 2010 heeft de rechtbank te Den Haag [IEF 9089] (mr. Kalden) in een provisionele procedure onder andere beslist een prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJ van de EU m.b.t. de uitleg van het GAT/LuK arrest. Voor een Nederlands publiek kan men die vraag als volgt samenvatten: geldt het GAT/LuK oordeel over de uitleg van artikel 22-4 EEX-Vo - dat de inbreukrechter moet schorsen als de geldigheid van het octrooi in het geding is – ook in kort geding? De zaak waarin deze vraag werd gesteld heet Solvay/Honeywell. De advocaat van Solvay is mr. Hoyng, de advocaat van Honeywell ben ik.

Gevolg van die beslissing is dat Solvay het door haar gevraagde voorlopige grensoverschrijdende verbod tegen Honeywell (nog) niet heeft gekregen. Na dit vonnis zijn er bij mijn weten geen voorlopige grensoverschrijdende octrooi-inbreukverboden meer gegeven in Den Haag.

Op 15 juli 2011 wees het Haagse Hof arrest in een merkenzaak tussen Yellow Page en Yell. Wat de gelding in kort geding van de regel van artikel 22-4 EEX-Vo zoals uitgelegd in GAT/LuK betreft, overweegt het hof in Yellow Page als volgt (r.o. 4.7):

Zolang het HvJ niet anders heeft beslist, moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat deze exclusieve- bevoegdheidsregel in een dergelijk geval geen toepassing vindt.

Dit oordeel wordt vervolgens uitgebreid gemotiveerd.
Het hof overweegt daarbij echter niet dat het verwacht dat het HvJ het wel met hem eens zal zijn. Integendeel, het hof past het eigen oordeel zonder enige terughouding toe en geeft een grensoverschrijdend merkinbreukverbod.

Nu weer Apple/Samsung
In het Apple/Samsung vonnis volgt de Voorzieningenrechter (mr. Brinkman) “ambtshalve” het voorlopige oordeel van het hof; inclusief het niet-geven van een voorlopig oordeel over de kans dat het HvJ tot hetzelfde oordeel zal komen als het Haagse Hof.

In Nederland plegen lagere rechters dat te doen, het volgen van juridische oordelen van hogere rechters.
Mr. Hoyng heeft dus gelijk als hij vindt dat Nederlandse octrooi-advocaten zoals S & R konden verwachten dat de Haagse KG rechter de bevoegdheidsrechtelijke oordelen van het Haagse Hof zoals verwoord in het Yellow Page arrest zou volgen.

Maar het hebben van bevoegdheid is nog geen toewijzingsgrond; zeker niet in kort geding. En daar draaft mr. Hoyng een beetje door.

Anders dan mr. Hoyng kennelijk vindt, zou een voorlopig oordelende rechter – en zeker een rechter die zeker weet dat de rechtbank waar hij deel van uitmaakt ten gronde geen bevoegdheid heeft – in de periode die ons nog scheidt van een oordeel uit Luxemburg in de Solvay zaak (van nu tot, pak hem beet, eind volgend jaar) zich wat de toewijzing van een pan-Europees verbod betreft wel degelijk ook terughoudend kunnen opstellen.

Dat geldt in het bijzonder in octrooizaken (Yellow Page was een merkenzaak; bij merken gaat het om aanduidingen, bij octrooien gaat het vaak om de producten zelf - zoals smartphones en tablets, maar zoals ook machines).

Alvorens een cross-border verbod toe te wijzen dient de voorlopig oordelende rechter alle omstandigheden van het geval te wegen. Tot die omstandigheden behoort ook het ervaringsgegeven dat er heel vervelende consequenties kunnen zitten voor een Nederlandse onderneming – in de praktijk kunnen enkel Nederlandse bedrijven door een voorlopig cross-border verbod van de Haagse rechter getroffen worden - die zijn productie en/of handel in geheel Europa ‘voorlopig’ moet stilleggen. Op grond van zo’n voorlopig oordeel in eerste instantie zal voor menige Nederlandse onderneming financiëel-economisch wel degelijk definitief het doek vallen. Dat dit voor de Nederlandse Samsung vestigingen uit de Apple zaak misschien niet geldt, doet aan het argument uiteraard niet af.

Het is dan ook niet makkelijk voor een advocaat om een dergelijke Nederlandse rechterlijke voortvarendheid aan de betrokken cliënt uit te leggen. Zo’n uitleg valt echter vrijwel niet meer te verkopen als – zeg over anderhalf jaar - zou blijken dat zo’n Nederlands voorlopig pan-Europees verbod ten onrechte gegeven zou zijn.

Of de cross-border overwegingen uit de Apple/Samsung zaak ’opmerkelijk’ zijn, is dan ook niet zozeer een juridische vraag. Het antwoord hangt af van het betrokken publiek. S & R’s stukje verscheen tegelijkertijd in het Financiële Dagblad. Het publiek dat die krant leest, bestaat slechts voor een gering deel uit Nederlandse octrooi-advocaten. Het FD-publiek bestaat grotendeels uit managers van grote, middelgrote en kleine bedrijven in Nederland. Die plegen hun Haagse jurisprudentie niet goed bij te houden. Aan te nemen valt dat zij het cross-border verbod uit het Apple/Samsung vonnis van twee weken geleden wel degelijk opmerkelijk hebben gevonden.

Richard Ebbink
Brinkhof, Amsterdam
7 september 2011

Commentaar in't kort van Marten Bouma, Merkenbureau Bouma BV

Twee maanden geleden, op 6 juli 2011 oordeelde Rechtbank Utrecht (IEF 9895)  in kort geding dat de puddingbeker van De Natuurhoeve geen inbreuk maakt op die van FrieslandCampina, die naar verluidt in hoger beroep is gegaan. Gelukkig voor FrieslandCampina oordeelde de voorzieningenrechter dat een verpakking in de vorm van een pudding niet noodzakelijkerwijze generiek is. En ook niet dat de vorm door de aard van de waar wordt bepaald of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Er is in principe een geldig vormmerk, aldus de voorzieningenrechter. Kortom, er zijn nog volop kansen voor het hoger beroep. Maar, is hier geen sprake van een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan pudding?

FrieslandCampina kan inspiratie putten uit het feit dat de “Boer’n yoghurt” emmers van De Zuivelhoeve als vormmerk beschermbaar zijn, zo bleek in rechtszaken in 2009 (IEF 8143) en 2004 (hof Arnhem, LJN AR8252 en Rechtbank Almelo LJN AO2977). 

Omdat een vorm meestal ab initio te weinig onderscheidend vermogen heeft om als herkomstaanduiding te fungeren, moet een beroep op inburgering het depot tot inschrijving brengen. Door jarenlang intensief gebruik kan de vorm inburgeren als merk tenzij een uitzondering uit artikel 2.1 lid 2 BVIE van toepassing is: de vorm (1) wordt door de aard van de waar bepaald, (2) is noodzakelijk voor een technische uitkomst of (3) de vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar. De wezenlijke waarde noem ik als laatste want die wordt genoeg niet genoemd in het vonnis van de Rechtbank Utrecht, mogelijk omdat daar (nog) geen beroep op is gedaan.

Dit zijn de vormmerken van FrieslandCampina waarop de vorderingen in het kort geding zijn gebaseerd:

Benelux depotnummer 1215063	Benelux depotnummer 1215064

^{klik afbeelding voor vergroting}
Doorgaans gaat het bij een vormmerk zuiver om de driedimensionale vorm van een product of een verpakking. De merknaam Mona hoort dus eigenlijk niet thuis in de registratie van het vormmerk en de afbeelding zou niet in kleur hoeven te zijn. Tegen andere verpakkingselementen in het depot zie ik op zich geen bezwaar hoewel die FrieslandCampina niet lijken te helpen in deze zaak.

FrieslandCampina doet er naar mijn smaak goed aan de puddingbeker nogmaals te deponeren zonder de merknaam Mona en zonder kleuren. Ook de verpakkingselementen kunnen m.i. weggelaten worden.

Het BBIE kan echter van mening zijn dat deze vorm van de verpakking een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Immers, heeft deze vorm niet vooral kooplustopwekkendvermogen en aantrekkingskracht? – Doet de vorm het publiek watertanden? – en zo ja, kan de puddingbeker dan nog een geldig vormmerk zijn?

Of danken we het feit dat deze vorm ons collectief doet watertanden niet aan oma maar aan jarenlang intensief merkgebruik van deze vorm door Mona?

Rondom de Apple vs. Samsung-zaak is er veel in media verschenen. Onlangs speelt er ook tussen juristen een discussie, maar deze gaat over de bevoegdheid van Nederlandse rechters om tegen in Nederland gevestigde gedaagden in kort geding een grensoverschrijdend verbod uit te spreken.

In de laatste bijdrage van Willem Hoyng wordt er gereageerd op een bijdrage van Bart Sujecki en Michiel Rijsdijk verschenen in 't FD van 1 september 2011. Met name op het punt dat er een opmerkelijke rechtsoverweging 4.1 is. Hoyng reageert, gesteund door jurisprudentie zoals Gerechtshof ’s-Gravenhage d.d. 12 juli 2011, LJN BR1364, IEF 9973 (Yellow Page) en Rechtbank 's-Gravenhage 15 september 2010, IEF 9089 (Solvay/Honeywell), dat dit eerder uitdrukkelijk is geoordeeld.

Als extraatje voegt Willem Hoyng ook toe dat op het punt van toepassing van EEX-Vo de rechter ook juist heeft gehandeld.

[De voorzieningenrechter] merkt fijntjes op dat de Nederlandse gedaagden de bevoegdheid niet hebben bestreden, maar terecht acht hij dat onvoldoende om zich ex art. 24 EEX-Vo bevoegd te achten. Immers, wanneer het om de exclusieve bevoegdheid van art. 22 (4) EEX-Vo gaat, kan de rechter art. 24 EEX-Vo niet toepassen. Hij zal zelf moeten nagaan of hij met het aannemen van bevoegdheid de exclusieve bevoegdheid (van een andere rechter) schendt.

Lees de discussie verder hier (link en link).

Internetconsultatie Richtlijn Verweesde Werken (COM (2011) 289 definitief)

Met dank aan Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der Laan.

Op 24 mei 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (Richtlijn Verweesde Werken) gepresenteerd.  Naar aanleiding van deze publicatie is de Nederlandse overheid een internetconsultatie gestart. De reacties daarop zijn nu bekend geworden, hieronder een overzicht van de reacties.

Achtergrond voorstel Verweesde werken zijn werken waarvan de auteursrechthebbende onbekend is of niet gevonden kan worden. Omdat op grond van het auteursrecht wel toestemming nodig is van deze rechthebbenden voor het gebruik van de werken, levert dat in de praktijk problemen op. De Richtlijn Verweesde Werken schept een kader waarin het gebruik van deze werken wèl mogelijk is. De Europese Commissie heeft daarbij gekozen voor een systeem van wederzijdse erkenning. Als  een zorgvuldige zoektocht door bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, archieven, instituten voor cinematografisch erfgoed en publieke omroeporganisaties heeft plaatsgevonden kan een werk de status “verweesd” krijgen. Het werk in kwestie wordt dan in de hele EU als verweesd werk beschouwd. Op grond van de Richtlijn zal het mogelijk worden deze verweesde werken online en zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring beschikbaar te stellen voor culturele en onderwijsdoeleinden, tenzij de auteursrechthebbende zich alsnog meldt.

De achtergrond voor het ontstaan van de Richtlijn Verweesde Werken kan gezocht worden in de grote behoefte om werken met een groot cultureel, maatschappelijk of educatief belang te kunnen digitaliseren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van de reacties op de internetconsultatie is gegeven door culturele instellingen. Hieronder volgt een samenvatting van deze reacties.

Reacties Het initiatief tot een richtlijn wordt positief ontvangen. De problemen die verweesde werken met zich meebrengen zijn in de praktijk al ondervonden. Een overkoepelende visie in de vorm van een richtlijn wordt als ‘nuttig en werkbaar’ ervaren (VOI©E) en het richtlijnvoorstel is dan ook ‘een stap in de goede richting’ (Nederlandse erfgoedinstellingen)

De inhoud van de richtlijn krijgt echter veel kritiek. Over het algemeen werd er meer gehoopt op een meer fundamentele oplossing Een aantal instellingen geven daarbij aan dat het probleem niet alleen ligt bij verweesde werken maar bij rechtenclearing in het algemeen. Een regeling die alleen ziet op verweesde werken is daarom eenzijdig. (Vrijschrift) (Stichting NPO) (VOI©E)  Ook wordt als probleem ervaren dat de richtlijn richt zich alleen richt op gepubliceerde werken terwijl de verwezingsproblemtiek ook bestaat voor ongepubliceerde werken. (KB) Een redelijke zoektocht zoals nu omschreven in de voorgestelde richtlijn is in de praktijk vaak niet haalbaar vanwege de hoge kosten (Nederlandse Erfgoedinstellingen) en bij grote digitaliseringsprojecten zo tijdrovend dat het nooit op enige schaal kan worden uitgevoerd (FOBID). 
Tenslotte laat de voorgestelde richtlijn wat begripsduiding te wensen over. ‘Taken van openbaar belang’ en ‘redelijke zoektocht’ worden niet nader gedefinieerd, waardoor het risico ontstaat dat hierdoor grote verschillen gaan optreden tussen de Lidstaten. De angst bestaat dat dit tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid zal leiden. (LIRA / PICTORIGHT).

Veel instellingen hebben gezamenlijk gereageerd. De reacties komen dan ook in grote lijnen ook overeen. Over de vraag of alleen publieke instellingen gebruik zouden mogen maken van het richtlijnvoorstel of dat er meer ruimte zou moeten zijn om ook commerciële instellingen toe te laten wordt duidelijk verschillend gedacht. (Vrijschrift) (Plaatsen van Betekenis) tegenover (FotografenFederatie).

De meerderheid van de instellingen vindt dat er meer nadruk gelegd moet worden op de regelingen die collectieve beheersorganisaties bieden. “Extended Collective Licensing”, zoals dat bestaat  in Scandinavische landen, wordt als optie in de richtlijn genoemd maar maakt geen deel uit van het voorstel. Een duidelijke positie voor collectieve regelingen ontbreekt daardoor. Veel instellingen zien juist in deze regelingen een werkbare oplossingen voor verweesde werken. Daarom is van belang dat deze richtlijn dergelijke collectieve regelingen niet uitsluit, maar hier juist expliciet ruimte voor biedt. Het merendeel van de instellingen pleit daarom met klem voor een wettelijk kader in de vorm van collectieve regelingen. (Portal Audiovisuele Makers) (Stichting NPO) (VOI©E) (Nederlandse Erfgoedinstellingen) (FOBID) (Kennisland) (LIRA / Pictoright) (Nationaal archief) (FotografenFederatie) (EYE, 3 Mb!).

Conclusie
De reacties van de instellingen zullen worden meegenomen in de standpuntbepaling van Nederland bij de onderhandelingen van het richtlijnvoorstel. Het is te hopen dat de nuttige en praktische adviezen worden meegenomen voordat de richtlijn wordt ‘verwezenlijkt’.

Alle reactie staan hier (link).

US Court of Appeals 7th Circuit 15 februari 2011, Nos 08-3701 & 08-3712 (Kelley v. Chicago Park District)

Met commentaar in’t kort van Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.

Verenigde Staten. Auteursrecht. Moreel recht op ‘living art’, een wildbloementuin.

Kunstenaar Chapman Kelley klaagt het Chicago Park District aan wegens het – zonder zijn toestemming – aanpassen van zijn kunstwerk “Wildflower Works”. Dit is een kunstwerk, bestaande uit twee grote ovale perken, waarin tussen de 200 en 300 duizend wilde planten waren aangebracht.  Wildflower Works werd in 1984 met toestemming van het Chicago Park District aangelegd in het Grant Park, een prominente locatie in het centrum van Chicago.

Toen Wildflower Works in 2004 in verval raakte en overwoekerd was, stelden vertegenwoordigers van het Chicago Park District aan Kelley voor Wildflower Works opnieuw in te richten. Het voorstel was de oppervlakte te halveren en de ronde perken rechthoekig te maken. Hoewel Kelley bezwaar maakte tegen deze aanpassingen, voerde het Chicago Park District de aanpassingen toch uit.

In reactie op  de aanpassingen van Wildflower Works startte Kelley een procedure tegen het Chicago Park District. Zijn vorderingen zijn enerzijds gebaseerd op zijn “rights of integrity” op basis van artikel 106A van de Visual Artists Rights Act (“VARA”) en anderzijds op basis van contractbreuk.

Afbeelding van CHAPMAN KELLEY Wildflower Works, 1984-2004, original watercolor painting used in an early proposal for the site-specific installation in Chicago’s Grant Park. Courtesy the artist.

District Court

De District Court oordeelde dat Wildflower Works kon worden aangemerkt als een schilderij en een beeldhouwwerk en dat het daarom voldeed aan het werkbegrip onder de VARA. Toch wees de rechtbank de vorderingen van Kelley af, omdat Wildflower Works volgens de rechtbank onvoldoende origineel was en zodoende niet in aanmerking kwam voor auteursrechtelijke bescherming. Subsidiair oordeelde de rechtbank dat sprake was van ‘site-specific art’, een categorie van werken die is uitgesloten van bescherming onder de VARA.

Court of Appeal
Als eerste toetst het Court of Appeal of Wildflower Works geldt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Waar het District Court met name problemen zag met betrekking tot de originaliteit, ligt volgens het Court of Appeal het voornaamste bezwaar in het feit dat een levende tuin geen auteursrechtelijke keuzes van de auteur belichaamt en dat er evenmin sprake is van een vaste uitvoeringsvorm. Volgens het Court of Appeal is hiervan geen sprake: “gardens are planted and cultivated, not authored”. Omdat er geen sprake is van een auteursrechtelijk werk, kon Kelley ook geen aanspraak maken op rechten op basis van de VARA, nu het hiervoor vereist is dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

De situatie in Nederland: Wildflower Works een auteursrechtelijk beschermd werk?
Stel dat Wildflower Works in Nederland zou liggen, zou het dan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming op grond van de Nederlandse Auteurswet? Zoals bekend moet een werk volgens de Hoge Raad beschikken over een “eigen origineel karakter” en het “persoonlijk stempel van de maker” om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen (HR 4 januari 1991, Van Dale / Romme, NJ 1991, 608 met noot van D.W.F. Verkade en HR 24 februari 2006, Technip, NJ 2007, 37). 

In Erven Endstra/Nieuw-Amsterdam (zie: IEF 6174) bepaalde de Hoge Raad dat onder het eerste criterium moet worden begrepen dat de vorm van een werk niet ontleend mag zijn aan de vorm van een ander werk, en dat het tweede criterium betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt volgens de Hoge Raad al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.

Het eigen karakter criterium lijkt mij voor Wildflower Works geen grote problemen op te leveren. Uit de uitspraak van de Court of Appeal blijkt dat voor de aanleg van Wildflower Works nauwelijks vergelijkbare kunstprojecten zijn opgezet. De kans dat Wildflower Works is ontleend aan een ander werk acht ik dan ook niet groot.

Problematischer wordt het naar mijn mening wanneer we kijken naar de voorwaarde dat Wildflower Works moet beschikken over een persoonlijk stempel van de maker. In hoeverre is er door een rangschikking van planten sprake van een vorm die het resultaat van scheppende menselijke arbeid? Dit zal direct na de aanleg van Wildflower Works mogelijk nog wel het geval zijn geweest, maar volgens mij kan na 20 jaar nauwelijks meer worden gesproken van scheppende menselijke arbeid. Immers, door natuurlijke invloeden komen allerlei plantensoorten aanwaaien die Kelley oorspronkelijk niet had willen opnemen. De natuur heeft het werk als het ware overgenomen en het oorspronkelijke werk is daardoor vergaan.

Vergelijk het met de situatie dat een schilderij 20 jaar buiten wordt neergelegd. Zolang er gedurende die tijd iemand is die ervoor zorgt dat het schilderij wordt schoongehouden, zal er na 20 jaar nog steeds sprake zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk, dat het resultaat is van menselijke scheppende arbeid. Indien dit echter niet het geval is, en het schilderij als het ware wordt prijsgegeven aan de natuur, dan zal er na 20 jaar niet veel meer van over zijn. De oorspronkelijke schilder kan dan niet meer zeggen dat het uiterlijk van het schilderij, zoals dat er na 20 jaar uitziet, een gevolg is van zijn scheppende menselijke arbeid.

Jurisprudentie

De jurisprudentie bevat nauwelijks uitspraken die zien op de vraag of een tuin een auteursrechtelijk beschermd werk is. Tot op heden ben ik er slechts één tegengekomen. In 1990 overwoog de President van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch:

naar de mening van de president [is] voldoende aannemelijk geworden dat de door Linders op papier ontworpen en vervolgens aangelegde tuinen een eigen karakter vertonen en de uiting zijn van datgene wat Linders tot zijn arbeid heeft bewogen en derhalve als werken in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen worden beschouwd

De creatieve arbeid van Linders bleek volgens de President met name uit:

(…) de wijze waarop de verschillende elementen van die tuinen, zoals de pergola’s, de stenen barbecues, de fonteinen en de op speciale wijze aangelegde klinkerpartijen, tot stand zijn gekomen (r.o. 4.3).

Het gaat dus om de rangschikking van bepaalde vaste (onverplaatsbare) elementen in de bewuste tuin, en niet om de rangschikking van de planten die in de bewuste tuinen zijn neergezet. Uit de foto op de eerste pagina blijkt echter dat dergelijke elementen ontbreken in Wildflower works. Dit is naar mijn mening eveneens een aanwijzing dat Wildflower Works ook onder de Nederlandse Auteurswet geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Conclusie

Ik denk dat de uitkomst van Kelley v. Chicago Park District niet anders was geweest als de zaak voor een Nederlandse rechter was gekomen. Door de begroeiing van Wildflower Works was immers geen sprake meer van een vorm die het resultaat was van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes van Kelley.

Erkennen van auteursrechtelijke bescherming voor een werk dat zover afstaat van de oorspronkelijke uitvoeringsvorm komt akelig dicht bij het beschermen van een idee, iets dat binnen het auteursrecht uiteraard niet mogelijk is.

Kelley had in Nederland evenmin aanspraak kunnen maken op zijn persoonlijkheidsrechten, aangezien hiervoor auteursrechtelijke bescherming vereist is (in artikel 25 Auteurswet wordt ook gesproken over een “werk”).

Amsterdam, september 2011

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 juni 2011, zaaknr. DCO2011-0026 (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) tegen Steven Vickers) Arbiter: Warwick Smith.

Met Commentaar in't kort van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Domeinnaamrecht: champagne.co. Beschermde oorsprongsbenaming. Unregistered trademark (handelsnaamrecht). Champagne geen “Rights” zoals onder artikel 4(a)(i) van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP Policy”). Klacht afgewezen. 

Het CVIC behartigt de belangen van producenten van Champagnewijnen en heeft zich vaak met succes verzet tegen het gebruik van de aanduiding Champagne. Zo kreeg Unilever bijvoorbeeld een verbod om haar Andrélon Champagne shampoo nog langer te verkopen (IEF 9142). Wel merkte de rechtbank hierbij nog op dat “niet ieder gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne verboden is”. En bij toewijzing van de proceskosten werd overwogen dat beschermde oorsprongsbenamingen weliswaar niet genoemd worden in artikel 1019 Rv, maar dat dit “niet het gevolg [lijkt] te zijn van een bewuste keuze van de wetgever om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten, maar van een omissie.”

Uit WIPO beslissing volgt dat in de UDRP Policy de beschermde oorsprongsbenaming wel bewust is uitgesloten en wordt een voorbeeld gegeven van gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” die niet verboden is. Geen reden voor Champagne dus voor CIVC.

Op grond van artikel 4 (a)(i) van de UDRP Policy dient een klager aan te tonen dat de domeinnaam “identical or confusingly similar [is] to a trademark or service mark in which the complainant has rights”. In deze procedure beroept CIVC zich niet op een geregistreerd merkrecht, maar uitsluitend op (i) de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” en (ii) op een “unregistered trademark” gebaseerd op “the English law of passing off”.

Het panel gaat na of het CIVC inderdaad houder is van deze rechten en of een beschermde oorsprongsbenaming en een “unregistered trademark” kunnen worden beschouwd als een recht in de zin van artikel 4 (a)(i) UDRP Policy.

(i) Na wat procedurele overwegingen – het CIVC voelde na een aantal vragen van het panel een negatief oordeel wellicht al aankomen en wilde haar klacht intrekken, de verweerder wilde de procedure voortzetten – stelt het WIPO-panel eerst vast dat CIVC inderdaad houder is van de beschermde oorsprongsbenaming. Maar volgens het panel blijkt uit twee WIPO Reports (30 april 1999, nr. 439 en 3 september 2001, nr. 843 ) de WIPO Overview, 2.0 par. 1.5 dat het een bewuste keuze is geweest van de beleidsmakers om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten van de werkingssfeer van de UDRP Policy. Volgens het panel “There has been no change in that position: geographical indications, as such, remain outside the scope of the Policy.”

Het CIVC had nog vier andere procedures aangehaald, waarin zij wel succesvol de overdracht van verschillende champagne-domeinnamen had gevorderd, maar dit was volgens het WIPO-panel niet relevant. In die procedures werd namelijk niet beslist op grond van de UDRP Policy, maar op grond van andere geschillenregelingen. De regelingen van onder meer Frankrijk en België zijn bijvoorbeeld niet beperkt tot “ownership of a trademark or service mark” zoals de UDRP dat wel is. De geschillenregeling van het SIDN voor “.nl” domeinnamen biedt overigens ook meer ruimte dan de UDRP policy, omdat naast beschermde merken ook handelsnamen een grondslag kunnen vormen. (artikel 2.1 (a) (I) SIDN Geschillenbeslechting voor .nl-domeinnamen).

(ii) Ook het beroep op het “unregistered trademark” was voor CIVC niet succesvol:

In this case, the Panel is not satisfied that the Complainant has shown that its rights in the expression “Champagne” constitute an unregistered trademark right of the kind that would satisfy paragraph 4(a)(i) of the Policy. First, the Panel notes that it is generally accepted that, to be a trademark, a sign must be capable of distinguishing the goods or services of an individual undertaking from those of other undertakings. It seems to this Panel that a geographical indication per se does not distinguish the wine of one champagne producer from the wine of another, and so does not fulfill the fundamental function of a trademark of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (…)

Belangrijker nog is volgens het panel dat het, zoals gezegd, een bewuste keuze is geweest om beschermde oorsprongsbenamingen niet onder de UDRP Policy te brengen.

’Champagne’ may be among the world’s most famous geographical indications, but that in itself is not enough for it to qualify as an unregistered “trademark or service mark” under the Policy.

Verordening 491/2009 EG tot aanpassing van Verordering 1234/2007 EG
De belangenbehartiger van de Champagneboeren heeft tenslotte tevergeefs een beroep gedaan op artikel 118m (quaterdecies) van Verordening EG 491/2009, de bepaling die succesvol werd ingeroepen tegen Unilever’s Champagne shampoo. “Niet in geschil” was destijds dat door Unilever inbreuk werd gemaakt in de zin van dit artikel. Het WIPO-panel gaat nu echter inhoudelijk niet in op dit artikel, maar kijkt strikt naar de UDRP Policy. Zeker gezien de genoemde WIPO-reports – beschermde oorsprongsbenamingen zijn bewust uitgesloten - is het vervolgens een logische beslissing van het panel om de klacht van CIVC af te wijzen. Een beslissing die het CIVC wellicht ook had kunnen verwachten, al oordeelt het panel nog wel dat van kwade trouw van klager geen sprake is: “[it seems] to point more towards incomplete thinking than to bad faith.”