Dossiers

Vrz. Rechtbank Haarlem 28 juli 2011, LJN BR 4466 (Reprise Biopharmaceutis LLC en Dr.A tegen Ferring B.V.)

Als randvermelding. Deurwaarderskortgeding. Conservatoir bewijsbeslag met betrekking tot IE-recht. Nadat de deurwaarder is aangevangen met de beslaglegging, ontstaat een discussie tussen de advocaten van betrokken partijen over de wijze waarop de beschikking, waarbij verlof is verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag met aanstelling van een gerechtelijk bewaarder, moet worden geïnterpreteerd. De deurwaarder heeft op de voet van artikel 438 lid 4 Rv het kort geding tussen partijen aanhangig gemaakt. Uitleg van een beslagverlofbeschikking die is gegeven door ondertekening van de woorden “Toegestaan als verzocht”.

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat de deurwaarder beslag mag leggen op de in het rekest nader genoemde bescheiden, ook in digitale vorm. Dit blijkt uit de Memorie van Toelichting bij artikel 843a Rv dat onder ´bescheiden´ tevens op een gegevensdrager aangebrachte gegevens wordt verstaan. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat de deurwaarder niet mag overleggen met verzoekers over de wijze waarop hij beslag legt. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat het proces-verbaal van beslaglegging geen informatie mag bevatten over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden. Wel hebben verzoekers er recht op en belang bij om te weten of het beslag doel heeft getroffen. Compensatie van de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

17. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter het volgende op. Het proces-verbaal van beslaglegging mag geen informatie over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden bevatten. Met Reprise en [A] is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekers er wel recht op en belang bij hebben om te weten of het beslag doel heeft getroffen. Dit brengt met zich dat in het proces-verbaal van bewijsbeslag mag worden vermeld, gespecificeerd naar elk van de onder 2 genoemde beslagobjecten, of het beslag doel heeft getroffen.

18. Ten aanzien van het laatste geschilpunt – mag er wel of niet gedurende het beslag overleg gevoerd worden met verzoekers over het aantal hits en het daarna uit te voeren combineren van zoektermen – heeft de deurwaarder zich op het standpunt gesteld dat inhoudelijk overleg met verzoekers gedurende het beslag over het aantal hits, niet in strijd is met de beschikking noch met de geheimhoudingsplicht, nu er inhoudelijk niet over de bescheiden wordt gesproken. Een dergelijk overleg leidt er volgens de deurwaarder alleen maar toe dat de hoeveelheid definitief in beslag genomen data afneemt waardoor Ferring op geen enkel punt in haar belangen wordt geschaad. Ook Reprise en [A] stellen dat het praktisch is dat zij tijdens het beslag overleg voeren met de deurwaarder over de mogelijke zoektermen en combinaties daarvan die leiden tot inbeslagname van bepaalde bescheiden.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2011 (Lensink curator Fan Media B.V. en Herselman)

Met dank aan Erik Vollebregt, Greenberg Traurig

In't kort. SEKAM-betalingen, ongerechtvaardigde verrijking. Formats en licentie Televisieprogramma's. Einde samenwerkingsovereenkomst. Volgens de samenwerkingsovereenkomst heeft er overdracht van auteursrechten plaatsgevonden en is er geen sprake van een ongerechtvaardigde verrijking. Er is ook geen recht op de helft van de Sekam-vergoedingen. Liquidatietarief, want geen specificatie ex art. 1019h Rv.

4.5 Uit het voorgaande volgt dat het onder r.o. 4.1. weergegeven verweer van Herselman dat Fan Media de auteursrechten ex artikel 3 van de samenwerkings-overeenkomst heeft overgedragen, slaagt. Hieruit volgt dat Fan Media geen recht had op de Sekam-vergoedingen en dus ook niet is veramrd door het niet ontvangen daarvan. Dit betekent dat de stelling van Lensink dat de boedel van Fan Media schade heeft geleden door het niet-ontvangen van de Sekam-vergoedingen faalt. Reeds hierom komt aan Fan Media geen vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking toe. De Primaire grondslag van de vordering faalt derhalve. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de subsidiaire grondslag daarvan.

Recht op de helft van de Sekam-vergoedingen?
4.6. Tegen de subsidiaire grondslag van de vordering heeft Herselman meest verstrekkend aangevoerd dat het in de onderhavige procedure niet gaat om schikkingen met tussen individuele licentiehouders met derden, maar om de vraag of Fan Media een vordering heeft op Herselman. Dit verweer slaagt. (...) Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien op welke wijze (elk van) deze gestelde betalingsverplichtingen - wat daar verder van zij - Herselman als gedaagde partij regarderen, laat staan hoe zulks kan leiden tot een betalingsverplichting van Herselman van de helft van de thans in het geding zijde Sekam-vergoedingen aan de boedel van Fan Media. Reeds hierom kan de subsidiaire grondslag van de vordering niet slagen. Dit brengt mee dat aan een beoordeling van het voorts hieromtrent gevoerde partijdebat niet wordt toegekomen.

Vrz. Rechtbank Haarlem 3 augustus 2011 LJN BR4473 (Adhestick Ltd. tegen [A])

Met gelijktijdige dank aan Christien Wildeman en Joran Spauwen, Kennedy van der Laan.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Agentuur- of koopovereenkomst?

In't kort. Vordering strekt tot afgifte producten van eiser en tot staken en gestaakt te houden van handelen onder de naam en/of teken (JOE’S) NO FLATS, alsmede van het doen van onrechtmatige uitlatingen over eiser. Agentuur- of koopovereenkomst? Gemeenschapsmerk.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot door gedaagde van Gemeenschapsmerk zal worden vernietigd door het OHIM wegens aanvraag te kwader trouw. Daarbij komt dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt kan hem verboden worden het merk te gebruiken. Voor wat betreft het gebruik van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde. Volgt toewijzing vordering.

Agentuurovk 4.4. Op basis van de bovenstaande – door Adhestick met de nodige bescheiden onderbouwde – gang van zaken is voorshands aannemelijk dat tussen partijen sprake was van een overeenkomst die naar Nederlands recht te karakteriseren valt als een agentuurovereenkomst. Voor de stelling van [A] dat tussen hem en Adhestick een koopovereenkomst is gesloten, heeft [A] daarentegen onvoldoende bewijs aangedragen. Voor zijn stelling dat er tussen partijen werd afgerekend via een rekening-courantverhouding, is bovendien in het geheel geen bewijs geleverd. Uit de correspondentie tussen partijen noch uit hun feitelijke wijze van bedrijfsvoering en facturatie valt een zodanige rekening-courantverhouding af te leiden. De voorzieningenrechter zal er bij de beoordeling van de vorderingen van Adhestick dan ook vanuit gaan dat tussen partijen een agentuurovereenkomst is gesloten.

Redelijkheid en billijkheid na beëindiging 4.7. [A] heeft de overeenkomst met Adhestick opgezegd (“My client (…) no longer wants to work together with your company and will continue his business under his own name, as he always has”). Als gevolg van die opzegging is [A] te beschouwen als een gewezen agent van Adhestick. Als zodanig gebiedt de redelijkheid en billijkheid dat hij zich – ook na de beëindiging van de overeenkomst met Adhestick – gedurende enige tijd heeft te gedragen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is voor een agent. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATS-producten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780). Dit onderdeel van de vordering van Adhestick zal dan ook eveneens worden toegewezen.

Gemeenschapsmerkaanvrage te kwader trouw 4.8. Het door [A] gedane beroep op het door hem geregistreerd Europees beeldmerk voor het teken (JOE’S) NO FLATS kan niet tot een ander oordeel leiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot van het Gemeenschapsmerk door het OHIM zal worden vernietigd. In artikel 51 lid 1 sub b van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Gemeenschapsmerkenverordening) is immers bepaald dat het Gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Daaronder moet blijkens artikel 11 van de Gemeenschapsmerkenverordening mede begrepen worden de ongeautoriseerde registratie door een gemachtigde of vertegenwoordiger, waartoe een (ex)agent eveneens gerekend kan worden. Daarbij komt, zoals van de kant van Adhestick terecht is aangevoerd, dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt (zoals in casu de agenturenovereenkomst tussen partijen), kan hem verboden worden het merk te gebruiken.

4.9. Voor wat betreft het gebruik door [A] van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde.

Lees de uitspraak hier (pdf / LJN)

Vakantietijd en genieten van lokale streekproducten. Bij meer producten heeft u nu een extra weetje, want recentelijk heeft de Commissie enkele Beschermde Geografische Indicaties toegevoegd voor:

Fichi di Cosenza, vijgen uit Italië
Aceite Campo de Calatrava, extra-virgin olijfolie uit Spanke
Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel, Mosselen uit Bretagne uit Frankrijk
Cornish Pasty, vleesgevuld pastei uit Groot-Brittanië
Saucisson de l'Ardèche, worst uit het Franse arrondissement Ardèche

Meer weten over Geografische indicaties en herkomstaanduidingen (dossier via linkermenu) en bijdrage R.Chalmers 'Weet Abraham nog wel waar  hij zijn Dijon-mosterd haalt?' IEF 10010.

Antwoord vragen Leijten over herbenoeming van FIFA-baas Blatter en het WK bid, Aanhangsel Handelingen II 2010-11, 3 016.

Op herhaling van RB 1017, en in navolging van de eerdere berichten alhier (RB 510, 'De Dutch Dress onder de loep') en de oorspronkelijke guerillacampagne zelf (RB 499)

9. Is het correct dat het ministerie van Economische Zaken het standpunt was toegedaan dat de ‘Bierbabes’ in Nederland wel strafrechtelijk zouden kunnen worden vervolgd, (4) terwijl de minister van VWS aan de Kamer en in de
media meldde dat dit niet het geval was?

Nee.

In de antwoorden naar aanleiding van het schriftelijk verslag (Kamerstukken II, 32371, nr. 8) is uiteengezet dat bepaalde inbreuken op het auteursrecht en het merkenrecht strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd. Uitgangspunt hierbij is dat strafrechtelijke handhaving een ultimum remedium is dat alleen wordt toegepast bij die inbreuken waardoor het algemeen belang wordt getroffen.

In de antwoorden op eerdere vragen van het Lid Leijten met betrekking tot dit onderwerp (ingezonden 15 oktober 2010, beantwoord op 25 november 2010, nummer 612) is aangegeven dat het dragen van kleding van een concurrerend merk, zoals in het geval van de ‘Bierbabes’, als zodanig niet leidt tot een auteurs-recht- of merkinbreuk. De ‘Bierbabes’ kunnen in dat geval niet strafrechtelijk worden vervolgd in Nederland.

Strafrechtelijk optreden tegen de inbreukmaker is alleen mogelijk in die gevallen dat voldaan is aan de criteria voor auteursrecht- of merkinbreuk. Dat is bijvoorbeeld als het ontwerp van de kleding is gekopieerd. Ook mag niet
ten onrechte het FIFA embleem op de kleding worden aangebracht. Als inbreukmaker wordt aangemerkt degene die het voorwerp openlijk ter verspreiding aanbiedt; ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft; invoert, doorvoert, uitvoert of bewaart uit winstbejag (artikel 31b jo 31a Auteurswet), en degene die valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft (zie verder artikel 337 Wetboek van Strafrecht).

Het dragen van de kleding als zodanig valt hier dus niet onder.

Vanavond in NRC: B.Kist, 'Het auteursrecht van een aap', NRC Handelsblad 8 augustus 2011

met dank aan Bas Kist, Chiever

Een makaak stal de camera van fotograaf David Slater en nam meer dan honderd
foto’s. Het is de vraag wie de rechten bezit. 

We hebben toch in de Daily Mail gelezen dat niet Slatermaar de aap de foto’s heeft gemaakt? Hoe kan Slater dan de auteursrechten bezitten? Die liggen nog eerder bij die aap dan bij Slater.

Hoewel de zaak hiermee op scherp is komen te staan, ziet Slater er toch nog de grap van in. ‘Until I hear from the monkey’s lawyers, I will stick to the belief that I own the copyright’, laat hij de Engelse Metroweten.

Met dezelfde kop op de SOLV-blog en overigens ook interessante analyse (eerder hier in kort nieuws): D.E. Johnson, Statute of Anne-imals: Should copyright protect sentient nonhuman creators?, LCA 103

Vrz. Rechtbank Utrecht 2 augustus, LJN BR4420 (Cher c.s. tegen Universal International Music B.V.)

Met dank aan Sandra Frommelt en Max van Leyenhorst, Legaltree

Auteursrecht en een zelfstandig beroep op artikel 843a Rv. De Nederlandse tak van platenmaatschappij Universal moet de Amerikaanse rockster Cher direct inzage geven in documenten die met haar royalties te maken hebben. Cher heeft recht op 15 procent van de royalties van twee verzamelalbums die Universal wereldwijd heeft uitgegeven. Eerder bepaalde een Amerikaanse rechter dat Universal financiële documenten moest afstaan, Universal werkte niet mee en Cher vroeg om een voorlopige voorziening in kort geding.

Het Superior Court in de VS heeft met beroep op het Bewijsverdag verzocht om een getuige te horen en stukken op te vragen bij een in NL gevestigde vennootschap. Deze vennootschap weigert de stukken in te brengen. De eisende partij (popzangeres Cher) vordert dat de voorzieningenrechter UIM bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om deze stukken te overleggen. Deze gaat daartoe over na een grondige toets op rechtmatig belang, bestaan van rechtsbetrekking, aanduiding van 'bepaalde bescheiden' en gewichtige reden exhibitieplicht.

Rechtmatig belang: ja 4.4. (...) In de eerste plaats moet sprake zijn van een rechtmatig belang. Het belang van Cher om inzage te verkrijgen in de in Schedule A genoemde bescheiden is gelegen in de mogelijkheid om haar stelling dat zij jegens Incorporated nog aanspraak kan maken op royalties kan staven. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, nu de distributie van de betreffende CD’s door tussenkomst van UIM heeft plaatsgevonden en UIM - naar aangenomen moet worden - beschikt over de daarbij behorende administratie, voldoende aannemelijk is dat Cher een rechtmatig belang heeft bij inzage daarin. (...)

Rechtsbetrekking: ja 4.5. Vervolgens zal de vraag worden beantwoord of de bescheiden die worden verzocht kunnen worden aangeduid als ‘aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn’. UIM heeft in dit verband aangevoerd dat Cher geen partij is in de rechtsbetrekking waarop de informatie ziet. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Aangenomen moet worden dat het begrip ‘rechtsbetrekking’ sinds de wijziging van artikel 843a Rv. per 1 januari 2002, waarbij een modernisering van dit artikel is beoogd, ruim moet worden uitgelegd en niet slechts betrekking heeft op directe rechtsbetrekkingen tussen partijen zelf. In het onderhavige geval beroept Cher zich op een overeenkomst met Incorporated. Incorporated heeft ervoor gekozen om de uitvoering hiervan door een andere, zich binnen haar concern bevindende vennootschap, te weten UIM, te laten plaatsvinden. Cher heeft hierop geen invloed kunnen uitoefenen. Onder die omstandigheden kan UIM zich in redelijkheid niet op het standpunt stellen dat Cher geen partij is bij de rechtsbetrekking en moet het begrip rechtsbetrekking ruim worden uitgelegd in die zin dat ook andere rechtsbetrekkingen met betrekking tot de exploitatie van de muziek van Cher daaronder moeten worden begrepen.

Bepaalde bescheiden: ja 4.6. Voorts moet worden beoordeeld of voldaan is aan de eis van ‘bepaalde bescheiden’. UIM heeft gemotiveerd betwist dat daarvan sprake is. Volgens UIM is onvoldoende duidelijk op welke documenten wordt gedoeld en zij illustreert dit aan de hand van in de Schedule A onder 7 geformuleerde verzoek. De voorzieningenrechter overweegt dat, hoewel fishing expeditions voorkomen moet worden, de eis van bepaalbaarheid ook niet te strikt moet worden uitgelegd. Degene die een beroep doet op artikel 843a Rv zal immers in veel gevallen niet exact kunnen aangeven welke documenten hij nodig heeft om zijn vordering te onderbouwen. De bescheiden moeten echter wel zodanig worden omschreven dat duidelijk is waarop wordt gedoeld en dat getoetst kan worden of de verzoeker daarbij een rechtmatig belang heeft. Dat betekent naar het oordeel van de voorzieningenrechter, dat Cher in haar verzoek specifieke documenten moet benoemen en aanwijzen. De voorzieningenrechter zal in rechtsoverweging 4.8 aan de hand van de diverse onderdelen van Schedule A beoordelen of voldaan is aan de eis van bepaalbaarheid.

Gewichtige reden exhibitieplicht: ja 4.7. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of er gewichtige redenen zijn die aan de exhibitieplicht in de weg staan en of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtspleging ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. UIM heeft in dit verband aangevoerd dat zij al veel informatie heeft ingebracht hetgeen met veel zoekwerk gepaard is gegaan en dat van haar –temeer nu zij buiten het geschil staat- niet verwacht kan worden dat zij hierin nog meer tijd en energie steekt. Ook heeft zij aangevoerd dat een deel van de gevraagde informatie zich niet bij UIM maar bij Warner UK bevindt. Ten aanzien van dit laatste overweegt de voorzieningenrechter dat UIM slechts kan worden gehouden aan de verplichting om informatie aan te leveren waarover zij beschikt, zoals in het dictum tot uiting zal worden gebracht. (...)

Hof Amsterdam 2 augustus 2011, zaak 200.089.702/01 SKG (Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. tegen Pretium Telecom B.V.)

 Met dank aan Peter Kok, Houthoff Buruma en Pauline Kuipers, Bird&Bird.

In navolging van randvermelding IEF 9969. Mediarecht. Spoedappel inzake tijd en duur van rectificatie. Deelarrest is op 1 juli 2011 gewezen, vonnis van voorzieningenrechter wordt deels vernietigd. Incidentele vorderingen van Pretium zijn (deels) niet toewijsbaar.

Waar het om gaat: Rectificatie van een onrechtmatig artikel 'Blinde bejaarde keihard belazerd' in De Telegraaf en verschillende aan dat dagblad gekoppelde digitale media, zoals Facebook en Twitter. Moeilijkheden bij digitale rectificatie (klik afbeelding voor de rectificatie). Rectificatie krant, op www.telegraaf.nl, op https://telegraaf.mobi en op andere websites. Doorleiden naar rectificatie. Verwijderen artikelen, links en reacties van alle websites. Verbod openbaarmaking artikelen. Verwijdering artikel uit (cache)archief derden. Verwijderen reacties van sociale media van derden. 

3.20. Bij het in het proces-verbaal van de terechtzitting van 1 juli 2011 neergelegde arrest heeft het hof, als gezegd, reeds een beslissing in het principale appel en een beslissing op vordering 4.6 van Pretium genomen, met bijkomende beslissingen. Het arrest luidt als volgt.

Het hof:

bepaalt dat de tijd gedurende welke Telegraaf de onder 5.3 van het vonnis waarvan beroep bedoelde aankondiging op de homepage van de website www.telegraaf.nl boven de page break aldaar geplaatst moet houden, eindigt op zaterdag 2 juli 2011 te 12:00 uur, zodat die aankondiging op dat tijdstip aldaar verwijderd mag worden en nadien aldaar verwijderd mag blijven;

gebiedt Telegraaf uiterlijk op maandag 4 juli 2011 de websites/blogs:
- TROS Opgelicht
- Fraudehelpdesk
- Infosite rond blinde en slechtziende personen
- Teaparty121
(zoals bedoeld in productie 28 van Pretium), althans de (rechts)personen die deze sites/blogs beheren, schriftelijk te verzoeken het geheel of gedeeltelijk overgenomen litigieuze artikel te (doen) verwijderen en verwijderd te houden, met kopie van de door haar verzonden brieven per gelijke post aan Pretium;
(...)

4. (...) gebiedt Telegraaf om binnen twee werkdagen na betekening van dit arrest de in het vonnis respectievelijk onder 5.2 en 5.4 bedoelde rectificatieberichten - opnieuw - op de websites www.telegraaf.nl en https://telegraaf.mobi te plaatsen en gedurende één jaar geplaatst te houden, waarbij lettertype en -grootte van de kop en van de tekst dezelfde zijn als van die van het onrechtmatige digitale artikel, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen.

P.G.F.A. Geerts, 'Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de ‘zaklampenzaak’ (Mag Instrument/Edco)', IEF 100049.

Commentaar in't kort; met dank aan Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. 
Naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de ‘zaklampenzaak’ (Mag Instrument/Edco, IEF 9934)

1. Op 8 juli jl. heeft A-G Verkade conclusie genomen in de ‘zaklampenzaak’ (Mag Instrument/Edco). In cassatie staan vragen met een auteursrechtelijke- en merkenrechtelijke grondslag centraal en een vraag met betrekking tot het leerstuk van de slaafse nabootsing. Ik beperk mij in deze korte bijdrage tot een bespreking van de slaafse-nabootsings-vraag.

2. Die vraag heeft betrekking op het per 1 december 2003 schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW. In die bepaling was een samenloopverbod opgenomen: nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving kon alleen bestreden worden met een modelrecht en niet met een beroep op art. 6:162 BW. Op dit samenloopverbod, aanvankelijk een hoeksteen van de BTMW, is in de loop der tijd kritiek geuit. De wetgever heeft de implementatie van de Modellenrichtlijn aangegrepen om art. 14 lid 8 (oud) BTMW te schrappen. Dat betekent dat de producent (hierna belanghebbende genoemd) die geen modelrecht (meer) heeft sinds 1 december 2003 weer een beroep kan doen op de slaafse nabootsings-jurisprudentie van de Hoge Raad. Dit is tot uitdrukking gebracht in de woorden ‘Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’ in de aanhef van art. 3.16 lid 1 BVIE. Men zou kunnen spreken van een herlevend onrechtmatige daadsrecht.

3. Levert dat geen overgangsrechtelijke problemen op? Met name dient daarbij gedacht te worden aan de concurrent die voor 1 december 2003 (ten tijde van het samenloopverbod en dus – zoals A-G Verkade het noemt - rechtens correct) het product van belanghebbende is gaan nabootsen. Mag die concurrent na het schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW doorgaan met de exploitatie van het product of kan dit hem met de per 1 december 2003 heropende mogelijkheid tot bestrijding van nabootsingshandelingen via art. 6:162 BW met succes door belanghebbende worden verboden?

4. Met Verkade ben ik van mening dat het onredelijk zou zijn als de concurrent met zijn exploitatie van het nagemaakte product zou moeten stoppen. Meer concreet: het gaat niet aan bevoegdheden te verkorten van hen die – rechtens correct – het gelijke(nde) product zijn gaan (na-)maken, en daartoe allicht investeringen hebben gedaan (conclusie A-G nr. 4.51.5). Wij verschillen ‘slechts’ van mening over de wijze waarop dit resultaat bereikt kan worden. Verkade ziet genoeg ruimte om deze kwestie onder het bereik van overgangsartikel IV van het Protocol 2002 te laten vallen, terwijl ondergetekende die ruimte niet ziet maar via een analogische toepassing van even bedoelde bepaling (of via een andere regel van (ongeschreven) overgangsrecht) tot hetzelfde resultaat komt, te weten dat voor 1 december 2003 begonnen handelingen niet door een verbod ex art. 6:162 BW getroffen kunnen worden. Omdat niet gesproken kan worden van een ‘acte clair’ of een ‘acte éclairé’ heeft A-G Verkade geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het BenGH (zie nr. 4.54).

5. Ik laat die vragen hier verder rusten. Er is iets anders dat ik onder de aandacht wil brengen. Zowel Verkade als ondergetekende zijn er (impliciet) vanuit gegaan dat de belanghebbende per 1 december 2003 een actie ex art. 6:162 BW toekomt. Maar – zo vraag ik mij (bij nader inzien) af – is dat ook daadwerkelijk het geval? Aan belanghebbende komt immers pas een slaafse-nabootsings-actie ex art. 6:162 BW toe wanneer zijn product een eigen plaats op de markt heeft (ook wel onderscheidend vermogen genoemd). Welnu is dat in casu het geval? Dat hangt af van het antwoord op de vraag welk tijdstip beslissend is voor de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het product. Is dat het tijdstip dat tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 ligt waarop de nabootsing op de markt verscheen of het tijdstip waarop de slaafse-nabootsings-actie ex art. 6:162 BW van belanghebbende is ontstaan, te weten 1 december 2003?

6. In een ‘normale nabootsingszaak’ (waarin de nabootsingshandelingen na 1 december 2003 zijn begonnen) meen ik dat beslissend is het tijdstip waarop de nabootsing op de markt verschijnt. Maar is dat in het geval de nabootsingshandelingen voor 1 december 2003 zijn begonnen ook het beslissende tijdstip? Daar ben ik eerlijk gezegd niet zeker van en wel om de doodeenvoudige reden dat er op dat tijdstip (door het samenloopverbod van at. 14 lid 8 (oud) BTMW) geen actie uit art. 6:162 BW mogelijk was. Kan aan dat tijdstip dan wel beslissende betekenis worden toegekend? Onder die bijzondere omstandigheid lijkt het gerechtvaardigd om van de hoofdregel af te wijken en 1 december 2003 als beslissend tijdstip te hanteren. Het tijdstip waarop de art. 6:162 BW-actie is ontstaan.

7. De vraag welk tijdstip beslissend is, is een vraag van nationaal Nederlands recht en dient door de Hoge Raad beantwoord te worden. Indien de Hoge Raad 1 december 2003 inderdaad als het beslissende tijdstip zou aanmerken, dan dient geconcludeerd te worden dat het product van belanghebbende geen eigen plaats op de markt heeft, omdat zijn concurrent de nagebootste producten op 1 december 2003 eveneens op de markt heeft verhandeld. Aan belanghebbende komt dan geen slaafse-nabootsings-vordering toe (dat is dan het ten deze na 1 december 2003 geldende recht; zie conclusie A-G Verkade nr. 4.46). Aan de hierboven besproken overgangsrechtelijke problematiek komen wij dan evenmin toe. Die problematiek speelt dan – als ik het goed zie – domweg niet en dat betekent dat ook geen prejudiciële vragen aan het BenGH gesteld hoeven te worden over de reikwijdte van overgangsartikel IV van het Protocol 2002. Indien de Hoge Raad echter van oordeel zou zijn dat het tijdstip waarop de nabootsing tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 op de markt verscheen beslissend is, komt belanghebbende wel een slaafse-nabootsings-vordering toe en zijn de prejudiciële vragen aan het BenGH op zijn plaats.

Paul Geerts 
Annen, 8 augustus 2011
(zie pdf bovenaan met juiste voetnootverwijzingen)

Rechtbank Alkmaar 21 juli 2011, LJN BR4348 (X tegen Uitgeverij Sport Nederland BV)

Als randvermelding. Misbruik handelsnaam en toezending valse facturen.

Bij verstekvonnis van 12 mei 2011 is X onder meer verboden gebruik te maken van de handelsnaam “Online Bedrijvengids” en facturen te versturen met daarop de vermelding ‘Online Bedrijvengids’ en klanten van USN te benaderen met facturen voor niet geleverde diensten, op straffe van een dwangsom. Voorschot op de door USN geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade en proceskosten veroordeling artikel 1019h Rv.

4.1. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft USN tegenover de gemotiveerde betwisting door X onvoldoende aannemelijk gemaakt dat X actief betrokken is geweest bij het misbruik van de handelsnaam van USN en de toezending van valse facturen aan de klanten van USN en dat zij het in haar macht had en heeft deze praktijken te beëindigen. De voorzieningenrechter is, mede gelet op de persoon van X en de indruk die zij ter zitting heeft gemaakt - een onzekere en naïef overkomende jonge vrouw -, geneigd om in het kader van dit kort geding vooralsnog geloof te hechten aan het relaas van X. De implicaties van dat relaas zijn dat X een willoos werktuig in de handen van meergenoemde Y is geweest. De verweten handelingen kunnen onder die omstandigheden niet aan X worden toegerekend.

4.2. USN heeft gewezen op een aantal inconsistenties in het verhaal van X, maar die zijn niet van dien aard dat het maatschappelijk aanvaardbaar is om de bij verstek uitgesproken veroordeling in stand te laten totdat meer duidelijk is geworden. Daarvoor is met name redengevend dat er na het hiervoor genoemde telefonisch contact meermalen mailcontact tussen X en de advocaat van USN is geweest. Blijkens de inhoud van dat mailcontact is X open en mededeelzaam geweest. De voorzieningenrechter neemt aan dat USN ook face to face contact met X had kunnen krijgen, als ze dat had gewild. Ze had samen met X naar de ING kunnen gaan, als ze dat had gewild. Zij had, kortom, het relaas van X aangehoord hebbend, rekening kunnen en moeten houden met de mogelijkheid dat X net als zijzelf slachtoffer was, en had met X samen kunnen optrekken om verdere schade te voorkomen. Zij heeft dit niet gedaan.