Alle rechtspraak  

“57. In casu vloeit de redenering van het Gerecht echter voort uit een onjuiste uitlegging van de in de punten 54 tot en met 56 van het onderhavige arrest uiteengezette beginselen.

58. Uit de punten 45, 54, 55 en 57 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het merk EUROHYPO heeft beoordeeld door alleen de beschrijvende aard ervan in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te analyseren. In dat arrest is de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening dus niet afzonderlijk onderzocht, hoewel het Gerecht op basis van deze weigeringsgrond het tweede middel dat in eerste aanleg tegen de litigieuze beslissing is aangevoerd, heeft afgewezen.

59. Het Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met het openbaar belang dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt te beschermen, namelijk de waarborg van de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten.

60. Bovendien heeft het Gerecht bij deze analyse een onjuist criterium toegepast om te beoordelen of het betrokken merk kon worden ingeschreven.

61. Volgens dat criterium kan een merk dat bestaat uit beschrijvende bestanddelen, voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving indien het woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen. Hoewel dat criterium relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, is dat niet het criterium aan de hand waarvan het bepaalde sub b van dat lid moet worden uitgelegd.

62. Aan de hand van dat criterium kan wel worden uitgesloten dat een merk wordt gebruikt om een waar of een dienst te beschrijven, maar kan niet worden bepaald of een merk de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten kan waarborgen.

63. Aldus stelt rekwirante terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

64. Uit het voorgaande volgt dat, zonder dat het derde onderdeel van het twee middel in hogere voorziening behoeft te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat de vierde kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden door bij de litigieuze beslissing inschrijving van de woordcombinatie EUROHYPO (…).

65. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is hier het geval.

66. Vooraf zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 56 van het onderhavige arrest, het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inhoudt dat dit merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 34 en aangehaalde rechtspraak).

67. Volgens vaste rechtspraak moet dat onderscheidend vermogen worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

68. In casu dient te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in de litigieuze beslissing heeft opgemerkt zonder door rekwirante te zijn weersproken, de betrokken diensten tot alle consumenten zijn gericht. Bovendien staat vast dat de absolute weigeringsgrond voor slechts één van de talen van de Europese Unie – te weten het Duits – is aangevoerd. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit wiens oogpunt moet worden beoordeeld of het merk onderscheidend vermogen bezit, uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde Duitstalige consument.

69. Zoals het BHIM in de litigieuze beslissing terecht heeft opgemerkt, vat het relevante publiek, in de sector waarop de aanvraag tot inschrijving van het merk ziet, het woordteken „EUROHYPO” op als een woord dat in zijn geheel en op algemene wijze verwijst naar financiële diensten waarbij een zakelijke waarborg dient te worden gesteld, en inzonderheid naar hypothecaire leningen die worden betaald in de munteenheid van de Europese Economische en Monetaire Unie. Bovendien ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de combinatie van de gangbare en gebruikelijke elementen EURO en HYPO ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor rekwirantes diensten in de perceptie van het betrokken publiek worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst. Het relevante publiek neemt het betrokken merk dus waar als een woord dat informatie verstrekt over de aard van de erdoor aangeduide diensten en niet over de herkomst van de betrokken diensten.

70. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, mist bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient het beroep dat rekwirante tegen de litigieuze beslissing heeft ingesteld, te worden verworpen.

Lees het arrest hier.

Op 24 juli 2002 heeft rekwirante K-Swiss het Bureau verzocht een beeldteken bestaande in de afbeelding van een schoen met vijf evenwijdige strepen aan de zijkant in te schrijven ter aanduiding van waren van klasse 25. Bij beslissing van 19 oktober 2004 werd deze aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste voor de betrokken waren. Ook het beroep dat rekwirante tegen deze beslissing heeft ingesteld, werd verworpen bij beslissing van 26 september 2005 van de eerste kamer van beroep van het Bureau.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 16 januari 2006, heeft rekwirante verzocht om vernietiging van de litigieuze beslissing en verwijzing van het Bureau in de kosten. Bij op 3 april 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde afzonderlijke akte heeft het Bureau krachtens artikel 114, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen.

Gerecht: “In deze omstandigheden en gelet op het feit dat volgens artikel 63, lid 5, van verordening nr. 40/94 beroep bij het Gerecht moet worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep, verlengd met een forfaitaire termijn wegens afstand van tien dagen overeenkomstig artikel 102, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dient te worden vastgesteld dat de termijn voor het instellen van beroep tegen de bestreden beslissing is verstreken op 9 januari 2006.Het onderhavige beroep, dat op 16 januari 2006 werd ingesteld, is derhalve tardief en moet niet-ontvankelijk worden verklaard.”

A.G: Zoals rekwirante en het Bureau ben ik van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat een kennisgeving per expreslevering onregelmatig is. Verder zal ik wijzen op de gevolgen die moeten worden verbonden aan deze onjuiste rechtsopvatting. (…) Gelet op een en ander, geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

„–      De beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 14 december 2006, K- Swiss/BHIM (Evenwijdige strepen op schoen) (T-14/06), wordt vernietigd.

–      De exceptie van niet-ontvankelijkheid die het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) voor het Gerecht heeft opgeworpen, wordt ongegrond verklaard.

–      De zaak wordt naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen verwezen voor een uitspraak over de vordering van K-Swiss, Inc. strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 september 2005.

Lees de conclusie hier.

Unicaresoft moet zich, binnen drie dagen na betekening van het vonnis, onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de MSN merkrechten van Microsoft in de Benelux en de Europese Gemeenschap, in het bijzonder door gebruik van het teken msnlock, zelfstandig of als deel van een domeinnaam.

Ook moet Unicaresoft, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, hebben bewerkstelligd dat alle door Unicaresoft geregistreerde en/of gehouden domeinnamen voor zover deze (mede) bestaan uit het teken msnlock of daarmee overeenstemmende tekens, op naam van Microsoft worden gezet.

Unicaresoft wordt veroordeeld tot betaling aan Microsoft van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Unicaresoft in gebreke is om hieraan te voldoen of, naar keuze van Microsoft, voor elke overtreding.

Unicaresoft wordt ook veroordeeld in de kosten van dit geding, tot op heden begroot op € 18.135.

Het ging in deze zaak om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter heeft de in voorlopige voorzieningen betreffende de intellectuele eigendom verplichte termijn (artikel 1019 i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) waarbinnen Microsoft de eis in de hoofdzaak moet instellen bepaald op 6 maanden. De voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen deze termijn is ingesteld.  “

Lees het vonnis hier.

(…) 43. First, the first five letters of the word element of the earlier mark are identical to the first five letters comprised in the mark applied for. In addition, the letter ‘t’, which is the last letter in that word element, is not markedly visually different from the letter ‘i’, which is the sixth letter of the mark applied for. Furthermore, the mark applied for contains only one letter more than the word element of the earlier mark. Secondly, as was stated above, although the figurative element of the earlier mark unquestionably produces a certain visual impression, that element is too difficult to perceive to dominate the image of that mark which the relevant public will keep in mind. That element alone is not sufficient to establish the existence of differences capable of counterbalancing the visual similarity of the marks at issue which stems from the very great similarity between the word element of the earlier mark and the mark applied for.

44. It follows that the Board of Appeal was right to find that ‘despite the presence of some differences, the conflicting signs are visually similar’.

45. As regards the phonetic and conceptual comparisons of the marks at issue, it must be stated at the outset, that, contrary to what the applicant submits, those comparisons must be made with regard to all the languages spoken by the relevant public, that is to say, in the present case, all the Community languages (see paragraph 31 above), and not with regard only to French and English.

47. Lastly, as regards the likelihood of confusion, the Board of Appeal found, in paragraphs 22 to 24 of the contested decision, that the marks at issue, ‘each considered as a whole’, were ‘similar both visually and phonetically, at least in Germany, Austria and Spain’ and that, considering the identity of the goods at issue, there was a likelihood of confusion in Germany, Austria and Spain.

48. (…) Therefore, the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion inter alia in Germany and Austria.

Lees het arrest hier.

Verwording tot soortnaam leidt tot verval indien deze het gevolg is van een doen of nalaten van de merkhouder. In kort geding kan weliswaar vervallenverklaring worden aangenomen (niet uitgesproken), maar terughoudendheid is op zijn plaats. Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van haar rechten, gaat de rechter er niet vanuit dat het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen (r.o. 4.17).

Mad Dogg heeft dus een geldig merk, maar gezien de feitelijke verwording tot soortnaam is de beschermingsomvang verminderd en is het toepassingsgebied van artikel 12 GMV vergroot (r.o. 4.18.).

Het beroep van Batavus op artikel 12 sub c GMV slaagt. Onder verwijzing naar HvJ Gilette stelt de rechter vast dat artikel 12 sub c GMV zich niet beperkt tot onderdelen of accessoires, maar ook toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van het merk voor het complete product (r.o. 4.20). Batavus gebruikt de tekens “spinning” en “spinner” ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets, namelijk om deze als spinner te gebruiken bij spinning. Gezien de feitelijke verwording tot soortnaam waren geen alternatieve aanduidingen voorhanden (r.o. 4.21). Er is sprake van een eerlijk gebruik in de handel omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning mag produceren en aanbieden (r.o. 4.22).

De rechter wijst de vordering af en veroordeelt Mad Dogg in de proceskosten (€ 21.083,12).

Lees het vonnis hier.

De voorzieningenrechter stelt vast dat Grooters de tekens Boerengolf en Farmersgolf en de domeinnamen boerengolfadressen.nl en farmersgolf.eu als merk- en tevens handelsnamen gebruikt. Grooters betwist de geldigheid van de Gemeenschapsmerken. Op grond van art. 95 lid 1 GMeVo gaat de voorzieningenrechter uit van het vermoeden van geldigheid. Een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk is niet mogelijk in kort geding. Het Beneluxmerk is volgens de rechter evenmin nietig, aangezien het woord/beeldmerk niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen.

Aan het spel zelf kunnen geen exclusieve rechten worden ontleend. Het gaat volgens de voorzieningenrechter om de vraag of Grooters tekens gebruikt, gelijk aan of overeenstemmend aan de merken, ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. De rechter oordeelt dat sprake is van gebruik dat verboden is op grond van artikel 9 lid 1 sub a en b GMeVo. Grooters beroept zich op art. 12 GMeVo, de beperkingen van het merkrecht, maar de rechter oordeelt voorshands dat geen sprake is van eerlijk gebruik omdat een economische band tussen de onderneming van Grooters en die van Weenink c.s. wordt gewekt.

Grooters voert nog aan dat de registratie van de domeinnaam boerengolfadressen.nl plaatsvond vóór registratie van het Gemeenschapsmerk. De rechter vat dit op als een beroep op art. 107 GMeVo (oudere rechten van plaatselijke betekenis) en merkt daarbij op dat registratie van een domeinnaam op zichzelf geen rechten schept die door artikel 107 worden beschermd.

De door Grooters gebruikte handelsnamen zijn verboden op grond van art. 5a Hnw. “4.14.(…) De stelling van Grooters dat artikel 5a Handelsnaamwet geen toepassing vindt omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op (de voorzieningenrechter begrijpt: ingeschreven is voor) fabrieks- en of handelswaren wordt verworpen. Aan te nemen is dat artikel 5a Handelsnaamwet ook ziet op oudere merken voor diensten terwijl bovendien het merk BOERENGOLF is ingeschreven onder meer voor waren.”

Het gebruik van door Grooters zelf gemaakte foto’s van de onder licentie van Weenink c.s. geëxploiteerde speelterreinen is niet onrechtmatig volgens de rechter, omdat deze geen verwarring bij het publiek kunnen veroorzaken. In het kader van de vrijheid van meningsuiting is volgens de rechter evenmin onrechtmatig de volgende tekst:  “Maar juridisch gezien hoeft u aan deze wens [van Weening c.s. dat derden de tekens Boerengolf en Farmersgolf niet mogen gebruiken, Red. IEF] niet te voldoen. Dat is door ons uitgezocht in samenwerking met een zeer gerenommeerd advocatenkantoor”. 

Lees het vonnis hier.

Ook als feit van algemene bekendheid ziet de rechtbank dat al deze vormen doorgaans niet als merk worden gebruikt. De enigszins slingerende vorm met kleine uitstulpinkjes (die de rechtbank doet denken aan een wijnrank, waar de vorm echt op is gebaseerd blijkt niet uit het vonnis) zal door het relevante publiek dan ook niet als herkomstaanduiding worden opgevat. Het onderscheidend vermogen ontbreekt en daarmee acht de rechtbank de vorderingen van Trianon gegrond.

Aan de inbreukvordering in reconventie komt de rechtbank dan ook niet meer toe. De vordering mbt slaafse nabootsing wordt afgewezen. Ondanks het feit dat de chocoladestaafjes van beide partijen vrijwel identiek zijn, bezit Revillon geen monopolie op de vorm van haar staafjes. Kopiëren mag dus, tenzij dat onrechtmatig zou zijn. Daar de staafjes van Revillon geen eigen plaats op de markt van chocoladewaar in Nederland hebben, wordt het publiek door de staafjes van Trianon niet nodeloos in verwarring gebracht en is er van onrechtmatigheid geen sprake. 

Er is geen verweer gevoerd tegen de volledige proceskostenveroordeling, die daarom in zijn geheel toegewezen ad € 31.253,37.

Lees het vonnis hier. Grotere afbeeldingen hier.

“37. Dès lors, en ne procédant pas à une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par Ferrero Deutschland aux fins de démontrer le caractère distinctif élevé de la marque FERRERO sur le marché allemand, le Tribunal a commis une erreur de droit”

Het Hof doet de zaak vervolgens zelf af. Het bevestigt allereerst de conclusies van het Gerecht dat sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de merken en een geringe mate van gelijksoortigheid tussen de waren. Het Hof concludeert echter, na de bewijselementen gezamenlijk te hebben beoordeeld, dat het merk FERRERO in Duitsland door bekendheid een sterk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

“57. Il s’ensuit que les éléments de preuve communiqués par Ferrero Deutschland établissent à suffisance de droit la renommée et, partant, le caractère distinctif élevé de la marque FERRERO en Allemagne en 1999”.

Het Hof beslist tot slot dat de geringe mate van gelijksoortigheid in voldoende mate wordt gecompenseerd door de mate van overeenstemming tussen de merken en door het sterke onderscheidend vermogen, zodat er een gevaar voor verwarring bestaat.

“58. S’agissant, enfin, de l’appréciation globale du risque de confusion, la Cour considère que la faible similitude des produits désignés est compensée par la similitude des marques en conflit et par le caractère distinctif élevé dont jouit la marque FERRERO auprès du consommateur moyen allemand, de sorte qu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits Giotto, Raffaello et Mon Chéri, commercialisés sous la marque antérieure FERRERO, et les biscuits salés, commercialisés sous la marque demandée FERRO, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées”.

Lees het arrest hier.