Alle rechtspraak  

De rechtbank is het daarmee niet eens: “De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden Krating-Daeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de 2 stieren alsmede de woorden Red Bull groter zijn afgebeeld. Dat de woorden Red Bullin het Engels rode stier betekenen, maakt voorts niet dat de intrinsieke onderscheidende kracht van deze woorden voor energy drinks lager is dan de woorden Krating-Daeng. De woorden Red Bull zijn immers geenszins beschrijvend voor energy drinks. De vordering in reconventie van De Vries c.s. is derhalve niet toewijsbaar.”

Ook het beroep dat De Vries c.s. doet op het voorgebruik, vanaf 1975, van THE BULLDOG merken door De Vries c.s. faalt, nu horecadiensten en energy drinks niet soortgelijk zijn. Van gedogen door Red Bull van het gebruik de merken van De Vries c.s. in evenmin sprake. De Vries c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Red Bull wel degelijk op de hoogte was.

Nu Red Bull dus over een ouder geldig merkrecht beschikt, kan Red Bull onverkort haar merkrechten jegens De Vries os. laten gelden. Mits er natuurlijk sprake zou zijn van merkinbreuk. En dat is er volgens de rechter i.c. niet.

De merken zijn niet identiek. Wel neemt de rechtbank aan dat Red Bull een bekend merk is, maar de voor  vereiste overeenstemming tussen de merken, waardoor het betrokken publiek een verband (13A lid 1 sub c BMW, verwarring is dus niet nodig) tussen het teken en het merk legt, ziet de rechter niet.

“Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element “BULL” gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke waren worden gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat het door De Vries c.s. gebruikte teken en de door haar geregistreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull. De in dit kader gedane marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

Merk en teken stemmen visueel niet overeen doordat de door partijen gebruikte stijl en vormgeving totaal anders is. Bij het door De Vries c.s. gebruikte teken is de afbeelding van de hond prominent aanwezig zodat direct het beeld van een hond wordt opgeroepen. Bij het merk van Red Bull is de afbeelding veel minder prominent aanwezig, en zijn de woorden RED BULL juist het meest in het oog springend, maar deze roepen direct het beeld van een rode stier op. De vormgeving van de letters THE BULLDOG en van de hond is voorts speelser en ronder en roept het beeld van een cartoon op, terwijl de vormgeving van het merk van Red Bull juist heel strak is met vlakken en meer het beeld van design oproept.

Wat betreft de kleurstelling worden weliswaar dezelfde kleuren gebruikt door Dc Vries c.s., maar het gebruik ervan is totaal anders. Ook de vergelijking van het merk van Red Bull met de enkele woorden THE BULLDOGG of BULLDOG maakt niet dat sprake is van visuele overeenstemming, er wordt immers direct het beeld van een hond opgeroepen in plaats van een rode stier. Dat het element BULL hierin voorkomt, maakt dit niet anders.

Auditief bevatten zowel merk als teken het element “BULL”, maar dit enkele feit is onvoldoende om van auditieve overeenstemming te kunnen spreken. Het woord Red Bull en het woord (THE) BULLDOG roepen het beeld op van een verschillend dier, waardoor voor zover er sprake is van auditieve overeenstemming deze door de verschillende betekenis van merk en teken teniet wordt gedaan. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het woordelement BULL in het merk van Red Bull wellicht het meest onderscheidende element is. De bescherming van het merk van Red Bull gaat echter niet zover dat zij zich kan verzetten tegen ieder gebruik van dit element door derden in de door hen gebruikte tekens voor energy drinks.

Begripsmatig is er in het geheel geen sprake van overeenstemming. Merk en teken roepen een ander beeld op, namelijk een hond enerzijds en een stier en/of vechtende stieren anderzijds. Dat het in beide gevallen om (agressieve) dieren gaat maakt dit niet anders.”

Aardig is nog deze stelling van de rechtbank:  “Het feit dat De Vries c.s. een graantje mee wilde pikken van de miljarden omzet van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen, betekent niet dat De Vries c.s. dat heeft gedaan door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull.

Ook van verwarring in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel een zwaardere toets inhoudt dan artikel 13A lid 1 sub c 13MW. Dit brengt mee dat de vorderingen van Red Bull niet toewijsbaar zijn op grond van artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW.”

Lees het vonnis hier.  

Volgens de rechtbank kan niet betwist worden – dat deed Mobistar ook niet – dat een kleur als merk kan dienen, verwijzend naar het Libertel-arrest van 6 mei 2003 van het HvJ.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer het aantal producten en diensten waarvoor een merk wordt gevraagd zeer beperkt is en het desbetreffende marktsegment zeer specifiek is) heeft een kleur ab intio geen onderscheidend karakter maar kan dit wel krijgen ten gevolge van zijn gebruik waardoor het betreffende publiek hier mee vertrouwd geraakt.

De vraag of een teken een onderscheidend karakter heeft is een feitelijke kwestie die door de rechter in concreto dient gemaakt te worden, volgens de criteria die het HvJ uitgestippeld heeft, rekening houdend met alle pertinente omstandigheden van de zaak in kwestie.

De rechtbank oordeelde dat het merk van KPN, zijnde een specifieke tint van de groene kleur,  door de associatie met een papierstaal van deze kleur en de vermelding ‘groen’ nietig is in de zin van artikel 14 A, 1 a) BMW aangezien de beschrijving van de groene kleur zoals gedeponeerd door KPN op 9 oktober 1989 niet precies en duurzaam is. Bovendien is de kleur zoals gedeponeerd op 9 oktober 1989 niet aangeduid door een internationaal erkende identificatiecode. Tenslotte is het gebruik van het woord ‘groen’ zonder nuance wat betreft de beschrijving van tint van de gedeponeerde kleur van KPN nietszeggend zodat enkel het papierstaal in overweging kan genomen worden met het gevolg dat de grafische voorstelling van het teken niet voldoet aan de wettelijke vereiste om een geldig merk te zijn.

Het feit dat KPN in 2004 door middel van de identificatiecode ‘PMS 369’ de beschrijving van zijn gedeponeerd merk van 1989 vervolledigd heeft, brengt hier geen verandering in. KPN bewijst in feite immers niet dat de code ‘PMS 369’ die is van de groene kleurtint waarvan een staal gedeponeerd is geweest in 1989. Bovendien beschermt de wet enkel wat in het depot begrepen is en niets meer en de kan de rechter met geen andere elementen rekening houden.

Bij gebreke aan een registratie van het merk van de groene kleur met een erkende internationale identificatiecode, is de beschrijving van het teken in het depotborderel van 1989 niet rechtsgelding in de zin van artikel 1, eerste alinea BMW in de zin dat het een specifieke tint van de groene kleur betreft. De registratie van het groene kleur merk van KPS is dan ook nietig in de zin van artikel 14 A, 1, a) BMW.

Zelfs indien de  kleur waar KPN aanspraak op maakt als merk kan worden beschouwd en het voorwerp uitmaakt van een grafische voorstelling in de zin van artikel 1, eerste alinea BMW dan is de registratie van het merk nietig in de zin van artikel 14, A, 1 b BMW wegens het gebrek aan een onderscheidend karakter van het merk.

De rechter oordeelde immers dat deze kleur na het gebruik ervan door KPN geen onderscheidend vermogen verkregen heeft. Zo stelt de rechtbank vast dat het gebruik van de groene kleur door KPN beperkt is tot het Nederlandse grondgebied en KPN ook niet betwist dat dit gebruik onbestaande is in België en Luxemburg; KPN een variatie aan groene tinten gebruikt die allen nauw verwant zijn met de groene kleurtint waar KPN aanspraak als merk op maakt; deze groene kleurvariaties dan nog vaak gebruikt worden in samenhang met andere kleuren; KPN in een aantal reclamebrochures de bewuste groene kleur enkel in haar logo gebruikt in combinatie met andere kleuren, een combinatie waarin deze kleur geen dominante rol speelt; KPN voor telecommunicatiediensten (klasse 38) buiten de bewuste groene kleur in 1989 ook de kleur ‘zalmroze’ en ‘rood’ heeft geregistreerd in 1994 net zoals de kleurencombinatie ‘paars, rood en geel’ in 2000 etc

Het groene kleurmerk van KPN heeft dan ook volgens de rechtbank geen onderscheidend vermogen gekregen in de zin dat het publiek deze kleur direct met KPN associeert.

Tot slot oordeelde de rechtbank verrassend verwijzend naar het arrest Europolis van het HvJ dat een merk pas een onderscheidend vermogen krijgt wanneer het gebruikt wordt op het volledige territorium van de Benelux. In casu heeft KPN deze kleur nooit in België en Luxemburg gebruikt als merk. Deze kleur heeft dus nooit bij het desbetreffende publiek in deze twee landen de geschiktheid verkregen om hiermee de producten en diensten van KPN te identificeren.

Al deze argumenten tezamen genomen deed de rechtbank van koophandel te Brussel besluiten om het Beneluxdepot van KPN uit 1989 van haar ‘groene kleur’ nietig te verklaren.

Lees het vonnis hier.

(Nederlandse samenvatting met dank aan Joris Deene (Universiteit Gent).

Volgens de AG vormt de enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1. 

“Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld om uit te maken of het een gebruik voor waren of diensten is in de zin van die bepaling, dit wil zeggen of het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren of diensten worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren of diensten jegens de consumenten te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd.

Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar of van de diensten.

Het recht van de merkhouder om dergelijk gebruik te verbieden, is onderworpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104/EEG, welke beperking van haar kant afhankelijk is van de inachtneming door de gebruiker van de naam van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gebruik van een merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, wanneer het de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker en de merkhouder bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

De eerlijke gebruiken in verband met de keuze van een naam voor gebruik in het economische leven vereisen een redelijke mate van zorgvuldigheid, dit wil zeggen dat contact wordt opgenomen met de houder van een overeenstemmend of gelijk merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die soortgelijk of gelijk zijn aan die waarvoor de naam zal worden gebruikt, en dat binnen een redelijke termijn aan elke door de merkhouder gestelde redelijke voorwaarde wordt voldaan.

Lees de conclusie hier. Lees de Amicus Curiae brief van de INTA hier.

De kamer van beroep verweet de oppositieafdeling schending van het “lijdelijkheidsbeginsel”, volgens hetwelk de partijen de inhoud van het geding aandragen, alsmede schending van het beginsel van „equality of arms”, volgens hetwelk het OHIM de feiten niet ambtshalve mag onderzoeken. De Kamer eindigt met de vaststelling dat de uit de niet-naleving van dit procedurele vereiste voortvloeiende sanctie, te weten de ongegrondverklaring van de oppositie, dient te worden toegepast.

Na de beslissing van de Kamer van Beroep oordeelt het Gerecht als volgt:

“Een onderzoek van deze beslissing (van de oppositieafdeling, IEF) toont immers aan dat alle feitelijke gegevens waarop de oppositieafdeling zich heeft gebaseerd, haar ter beschikking stonden zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op de in het Engels gestelde uiteenzetting van de gronden, waaromtrent in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat deze niet in aanmerking kon worden genomen.” (r.o. 62)

“Vaststaat dat dit onderzoek (…) strikt blijft binnen het kader van hetgeen de oppositieafdeling als gevolg van verzoeksters vordering diende te onderzoeken, te weten het gevaar voor verwarring. Dit onderzoek kon alleen gebeuren op basis van een vergelijking van de litigieuze tekens en van de betrokken waren. Alle informatie met betrekking tot deze twee criteria was evenwel opgenomen in de merkaanvraag, de inschrijving van het oudere merk en het Formulier, zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op verzoeksters Uiteenzetting van de gronden of op andere informatiebronnen.” (r.o. 66)

“Uit het voorgaande volgt dat de oppositieafdeling haar bevoegdheden niet heeft overschreden door verzoeksters oppositie niet ongegrond te verklaren wegens het ontbreken van een vertaling van de Uiteenzetting van de gronden. Derhalve heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en de oppositie ongegrond te verklaren.” (r.o. 68)

Lees het arrest hier.

Procesrecht

Vooreerst diende de rechtbank een aantal procedurele kwestie op te lossen. Zo volgde de rechtbank het verweer van Unibet dat de rechtbank van koophandel te Brussel op grond van artikel 574,11° en 627, 14° Ger.W. exclusief bevoegd is om te oordelen over een vermeende inbreuk op het communautair merkenrecht en verwees de zaak wat dit onderdeel betreft dan ook naar deze rechtbank. De rechtbank volgde echter dan weer de stelling van Unibet niet dat Maltees recht dient toegepast te worden op grond van de interne markt clausule van artikel 3 Richtlijn Elektronische Handel 2000/31 (artikel 5 Belgische wet elektronische handel van 11 maart 2003). Deze richtlijn is immers luidens artikel 1.5.c) derde streepje (artikel 3,4°,c Belgische wet elektronische handel) niet van toepassing op websites die weddenschappen organiseren en deze wet kan volgens artikel 6, 3° Belgische wet elektronische handel niet toegepast worden op de intellectuele eigendom (in de mate dat de clubs bepaalde merkenrechten inroepen). Bijgevolg is volgens de artikelen 93 en 99 van het Belgische wetboek IPR het Belgische recht van toepassing.

Recht op afbeelding

De rechtbank herinnert er aan dat elke persoon zich tot een derde kan richten indien zijn naam of afbeelding gebruikt wordt, zelfs zonder dat hiervoor een materieel nadeel dient te worden aangetoond. Dit recht kan echter geneutraliseerd worden door artikel 10 EVRM (expressievrijheid) dat weliswaar op zijn beurt weer kan ingeperkt worden ter bescherming van de rechten van derden. In casu oordeelde de rechtbank dat het recht op privacy niet aan de orde was aangezien het foto’s betrof die de voetbalspelers in hun publieke activiteiten vertegenwoordigen.

Na in herinnering te hebben geroepen, dat artikel 10 EVRM in principe geen onderscheid maakt tussen de al dan niet commerciële aard van de mededeling, benadrukt de rechtbank dat in commerciële zaken nochtans aanvaard wordt, dat het gebruik van de naam of afbeelding van een sportman voor promotionele of publicitaire doeleinden het recht op naam en afbeelding schendt en dat het verbod van een dergelijk gebruik evenredig is met het nagestreefde doel. Voor de rechtbank was de zaak in casu echter essentieel verschillend aangezien de namen van spelers en hun afbeeldingen niet voor dergelijke doeleinden werden gebruikt, maar enkel als informatie element wat het commerciële product in kwestie – het gokspel - betreft.

Meer in het bijzonder stelt de rechtbank op grond van een feitelijke analyse van de geïncrimineerde site vast, dat de afbeeldingen van spelers uitsluitend gebruikt worden om een toekomstig sportief evenement te illustreren. Dit gebeurt door de spelers op te sommen die hieraan zullen meedoen, waardoor de naam van de spelers enkel gebruikt wordt als informatie element met betrekking tot het voorwerp van de georganiseerde weddenschap, zijnde een sportieve actualiteit.

De rechtbank wijst er dienaangaande op dat de litigieuze afbeeldingen en de namen van de spelers onmiddellijk verwijderd worden eens het sportieve evenement waarvoor een weddenschap werd georganiseerd, heeft plaatsgevonden. De rechtbank volgt hiermee de argumentatie van Unibet volgens dewelke er een onderscheid moet gemaakt worden tussen informatie communiceren over een bekend persoon vanuit informatieve doeleinden en het commercieel gebruiken van diens bekendheid (namelijk het laten uitschijnen dat de bekende persoon via zijn afbeelding promotie wil maken voor een dienst of een verkocht product). De rechtbank stelt vast dat de afbeeldingen van de spelers elke keer ingevoegd worden wanneer een sportieve activiteit zal plaatsvinden waarvoor een weddenschap wordt georganiseerd en dit enkel om het voorwerp van de weddenschap te illustreren en niet als publicitair middel ter ondersteuning van een afzonderlijk product.

De vordering gesteund op het portretrecht wordt dan ook afgewezen, eveneens voorzover gesteund op het recht van eerbied en reputatie aangezien het voor internauten duidelijk is dat de spelers noch direct of indirect gelieerd zijn aan de georganiseerde weddenschap.

Merkenrecht

Wat het (Benelux) merkenrecht betreft, merkt de rechtbank op, dat de gedeponeerde merken (de namen van clubs en een voetbalshirt) niet gebruikt worden om producten of diensten te onderscheiden - in casu weddenschappen - maar enkel als voorwerp van deze weddenschappen. Het is dus artikel 2.20.1 d) van het Beneluxverdrag dat moet worden toegepast. Volgens dit artikel kan ‘de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden (…) wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’.

De rechtbank oordeelt dienaangaande dat zelfs indien Unibet door dit gebruik profijt haalt uit het onderscheidende karakter en de bekendheid van de clubs (en hun merken), Unibet zich op een ‘geldige reden’ kan beroepen in de zin van artikel 2.20.1 d). Voorzover de litigieuze merken zich vereenzelvigen met de namen van voetbalclubs, is het immers onmogelijk om weddenschappen te organiseren rond clubs zonder hen niet met naam te mogen noemen waardoor de economische activiteit van Unibet dan ook volledig afhankelijk is van het gebruik van deze merken.

De rechtbank wijst eveneens op artikel 2.23 van het Beneluxverdrag dat bepaalt dat ‘het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde (…) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (…) één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel’ en stelt vast dat het gebruik van de naam van de voetbalclubs noodzakelijk is om één van de karakteristieken van de dienst – namelijk het voorwerp van de weddenschap - aan te duiden.

De vordering voor zover gesteund op het merkenrecht wordt dus verworpen evenals die gebaseerd op de bescherming van de handelsnaam aangezien de clubs en de spelers geen enkele vorm van parasitaire aanhaking noch enig verwarringsgevaar kunnen aantonen.

Conclusie

Op een zeer overtuigende wijze verwerpt de rechtbank één voor één de argumenten van de voetbalclubs. Nochtans is deze beslissing op één van dé cruciale punten (het portretrecht van de spelers) het resultaat van een feitelijke appreciatie, door een onderscheid te maken tussen het gebruik voor publicitaire doeleinden voor producten en diensten enerzijds en het gebruik om informatie te verschaffen over producten en diensten anderzijds. Deze appreciatie kan mogelijks in hoger beroep niet gevolgd worden. Het blijft bovendien afwachten wat de rechtbank van koophandel te Brussel zal beslissen omtrent het gebruik van de gemeenschapsmerken.

Ondertussen hebben de voetbalclubs en hun spelers hun eerste match tegen Unibet verloren.

Lees het vonnis hier.