Merkenrecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2009, KG ZA 09-806. X tegen Y en Leidseplein Beheer B.V. (Met dank aan Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten)

Merkenrecht. (Terug)overdracht van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com na WIPO arbitrage en bodemprocedure.

X heeft onder voormelde domeinnamen pornografische waren en diensten aangeboden en onder meer gebruik gemaakt van het beeldmerk The Buldog. Y is rechthebbende op het Benelux woord- en beeldmerk THE BULLDOG en een licentie verstrekt aan Leidseplein Beheer B.V.

Y c.s. hebben X betrokken in een Administrative Proceeding van het WIPO, dat oordeelde dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com moesten worden overgedragen aan Y. Y is tegen deze beslissing opgekomen en heeft Y c.s. in 2004 gedagvaaard in een bodemprocedure bij de rechtbank 's-Gravenhage. De rechtbank oordeelde dat de domeinnamen geen inbreuk maken op enig recht van Y met betrekking tot het teken The Bulldog. Ondertussen waren de domeinnamen door de registrar overgedragen aan Y en zette X zijn activiteiten voort via de domeinnaam bulldoglist.com.

X vordert nu onder meer (terug)overdracht van de domeinnamen. Y betwist allereerst het spoedeisend belang, nu de overdracht van de domeinnamen reeds vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden. "De voorzieningenrechter overweegt dat X aannemelijk heeft gemaakt dat hij door verlies van de beide domeinnamen een groot aantal bezoekers is kwijtgeraakt, waardoor hij inkomsten heeft gederfd. Hoewel X zijn activiteiten heeft voortgezet via een andere domeinnaam, blijkt dat er thans sprake is van een omzetdaling. In die omstandigheid, waarbij de oorzaak van de omzetdaling niet ter zake doet, is de voorzieningenrechter van oordeel dat X een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen."

"Y c.s. betwisten dat uit het vonnis van de bodemprocedure volgt dat de domeinnamen (terug) moeten worden overgedragen aan X, nu de rechtbank daarin slechts een verklaring voor recht heeft gegeven dat de domeinnamen geen inbreuk maken op enig recht van Y met betrekking tot het teken 'The Bulldog', maar geen oordeel heeft gegeven over de overdracht. De voorzieningenrechter komt evenwel met X tot het (voorlopige) oordeel dat uit de verklaring voro recht logischerwijs voortvloeit dat de domeinnamen terug moeten worden overgedragen aan X".

Lees het vonnis hier. Lees het vonnis in de bodemprocedure hier.

RED - RED X CHOICE (Afgew.)
(fig.) - VIDEOCARE (Afgew.)
Fortissimo - FORTISSIMMO (Toegew.)
COMPUTER CHECKPOINT CC - GAMING SUPPORT CHECK POINT CHARLIE (Afgew.)
JUMBO - Jumbo Reizen (Toegew.)
navigare - SAILING COMP YACHTING (Afgew.)
TYNTEC - XINTEC (Afgew.)
JUMBO - Jumbo Travel (Toegew.)
GETRONICS - kpngetronics (Gedeelt.)
KPN - KPNG  (Gedeelt.)
MATCH - AUTOMATCH (Toegew.)
ZOO - ZOE  (Afgew.)
O - O' (Afgew.)
BABY LOVE L AMOUR DES TOUT PETITS - BEEBIELOVE (Afgew.)
M - M (Afgew.)
IWC - awc (Afgew.)
IWC - AWC (Afgew.)
IWC - AWC  (Afgew.)

Lees de volledige oppositiebeslissingen hier.

Rechtbank Amsterdam, 27 mei 2009, rolnummer 344202 / HA ZA06 – 2132, Jensen Møbler AS tegen Kuperus Almelo B.V. (Met dank aan Michiel Rijsdijk, SteinhauserRijsdijk Advocaten)

Merkenrecht. Eindvonnis in depot te kwader trouw conflict over de merken JENSEN en SWENSEN.  De SWENSEN merken zijn nietig vanwege depot te kwader trouw. Procesrechtelijk gezien interessant vanwege correctie beslissing tussenvonnis in eindvonnis.

Centraal in het geschil staat de (on)rechtmatigheid van de verkoop van bedden door Kuperus onder de tekens SWENSEN. De bodemprocedure bestaat uit een conventionele en een reconventionele vordering. Niet in geschil tussen partijen is dat de JENSEN en SWENSEN merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen.

In de conventionele procedure vordert Jensen – samengevat - een verbod voor Kuperus op het gebruik van de tekens SWENSEN. Volgens Jensen pleegt Kuperus merkinbreuk door het gebruik van voornoemde tekens en meent zij dat Kuperus onrechtmatig handelt. Jensen beroept zich hierbij op zowel haar beeldmerk als woordmerk Jensen.

Daarnaast heeft Kuperus ook vorderingen tegen Jensen ingesteld. Kuperus roept de nietigheid van de merken van Jensen in de Benelux in omdat haar merken van oudere datum zijn dan die van Jensen. Jensen heeft uitvoerig verweer gevoerd tegen deze aantijgingen. Jensen heeft haar vorderingen onder meer gestoeld op het depot te kwader trouw van de SWENSEN merken van Kuperus. Dit houdt in dat Kuperus – terwijl zij wist of behoorde te weten van het eerdere gebruik door Jensen van de tekens “Jensen” en “Jensenbed”- niet ‘zomaar’ haar SWENSEN tekens als merk mocht deponeren / registreren.

Op 4 juli jl. heeft de Rechtbank in Amsterdam tussen partijen een tussenvonnis gewezen. De rechtbank concludeert dat er sprake is van normaal voorgebruik te goeder trouw door Jensen. Jensen heeft zich in de periode tussen 2001 en februari 2003 gepresenteerd aan dealers, bedden verkocht en reclame gemaakt binnen de Benelux . Nu het gebruik van het teken JENSEN is aangevangen voordat Kuperus haar merk SWENSEN deponeerde, rest de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw door Kuperus.

De argumentatie van Jensen dat de onderzoeksplicht van Kuperus verder zou reiken dan het merkenrechtregister, verwerpt de rechtbank. De ratio van depot te kwader trouw regeling is juist bedoeld om eventueel misbruik van dit systeem te corrigeren. Deze ratio, namelijk het tegengaan van misbruik, brengt volgens de rechtbank wel met zich mee dat algemeen bekendheid dient te worden aangetoond in het kader van een kleinere groep van belanghebbende kringen dan bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn. Het gaat er volgens de rechter immers om te beoordelen wat de deposant behoorde te weten en deze deposant verkeert in de belanghebbende kringen en ontleent daaraan zijn kennis omtrent mogelijk concurrerende tekens.

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende is gesteld om te onderbouwen dat Kuperus wist van het voorgebruik van Jensen. Jensen moet bewijzen dat binnen de beddenbranche voor februari 2003 het algemeen bekend was dat Jensen haar merk voerde voor de boxsprings. Jensen heeft daartoe 11 getuigen opgeroepen. Kuperus heeft 9 schriftelijk verklaringen in het geding gebracht.

In zijn eindvonnis oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen blijkt dat Kuperus wist van het voorgebruik van de merken door Jensen. De rechtbank komt daarbij terug op zijn eerdere beslissing dat er geen sprake zou zijn van directe wetenschap aan de zijde van Kuperus.

“De rechtbank stelt allereerst vast dat de door Kuperus bedoelde rechtsoverweging 4.12 van het tussenvonnis inderdaad is aan te merken als een bindende eindbeslissing. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer HR 25-04-2008, LJN:BC2800) laat de rechtbank echter meer ruimte dan voorheen om terug te komen op bindende eindbeslissingen. Zo formuleert de Hoge Raad in genoemd arrest het in dit verband relevante criterium als volgt: “De eisen van een goede procesorde brengen immers mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak bevatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dien aangaande uitlaten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing ten einde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen.”

"De verklaring van de buitendienstmedewerker bevat een consistent, gedetailleerd verhaal dat geen partijdige indruk wekt maar een beeld geeft van een getuige die zich zo goed mogelijk heeft proberen te herinneren wat is gebeurd. Zo geeft een verklaring geen absolute duidelijkheid over het tijdstip dat Prenger voor het eerst Jensen bedden bij andere slaapzaken is tegengekomen. Op de vraag of dit ook op 24 april 2003 kon zijn geweest, heeft hij geantwoord dat dit mogelijk is. De verklaring van Prenger omtrent de bespreking van de merknaam in het sales-managementteam heeft hij niet eerder gedaan dan nadat daarna gevraagd was. Ook bij de ondervraging van de zijde van Kuperus zijn geen onjuistheden in de verklaring aan het licht gekomen. Prenger is bovendien niet vrijwillig verschenen, doch pas na daartoe gedagvaard te zijn."

De verklaring is ook consistent met andere verklaringen die door de getuigen zijn afgelegd. De rechtbank komt dan tot de conclusie dat Kuperus op het moment van het merkdepot van SWENSEN wist van het voorgebruik van Jensen voor dezelfde categorie waren of diensten. Er is sprake van een depot te kwader trouw. De rechtbank verklaart de SWENSEN merken van Kuperus nietig en verbiedt haar met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkenrechten van Jensen. De eis in reconventie wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier en het tussenvonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 5 augustus 2009, HA ZA 09-185. Kim Holland Productions B.V. c.s. tegen 123 Video B.V. (Met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten)

Vonnis in incident, verzoek tot inzage afgewezen. Geen rechtmatig belang, aangezien 123 Video zelf het recht heeft de gegevens bij de derde op te vragen.

Auteursrecht. Merkenrecht. Kim Holland vordert in de hoofdzaak onder meer een verklaring voor recht dat het (doen) plaatsen van Kim Holland beelden op de websites www.123video.nl en www.123video.com moet worden aangemerkt als een (mede-)openbaarmaking in de zin van artikel 12 en 13 Aw, als gebruik van een met het Beneluxmerk KIM HOLLAND overeenstemmend teken en als onrechtmatig handelen.

In het incident vordert 123 Video Holland te bevelen de persoonlijke gegevens te verstrekken van een derde (de uploader) als ontvangen van de provider, althans die gegevens te verstrekken die Holland heeft ontvangen van de provider naar aanleiding van hun verzoek tot het verstrekken van deze gegevens.

"De rechtbank stelt vast dat Kim Holland c.s. de bescheiden waar het in het incident om gaat niet onder zich heeft. Deze bescheiden bevinden zich onder een derde. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat de vordering moet worden afgewezen. Artikel 843a Rv kan ook toepassing vinden indien de betrokkene (Kim Holland c.s.) het recht heeft om de bescheiden door een derde aan haar te doen verstrekken. De rechtbank ziet in het onderhavige geval echter geen aanleiding artikel 843a Rv toe te passen. Daartoe is van belang dat de rechtbank geen - hier relevant - verschil ziet tussen het door 123 Video gestelde 'recht' van Kim Holland c.s. (dat zou voortvloeien uit de gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten) en de mogelijkheid die 123 Video zelf heeft om de bescheiden bij de derde op te vragen (maar dan gegrond op onrechtmatig handelen door de uploader jegens 123 Video). Onder die omstandigheden heeft 123 Video geen rechtmatig belang op grond waarvan Kim Holland c.s. gehouden zou zijn te proberen de betreffende bescheiden van de derde te verkrijgen. 123 Video kan daartoe zelf overgaan. De vordering dient reeds om die reden te worden afgewezen."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2009, HA ZA 07-3899. SpecTec Ltd tegen MirTac B.V. (Met dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax & Brunt)

Softwaregeschil. Auteursrecht en merkenrecht. Proceskostenveroordeling op basis van schatting verdeling tussen IE en niet-IE vorderingen.

"4.7 Niet in geschil is dat er auteursrechten rusten op de AMOS software. Anders dan MirTac meent, is SpecTec gerechtigd die auteursrechten te handhaven jegens MirTac. Als onweerspreken staat namelijk vast dat de auteursrechten op dit moment berusten bij SpecTec Group en dat SpecTec Group met een power of attorney “SpecTec Limited” de bevoegdheid heeft verleend op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software (productie 4 bij conclusie van antwoord in het incident van SpecTec). Anders dan MirTac heeft betoogd, moet worden
aangenomen dat met “SpecTec Limited” wordt gedoeld op SpecTec. De door MirTac overgelegde uitdraai van een pagina uit het register van het Britse Companies House (productie 4) ondersteunt de stelling van MirTac dat “SpecTec Limited” een andere vennootschap is, namelijk niet. Integendeel, uit de uitdraai, en uit door SpecTec overgelegde certificaten van het Companies House (productie 7), blijkt dat “SpecTec Limited” een oude handelsnaam is van SpecTec."

"Niet in geschil is dat SpecTec geen houdster is van het Beneluxwoordmerk AMOS (inschrijvingsnummer 0701215). Blijkens een door SpecTec overgelegde uitdraai uit het merkenregister is SpecTec Group de houdster van het merk. Dat gegeven sluit echter niet uit SpecTec kan optreden tegen inbreuken op dit merk. Zoals hiervoor reeds is vastgesteld (zie r.o. 4.7 e.v.), heeft SpecTec Group immers de bevoegdheid aan SpecTec verleend om op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software. Aangenomen moet worden dat onder die intellectuele eigendomsrechten ook het voornoemde merkrecht valt."

"SpecTec heeft niet gespecificeerd welk deel van de door haar in totaal opgevoerde kosten, te weten € 31.452,35, betrekking hebben op de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, welk deel op de betalingen van de vergoedingen betreffen de Atlanship en welk deel op haar verweer in reconventie. De rechtbank schat dat de verdeling 70% - 20% - 10% bedraagt. SpecTec kan dus aanspraak maken op een bedrag van € 22.016,65 (70% van € 31.452,35) ter vergoeding van haar kosten voor de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, voor zover die kosten redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv."

Lees het vonnis hier.

LE MÂLE - MALE FATALE (Toegew.)
ROX - ROXSTAR  (Afgew.) 
PLAYBOY - PLAYBOY (Toegew.) 
GALA - XALAWOW  (Toegew.) 
QUINTIQ - QUINQ  (Toegew.) 
joueur de foot (fig.) - joueur de foot (fig.) (Toegew.)

Lees de volledige oppositiebeslissingen hier.

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2009, KG ZA 09-1290, Nycomed GmbH, Nycomed B.V. tegen Sandoz B.V. (Met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Kort geding. Merkinbreuk afgewezen. Geen overeenstemming van merken. Inburgering niet aangenomen nu de tekens niet als herkomstaanduiding zijn gebruikt.

Nycomed heeft sinds 1994 een octrooi op het geneesmiddel PANTAZOL, werkzaam tegen maagzuur en andere oprispingen van maagsap. Sinds 5 mei 2009 is het octrooirecht van Nycomed afgelopen. Op de tablet van Nycomed staat het teken P20 of P40. Voorts heeft de tablet een ovale vorm en is geel van kleur. De vorm en de opdruk zijn als vorm/kleurmerk vastgelegd en ook de aanduidingen P20 en P40 zijn als merk ingeschreven bij het Benelux Bureau.

Sandoz produceert en verhandelt een soortgelijk geneesmiddel met dezelfde werkzame stof pantoprazol. De tablet van Sandoz heeft een ovale vorm met geronde rechthoekige zijden en is geel van kleur. Op de pil staat onder meer in de kleur zwart 20 of 40 afgebeeld.

Nycomed vordert – zeer kort samengevat – een verbod op merkinbreuk voor Sandoz om haar geneesmiddel Pantoprazol Sandoz te verkopen op straffe van een dwangsom. Sandoz voert hiertegen verweer.

De Voorzieningenrechter gaat in dit kort geding voorshands van de geldigheid van de merkrechten van Nycomed uit. Bij de inschrijving in het Benelux register zijn de vier merken reeds getoetst op absolute gronden en tot op heden zijn de inschrijvingen niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Ook heeft Sandoz geen nietigheidsprocedure opgestart.

Van merkinbreuk is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. De door Sandoz gebruikte tekens komen niet in voldoende mate overeen om van identieke dan wel vrijwel overeenstemmende tekens te spreken. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat de Voorzieningenrechter voorshands van mening is dat de individuele elementen waaruit de samengestelde merken van Nycomed bestaan an sich niet voldoende eigen vermogen bezitten, zodat deze merken alleen in hun totaliteit met de door Sandoz gebruikte tekens moeten worden vergeleken.

Ook van inburgering is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. Nycomed heeft op geen enkele wijze aangetoond dat zij de ovale vorm, gele kleur en de opdruk van haar tabletten heeft gebruikt om de consument in de gelegenheid te stellen om deze tabletten te onderscheiden van tabletten van andere ondernemingen.

Nycomed’s vorderingen worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de proceskosten ad EUR 72.000,84.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2009, HA ZA 09-1232. ABB Asea Brown Boveri Limited tegen X en Sosazienda ABB International

Verstekvonnis. Merkenrecht. Proceskosten voor de helft toegewezen.

ABB heeft de vorderingen jegens SAI ingetrokken. De vorderingen ten aanzien van X worden toegewezen in de door de rechtbank begrepen vorm. Daarbij wordt opgemerkt dat onder het verbod ook het gebruik ten aanzien van andere tekens dan de specifiek genoemde tekens valt voor zover dat gebruik ten aanzien van de genoemde merken voldoent aan de voorwaarden van artikel 9 lid 1 sub a-c GMVo en/of artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE.

X zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv worden veroordeeld. De total kosten zijn beraamd op EUR 7.696,50. Uit die specificatie wordt het de rechtbank niet duidelijk of, en zo ja, hoe, een verdeling van die kosten is te maken ten aanzien van de afzonderlijke gedaagden.  De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de vorderingen jegens X en de andere helft ten behoeve van de vorderingen jegens SAI. Nu eiseres de vorderingen jegens laatstgenoemde partij heeft ingetrokken, zal de rechtbank X veroordelen tot betaling van EUR 3.848,25, te weten de helft van het totale door eiseres gevorderde bedrag.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem 23 juli 2009, KG ZA 09-357. Prent tegen Gemeente Westervoort (Met dank aan Hemke de Wijs, Nysingh)

Merkrecht en straatnaam. Gebruik als straatnaam geen gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. Proceskosten EUR 6.262,-.

Prent handelt sinds 2004 onder de namen 'Beekenoord Hypotheekcentrum', 'Beekenoord Makelaardij' en 'Beekenoord Assurantiekantoor' vanuit zijn hoeve genaamd 'Beekenoord'. In 2000 heeft Prent de naam Beekenoord als woordmerk geregistreerd voor zakelijke diensten in de klassen 35 en 36.

Prent stelt een merkenrechtelijke vordering in tegen de Gemeente Westervoort in verband met een nieuwbouwwijk en een straat daarin die door de gemeente “Beekenoord” zijn genoemd, vernoemd naar de boerderij van waaruit Prent zijn diensten aanbiedt. Prent meent dat de Gemeente Westervoort daarmee inbreuk maakt op zijn woordmerk Beekenoord op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE.

"Hoewel de gemeente moet worden toegegeven dat Prent sinds zijn sommatiebrief in februari 2008 lang heeft gewacht met het instellen van zijn verbodsvordering in kort geding, heeft Prent naar het oordeel van de voorzieningenrechter toch een spoedeisend belang bij zijn vordering."

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE niet van toepassing is op de onderhavige situatie, omdat het gebruik van een benaming als straatnaam niet onder de reikwijdte van het woord “gebruik” in de zin van dat artikellid valt. De gemeente heeft bij het geven van de naam aan de wijk en de straat gehandeld ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. De gemeente heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de keuze voor de geografische aanduiding Beekenoord heeft gehandeld conform haar beleid, dat inhoudt dat gezocht wordt naar de naam van een historisch gebouw in het plangebied.

Daarbij verwijst de rechter naar de wetswijziging als gevolg waarvan vanaf 1 januari 2004 de woorden “in het economisch verkeer” uit dit artikellid (uit de BMW) zijn geschrapt, maar welke wijziging i.c. niet relevant is. "Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wel onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd."

Bovendien oordeelt de voorzieningenrechter dat de gemeente een geldige reden zou hebben voor het gebruik van de benaming als straatnaam indien artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wel van toepassing zou zijn.

De proceskosten worden begroot op EUR 6.262,00,-.

Lees het vonnis hier.

Quirijn Meijnen, Van der Steenhoven: Spinoza en de grenzen aan de bescherming van een bekend merk.

Op 8 mei 2009 is in Amsterdam een kunstmanifestatie rond de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) begonnen. (…) Onderdeel van de Spinozamanifestatie is het “WatSpinoza?” project van web 2.0 bureau Mediamatic (…)  een postercampagne, met teksten geïnspireerd op Spinoza en geschreven door Dirk van Weelden, de publieke discussie tussen en met Amsterdammers aanwakkeren. Dit door in het openbaar controversiële en spannende vragen te stellen. Een van de posters die tot nadenken doet stemmen is een poster met de tekst “waarom is een hond schoppen een misdrijf maar een koe opeten niet?”. Onderaan de poster is een afbeelding van Ronald Mc Donald, een mascotte van fastfoodketen McDonalds te zien.

McDonalds’s stuurde al een sommatiebrief naar Mediamatic met het verzoek de“Ronald Mc Donald” poster niet meer te gebruiken. De poster is nog overal in Amsterdam te zien en het lijkt erop dat McDonalds er geen rechtszaak van maakt. De vraag is of een rechtszaak kans van slagen gehad zou hebben. Overigens geheel los van de vraag of het voeren van een rechtszaak – die voor McDonalds alleen maar negatieve publiciteit zou hebben opgeleverd – verstandig zou zijn.

Lees hier verder (Endymion, overpeinzingen over intellectueel eigendoms- & mediarecht).