Octrooirecht  

Advies Octrooicentrum NL 13 januari 2016, IEF 15616 (Optimus Sorter Technology tegen EuroSort; NL octrooi 2001922)
Octrooirecht. Advies ex 84 Row 1995 omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op NL 2001922 (AN APPARATUS FOR TRANSPORT AND CONTROLLED DISCHARGE OF PRODUCTS). De conclusies 1, 2, 4 en 5 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van elk van de documenten D2 – D3 en conlusie 1 op grond van documenten D5 - D8. De conclusies 1-5 zijn vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit ten opzichte van een combinatie van de documenten D1 en D4. Van het hulpverzoek zijn conclusies 1, 2, 4, 5 en 7 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid; en conclusies 1 – 7 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit op grond van een combinatie van de documenten D1 en D4.

(zie advies voor gestructureerde details over octrooien en de redenen per onderdeel)

Bijdrage ingezonden door Menno Loos, Masterstudent UvA. Op woensdag 9 december vond de jaarlijkse octrooirecht jurisprudentielunch plaats, georganiseerd door deLex. Prof. Mr. W.A. Hoyng en Mr. B.J. van den Broek bespraken met de aanwezige advocaten en octrooigemachtigden (en een enkele student) de meest belangrijke octrooirechtjurisprudentie van 2015. Bijna veertig uitspraken passeerden de revue.

De zaken die verreweg het meeste stof deden opwaaien, betroffen de zaken over ‘second medical use claims’. Dit zijn conclusies die een nieuwe toepassing van een bestaand medicijn beschermen. De nieuwheid van de uitvinding is gelegen in de toepassing van het medicijn: voor een nieuwe indicatie, nieuwe subpopulatie, in een nieuwe toedieningsvorm, in een nieuw doseringsregime, of met een nieuw technisch effect.

Onder de invloed van personalized medicine zal het aantal second medical use uitvindingen in de toekomst sterk toenemen. Het is daarom van groot belang dat deze second medical use claims ook daadwerkelijk te handhaven zijn, of dat in elk geval duidelijk is hoe er met dergelijke claims moet worden omgegaan.

In deze bijdrage bespreek ik de uitspraken van het geding tussen Novartis en Sun (IEF 13841, IEF 14599, IEF 15451), waarin de moeilijkheid van handhaven van second medical use claims aan bod komt. Vervolgens bespreek ik twee mogelijke manieren hoe de rechter met second medical use claims om kan gaan.

Novartis v Sun
Novartis is houdster van een Europees octrooi op het gebruik van zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose (botaandoening). De uitvinding is vastgelegd in een Swiss-claim: “gebruik van zoledroninezuur voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose (…)” Zoledroninezuur werkt niet alleen ter behandeling van osteoporose, maar ook voor de behandeling van de (zeldzame) ziekte van Paget. Het product van Novartis (Aclasta) wordt voor 97,3% gebruikt voor osteoporose en voor 2,7% voor Paget.
    Nu de stof zoledroninezuur en het gebruik van de stof ter behandeling van Paget niet langer beschermd zijn, staat het andere fabrikanten in elk geval vrij om de stof te gebruiken ter vervaardiging van een medicijn ter behandeling van Paget Sun brengt een generiek geneesmiddel met zoledroninezuur op de markt en heeft een marktvergunning die ziet op het gebruik van het product voor beide indicaties. Op verzoek van Sun schrapt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de indicatie osteoporose uit de Summary of Product Characteristics (SmPC) en de fysieke bijsluiter (niet uit de digitale versie). Vervolgens gaat Sun een overeenkomst aan met verzekeraar VGZ waarbij wordt overeengekomen dat Sun’s zoledroninezuur het ‘preferente’ zoledroninezuur wordt, zonder een beperking m.b.t. de indicatie. Dit betekent dat als zoledroninezuur wordt voorgeschreven, VGZ alleen het product van Sun vergoedt, ongeacht de indicatie (Paget of osteoporose). Als gevolg wordt het product van Sun in grote hoeveelheden gebruikt voor de geoctrooieerde indicatie.

KG – 1e aanleg
In kort geding wordt Sun aangesproken door Novartis wegens indirecte inbreuk (aanbieden en leveren van een geneesmiddel met zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose). De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af wegens serieuze kans op nietigheid (IEF 13841 12 mei 2014).

KG – beroep
In beroep vernietigt het Hof dit vonnis (IEF 14599 27 januari 2015). Het Hof oordeelt dat de uitvinding nieuw, inventief en nawerkbaar is. Bovendien komt het Hof tot het oordeel dat Sun indirecte inbreuk heeft gepleegd door het aanbieden en leveren van haar product. Het Hof overweegt, zonder dit toe te lichten, dat het product van Sun een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding van Novartis is (r.o. 4.31). En gezien hetgeen overeengekomen tussen Sun en VGZ (zonder enige beperking m.b.t. indicaties), moest Sun weten dat haar product ook zal worden gebruikt voor de geoctrooieerde indicatie (r.o. 4.32-37). Sun heeft VGZ er nog op gewezen dat Novartis octrooi heeft op toepassing voor de behandeling van osteoporose, maar verbond hier geen leveringsconsequenties aan. Ook de e-mail die Sun aan groothandels verstuurde waarin zij op het octrooi van Novartis wees, helpt haar niet. Conclusie: indirecte inbreuk.

Bodemvonnis
Naast het kort geding is ook een bodemprocedure aanhangig, waarin Sun vernietiging vordert van het octrooi en Novartis in reconventie een inbreukverbod vordert. De rechtbank volgt het oordeel van het Hof m.b.t. de geldigheid (het octrooi is geldig), maar komt tot het oordeel dat er geen sprake is van indirecte inbreuk (IEF 15451 25 november 2015).
    De rechtbank overweegt dat de Swiss-claim moet worden aangemerkt als een werkwijzeconclusie die de vervaardiging van een geneesmiddel beschermt (4.49, 4.54). Het volgt uit de uitspraak T 1780/12 (par. 22) van de Technische Kamer van Beroep dat een Swiss-claim een andere (beperktere) beschermingsomvang heeft dan een EPC2000-claim. Onder het vernieuwde Europees Octrooiverdrag (EPC2000), biedt artikel 54 lid 5 de mogelijkheid om een tweede of verdere medische toepassing van een bestaand medicijn te beschermen. Dit kan in de vorm van een use-claim (Use of substance X for treatment of Z.). Een dergelijke conclusie moet worden aangemerkt als een doelgebonden productconclusie, terwijl een Swiss-claim moet worden gezien als een doelgebonden werkwijzeconclusie.
    Omdat de conclusie van Novartis een werkwijzeconclusie betreft, kan volgens de rechtbank het zinsdeel ‘voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, zoals verwoordt in artikel 73 ROW, niet anders worden begrepen dan het bereiden van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose (r.o. 4.54). Het product dat Sun levert betreft een ready to use product. Dit betekent dat nergens in de keten na levering van het product bereidingshandelingen plaatsvinden. Het product van Sun dient dus niet voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding. De levering van het product van Sun levert dan ook geen indirecte inbreuk op. De rechtbank zegt hiermee dat een ready to use product niet kan worden aangemerkt als een wezenlijk bestanddeel van een uitvinding vastgelegd in een Swiss-claim.

Directe inbreuk?
Kan het leveren van Sun’s generiek worden aangemerkt als directe inbreuk door Sun? De rechtbank houdt vanwege ontwikkelingen die kort voor de mondelinge behandeling hebben plaatsgevonden (het arrest in kortgeding en uitspraken in de vergelijkbare Engelse zaak Warner-Lambert v Actavis) haar uitspraak hierover vooralsnog aan. De rechtbank sluit het echter niet uit dat er sprake is van directe inbreuk, d.m.v. het aanbieden en leveren van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de werkwijze (art. 53 lid 1 sub b ROW).

Wat mij betreft heeft de rechter bij de beoordeling of sprake is van directe inbreuk twee mogelijkheden: een strikte grammaticale interpretatie, of een meer pragmatische benadering.

Strikte grammaticale interpretatie
Directe inbreuk kan volgens een grammaticale interpretatie van de Swiss-claim alleen bewezen worden als de generiekfabrikant daadwerkelijk alle stappen van de claim heeft doorlopen of het voortbrengsel het gevolg hiervan is. Dus de volgende vraag moet worden gesteld: heeft Sun zoledroninezuur gebruikt voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose? Vast staat dat Sun zoledroninezuur heeft gebruikt, en ook dat dit gebruikt is om een geneesmiddel te vervaardigen. Maar is dit geneesmiddel vervaardigd voor de behandeling van osteoporose? Uit Engelse rechtspraak blijkt dat deze vraag neerkomt op een debat over de invulling van het woord ‘voor’. Bij een strikte grammaticale interpretatie van de Swiss-claim moet worden geconcludeerd dat de beweerdelijk inbreukmaker al bij het gebruik van de stof voor het vervaardigen van een geneesmiddel de bedoeling moet hebben gehad dit geneesmiddel voor de geclaimde indicatie te gebruiken. Judge Arnold gebruikt in Warner-Lambert v Actavis I het criterium van ‘subjective intention’, een term die zich volgens mij het best laat vertalen als ‘expliciete intentie’. De intentie van de fabrikant is meestal echter pas kenbaar op het moment dat het product op de markt komt. Omstandigheden die in overweging genomen dienen te worden om de intentie van de fabrikant te ontwaren zijn: het label waaronder het product wordt verkocht (is de beschermde indicatie geschrapt?), verdere vermeldingen op de verpakking (staat op grote verpakkingen bestemd voor groothandelaren vermeld dat het product niet bestemd is voor de beschermde indicatie?), overige maatregelen ter voorkoming van gebruik van het generiek voor de beschermde indicatie (heeft de fabrikant waarschuwingsbrieven gestuurd naar groothandelaren en apothekers?) en overige omstandigheden (is fabrikant een overeenkomst aangegaan, onbeperkt m.b.t indicaties?; hoe verhouden de verkoopcijfers van de beschermde en de vrije indicatie zich tot elkaar?).
    In de onderhavige casus heeft Sun haar product op de markt gebracht onder een skinny-label (de beschermde indicatie was geschrapt), ook heeft zij VGZ en groothandelaren op de hoogte gesteld van het octrooi van Novartis. Deze acties geven in sterkere mate aan wat niet de intentie is van Sun, dan dat de deelname in de onbeperkte overeenkomst met VGZ aangeeft wat wel de intentie is van Sun. Weliswaar nemen deze acties niet weg dat het voor Sun voorzienbaar had kunnen zijn dat haar product voor de beschermde indicatie gebruikt zou kunnen worden, maar de acties geven wel voldoende blijk van haar expliciete intentie het product alleen voor de ziekte van Paget op de markt te brengen. Volgens deze strikte benadering kan dus geen directe inbreuk worden bewezen.
    In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat een generiekfabrikant geen carve-out toepast of geen maatregelen treft, zodat niet bewezen kan worden dat de fabrikant expliciete intentie heeft zijn product voor de beschermde indicatie te verkopen. Deze strikte benadering zal daarom tot gevolg hebben dat een tweede medische indicatie-claim verwordt tot een tweederangs recht; onmogelijk te handhaven.

Een meer pragmatische benadering
De bovenstaande benadering is een nadelige voor octrooihouders. Er zou daarom ook gepleit kunnen worden voor een andere invulling van het ‘intentiecriterium’, onderliggend aan het woord ‘voor’. Het intentiecriterium moet ruimer worden opgevat: de generiekfabrikant heeft een redelijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat zijn product niet voor de beschermde indicatie wordt gebruikt. In het geval dat een niet verwaarloosbaar aantal van zijn product toch voor de beschermde indicatie wordt gebruikt, dan heeft de generiekfabrikant geen afdoende maatregelen getroffen dit te voorkomen, en heeft hij kennelijk de intentie gehad een medicijn te vervaardigen voor de behandeling van de beschermde indicatie.
    Een dergelijke invulling van het intentiecriterium komt de facto neer op een verruiming van de beschermingsomvang van een Swiss-claim: van die van een doelgebonden werkwijzeconclusie, naar die van een doelgebonden productconclusie.
Het Hof heeft in haar arrest van 27 januari 2015 wellicht gedacht dat de constructie van de Swiss-claim gezien moet worden als een ‘trucje’ van de GKvB (G 5/83) om uitvinders van tweede medische toepassingen tenminste enige bescherming te bieden, in tijden dat het EOV nog niet voorzag in de bescherming van tweede of verdere medische toepassingen (1984). En misschien heeft zij daarin gelijk. Aangezien het EOV nu wel voorziet in bescherming van tweede medische toepassingen, is dit trucje niet meer nodig en kunnen Swiss-claims net als EPC2000-claims worden behandeld. Deze pragmatische benadering volgend, moet geconcludeerd worden dat Sun in de onderhavige casus zowel directe inbreuk als indirecte inbreuk pleegt. Nu de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot het gebruik van het geneesmiddel (en niet alleen tot de vervaardiging ervan), vormt het generieke zoledroninezuur namelijk een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Levering van het generieke zoledroninezuur levert daarom een indirecte inbreuk op.
In elk geval zou de pragmatische benadering een einde maken aan de rechtsonzekerheid over de (on)mogelijkheid van handhaving van Swiss-claims (want goed mogelijk). Een groot probleem van deze benadering, dat hoe dan ook bij EPC2000-claims speelt, is dat generiekfabrikanten aanzienlijke maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat hun product voor de beschermde indicatie gebruikt zal worden, met eventueel hogere prijzen tot gevolg en in het ergste geval een kleiner aanbod van generieke middelen. Aangezien onder het huidige regulatoire stelsel, medicijnen op basis van stofnaam zonder vermelding van de indicatie worden voorgeschreven, is het niet ongebruikelijk dat een generiek aan een patiënt wordt gegeven voor een indicatie die nog beschermd wordt door een second medical use claim. Deze praktijk in combinatie met de ruime invulling van het intentiecriterium maakt het haast onmogelijk voor generieken om de markt te betreden, omdat er altijd een risico is dat hun product wordt gebruikt voor een beschermde indicatie, waardoor de generiekfabrikant indirecte inbreuk verweten kan worden. Dit heeft zeer onwenselijke gevolgen, daarom zal óf het regulatoire stelsel m.b.t. het voorschrijven en uitgeven van medicijnen moeten worden aangepast, óf een strikter criterium voor inbreuk moeten worden gebezigd, zoals het criterium van expliciete intentie.

Het is evident dat beide benaderingen een onbevredigende uitkomst hebben. Een strikte benadering heeft tot gevolg dat het bijna onmogelijk is om inbreuk te bewijzen, waardoor een second medical use claim waardeloos wordt. Een pragmatische benadering heeft tot gevolg dat inbreuk gemakkelijk te bewijzen is, maar breidt de beschermingsomvang van een Swiss-claim uit en zadelt generiekfabrikanten op met een enorme verantwoordelijkheid.
    De moeilijkheid van handhaven van second medical use claims staat in direct verband met het huidige regulatoire stelsel dat geen rekening houdt met het octrooirecht. In combinatie met een preferentiebeleid van een verzekeraar lijkt het zelfs inbreuken te faciliteren. Het staat daarom buiten kijf dat het ‘voorschrijf- en uitgeef’-stelsel aanpassing behoeft. Een nieuw systeem moet er voor zorgen dat in het geval een middel wordt voorgeschreven voor een indicatie die is beschermd door een second medical use claim, de apotheker alleen maar het medicijn van de octrooihouder kan uitgeven. Als een middel wordt voorgeschreven voor een off-patent indicatie, staat het de apotheker vrij een medicijn te kiezen.
    Ik ben van mening dat, zolang het stelsel niet is aangepast, de mankementen van het huidige stelsel niet op het bord moeten komen van de generiekfabrikant (Sun in dit geval). Als de pragmatische benadering gehanteerd zal gaan worden, dan verwacht ik namelijk dat minder generieken de markt zullen betreden. Weliswaar vinden er dan minder inbreuken plaats, maar er zullen ook veel minder medicijnen beschikbaar zijn voor off-patent indicaties. Al met al vind ik dat het belang van toegang tot goede (en betaalbare) gezondheidszorg moet prevaleren boven het (financiële) belang van octrooihouders, waardoor, zolang het huidige stelsel van kracht is, rechters het strikte expliciete intentiecriterium moeten bezigen bij de beoordeling of sprake is van inbreuk.

Menno Loos

Bijdrages over Unified patent court en latest case law concerning SPCs, 17th European Patent Judges' Symposium, EPO OJ Supplementairy publication 2015.
The Unified Patent Court
Carl JOSEFSSON, Preselection and training of UPC judges    42-45
Sir David KITCHIN, Development of a common judicial culture and judgecraft among the judges of the UPC    46-60
Sir Richard ARNOLD, A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked: what happens next? National practice and what will the UPC do?    61-68
Marie COURBOULAY, Different practices at national courts: a challenge for the UPC    69-72
William CHANDLER, Patentability of computer-implemented inventions (CIIs): state of play and developments    73-79
Klaus GRABINSKI, Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play in German practice    80-95

Latest case law concerning supplementary protection certificates
İlhami GÜNEŞ, Supplementary protection certificates in EU law: a compensation mechanism and Turkey's position    96-104
Massimo SCUFFI, Supplementary protection certificates: the evolution of European case law on the terms of patent extension and the scope of protection    105-119 
Rian KALDEN, Discussion of recent CJEU case law on SPCs: the three 12 December 2013 cases   120-134

The European Parliament (...)  having regard to the decision of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) of 25 March 2015 in Cases G2/12 (on tomatoes) and G2/13 (on broccoli), [red. IEF 14812] (...):

1.  Expresses its concern that the recent decision of the Enlarged Board of Appeal of the EPO on Cases G2/12 (tomatoes) and G2/13 (broccoli) could lead to more patents being granted by the EPO in respect of natural traits introduced into new varieties by means of essentially biological processes such as crossing and selection;
2.  Calls on the Commission, as a matter of urgency, to clarify the scope and interpretation of Directive 98/44/EC, and in particular Articles 4, 12(3)(b) and 13(3)(b) thereof, in order to ensure legal clarity regarding the prohibition of the patentability of products obtained from essentially biological processes, and to clarify that breeding with biological material falling under the scope of a patent is permitted;

3.  Calls on the Commission to communicate its forthcoming clarification regarding the patentability of products obtained from essentially biological processes to the EPO so that it can be used as a supplementary means of interpretation;
4.  Calls on the Commission and the Member States to ensure that the Union will safeguard guaranteed access to, and use of, material obtained from essentially biological processes for plant breeding, in order – where applicable – not to interfere with practices guaranteeing breeders’ exemption;
5.  Calls on the Commission to pursue the exclusion from patentability of essentially biological processes in the context of multilateral patent law harmonisation discussions;
6.  Calls on the Commission to report on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering, as required in Article 16(c) of Directive 98/44/EC and as requested by Parliament in its resolution of 10 May 2012 on the patenting of essential biological processes;
7.  Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission and the European Patent Office.

Uit het persbericht: Ondernemers die met innovatieve producten de Europese markt op willen, kunnen hun uitvindingen vanaf 2017 met één octrooi beschermen in uiteindelijk 26 landen. De deelnemende landen van het Europees Octrooibureau hebben op 15 december de laatste drempel voor invoering weggenomen met het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen.

Met de invoering van het Europees unitair octrooi komt een einde aan ruim 40 jaar discussie over voertalen en vergoedingen. De kosten voor het nieuwe Unitaire octrooi zijn vergelijkbaar met die van de huidige bescherming in vier landen: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze vier landen worden de meeste Europese octrooien gevalideerd.

Eén octrooi en één rechtbank
Een ondernemer die een zaak wil aanspannen tegen inbreuk op zijn octrooi, kan vanaf 2017 terecht bij een nieuwe gespecialiseerde rechtbank met centrale vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en lokale vestigingen in vele andere landen, waaronder Nederland. De uitspraken van deze rechtbanken zijn bindend op de nationale markten van de deelnemende landen.

Voordeel voor Nederlandse ondernemers
Nederland heeft als klein land relatief veel baat bij het nieuwe octrooi. Nederland heeft van oudsher een open economie en de meeste bedrijven opereren internationaal omdat onze thuismarkt klein is. Bovendien ontwikkelen Nederlandse ondernemers relatief veel innovaties en willen uiteraard voorkomen dat een concurrent met hun uitvinding aan de haal gaat.

Het belangrijkste voordeel voor octrooiaanvragers is dat ze straks kunnen beschikken over één enkel octrooi voor een groot en groeiend deel van de EU. Een ander belangrijk resultaat is de oprichting van een gespecialiseerde Europese rechtbank met ervaren rechters voor de behandeling van alle Europese octrooien. Deze nieuwe rechtbank is ontworpen om sneller rechtszekerheid te geven en efficiënter te werken dan de huidige praktijk van parallelle nationale procedures.

Volgens opgave van het Europees Octrooibureau stond Nederland in 2014 met een recordaantal van 8.104 octrooiaanvragen op de derde plaats van octrooierende landen in Europa, na Frankrijk en Duitsland.

Bezoek voor meer informatie onze website. 

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEF 15520; C-572/15 (F. Hoffman-La Roche)
Van gov.uk: A request for a preliminary ruling in a case which concerns a claim for refraining from conduct infringing the exclusive right of the owner of supplementary protection of a medicinal product, or for terminating that conduct, and destroying the infringing medicinal products.

Van Minbuza: Verzoekster heeft op 08-12-2014 een vordering ingesteld tegen Accord Healthcare OÜ (VK) wegens schending van haar rechten als houdster van het ABC voor geneesmiddel Xeloda, en verweerster te verbieden om geneesmiddelen met capecitabine als werkzame stof in EST op de markt te brengen, er reclame voor te maken enz., alsmede vernietiging van de reeds in EST ingevoerde producten. Verzoekster heeft het ABC in 2001 verkregen; het vervalt op 08-06-2016. Verweerster heeft een via de centrale procedure verleende vergunning verkregen voor het geneesmiddel Capecitabine Accord, een generiek geneesmiddel. Zij heeft in 2014 EST MinSZW gevraagd het geneesmiddel op de lijst van geneesmiddelen (conform de wet op de ziektekostenverzekering) waardoor de verzekeraar de betalingsplicht voor het middel overneemt. Dat verzoek is ingewilligd en zal voor verzoekster aanzienlijke gevolgen hebben: zij verwacht een omzetdaling van 50%. Verweerster stelt een tegenvordering in tot nietigverklaring van verzoeksters ABC. De kantonrechter stelt verzoekster 15-12-2014 in het gelijk op grond van artikelen 4 en 5 van Vo. 469/2009. Verweerster wil in beroep omdat verzoekster niet tot 08-06-2016 over een uitsluitend recht voor capecitabine zou beschikking. Zij leidt uit de beschikking in zaak C-555/13 af dat de termijn van het octrooi inmiddels (in 2013) is verstreken (geldigheidsduur ABC 15 jaar). De kantonrechter wijst het verzoek tot beroep af, maar de Rb wijst het toe (26-02-2015) en vernietigt het oordeel van de kantonrechter: hij oordeelt op grond van artikel 13 van de Vo., jo. overweging 9, dat de eerste vergunning op 10-06-1998 in ZWI werd afgegeven; (voor gelijkstelling EER-certificaat zie artikel 13 Vo. ). Verzoekster gaat in cassatieberoep omdat zij de uitleg door de Rb van artikel 21, lid 2 van de Vo. onjuist acht: die wijkt af van die van het DUI Bundespatentgericht en van de richtsnoeren van de EURCIE, en ook voor wat betreft de terugwerkende kracht die strijdig is met het Handvest. Het ABC is afgegeven onder EST recht (EST was toen nog geen EU-lid). Artikel 21 Vo. regelt niet uitdrukkelijk dat de termijn (na EST toetreding) moet worden herberekend.

1. Moet artikel 21, lid 2, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (gecodificeerde versie) aldus worden uitgelegd dat de duur van een aanvullend beschermingscertificaat wordt verminderd wanneer bedoeld certificaat in een lidstaat vóór de toetreding ervan tot de Europese Unie op grond van het nationale recht is afgegeven en de duur ervan voor een werkzame stof volgens de gegevens van dit certificaat langer zou zijn dan 15 jaar vanaf het tijdstip van de afgifte van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Unie van een geneesmiddel dat uit deze werkzame stof is samengesteld of deze bevat?

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: is artikel 21, lid 2, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (gecodificeerde versie) in overeenstemming met het Unierecht, in het bijzonder met de algemene beginselen van het Unierecht inzake de bescherming van verworven rechten, het verbod van terugwerkende kracht en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

Hof 's-Hertogenbosch 8 december 2015, IEF 15511; ECLI:NL:GHSHE:2015:5135 (Ice Care Eindhoven)
Contracten. Octrooi. Ice Care Eindhoven heeft appellanten benaderd om samen een ijsmachineontwerp, door te ontwikkelen. De samenwerking bestaat uit gezamenlijk de octrooiaanvraag bekostigen, de opbrengsten van de exploitatie van het octrooi delen en dat een gezamenlijke vennootschap onderbrengen. Gelet ook op de omvang van de investeringen en financiële belangen heeft appellante bepaald niet aannemelijk gemaakt dat partijen ‘gewoon aan de slag zijn gegaan’: zonder enige vorm van concrete afspraken. De samenwerking, met inbegrip van de gezamenlijke vennootschap, had geen betrekking op de exploitatie van het octrooi. Beëindiging van de bemoeienis van geïntimeerde met de vennootschap hield tevens het einde van de verplichtingen van appellante jegens geïntimeerde in. Beroep wordt afgewezen, compensatie proceskosten van eindvonnis.

Tegenover het consequente betoog van geïntimeerde is het verweer van appellante in de loop van de procedure niet genoegzaam aannemelijk gemaakt. De proceskosten van het eindvonnis worden gecompenseerd.

7.11. De grieven 3, 4 en 5 van [appellante 1] betreffen de uitleg die de rechtbank heeft gegeven aan de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de betekenis die in dat verband aan de gezamenlijke vennootschap moet worden toegekend. Uit de toelichting op deze grieven blijkt dat deze uitgaan van het hiervoor reeds verworpen betoog van [appellante 1] dat de samenwerking, met inbegrip van de gezamenlijke vennootschap, geen betrekking had op de exploitatie van het octrooi zodat de beëindiging van de bemoeienis van [geïntimeerde] met die vennootschap tevens het einde van de verplichtingen van [appellante 1] jegens [geïntimeerde] inhield. Met dit betoog is ook niet verenigen dat partijen na de overdracht van de aandelen van [geïntimeerde] in die vennootschap aan [appellante 1] zijn voortgegaan met overleg over de afwikkeling van hun rechtsverhouding waarbij de aanspraken van [geïntimeerde] in verband met het octrooi juist centraal stonden.

7.10. Naar het oordeel van het hof zijn de standpunten die [appellante 1] in de loop van de procedure inneemt onderling tegenstrijdig, waarbij in de visie van [appellante 1] [geïntimeerde] eerst niets van doen heeft met de financiering van de octrooiaanvraag en daarna wel en waarbij in diens visie het octrooi eerst wel een rol speelt in de samenwerking tussen partijen en vervolgens geheel los daarvan staat. Alles bij elkaar heeft [appellante 1] van zijn kant nagelaten een consistent en begrijpelijk relaas te geven met betrekking tot de inhoud van de tussen partijen gemaakte afspraken over de onderlinge samenwerking, terwijl een toereikende onderbouwing daarvan in de vorm van overtuigende bescheiden eveneens ontbreekt. Gelet ook op de omvang van de investeringen en financiële belangen heeft [appellante 1] bepaald niet aannemelijk gemaakt dat partijen ‘gewoon aan de slag zijn gegaan’, waarmee kennelijk is bedoeld: zonder enige vorm van concrete afspraken. Tegenover het consequente betoog van [geïntimeerde] is het verweer van [appellante 1] in de loop van de procedure niet genoegzaam aannemelijk gemaakt zodat het als onvoldoende gemotiveerd gepasseerd dient te worden. Bewijslevering door [geïntimeerde] , waar [appellante 1] op aandringt, is bij deze stand van zaken niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor eventuele bewijslevering door [appellante 1] . Een en ander brengt mee dat het ervoor gehouden dient te worden dat tussen partijen (mondeling en/of schriftelijk) een samenwerkingsovereenkomst is gesloten als door [geïntimeerde] is gesteld en dat die overeenkomt is neergelegd in het stuk van 4 april 2007. Het hof komt dienaangaande tot dezelfde conclusie als de rechtbank, zodat de grieven 1 en 2 worden verworpen.

Rechtbank Den Haag 25 november 2015, IEF 15476; ECLI:NL:RBDHA:2015:13401 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution)
Europees octrooi. Inbreuk en geldigheid. HP is houdster van EP 617. Zij stelt dat Digital Revolution door het aanbieden van een wezenlijk bestanddeel van de werkwijze van EP 617 inbreuk maakt dit octrooi en vordert een inbreukverbod. Volgens de rechter is, in het licht van VRO, vermeerdering grondslag van eis in conventie in strijd is met de goede procesorde. De geclaimde printercartridge wordt niet nieuw geoordeeld wegens afwezigheid structurele verschillen met stand van de techniek. Conclusie 1 van het octrooi wordt nietig verklaard en inbreuk is niet meer mogelijk. De vorderingen worden afgewezen.

4.15. Nu deze (naar hun aard) voor een ieder nieuwe verweren van Digital Revolution tegen de indirecte inbreuk door de procedurele keuzes van HP pas ter zitting aan de orde zijn gekomen, heeft de rechtbank zich daar ook niet, althans onvoldoende op kunnen voorbereiden, net zo min als HP zelf op de daartegen ad hoc door Digital Revolution gevoerde verweren. Het debat daarover is zodoende dermate summier geweest dat de rechtbank niet in staat is (gesteld) een weloverwogen en goed geïnformeerd oordeel over de gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7 te vormen. Door de (fundamentele) grondslagwijziging is in wezen een nieuwe zaak ontstaan, die zich in dit geval niet met het door HP zelf aangevraagde (en ook niet door haar losgelaten) VRO-regime laat verenigen.

4.31. De rechtbank is van oordeel dat het gereserveerd, aangewezen of bestemd zijn van een of meer geheugenadressen voor bepaalde (typen) gegevens (om foutdetectiecodes te ontvangen en op te slaan) geen fysiek/structureel onderscheid impliceert ten opzichte van de Paulsen-cartridge. Het octrooi openbaart ook niet (expliciet of impliciet) dat de validatievelden structureel anders zijn dan de overige geheugenplaatsen. Het verschil in bestemming tussen validatievelden (voor foutdetectiecodes) en opslagdeel (voor gegevens betreffende de cartridge) impliceert ook niet enig structureel verschil tussen het geheugen voor validatievelden en het opslagdeel. Het onderscheid tussen deze delen is puur functioneel en wordt door (de controller van) de printer gemaakt. Ten aanzien van het andere door HP genoemde aspect van ‘geconfigureerd’ zijn, te weten het niet write protected zijn van een geheugenadres, geldt dat nergens uit blijkt dat de betreffende geheugenadressen van de Paulsen-geheugenchip write protected zouden zijn. Daarnaast heeft HP niet toegelicht wat een write protected geheugenadres structureel anders maakt dan een niet-write protected geheugenadres. Anders gezegd, niets verhindert (de controller van) de printer om de betreffende geheugenadressen in de geheugenchip van de Paulsen-cartridge de geoctrooieerde bestemmingen te geven.

4.32. De conclusie van het voorgaande is dat kenmerk f., hoewel ingekleed als een structureel kenmerk - in die zin dat ‘validatieveld’ en ‘opslagdeel’ structurele elementen suggereren - slechts een puur functioneel kenmerk is zonder implicaties voor de structuur van de geheugeneenheid. Er worden (door de controller van de printer bij gebruik) als het ware slechts ‘stickers’ geplakt op of namen gegeven aan bepaalde onderdelen van het geheugen. Daarmee kan dit kenmerk de geclaimde cartridge geen nieuwheid verschaffen ten opzichte van de Paulsen-cartridge.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, IEF 15465; ECLI:NL:RBDHA:2015:13782 (Agfa Graphics tegen FujiFilm Manufacturing)
Octrooirecht. Spoedeisend belang. Agfa is houdster van EP 327. Er is een CTP-overeenkomst tussen partijen overeengekomen, op grond waarvan beide partijen voor een bepaalde pool van octrooien zes licentieopties kunnen uitoefenen. Volgens Agfa valt EP 327 niet onder de overeenkomst. Fuji bestrijdt dit, maar zegt momenteel geen gebruik te willen maken van haar optierecht. Drukplaten worden sinds 2005 op de markt gebracht, maar tot mei 2013 heeft Agfa gewacht om Fuiji aan te spreken. Agfa begint een procedure tegen Fuji op grond van inbreuk op EP 327. De rechter oordeelt dat er geen spoedeisend belang aan de zijde van Agfa bestaat nu zij niet voortvarend gehandeld heeft. De voorzieningen worden afgewezen.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Fuji de drukplaten waar het in dit kort geding over gaat reeds sinds 2005 op de markt brengt en dat sindsdien geen wezenlijke verandering in de werkzaamheid van de platen heeft plaatsgevonden (Agfa stelt ook dat de platen alle om dezelfde reden inbreuk maken). Agfa heeft evenwel tot mei 2013 gewacht alvorens zij Fuji aansprak, zonder overigens adequaat toe te lichten dat en waarom de drukplaten van Fuji op EP 327 inbreuk zouden maken (vgl. 2.7.). Agfa heeft geen, althans onvoldoende rechtvaardiging voor dit tijdverloop gegeven. Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk dat Agfa, naar zij stelt, zich eerst in 2013, in het kader van een (inbreuk)procedure tegen een derde (zie 2.4.), is gaan realiseren dat Fuji’s drukplaten onder de beschermingsomvang van EP 327 vallen. De procedure tegen die derde was reeds in 2008 gestart en daarin is voor Nederland in januari 2013 door het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan. Het geding in feitelijke instanties was derhalve in mei 2013 ruimschoots doorlopen. Bovendien zijn de onderzoeksmogelijkheden van Agfa niet afhankelijk van hetgeen zich in andere inbreukprocedures afspeelt. Dat zij van onderzoek heeft afgezien vanwege een, naar Agfa stelt maar Fuji betwist, onjuiste mededeling over de daglichtstabiliteit op het etiket van de Fuji-drukplaten waardoor Agfa ‘jarenlang op het verkeerde been [is] gezet’ wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Fuji heeft er in eerste termijn terecht op gewezen dat Agfa zelfs met intern marketingmateriaal van Fuji uit 2011 op de proppen komt waarin aangegeven wordt dat de Fujiplaten wèl tegen wit (dag)licht kunnen (productie EP30) zodat Agfa volgens Fuji heeft geweten hoe het met de daglichtstabiliteit zat. Dit laatste heeft Agfa in tweede termijn ook niet weersproken. Evenmin wordt aannemelijk geacht dat Agfa aanvankelijk dacht dat de PLE- en PJE-platen geen inbreuk zouden maken omdat de octrooien vereisen dat de verhoging van de oplosbaarheid van de belichte delen van de platen door een niet-chemische verandering wordt veroorzaakt en van MDDS ten onrechte werd gedacht dat de ontleding daarvan een substantiële bijdrage aan het beeldvormend mechanisme zou leveren, althans dat dit Agfa van onderzoek zou hebben weerhouden; Fuji heeft er nog op gewezen dat de door Agfa aangesproken partijen in de in 2.4. bedoelde procedure een zelfde stof hadden.

4.9. Los van het voorgaande geldt dat Agfa ook na mei 2013 allerminst voortvarend heeft gehandeld. Nadat Fuji in juni 2013 op de brief van Agfa had gereageerd heeft Agfa gedurende een half jaar geen nadere stappen ondernomen. Tussen januari 2014 en mei 2014 is er vervolgens wel gecorrespondeerd tussen partijen, maar zonder uitzicht op een concreet resultaat op korte termijn. Agfa heeft vervolgens wederom tien maanden gewacht met het bij deze rechtbank aanhangig maken van VRO-bodemprocedures ter zake van onder meer EP 327. Agfa heeft niet inzichtelijk gemaakt dat zich vervolgens – vijf (!) maanden nadien – omstandigheden hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid dat het belang bij optreden in rechte spoedeisend is geworden. Dat de inbreukprocedure tegen de derde partij en het daarin spelende beroep op de ongeldigheid van EP 327 eerst in juli 2015 door een uitspraak van de Hoge Raad definitief werd beslist, kwalificeert niet als zodanige omstandigheid. In januari 2013 was reeds door de hoogste feitelijke instantie over de geldigheid van het octrooi beslist en, uitgaande van de regel dat de voorzieningenrechter zijn oordeel dient af te stemmen op de uitspraak in de bodemprocedure, heeft Agfa niet inzichtelijk gemaakt waarom het desondanks noodzakelijk was de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, IEF 15464 (I4F tegen Unilin)
Uitspraak mede ingezonden door Wouter de Jong, Freshfields Bruckhaus Deringer. Octrooirecht. Internationale bevoegdheid. I4F is houdster van EP 724. Later heeft zij octrooi aangevraagd voor Click4U. Unilin stelt dat deze laatste aanvraag inbreuk maakt op haar octrooi EP 341. Omdat volgens I4F EP341 nietig is, vraagt zij Unilin te verklaren deze niet tegen haar in te roepen, wat Unilin afwijst. I4F vordert vernietiging van het Nederlandse deel voor EP 341. Nu Liechtenstein geen EU-lidstaat is en geen partij is bij het EVEX-Verdrag zijn beperkingen in beginsel niet van toepassing op vorderingen. Echter de rechtbank oordeelt zichzelf niet bevoegd. I4F wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.

4.5. Voor zover voor vorderingen B de geldigheid van buitenlandse delen van EP 341 moet worden beoordeeld, bestaat gezien de artikelen 24 lid 4 EEX II-Vo respectievelijk artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag geen bevoegdheid voor de hoofdprocedure. Nu Unilin in Nederland is gevestigd en derhalve een reële band als bedoeld in het arrest HvJEG 17 november 1998 (C-391/95, Van Uden - Decoline, r.o. 40) geacht kan worden aanwezig te zijn, kan de bevoegdheid in dit kort geding echter worden gebaseerd op artikel 35 EEX IIVo. Het bepaalde in artikel 24 lid 4 EEX II-Vo verzet zich daar niet tegen omdat slechts een voorlopige inschatting van de geldigheid van het buitenlandse deel van het octrooi wordt gemaakt (vergelijk HvJEU 12 juli 2012, C-616/10, Solvay - Honeywell, r.o. 51). Aan te nemen is dat hetzelfde geldt voor de verhouding tussen artikel 31 EVEX-Verdrag en artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag.

4.6. Met partijen is ter zitting gesproken over de betekenis van het slot van overweging 33 van de considerans van de EEX II-Vo, in het bijzonder of gezien deze overweging het voorgaande anders zou moeten worden beoordeeld. De overweging luidt:
Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht dat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer ervan worden gewaarborgd krachtens deze verordening. Voorlopige en bewarende maatregelen die door een gerecht als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet worden erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing waarin de maatregel is vervat, vóór de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend. Dit laat de erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens nationaal recht onverlet. Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht van een lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krachtens deze verordening worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat.

4.7. Uit de context van de overweging blijkt echter dat de in de laatste zin bedoelde beperking ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van de maatregelen. De beperking is aangebracht in artikel 2 onder a EEX II-Vo dat bepaalt dat voor de toepassing van hoofdstuk III (erkenning en tenuitvoerlegging) het begrip „beslissing” (slechts) voorlopige en bewarende maatregelen omvat die zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig de verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Artikel 31 EEX-Vo oud, thans 35 EEX II-Vo, is echter ongewijzigd gebleven.

4.8. Gezien artikel 2 onder a EEX II-Vo zal bij toewijzing van vorderingen B het gelaste verbod niet – in ieder geval niet op basis van de verordening - buiten Nederland kunnen worden erkend en tenuitvoergelegd. Dat laat onverlet dat bevoegdheid van deze rechtbank bestaat dergelijke maatregelen te gelasten en dat als gevolg in voorkomend geval door Unilin verbeurde dwangsommen in Nederland op haar kunnen worden verhaald.

4.9. Voor vorderingen C geldt dat geen bevoegdheid kan worden aangenomen om deze maatregelen te gelasten omdat zij een inmenging vormen in de rechtsmacht van het buitenlandse gerecht en daarmee de toepassing van de bevoegdheidsregels van de EEX IIVo worden ingeperkt (vergelijk HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, r.o. 27, 29 en 31).

4.10. Nu Liechtenstein geen EU-lidstaat is en geen partij is bij het EVEX-Verdrag zijn beperkingen als hiervoor besproken in beginsel niet van toepassing op vorderingen D. Deze rechtbank is bevoegd om van de hoofdzaak kennis te nemen en derhalve eveneens om voorlopige grensoverschrijdende maatregelen te treffen die zien op het Liechtensteinse deel van EP 341. Indien ook voor Liechtenstein zou moeten worden aangenomen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is over de geldigheid van het daar van kracht zijnde deel van EP 341 te oordelen, geldt zoals hiervoor is overwogen dat zulks niet in de weg staat aan een voorlopige inschatting van de geldigheid van het octrooi in dit kort geding.