Proceskostenveroordeling (bijzondere uitspraken)  

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, beschikking van 30 maart 2010, zaaknr. 200.045.580/01 (Swaerts tegen Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.)

Procesrecht. Merkenrecht. 1019h proceskosten in oppositieprocedure. Is artikel 1019h Rv van toepassing op een oppositieprocedure? Is of bij een oppositieprocedure sprake van handhaving van rechten van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 10 19h Rv? “Het hof [is] van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.”

4. (…) Indien geen sprake is van (een verband met) enige (voorgenomen) inbreukactie, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. In dit verband merkt het hof op dat ook iemand die zelf geen houder is van een merk onder omstandigheden de nietigheid van een merkinschrijving kan inroepen, bijvoorbeeld omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Indien in dat geval degene die de nietigheid vordert niet geconfronteerd is met een voorgenomen inbreukactie, lijkt het niet juist te spreken over handhaving van een intellectueel eigendomsrecht; er is dan immers geen intellectueel eigendomsrecht dat wordt gehandhaafd.

5. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt bij een oppositie tegen de inschrijving van een merk op de grond dat dit overeenstemt met een ouder merk van de opposant. Hiermee beoogt de opposant te voorkomen dat die ander een met zijn recht onverenigbaar recht verkrijgt.
Anders dan bij een nietigheidsvordering zal er meestal geen sprake zijn van een concrete (voorgenomen) inbreukactie; een inbreukactie richt zich immers tegen gebruik van een teken en in geval van oppositie behoeft geen sprake te zijn van gebruik van een teken. Door de enkele inschrijving van het jongere merk is nog geenszins zeker dat de rechtspositie van de houder van het oudere merk / de deposant zal worden ondergraven. Wanneer dat wel gebeurt of dreigt te gebeuren, staan de 'normale' handhavingsmiddelen ter beschikking.

6. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Nu niet gesteld of gebleken is dat in dit geval sprake is van een concrete (voorgenomen) inbreukactie is artikel 10 9h Rv in deze oppositieprocedure niet van toepassing.

7. Niet geheel valt uit te sluiten dat er niettemin redenen zouden kunnen zijn om in een (andere) oppositieprocedure over de uitleg van artikel 14 van de richtlijn een prejudiciële vraag aan het HvJEG te stellen. In deze zaak bestaat daarvoor bovendien geen aanleiding omdat het verzoek is ingetrokken en ook het gevorderde bedrag aan proceskosten relatief gering is, zodat het belang van de zaak niet rechtvaardigt partijen met nog meer kosten te belasten.

8. Het bovenstaande brengt mee dat het hof S. zal veroordelen in de kosten van de procedure en deze zal begroten overeenkomstig het algemene liquidatietarief.

Lees de beschikking hier: LJN BM6017, grosse zaaknr. 200.045.580/01.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, KG ZA 09-1745, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (eveneens met eerdere dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Inbreuk aangenomen in Engeland op het Engelse merkrecht door een in Nederland gevestigde gedaagde. Eiseres Yell houdt geen relevante merkenregistraties die geldig zijn in de Benelux of Europa, maar bezit wel enkele woord- en beeldmerken Ýellow Pages’ met gelding in het Verenigd Koninkrijk. Gedaagde YPM is gevestigd in Nederland en houdster van de domeinnaam en business directory-website www.yellowpage-uk.com. Eiseres vordert gedaagde te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden.

Vordering toegewezen. “(…) geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.”

Verwording tot soortnaam niet aannemelijk gemaakt, inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten:  “Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt.

Bevoegdheid: 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt, nu de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, meer specifiek in het arrondissement ’s-Gravenhage, op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening jo. artikel 99 Rv bevoegdheid toe van het geschil kennis te nemen. Dit wordt niet anders nu de in casu gevorderde voorlopige voorziening, zoals hierna zal blijken, beoordeeld dient te worden naar vreemd recht en effect dient te sorteren buiten het nationale territoir (HR 24 november 1989, NJ
1992, 404 – Interlas / Lincoln).

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwogene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Toepasselijk recht: 4.8. Het betoog van YPM in dit verband dat de omstandigheid dat naar vreemd recht een vordering wordt ingesteld, Yell ertoe zou hebben genoodzaakt de opinie van haar Engelse advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van YPM te brengen en niet eerst op 2 februari 2010, wordt verworpen. Hoewel als uitgangpunt geldt dat producties in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dienen te worden gebracht, en het aldus beschouwd voor de hand had gelegen dat Yell de opinie van haar Engelse advocaat gedateerd 15 december 2009 eerder in het geding had gebracht, zijn er in dit geval drie redenen die Yell sauveren. In de eerste plaats moet aan Yell worden toegegeven dat de bij de appointering van de zaak op 22 december 2009 gestelde eisen ter zake het tijdstip van dagvaarden en het in het geding brengen van producties minder gelukkig zijn geweest. In de tweede plaats geldt dat YPM met het van toepassing zijn van Engels recht op dit geschil in ieder geval bekend is sinds 19 januari 2010, zijnde de datum waarop de dagvaarding aan haar is betekend en vanaf welk moment zij ook zelf ter zake de nodige inlichtingen had kunnen inwinnen. In de derde plaats ten slotte – en doorslaggevend – geldt dat het van toepassing zijnde vreemde recht vanwege de merkenrichtlijn materieel niet afwijkt van het Nederlands recht op dit punt, zodat niet valt in te zien waarom YPM daardoor, zoals zij stelt maar niet onderbouwt, onevenredig in haar verdediging is geschaad. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn voor de subsidiaire grondslag ‘Passing Off’, doch, zoals hierna zal blijken, wordt aan de behandeling daarvan niet toegekomen, zodat dit YPM niet schaadt.

4.10: Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als ‘a telephone directory of businesses’. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan. Zo heeft YPM bijvoorbeeld verzuimd aan te geven sinds wanneer YELLOW PAGES in Engelstalige woordenboeken is opgenomen, terwijl ook overigens geen bewijs is bijgebracht van haar stelling dat het woordmerk ten tijde van de inschrijving reeds was verworden tot soortnaam.

4.11. Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan.

Proceskosten: 4.16. De voorzieningenrechter overweegt dat het in deze zaak gaat om inbreuk op de nationale merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk. Gezien artikel 1019 Rv vallen bedoelde rechten strikt genomen buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv, waardoor artikel 1019h Rv toepassing zou missen. Dit laat evenwel onverlet dat titel 15 een implementatie vormt van Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten welke, met als insteek de goede werking van de interne markt, beoogt nationale handhavings-regelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt. Aldus ziet de voorzieningenrechter aanleiding artikel 1019 Rv richtlijnconform toe te passen, zodat titel 15 ook van toepassing moet worden geacht bij de handhaving van buitenlandse rechten van intellectuele eigendom.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 26 februari 2010, LJN: BK5756, Stichting Baas In Eigen Huis tegen Plazacasa B.V. (met conclusie A-G Huydecoper)

Procesrechtelijke uitwerking auteursrechtzaak. Makelaars richten stichting op en beginnen collectieve actie tegen vermeend inbreukmakende huizensite Jaap.nl. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen, het hof verklaart de stichting niet-ontvankelijk verklaard en de Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

“De omstandigheid dat eenderde van de makelaars met het oog op een zo groot mogelijke verspreiding van hun aanbod juist voorstander is van publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, [staat] op zichzelf niet in de weg aan de conclusie dat de Stichting met haar vordering opkomt voor gelijksoortige belangen als bedoeld in art. 3:305a. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de belangen ter bescherming waarvan deze vordering strekt, zich niet lenen voor bundeling. (…) Nu het gaat om een (in cassatie veronderstellenderwijs aan te nemen) inbreuk van Plazacasa op auteursrechten van de makelaars, kan van de makelaars die wel instemmen met publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, zeer wel worden gevergd kenbaar te maken - eventueel op verzoek van Plazacasa, dat de inbreukmakende handelingen wenst te verrichten - dat het op vordering van de Stichting uit te spreken verbod ten opzichte van hen geen werking heeft.”

Niet betwiste 1019h proceskosten moeten worden toegewezen.

4.2 Het gaat hier om de vraag of voldaan is aan de eis dat de door de Stichting ingestelde rechtsvordering 'strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen' als bedoeld in art. 3:305a BW. Aan die eis is voldaan indien de belangen ter bescherming waarvan de rechtsvordering strekt, zich lenen voor bundeling, zodat een efficiënte en effectieve rechtsbescherming ten behoeve van de belanghebbenden kan worden bevorderd. Aldus kan immers in één procedure geoordeeld worden over de door de rechtsvordering aan de orde gestelde geschilpunten en vorderingen, zonder dat daarbij de bijzondere omstandigheden aan de zijde van de individuele belanghebbenden betrokken behoeven te worden.
De omstandigheid dat een (al dan niet aanmerkelijk) deel van de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt, niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering of zelfs een tegenovergesteld standpunt inneemt, staat op zichzelf niet in de weg aan het oordeel dat de vordering strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen. Ook dan is voldoende dat de belangen ter bescherming waarvan de rechtsvordering strekt, zich lenen voor bundeling, zodat een efficiënte en effectieve rechtsbescherming wordt bevorderd. Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 12 en 13, heeft de wetgever bewust ervan afgezien om representativiteit van de eisende rechtspersoon als voorwaarde in de wet op te nemen, zodat niet als eis gesteld kan worden dat de collectieve actie kan rekenen op de steun van een aanmerkelijk deel van de in aanmerking komende belanghebbenden. Hierbij is van belang dat personen die niet wensen dat een door middel van de collectieve actie verkregen rechterlijke uitspraak jegens hen werkt, zich op de voet van het vijfde lid van art. 3:305a aan de werkingssfeer van die uitspraak kunnen onttrekken (behoudens de aan het slot van lid 5 vermelde uitzondering).

4.3 In het onderhavige geval heeft het hof in rov. 4.4 vastgesteld dat de Stichting aan haar rechtsvordering ten grondslag legt dat makelaars op de door hen vervaardigde foto's en beschrijvingen van het huizenaanbod auteurs-recht hebben, dat de auteursrechten op deze 'objectdata' identiek zijn, dat de inbreuken van Plazacasa op die rechten door overname van de objectdata op haar website Jaap.nl eveneens identiek zijn, en dat de handhavingsbelangen van de makelaars parallel lopen omdat het in beginsel voor iedere makelaar van belang is dat een derde eerst toestemming vraagt alvorens materiaal te kopiëren en te exploiteren waarop de makelaar auteursrecht bezit.
In dit licht staat de door het hof vermelde omstandigheid dat eenderde van de makelaars met het oog op een zo groot mogelijke verspreiding van hun aanbod juist voorstander is van publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, gelet op het hiervoor in 4.2 overwogene op zichzelf niet in de weg aan de conclusie dat de Stichting met haar vordering opkomt voor gelijksoortige belangen als bedoeld in art. 3:305a. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de belangen ter bescherming waarvan deze vordering strekt, zich niet lenen voor bundeling.
Anders dan het hof voorts heeft overwogen, biedt het vijfde lid van art. 3:305a in een geval als het onderhavige wel degelijk soulaas voor makelaars die niet instemmen met de vordering van de Stichting. Gelet op de aard en inhoud van het gevorderde (en in eerste aanleg opgelegde) verbod met dwangsom, kan de werking daarvan ten opzichte van bepaalde personen worden uitgesloten, zodat makelaars die niet instemmen met de vordering van de Stichting zich desgewenst op de voet van voormeld vijfde lid kunnen verzetten tegen de werking van de uitspraak ten opzichte van hen, zoals het hof op zichzelf ook heeft onderkend. Nu het gaat om een (in cassatie veronderstellenderwijs aan te nemen) inbreuk van Plazacasa op auteursrechten van de makelaars, kan van de makelaars die wel instemmen met publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, zeer wel worden gevergd kenbaar te maken - eventueel op verzoek van Plazacasa, dat de inbreukmakende handelingen wenst te verrichten - dat het op vordering van de Stichting uit te spreken verbod ten opzichte van hen geen werking heeft. Mede gelet op het wettelijk systeem, zoals dat tot uitdrukking komt in lid 5 van art. 3:305a, heeft het hof dan ook een te vergaande eis gesteld door (impliciet) van de Stichting te verlangen dat zij haar vordering beperkt tot de makelaars die bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van hun objectdata op Jaap.nl en dat zij daartoe de gegevens van die 'tegenstanders' verzamelt.

Proceskosten: 5.2 De Hoge Raad ziet evenwel aanleiding - ten overvloede - te overwegen dat onderdeel 1.2.1 van het middel terecht klaagt dat het hof de door Plazacasa op de voet van art. 1019h Rv. gevorderde en gespecificeerde kosten niet toewijsbaar heeft geacht op de grond dat in de specificatie niet inzichtelijk is gemaakt hoe van de, door onderscheiden personen bestede, uren tot het vermelde honorarium is gekomen, terwijl ook niet aanstonds duidelijk is op grond waarvan de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn als bedoeld in die bepaling. Nu de door Plazacasa op de voet van art. 1019h gevorderde en gespecificeerde kosten niet door de Stichting waren betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in die bepaling, stond het het hof niet vrij deze kosten op voormelde grond niet toewijsbaar te achten.
 
Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 februari 2010, KG ZA 09-1403, Waterarchitect van Bueren tegen DeltaSync B.V.

Auteursrecht. Stukgelopen samenwerking. Eiser van Bueren brengt afstudeerproject ‘Het Drijvend Paviljoen’ onder in gezamenlijke onderneming DeltaSync. Van Bueren ‘beëindigt zijn betrokkenheid’ en partijen sluiten een vertrekovereenkomst. Geschilpunten worden voorgelegd aan een bindend adviseur, die concludeert dat de auteursrechten bij Van Bueren liggen. I.c. vordert Van Bueren gebruiksverbod en rectificatie.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. De bindend adviseur is buiten zijn opdracht getreden en had niet bindend over het auteursrecht mogen adviseren.  Het Rotterdam Drijvend Paviljoen van gedaagden is daarnaast geen auteursrechtelijke ontlening van het ontwerp van Van Bueren. Het onbeschermde concept mag hetzelfde zijn, de uitvoering is dat niet, bij goede beschouwing: “Bij de vergelijking dient dan ook te worden meegewogen dat ieder uitvoeringsmodel in zijn uiterlijke vorm laat zien vanuit hetzelfde gedachtegoed te zijn ontwikkeld en daardoor ook op het eerste gezicht dezelfde indruk maakt als het oerontwerp.” “Naar voorlopig oordeel is dit project een nieuwe onderscheidbare ontwikkeling is en niet een eenvoudige kopie of ontlening van werk van Van Bueren.” 1019h proceskosten boven indicatietarief vanwege bindend advies procedure.

Bindend advies: 4.8. Onbegrijpelijkheid van de motivering of ondeugdelijke toepassing van het recht zijn in beginsel onvoldoende grond voor terzijdestelling van een bindend advies. Dit ligt anders voor het geval dat de bindend adviseur buiten zijn opdracht treedt. Dat heeft zich in dit geval onmiskenbaar voorgedaan nu de opdracht (…) zich beperkt tot een geschil met betrekking tot de handelsnaam waaronder niet zijn te begrijpen geschillen met betrekking tot de vraag wie als maker of auteursrechthebbende met betrekking tot de ontwerpen is aan te merken. De bindend adviseur verwijst weliswaar naar een mondelinge behandeling op 16 januari 2009 waarbij door partijen zou zijn gesteld dat het geschil tussen partijen ook ander aspecten zou betreffen, maar dat partijen geldig zijn overeengekomen ook die aspecten aan bindend advies te onderwerpen blijkt niet. (…)

4.9. Een uitbreiding van de opdracht zonder dat blijkt dat beide partijen zich daarmee hebben verenigd is niet toelaatbaar. Een geldig bindend advies heeft immers het effect dat partijen worden afgetrokken van hun recht op toegang tot de gewone rechter voor een inhoudelijke beoordeling van hun geschil. Naar voorlopig oordeel is er dan ook een aanmerkelijke kans dat het bindend advies op deze grond door de bodemrechter zal worden vernietigd.

Auteursrecht: 4.14. Anders dan Van Bueren veronderstelt is het Rotterdam Drijvend Paviljoen geen auteursrechtelijke ontlening van zijn ontwerp. De voorzieningenrechter wijst op in elk geval de elementen b, c en h. De afwezigheid van die elementen leidt naar voorlopig oordeel ook tot een andere algemene indruk.   

4.15. Bij die beoordeling weegt de voorzieningenrechter mee, anders dan Van Bueren,  dat het ontwerp Drijvend Paviljoen zich vooral onderscheidt door conceptuele en technische kenmerken waarmee het algemene idee van op het water drijvende bolstructuren wordt gerealiseerd. Concepten en ideeën worden door het auteursrecht niet beschermd. Voor datgene wat technisch bepaald is, geldt hetzelfde. Dat de gekozen techniek relevant is voor de uiterlijke vorm van het ontwerp doet daar niet aan af. Bij de beoordeling van de vraag of de ontwerpen naar algemene indruk met elkaar overeenstemmen, dient dan ook te worden geabstraheerd van al datgene waardoor idee, techniek en concept tot uitdrukking komen. Bij drijvende bolstructuren, waarbij de bollen zijn samengesteld uit zesvlakken en een vulling hebben van uitbollend transparant foliemateriaal (de transparante EFTE-kussens) wordt elk ontwerp gedomineerd door de trekken die worden gedicteerd door gekozen idee, concept en techniek. Bij de vergelijking dient dan ook te worden meegewogen dat ieder uitvoeringsmodel in zijn uiterlijke vorm laat zien vanuit hetzelfde gedachtegoed te zijn ontwikkeld en daardoor ook op het eerste gezicht dezelfde indruk maakt als het oerontwerp. 

4.16. Binnen het bestaande thema van drijvende bolstructuren, waarin zowel Van Bueren als DeltaSync, zich kennelijk specialiseren, is in beginsel iedere verdere ontwikkeling en uitwerking, mits voldoende afstand is genomen, als een nieuw werk te kwalificeren. Het Drijvende Paviljoen Rotterdam is in die zin een nieuw ontwerp, auteursrechtelijk niet ontleend aan eerdere uitwerkingen van het thema zoals het Drijvend Paviljoen.

4.17. Dat het Drijvend Paviljoen Rotterdam is ontwikkeld binnen de kring van Delta-Sync wordt door Van Bueren niet betwist. Naar voorlopig oordeel is dit project een nieuwe onderscheidbare ontwikkeling is en niet een eenvoudige kopie of ontlening van werk van Van Bueren. Voorshands is DeltaSync aan te merken als maker en ontwerper van dit project. Het auteursrecht komt toe aan DeltaSync en niet aan Van Bueren.

Proceskosten: 4.26. In dit kort geding heeft Van Bueren zich beroepen op een IE recht en zich daartoe primair beroepen op de uitkomst van een bindend advies procedure. DeltaSync heeft niet ten onrechte het verweer gevoerd dat het bindend advies in een bodemprocedure ongeldig zal worden verklaard. Dit brengt mee dat de kosten van voorbereiding en uitwerking van dit verweer in de proceskosten zijn begrepen. 

4.27. Dit specifieke verweer leidt er ook toe aanleiding bestaat af te wijken van het indicatietarief. In deze zaak was naast een gedegen behandeling van het auteursrecht ook uitvoerig aandacht nodig voor het bindend advies dat van Bueren als primaire grondslag van zijn recht opvoerde. In dat licht is de kostenopgave van de zijde van DeltaSync niet als onredelijk of onevenredig aan te merken. Van Bueren zal, daarom worden veroordeeld tot betaling van € 24.614,90 aan DeltaSync.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, beschikking van 19 januari 2010, HA RK 09-572, TNT Holdings B.V. tegen Logispring Management Services Company LLC c.s. (met dank aan Niels Mulder & Alexander Tsoutsanis, DLA Piper) 

Proceskosten. Merkenrecht. Gedaagde i.c. LMSC doet afstand van instantie in bodemprocedure na kort geding over het gebruik van het merk Logispring (zie Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, IEF 8236). Eiser TNT wenst op grond van art. 250 lid 4 Rv vergoeding van de volledige proceskosten. Vordering toegewezen: 'Uitgangspunt is dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel 1019h Rv.'

3.1. De rechtbank stelt vast dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de in 2.1. bedoelde bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. De rechtbank verwijst voorts naar hetgeen in dit verband in de Leidraad indicatietarieven in IEzaken staat vermeld, te weten: "Toepassing [van de in de Leidraad vermelde indicatietarieven] vindt ook plaats in procedures [...] waarin uitsluitend de geldigheid van het ie recht aan de orde is of alleen een verklaring voor recht van (niet)inbreuk wordt gevorderd"

3.2. Artikel 249 lid 2 Rv biedt ruimte voor vergoeding van werkelijk gemaakt kosten, ook als de conclusie van antwoord formeel niet genomen is. Artikel 249 1id 2 Rv verplicht immers de eiser die afstand van instantie doet de door gedaagde in verband met de procedure reeds gemaakte proceskosten te vergoeden. Het feit dat gedaagden een proceshandeling  in dit geval het nemen van een conclusie van antwoord  formeel niet hebben verricht, staat niet aan vergoeding van de kosten in de weg, omdat, gelet op het late tijdstip waarop afstand van instantie is gedaan en waarop aan gedaagden is aangekondigd dat zulks zou geschieden, gedaagden de kosten voor de voorbereiding van die proceshandeling niet redelijkerwijs hebben kunnen voorkomen.

3.3. Uitgangspunt is voorts dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel l019h Rv. Doel van dat artikel is immers te verzekeren dat bij een procedure als voormelde merkenrechtelijke zaak, de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld (tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten). Dit doel zou worden gefrustreerd indien de eiservergoeding van dergelijke kosten die wel reeds door de gedaagde partij zijn gemaakt kan voorkomen door de zaak vroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitleg in redelijkheid te rijmen zijn met het feit dat, indien de procedure was voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zou zijn gesteld, hij wel in de kosten conform artikel 1019h Rv zou zijn veroordeeld.
(…)

3.5. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.

3.6. In aanmerking genomen de indicatietarieven, die uitgaan van EUR 8.000,= voor de gehele procedure, en de even genoemde matiging, zullen de kosten in redelijkheid worden begroot op EUR 2.500,=, waarop het reeds door LMSC betaalde bedrag gebaseerd op het liquidatietarief, te weten EUR 488,=, in mindering moet worden gebracht. Per saldo bedraagt de kostenveroordeling EUR 2.012,=.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, LJN: BL0178, TheAgenda.NL tegen NL Unlimited B.V. en Newhold. B.V.
 
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaamrecht door gebruik generieke domeinnaam. Gedaagde NL Unlimited, uitgever van de stadsmagazines NL10, Nl20 etc, koopt in 2009 de domeinnaam www.agenda.nl . Eiser TheAgenda.nl maakt bezwaar en ziet zich in het gelijk gesteld.

Gedaagde gebruikt www.agenda.nl als handelsnaam. Dat de domeinnaam beschrijvend is, doet daar niet aan af, gedaagde heeft “terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van eiser, er zonder noodzaak voor gekozen louter het beschrijvende (en reeds door eiser gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand.”

Licentiegever domeinnaam faciliteert handelsnaaminbreuk. 1019h proceskosten hoger dan indicatietarieven door verhuizing na sommatie van de domeinnaam naar de huidige licentiegever.

Gebruik als handelsnaam. 4.5.  NL Unlimited heeft op haar beurt ‘agenda.nl’ wel als handelsnaam geregistreerd. Zij betwist echter dat met de website www.agenda.nl sprake is van handelsnaamgebruik. Ook deze website heeft evenwel een bedrijfsmatig karakter vanwege de verkoop van advertentieruimte onder meer via de site. Op de website staat verder de naam ‘agenda.nl’ duidelijk vermeld, er staat vermeld dat het ‘copyright’ bij ‘agenda.nl’ rust en dat ‘agenda.nl’ een handelsnaam van NL Unlimited is, zodat het gebruik van deze domeinnaam - anders dan NL Unlimited c.s. zelf stelt - tevens als handelsnaamgebruik dient te worden aangemerkt. De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer, onder meer via haar website ‘www.agenda.nl’. Dat de naam ‘agenda.nl’ slechts door het publiek wordt gezien als een productnaam van NL Unlimited, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, is voorshands gelet op het voorgaande niet aannemelijk.

(…)

Onderscheidend vermogen. 4.7.  De vraag is evenwel in hoeverre aan de handelsnaam van [eiser] ‘theagenda.nl’ ook bescherming toekomt. Met NL Unlimited wordt immers geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘agenda’, ook in de combinatie met de extensie ‘.nl’, voor de activiteiten die beide partijen ontplooien beschrijvend van aard is. Het woord agenda wordt immers mede gebruikt voor een aankondiging van activiteiten. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben - ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen -, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

4.8.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter neemt dit niet weg dat NL Unlimited c.s. in dit geval, terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van [eiser], er zonder noodzaak voor heeft gekozen louter het beschrijvende (en reeds door [eiser] gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand. Dat [eiser] het Engelse lidwoord ‘the’ aan haar handelsnaam en domeinnaam heeft toegevoegd, maakt niet dat er van verwarringsgevaar geen sprake meer is. Weliswaar kan een enkele toevoeging bij een beschrijvende handelsnaam volgens de jurisprudentie voldoende zijn om geen verwarring aan te nemen, maar het had dan in dit geval eerder op de weg van NL Unlimited c.s. gelegen om een element aan haar handelsnaam (en domeinnaam) toe te voegen. Het enkele weglaten van het door [eiser] gebruikte woord ‘the’ als handelsnaam voor het ontplooien van dezelfde activiteiten wordt gelet op het voorgaande onvoldoende geacht om verwarring te voorkomen. Een verbod voor het gebruik van de handelsnaam ‘agenda.nl’ door NL Unlimited is derhalve toewijsbaar als na te melden. Ook het verbod op het gebruik van de domeinnaam ‘www.agenda.nl’ kan gelet op het voorgaande worden toegewezen. Van een louter informatieve website is bij NL Unlimited c.s. immers geen sprake.

Licentiegever. 4.9.  Ook de vordering onder 2 jegens Newhold wordt toegewezen, een en ander zoals hierna te melden, nu door het (blijven) verlenen van een uitsluitend gebruiksrecht van de domeinnaam www.agenda.nl aan NL Unlimited de inbreuk op de handelsnaam van [eiser] mogelijk kan worden gemaakt en dit onder omstandigheden onrechtmatig jegens [eiser] kan zijn. Newhold heeft daarnaast geen belang meer bij het verlenen van rechten op de domeinnaam aan NL Unlimited, gelet op de in dit vonnis opgelegde veroordelingen.

(…)

Proceskosten. 4.13.  NL Unlimited en Newhold zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten en de beslagkosten. [eiser] heeft veroordeling van NL Unlimited in de kosten ex artikel 1019h Rechtsvordering gevorderd en een specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten. Deze kosten bedragen volgens de specificatie € 8.759,93 inclusief kantoorkosten, beslagkosten, deurwaarderskosten en griffiegeld. [eiser] stelt dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan de indicatietarieven voor (eenvoudige) IE-zaken in kort geding, omdat NL Unlimited, nadat de sommatiebrief was verzonden, de domeinnaam bleek te hebben overgedragen aan Newhold en [eiser] beslag heeft laten leggen op de domeinnaam en producties heeft moeten aanpassen, waarmee volgens [eiser] € 2.355,32 gemoeid is geweest. Voormelde door [eiser] gevorderde proceskosten zullen worden toegewezen nu deze gelet op de aard van de zaak redelijk worden geacht.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 oktober 2009, LJN: BK3979, Stichting Sociale Databank Nederland tegen X

Auteursrecht. Oorspronkelijk zaak over auteursrechtinbreuk middels het plaatsen van een foto op een website, hoger beroep betreft echter alleen de proceskostenveroordeling. Eiser is niet ontvankelijkheid. Appelgrens niet bereikt, nu financieel belang van de zaak onder het in art 332 lid 1 Rv genoemde bedrag van €1.750,- ligt. Toegekende proceskosten blijven daarbij buiten beschouwing, ook indien die proceskosten zijn bepaald met inachtneming van art. 1019h Rv. Richtlijn 2004/48/EG voert niet tot een ander oordeel.  Ook i.c. geen 1019h proceskosten, aangezien het onderhavige incident naar het oordeel van het hof geen geschil van intellectuele eigendom betreft.

3.7  Het uitgangspunt is dat bij de bepaling van de  appellabiliteit de proceskosten in de zin van de artikel 237 e.v. Rv buiten beschouwing blijven (HR 24 februari 1938, NJ 1938/952).

3.8 De proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv. omvat niet alleen de kosten ter instructie van de zaak en ter voorbereiding van de gedingstukken, maar ook kosten die (vóór de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004) krachtens artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

3.9 Aan de hand van de in eerste aanleg overgelegde urenstaat stelt het hof vast dat de gevorderde proceskostenvergoeding ten bedrage van € 2.002,30 aan salaris ziet op werkzaamheden ter voorbereiding en instructie van de zaak als bedoeld in artikel 237 Rv. SDN heeft het opgegeven aantal uren bestreden maar heeft overigens geen van die vaststelling afwijkende standpunten ingenomen. Daarom dienen in dit geval deze kosten bij de berekening van het beloop van de vordering ter bepaling van de appellabiliteit buiten beschouwing te blijven.

3.11 Het bovenstaande betekent dat SDN niet ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep moet worden verklaard. SDN zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3.13 Aangezien het onderhavige incident naar het oordeel van het hof geen geschil van intellectuele eigendom is, zullen de proceskosten op de voet van artikel 239 Rv worden begroot aan de hand van het toepasselijke liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 22 december 2009, zaaknr. 200.039.432/01, H. Lundbeck A/S tegen Alfred E. Tiefenbacher GmbH c.s. (met dank aan Marleen van den Horst, BarentsKrans)

Octrooirecht. 1019h proceskosten: omzettingswet is ook van toepassing op verzoekschriftprocedures. Het hof bepaalt dat ook een proceskostenveroordeling ex art. 1019h op zijn plaats is in een verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor resp. deskundigenbericht in een octrooizaak.

4. Richtlijn nr. 2004/48lEG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195) (de Handhavingsrichtlijn) maakt wat artikel 14 betreft geen onderscheid tussen dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Uit artikel IX van de Wet van 8 maart 2007, Stb. 2007,108, tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (. . .) ter uitvoering van voormelde richtlijn (de omzettingswet) volgt dat deze wet ook van toepassing is op verzoekschriftprocedures. Ten tijde van het indienen van het verzoekschrift was de uiterste implementatiedatum van de richtlijn verstreken en was de omzettingswet in werking getreden. Het verzoek van Lundbeck. dat betrekking heeft op (rechtsoverwegingen van en feiten uit) een vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 7 april 2009 betreffende een octrooi, tegen welk vonnis bij dagvaarding van 22 april 2009 hoger beroep is ingesteld en dat bij het hof aanhangig is, heeft, anders dan zij betoogt, betrekking op de handhaving van een IE-recht als bedoeld in de richtlijn. Mitsdien is in deze procedure geen plaats voor toepassing van artikel 289 Rv; overigens kan de daarin neergelegde bevoegdheid ook ambtshalve worden toegepast.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Amsterdam, 14 december 2009, KG ZA 09-2649 NB/EB, André Rieu Productions Holding V.V. tegen Stijl & Inhoud Media B.V.  (met dank aan Margriet Koedooder, De Vos & Partners).

Auteursrecht. Portretrecht. Proceskosten. Gedaagde uitgeverij brengt tijdschrift uit met de titel: “André Rieu – van koorknaap tot vioolidool.” Vorderingen eiser Rieu o.g.v. het portretrecht  (verzilverbare populariteit). worden toegewezen. Toestemming auteursrechthebbende (persagentschap) is nog geen toestemming geportretteerde. Publicatie heeft geen nieuwswaarde. Recall tijdschrift en winstopgave. Ook met een advertentie voor het tijdschrift in De Pers wordt inbreuk gemaakt op het portretrecht van Rieu: rectificatie.

Naar oordeel van de voorzieningenrechter zijn de vorderingen reeds op grond van het portretrecht toewijsbaar, zodat auteursrecht en merkenrecht verder onbesproken kunnen blijven, met als resultante een voor een portretrechtzaak wellicht opmerkelijke 1019h proceskostenvergoeding (€7.431,01).

4.2. (…) Met de vergoeding die zij hebben betaald aan de persagentschappen, hebben zij toestemming van de auteursrechthebbende op de foto verkregen om deze te publiceren, maar niet van de geportretteerde. Dat toestemming van de auteursrechthebbende niet impliceert dat ook de geportretteerde toestemming voor openbaarmaking verleent, is nog eens onderstreept in punt 15 van de algemene voorwaarden van ANP Photo B.V., één van de persagentschappen die gedaagden een aantal portretfoto's van André Rieu heeft geleverd. In deze bepaling is opgenomen dat degene die de foto's openbaar maakt, verantwoordelijk is voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde of van andere rechthebbenden.

Verzilverbare populariteit: 4.4. Onbetwist is dat André Rieu een wereldberoemde artiest is. Zijn populariteit kan commercieel worden geëxploiteerd en de Holding doet dat ook. Zo brengt zij onder meer merchandising voorzien van het portret van André Rieu op de markt, waaronder na ieder optreden van André Rieu een fotoboekje met afbeeldingen van dat optreden. Eisers hebben ter zitting onweersproken aangevoerd dat deze merchandising in het tijdperk van afnemende cd-verkoop tengevolge van de mogelijkheid van downloaden voor artiesten een onmisbare bron van inkomsten is, waarmee de optredens van die artiesten (deels) worden gefinancierd. Op grond van zijn verzilverbare populariteit heeft André Rieu er een redelijk belang bij om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van zijn portret voor commerciële doeleinden door gedaagden, nu hij voor het gebruik van zijn portret daarin geen vergoeding heeft gekregen. Dat eisers zelf ook fotoboeken over André Rieu op de markt kunnen brengen, zoals gedaagden hebben betoogd, maakt dit niet anders. Het gaat er bij de bescherming van de financiële belangen van de geportretteerde nu juist om dat deze dient te kunnen delen in de voordelen van de exploitatie van zijn populariteit.

(…)

Rectificatie advertentie: 4.7. De advertentie in De Pers bestaat uit een afbeelding van de omslag van de Publicatie, die op zijn beurt bestaat uit een portretfoto van André Rieu, voorzien van wat teksten. Uit hetgeen hiervoor onder 4.5 is overwogen vloeit voort dat ook met de advertentie in De Pers inbreuk wordt gemaakt op de portretrechten van André Rieu. Met André Rieu is de voorzieningenrechter van oordeel dat bij het publiek de indruk kan zijn ontstaan dat André Rieu heeft meegewerkt aan de Publicatie, door het grote aantal foto's van hem dat daarin is opgenomen en doordat op de omslag geen andere naam dan die van André Rieu is vermeld. Hij heeft er belang bij dat deze mogelijk ontstane misvatting wordt rechtgezet. Gedaagden zullen dan ook worden veroordeeld tot het publiceren van een mededeling waarin zij het publiek berichten dat zij met de Publicatie onder meer inbreuk hebben gemaakt op de portretrechten van André Rieu. Gedaagden verzetten zich tegen de gevorderde grootte van de advertentie. Zij hebben ter zitting verklaard in te kunnen stemmen met een advertentie ter grootte van een halve pagina. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt de te plaatsen tekst voldoende tot zijn recht in een advertentie ter grootte van een halve pagina, zodat de advertentie tot dat formaat zal worden beperkt. Ook de tekst van de mededeling zal worden aangepast zoals in het dictum van dit vonnis is vermeld.

Proceskosten: 4.10. Nu de vorderingen reeds op grond van de portretrechtinbreuk toewijsbaar zijn, behoeft hetgeen partijen nog hebben aangevoerd met betrekking rot de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke aspecten van deze zaak geen verdere bespreking.

4.11. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eisers hebben veroordeling van gedaagden gevorderd in de volledige (proces)kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van EUR 7,431'01. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn, Gezien de betwisting van de hoogte van deze kosten en met toepassing van de hiervoor genoemde criteria zullen deze kosten Ui redelijkheid worden gesteld op een bedrag van EUR 6.353,86 (dagvaarding EUR 91.86, vastrecht EUR 262,OO en salaris advocaat EUR 6.000,OO).D e vordering zal dan ook tot dat bedrag worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 8 december 2009, HA ZA 06-277, Van Beelen Industrie en Handel B.V. tegen Otter Ultra Low Drag Limited ( met dank aan Muriel van den Hazenkamp, Aries Advocaten)

Proceskostenincident in octrooizaak (zie Rechtbank 's-Gravenhage, 14 juni 2006, IEF 2197). Richtlijnconforme toepassing Handhavingsrichtlijn na implementatiedatum. “In het geding in eerste aanleg, dat weliswaar aanhangig was op de datum van het verstrijken van de omzettingstermijn maar waarin de dagvaarding vóór de uiterste omzettingsdatum is uitgebracht, was de rechtbank gelet op de rechtszekerheid niet verplicht om artikel 224 Rv (en artikel 239 Rv) richtlijnconform uit te leggen.”

6. Naar het oordeel van het hof volgt uit de Europese jurisprudentie dat indien een bepaling van de richtlijn niet binnen de omzettingstermen of niet volledig is omgezet en er geen beletselen zijn voor omzetting (zoals algemene rechtsbeginselen of het niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn van de richtlijnbepaling), de rechter na het verstrijken van de implementatietermijn verplicht is nationale wetgeving richtlijnconform te interpreteren en dat hij gedurende de implementatietermijn richtlijnconform mag interpreteren maar daartoe niet is verplicht. Onder meer uit het Adelener-arrest (rov. 121 -123) volgt (tevens) dat (ook) de rechterlijke instanties zich vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van een richtlijn zoveel mogelijk dienen te onthouden van een uitlegging van het interne recht die, na het verstrijken van de omzettingstermijn, de verwezenlijking van de met deze richtlijn nagestreefde doelstelling ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Omtrent het ernstig in gevaar brengen van de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn is in het onderhavige geschil echter niets gesteld noch is daarvan gebleken.

Dat dienaangaande in het Kolpinghuis-arrest (rov. 15) anders is beslist, valt naar het oordeel van het hof in dat arrest niet te lezen. Met betrekking tot vraag 3 is in dat arrest immers geoordeeld (rov. 15 en 13) dat in het kader van de begrenzing van de verplichting van de nationale rechter om bij de uitlegging van de ter zake dienende voorschriften van de richtlijn te rade te gaan bij de inhoud van de richtlijn, deze verplichting haar begrenzing vindt in de algemene rechtsbeginselen van het gemeenschapsrecht, en met name in het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht, ongeacht of de omzettingstermijn al dan niet is verstreken. Met andere woorden: indien volgens het Gerecht een algemeen rechtsbeginsel aan richtlijnconforme interpretatie in de weg staat, geldt dit niet alleen na het verstrijken van de omzettingstermijn maar (uiteraard) ook voor de voorafgaande periode.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de primaire stelling van Van Beelen niet als juist kan worden aanvaard.

(…)

9. Uit het arrest van 9 augustus 1994 (Bund Naturschutz) volgt dat een lidstaat, die een richtlijn niet tijdig heeft omgezet niet door middel van een overgangsbepaling in zijn nationale wet kan bepalen dat een verplichting krachtens de richtlijn niet geldt voor een procedure die vóór de inwerkingtreding van de nationale wet maar na het verstrijken van de omzettingstermijn is aangevangen. Omtrent de vraag of een lidstaat een overgangsregeling in het leven mag roepen voor vóór de uiterste omzettingsdatum aangevangen procedures heeft het HvJ EG zich in dat arrest niet uitgelaten. In dat arrest gaat het overigens om een verticale verhouding, terwijl het onderhavige geding de verhouding tussen particuliere ondernemingen (horizontale verhouding) betreft.

In casu is de uiterste omzettingsdatum van de Handhavingsrichtlijn 29 april 2006. De omzettingswetgeving is tot stand gekomen op 8 maart 2007 en op 1 mei 2007 in werking getreden. De dagvaarding in eerste aanleg in deze zaak is uitgebracht op 3 januari 2006, derhalve vóór de uiterste omzettingsdatum. Ten tijde van de uitspraak van de rechtbank (14 juni 2006) was de uiterste omzettingstermijn reeds verstreken, terwijl de wet tot omzetting eerst later tot stand is gekomen en in werking getreden. Anders dan Otter betoogt, is artikel 14 Handhavingsrichtlijn, ook al bevat het enkele open normen, naar het oordeel van het hof onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig. Dit vindt steun in het feit dat de wetgever (later) het bepaalde in artikel 14 letterlijk in artikel 1019h Rv heeft overgenomen, zij het met toevoeging van het woord "'desgevorderd".

Op zichzelf laten de bewoordingen van artikel 239 Rv een richtlijnconfome uitleg toe. In civiele zaken, en vóór de uiterste omzettingstermijn ook in procedures over intellectuele eigendom, was het gebruikelijk om de partij die in het ongelijk werd gesteld te veroordelen in de geliquideerde kosten en niet in de werkelijk gemaakte kosten. In zoverre hield (en houdt) artikel 14 een breuk in met de bestaande rechtspraktijk ten aanzien van de toepassing van artikel 239 Rv (vgl. J.L.R.A. Huydecoper, AM1 2004-4 blz. 121 en 123). Uit de jurisprudentie van de feitenrechters en de litteratuur is inmiddels gebleken (vgl. advocaatgeneraal D.W.F.Verkade in zijn conclusie (onder 6.7) voor bet arrest HR 30 mei 2008, LJN BC2153, Endstra tapes), dat inmiddels - anders dan Otter meent - in tal van gedingen waarin de dagvaarding na de uiterste implementatiedatum is uitgebracht, de artikelen 237 e.v. Rv richtlijnconform zijn uitgelegd en toegepast. Hierdoor is voor dergelijke gedingen (gedingen betreffende intellectuele eigendom, waarin de dagvaarding is uitgebracht na de uiterste omzettingstermijn) een nieuwe situatie ontstaan waarbij de toepassing van artikel 239 Rv is gewijzigd en kan in dergelijke zaken niet meer worden gesproken van een gebruikelijke of bestaande rechtspraktijk bestaande in veroordeling in de geliquideerde kosten. Dit betekent dat thans (althans wat de periode vanaf de uiterste omzettingsdatum tot de inwerkingtreding van de omzettingswet betreft) een richtlijnconforme uitleg en toepassing van artikel 14 Handhavingsrichtlijn niet meer in strijd met de rechtszekerheid kan worden geacht. In het geding in eerste aanleg, dat weliswaar aanhangig was op de datum van het verstrijken van de omzettingstermijn maar waarin de dagvaarding vóór de uiterste omzettingsdatum is uitgebracht, was de rechtbank gelet op de rechtszekerheid niet verplicht om artikel 224 Rv (en artikel 239 Rv) richtlijnconform uit te leggen.

10. Wat de kosten van de octrooigemachtigde als onderdeel van de zekerheidstelling betreft wordt opgemerkt dat de rechtbank deze terecht niet in aanmerking heeft genomen, nu - los van de Handhavingsrichtlijn - daarvoor in het Wetboek van Rechtsvordering geen grondslag aanwezig is. Uit het arrest HR 28 april 1995 (NJ 1995,729) kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid, dat ingeval van verplichte procesvertegenwoordiging niet alleen de kosten van de advocaat maar ook de kosten van de octrooigemachtigde vallen aan te merken als kosten als bedoeld in de artikelen 237 e.v. Rv waarin de in bet ongelijk gestelde partij zal kunnen worden verwezen, nog daargelaten de waag of een octrooigemachtigde als "rechtshelper" kan worden beschouwd.

Lees het arrest hier.