Procesrecht  

Bundesgerichtshof 15 maart 2012, I ZE 52/10 (Converse tegen MAWA Sportswear) - persbericht

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper.
In navolging van IEF 9705 OLG Stuttgart en 9683 (LG Stuttgart) en in de serie Converse-uitpraken.

Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin het OLG Stuttgart Converse belast met het bewijs dat de beweerdelijke inbreukmakende schoenen buiten de EU in het verkeer zijn gebracht (feitelijk omgekeerde bewijslast).

Het Bundesgerichthof oordeelt anders: het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25)

De eiser kan geen duidelijkheid geven over de 'firmeneigenene Kodiering', daaruit volgt echter niet dat zij niet aan de secundaire bewijslast heeft voldaan. Zij hoeft namelijk geen bedrijfgeheimen daarvoor te openbaren. (onder 28)

Na de terugverwijzing zal het verweerder worden toegestaan bewijzen aan te brengen (onder 41)

LG Mannheim 21 maart 2012, Geschäftsnr. 22 o 36/11 (All Star D.A.CH GmbH tegen Globus)

Ook het LG Mannheim oordeelt over de bewijstlast dat deze berust bij de gedaagde (dat staat Van Doren/Lifestyle niet toe).

De Official Dealer Campagne van All Star D.A.CH is geen ontoelaatbaar systeem omdat All Star D.A.CH zowel aan deelnemers als niet-deelnemers levert. De licentieovereenkomst van Converse met haar Italiaanse distributeur die Globus had overgelegd, kan ook niet leiden tot een omkering van de bewijslast. Het is de Italiaanse distributeur toegestaan passief te verkopen. De Italiaanse distributeur mag ook geen verdere restricties opleggen aan haar klanten, welke klanten dus zowel actief als passief over grenzen mogen handelen.

Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012, rekestnummer: 200.093.418/01 (Amsterdam Classics B.V. tegen Promotie voor Speciale Evenementen - Belgium N.V.)

Merkenrecht 'PROMS'. Verwatering. Proceskosten. Het BBIE heeft de eerdere oppositie op grond van ouder woordmerk en woord-/beeldmerk NIGHT OF THE PROMS tegen woord-/beeldmerk THE CLASSICAL PROMS toegewezen (IEF 9999). Deze beslissing wordt vernietigd.

AC heeft aangevoerd dat sinds 1895 in Engeland een evenement met de aanduiding "(Last Night of the) Proms" wordt georganiseerd. Het door PSE overnemen van de aanduiding 'Proms' als merk en daarmee oppositie in te stellen is misbruik van haar bevoegdheid. Verder betwist zij de algemene bekendheid en dat er tal van andere 'proms' zijn/waren waartegen niet of nauwelijks tegen is opgetreden. Tot slot zal het gemiddelde publiek bestaan uit personen die in echte klassieke muziek geïnteresseerd zijn.

Afgaand op de totaalindrukken van de betrokken merken, acht het hof dat het publiek slechts een geringe gelijkenis zien, namelijk alleen de term 'proms'. Het hof is van oordeel dat het desbetreffende publiek gelijk is te stellen aan een aanmerkelijk deel van het grote publiek, nu de liefhebbers van populaire muziek een aanmerkelijk deel van het grote publiek vormen, is dat dus niet beperkt tot een bepaalde sector.

Verwatering Uit het feit dat PSE slechts tweemaal heeft opgetreden tegen gebruik van de aanduiding 'Night of the Proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding ´proms´ is enige verwatering opgetreden. Een aanmerkelijk deel van het grote publiek zal de aanduiding proms zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of diensten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen). Kortom: er is geen verwarringsgevaar ook al hebben de merken betrekking op nagenoeg identieke en soortgelijke waren en diensten, de beslissing van het BBIE wordt vernietigd.

Proceskosten Artikel 1019h RV is in een oppositie niet van toepassing en dat kan anders zijn indien de oppositieprocedure samenhangt met een concrete inbreukactie (idem, IEF 8730), dat is niet gesteld of gebleken. Er volgt aldus een begroting op basis van het algemene liquidatietarief. PSE zal worden veroordeeld ex 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement.

9. (...) Hieruit leidt het hof af de PSE tweemaal is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Night of the proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding 'proms'. Door deze gang van zaken is enige verwarring opgetreden en hebben de merken van PSE aan onderscheidende kracht ingeboet.

10. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek de aanduiding 'proms' zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of dienten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen 'Last Night of the Proms' en/of 'Proms' in London). Immers kan niet worden aangenomen dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek een verband zal leggen met een bepaalde (andere) aanbieder van evenementen. Derhalve gaat het hof ervan uit dat in de Benelux de oudere merken van PSE niet algemeen bekend zijn en ook niet bekend in de zin van artikel 2:20, lid 1, aanhef en sub c BVIE.

13. Dat het woord ´proms´ in het Nederlandse woordenboek is opgenomen betekent in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof niet dat het woord ´proms´ geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het hiervoor onder 10 (en 9) overwogene is het merk weliswaar niet algemeen bekend maar heeft het merk, dat van huis uit wellicht (zeer gering) onderscheidend vermogen heeft, in de Benelux tengevolge dat de onder 7 genoemde activiteiten wel meer, zij het een gering onderscheidend vermogen gekregen.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Night of the Proms verliest onderscheidend vermogen)

Hof Amsterdam 24 april 2012, zaaknr. 200.099.291/01 SKG, LJN BW4100 (Rhodia Chimie tegen VAT logistics, Neo performance materials = VAT c.s.)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

In navolging van IEF 10627. In't kort: Octrooirecht. Bewijsbeslag in Nederland ter zake van gestelde inbreuk op Europees octrooi in Duitsland. Monsterneming en bescheidend: Afgifte of inzage. Bevoegdheid. Geen rechtsverhouding (843a Rv). Territoriale begrenzing.

Rhodia meent dat de eerste rechter door te toetsen of “voldoende aannemelijk” is dat een inbreuk dreigt te worden gemaakt of al kan zijn gemaakt, en dat er tussen Rhodia en VAT c.s. een rechtsverhouding uit onrechtmatige daad bestaat, een onjuist criterium heeft gehanteerd. Het hof verwijst naar 1019b lid 1 Rv en stelt dat verzoeker het ten minste voldoende aannemelijk moet maken dat inbreuk op recht wordt gemaakt. Daar zijn in dit geval maatregelen genomen. De artikelen 1019 e.v. Rv staan ook ten dienste aan gerechtigde tot Europees octrooi dat niet mede voor nederland is verleend. Eis in de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 en 1019i Rv.

Het hof beveelt VAT c.s. tot overlegging van monsters en afgifte van bescheiden. Het hof verstaat dat onder de evengenoemde “overlegging” en “afgifte” tevens is begrepen het geven van de daartoe nodige instructies aan degene onder wie deze objecten zich bevinden.

3.19 Rhodia meent dat de eerste rechter door te toetsen of “voldoende aannemelijk” is dat een inbreuk dreigt te worden gemaakt of al kan zijn gemaakt, en dat er tussen Rhodia en VAT c.s. een rechtsverhouding uit onrechtmatige daad bestaat, een onjuist criterium heeft gehanteerd.

3.20 Het hof volgt Rhodia hierin niet. Blijkens artikel 1019b, eerste lid, Rv is voor het verkrijgen van rechterlijk verlof tot het treffen van voorlopige bewijsbeschermende maatregelen ten minste vereist dat de verzoeker “voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt”. In het onderhavige geval zijn in het kader van zulke maatregelen monsters genomen, bescheiden gekopieerd en de kopieën (welke kopieën zelf ook bescheiden zijn) in conservatoir bewijsbeslag genomen. Rhodia kan dan – zoals hij in het onderhavige geval ook heeft gedaan - op de voet van artikel 843a, eerste lid, Rv, mede gelet op artikel 1019a, tweede lid, Rv, “inzage, afschrift of uitttreksel” van die bescheiden en “overlegging” van die monsters vorderen respectievelijk van “degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft”, en van “de wederpartij” in wier “macht” de monsters zich bevinden, mits hij “daarbij rechtmatig belang heeft” (en mits aan de verdere vereisten van die wetsbepalingen is voldaan). Het ligt dan voor de hand dat dit rechtmatige belang slechts aanwezig kan worden geacht als in de procedure op de voet van artikel 843a Rv met betrekking tot monsters en bescheiden die met toepassing van artikel 1019b e.v. Rv respectievelijk zijn genomen en in conservatoir bewijsbeslag genomen, ten minste kan worden geoordeeld dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van de eiser is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. De eerste rechter heeft dus het juiste criterium gehanteerd.

3.21 Wel dienen hierbij de volgende kanttekeningen te worden gemaakt.

Aan de artikelen 1019 e.v. Rv ligt de zogenoemde IE-Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004) ten grondslag. Deze artikelen strekken er dan ook, in samenhang met artikel 843a Rv, mede toe bewijsmateriaal voor veronderstelde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten veilig te stellen. Een inbreukmaking of de dreiging ervan mag dus in elk geval niet pas dan voldoende aannemelijk (in de hier relevante zin) worden geacht, als zij reeds met andere bewijsmiddelen bewezen is, immers dan zou het veiliggestelde bewijsmateriaal overbodig zijn. Evenmin mag worden gevergd dat de (dreiging van de) inbreuk reeds zó aannemelijk is geworden als nodig zou zijn voor het verkrijgen van bijv. een gebod tot staking of onthouding van inbreuk in een inbreukprocedure in kort geding. Maar ook mag niet de eis worden gesteld dat reeds in hoge mate waarschijnlijk is dat de (dreiging van de) inbreuk in een bodemprocedure bewezen zal kunnen worden. Dat alles zou niet stroken met de genoemde strekking van de artikelen.

Vanzelfsprekend moet de eiser wél concrete feiten en omstandigheden aanvoeren waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen, en de stellingen van de wederpartij, voor zover deze een deugdelijke betwisting kunnen opleveren, naar behoren pareren. Daarbij moet dan worden verlangd – mede gelet op artikel 6, eerste lid, van de evengenoemde richtlijn – dat de eiser voldoende bewijsmateriaal dat redelijkerwijs al beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk (ter zake waarvan hij een vordering wil instellen) toe te lichten, alsmede dat hij stelt dat de monsters en kopieën die respectievelijk zijn genomen en in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen, (aanvullend) bewijsmateriaal vormen om die beweerde inbreuk te staven.

Internationaal privaatrecht
3.42 Naar Nederlands internationaal privaatrecht worden octrooien die rechtsgeldig voor andere landen dan Nederland zijn verleend, in beginsel erkend, ook als zij niet mede voor Nederland zijn verleend. Dat wil niet zeggen dat zij voor Nederland van kracht zijn, maar het laat wel ruimte voor de mogelijkheid van een in Nederland te voeren gerechtelijke procedure ter ondersteuning van de handhaving van zulke octrooien, zoals een procedure op de voet van de artikelen 1019 e.v. Rv.

3.43 Indien dan ook de drie partijen VAT c.s. bijv. in Duitsland een inbreuk op een Europees octrooirecht van Rhodia dat voor Duitsland (maar niet voor Nederland) is verleend, (dreigen te) maken, kan er sprake zijn van (dreigende) onrechtmatige daden jegens Rhodia, waartegen Rhodia in beginsel ook in Nederland in zoverre mag optreden, dat hij bijv. (na het daarvoor nodige verlof te hebben gekregen) monsters neemt of conservatoir bewijsbeslag legt onder degene van de drie die in Nederland producten waarmee die inbreuk in Duitsland wordt (of dreigt te worden) gemaakt, in voorraad houdt, en vervolgens toegang vordert tot het aldus veiliggestelde bewijsmateriaal. Het recht op vrij verkeer van waren en diensten en het recht op vrije mededinging in Nederland en tussen Nederland en andere landen waarvoor de octrooien van Rhodia niet van kracht zijn, - waarop VAT c.s. zich beroepen - staan aan de mogelijkheid van zulk optreden niet in de weg. In zoverre komt derhalve aan de gerechtigde tot een Europees octrooirecht ook als dat octrooi niet voor Nederland is verleend, in Nederland toch een zekere bescherming toe tegen inbreuk die in een land waarvoor dat octrooi is verleend, wordt (of dreigt te worden) gemaakt. De slotsom is dat Rhodia zich niet ten onrechte beroept op de artikelen 1019 e.v. Rv.

Lees het arrest hier (LJN BW4100, zaaknr. 200.099.291/01 SKG).

Rechtbank 's-Gravenhage 25 april 2012, HA ZA 12-35 (TKS S.A. tegen Groupon Netherlands B.V. en Qualitee)

Incidentele vordering artikel 223 Rv afgewezen, vrijwaring toegestaan, verkorte dagvaardingstermijn voor X zonder bekende woon- of verblijfplaats.

In de hoofdzaak: TKS vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair een merkinbreukverbod (sub a, c en d BVIE), dan wel onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing doordat Groupon c.s. namaak ICE WATCH horloges heeft aangeboden in een sterk op Becubic gelijkende verpakking. Tot slot vordert ze nog een verbod op het gebruik van misleidende reclame.

Incident tot voorlopige voorziening: afgewezen. TKS vordert in het incident ex artikel 223 Rv – samengevat – dat de rechtbank Groupon c.s. een bevel zal geven om een recall brief te zenden aan haar afnemers. Dit wordt afgewezen: nu er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de betreffende afnemers inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelingen verrichten waardoor verdere schade voor TKS dreigt.

Vrijwaringsincident toegestaan. Groupon vordert dat zij wordt toegestaan X in vrijwaring op te roepen, omdat X de partij heeft aangeboden en verhandeld en haar heeft misleid door aan haar te verklaren dat het originele horloges betrof. Dit wordt toegestaan. Omdat X geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in Nederland, wordt het verzoek een verkorte dagvaardingstermijn van 4 weken aan te houden gehonoreerd.

4.2. Ten aanzien van de incidentele vordering tot een provisionele voorziening overweegt de rechtbank als volgt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TKS onvoldoende spoedeisend belang bij het gevorderde bevel tot verzending van een brief door Groupon c.s. aan alle afnemers die de betreffende horloges hebben ontvangen met het verzoek het horloge te retourneren, nu er onvoldoende aanwijzingen zijn dat, zoals TKS stelt, hetgeen door Groupon gemotiveerd is betwist, de betreffende afnemers inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelingen verrichten waardoor verdere schade voor TKS dreigt. Dat één afnemer geprobeerd heeft het door Groupon geleverde horloge via de website www.marktplaats.nl te verkopen, zoals door TKS is gesteld, is hiertoe ten enenmale onvoldoende, daargelaten dat Groupon gemotiveerd heeft betwist dat deze afnemer merkinbreuk pleegt met de stelling dat als TKS zich al zou kunnen beroepen op de spoed(merk)inschrijvingen waartegen oppositie is ingesteld, hetgeen Groupon betwist, geen sprake is van gebruik van het teken ICE WATCH in het economisch verkeer maar van verkoop in de particuliere sfeer. Voor een bevel zoals gevorderd is, mede gelet op de belangenafweging in de huidige stand van de procedure, geen grond. De provisionele vordering zal jegens Groupon derhalve worden afgewezen. Gelet hierop behoeven de overige verweren van Groupon geen nadere bespreking.

Vrijwaringsincident
4.4. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Groupon heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op X. De incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zal bijgevolg worden toegewezen.

4.5. Als onweersproken gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van Groupon dat X geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zodat de rechtbank het verzoek om een verkorte dagvaardingstermijn van 4 weken aan te houden, bij gebreke van enig verweer daartegen, zal honoreren.

Hof 's-Hertogenbosch 24 april 2012, LJN BW4126, zaaknr. HD 200.081.274 (Dirrix tegen Eestairs)

Uitspraken ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur B.V..

Tenuitvoerlegging. Auteursrecht op linttrap. In navolging van Rechtbank Breda 22 december 2010 waarin de voorzieningenrechter Dirrix had verboden om het vonnis van 20 oktober 2010 [IEF 9169] ten uitvoer te leggen totdat een rechter anders beslist.

Volgens Dirrix zijn er dwangsommen verbeurd van € 107.000. Eestairs heeft aangevoerd dat het vonnis van 20 oktober 2010 is vervallen (ex 1019i Rv) en dat dit met terugwerkende kracht is (ex 50(6) Trips en 9(5) Europese handhavingsrichtlijn). Dit laatste wordt door het Hof verworpen.

Het hof is van oordeel dat met het doen van een verzoek om afbeeldingen van sites van derden te verwijderen, kan worden voldaan aan het vonnis. Dit is niet anders waar het websites betreft waarvan is gesteld dat deze aan Eestairs gelieerd zijn.

Wat betreft de eigen website heeft Eestairs (gelet op het emailbericht aan haar webbeheerder) opdracht gegeven alle verwijzingen te laten verwijderen en heeft zich daartoe voldoende ingespannen. Het hof acht dit niet aannemelijk dat Eestairs redelijkerwijs voldoende inspanning en zorgvuldigheid heeft betracht het Engelstalige gedeelte in overeenstemming met het vonnis te brengen. Van Eestairs mocht worden verlangd dat zij haar eigen website op juiste uitvoering van de verwijderingsopdracht zou controleren.

Het hof gaat voorbij aan de stelling dat screenprints gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden en komt tot een eenmalige verbeurte van een dwangsom van €25.000. Het Hof vernietigt het vonnis van 22 december 2011 en beveelt de executie van dwangsommen te schorsen voor de Nederlandstalige website en veroordeelt Eestairs tot betaling van een dwangsom betreft voornoemde overtreding aangaande de Engelstalige website van Eestairs. De proceskosten worden gecompenseerd.

4.7.1 Het hof verwerpt het betoog van Eestairs dat zij ten tijde van de gestelde overtredingen niet op straffe van verbeurte van dwangsommen tot naleving van dde onderhavige voorlopige voorziening gehouden was, nu deze op grond van art. 1019iRv met terugwerkende kracht is vervallen. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan de gestelde terugwerkende kracht niet uit de tekst van art. 1019iRv worden afgeleid, noch uit art. 50(6) TRIPs of art. 9(5) van de Europese handhavingsrichtlijn. Nu evenmin andere gronden aanwezig zijn om de gestelde terugwerkende kracht van het verval van de voorziening aan te nemen, moet ervan worden uitgegaan dat het gevorderde verbod op deze grond niet toewijsbaar is.

4.7.7 Het hof verwerpt voorshands de stelling van Eestairs die erop neerkomt dat de door Dirrix overlegde screenprints de stellingen van Dirrix niet, althans onvoldoende ondersteunen, omdat daarop - als gevolg van cache-werking - louter historische gegevens te zien zouden zijn.

(...) Thomassen noemt als voorbeeld van websites die daarmee wel een probleem hebben 'nieuws-websites en andere prioriteitsinformatie-websites', met welke sites de website van Eestairs naar het voorlopig oordeel van het hof niet kan worden vergeleken. Het cache-probleem zou volgens de stellingen van Eestairs in het onderhavige geval immers niet betreffen dat niet á la minute over up-to-date informatie kan worden beschikt, maar dat informatie op haar website niet is ververst gedurende een periode van twaalf dagen.

Het lag aldus naar het voorlopig oordeel van het hof op de weg van Eestairs om concreet aan te geven op welke grond kan worden aangenomen dat de vele overlegde screenprints zijn gemaakt van op dat moment reeds verouderde gegevens, een en ander in weerwil van de door Dirrix concreet benoemde omstandigheden die voorshans het tegengestelde standpunt ondersteunen.

4.7.8 Het hof gaat voorbij aan de stelling van Eestairs dat screenprints gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden, nu deze stelling onvoldoende concreet is om de conclusie te dragen dat manipulatie door Dirrix of zijn advocaat van de overlegde stukken daadwerkelijk sprake is geweest.

Voor nadere bewijslevering is in de onderhavige voorlopige voorzieningenprocedure geen plaats, zodat daaraan niet wordt toegekomen. Aan de bewijsaanbiedingen gaat het hof aldus voorbij.

Lees het vonnis hier (LJN BW4126, grosse HD 200.081.274).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 april 2012, HA ZA 11-2417 (Prescan tegen privatescan)

Tussenvonnis na IEF 10122. Adwords. Merkenrecht. Eisvermeerdering en nietigverklaring.

Eisvermeerdering: Zonder onderbouwing van de stelling ziet de rechtbank niet in waarom er bezwaar zou bestaan tegen het toestaan van de akte.

Nietigverklaring: Verder is Prescan nog niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de gevorderde nietigverklaring van het (volgens Privatescan) beschrijvende Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. Zij krijgt daartoe deze gelegenheid. De rechtbank houdt verder iedere beslissing aan.

3.1. Privatescan c.s. vordert de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN en stelt daartoe dat zowel de onderdelen ‘pre’ als ‘scan’ beschrijvend van aard zijn evenals de samenvoeging tot ‘prescan’ waardoor het geheel betekent ‘preventief’ of ‘vooraf’ ‘een inwendige opname maken’ hetgeen beschrijvend is voor alle waren en diensten in klassen 35, 42 en 44 waarvoor de merken zijn ingeschreven.

3.2. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen in 2.2, stelt de rechtbank vast dat Prescan (nog) niet in de gelegenheid is gesteld, te reageren op de (bij eisvermeerdering) gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank zal Prescan in de gelegenheid stellen bij akte hierop te reageren. Voor zover Prescan zich in navolging van haar verweer tegen de gevorderde nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk PRESCAN tevens (subsidiair) beroept op inburgering, is het aan Prescan bij voornoemde akte alle voor de beoordeling van dat verweer relevante stukken en bewijsmiddelen in het geding te brengen.

Rechtbank Utrecht 18 april 2012, LJN BW3580 (Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagde)

In navolging van IEF 10462. Octrooirecht, proceskostenveroordeling. Verzet in de exequaturprocedure. De rechtbank constateert dat in de eerder beschikking al een beslissing is gegeven over de proceskosten, namelijk door deze conform het liquidatietarief toe te wijzen. Gedaagde had aanspraak willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten. In deze latere procedure kan hij daarom niet alsnog vergoeding van de kosten op grond van artikel 1019h Rv vragen.

De rechtbank volgt Roucar c.s. niet in zijn verweer dat artikel 1019h Rv alleen van toepassing is op zaken waarin sprake is van een vordering strekkende tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Uit het bepaalde in artikel 1019 Rv blijkt dat artikel 1019h Rv van toepassing is op alle zaken waarin de handhaving van rechten van intellectuele eigendom aan de orde is. In de Franse procedure strekte de vordering van [gedaagde] er kennelijk toe om hem als enig eigenaar aan te wijzen van een aantal patentaanvragen en om vervolgens de schade te vergoeden die hij heeft geleden doordat Roucar c.s. hem verhinderd heeft om de registratie van internationale uitbreidingen van de aanvragen en het zoeken van partners voor de ontwikkeling van de uitvindingen en hun toepassingen normaal uit te voeren (r.o. 2.8).

Daarmee is dat een zaak die ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2011, C-406/09, geldt dit oordeel vervolgens ook voor de uit die zaak voortvloeiende exequaturprocedure. Octrooirechten behoren tot de intellectuele eigendomsrechten waarvoor een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden gevraagd, omdat deze rechten onderdeel uitmaken van de opsomming van de intellectuele eigendomsrechten in artikel 1019 Rv. De gevraagde proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv is derhalve in beginsel toewijsbaar.

2.9. Ten aanzien van de hoogte van de gevorderde kosten overweegt de rechtbank als volgt. De onderhavige zaak betreft een octrooizaak en valt derhalve niet onder de landelijk vastgestelde indicatietarieven in IE-zaken, zodat de hoogte van de opgevoerde kosten niet aan die tarieven kan worden getoetst. Wel dienen de kosten te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn, en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de onderhavige procedure. De rechtbank constateert dat een deel van de opgevoerde kosten, die [gedaagde] heeft gespecificeerd door overlegging van productie 4, ziet op kosten die dateren van vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding op 27 juli 2011. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat die kosten zien op de onderhavige procedure, zodat die kosten buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover de kosten zien op de afgifte van de uitvoerbaarverklaring (bij beschikking van 13 juli 2011), geldt bovendien dat in die beschikking al een beslissing over de daarvoor gemaakte proceskosten is gegeven. [gedaagde] aanspraak had willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv en/of nakosten, had hij dat in die procedure moeten vorderen. Dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten.

2.10. Anders dan Roucar c.s. stelt, kan de reistijd van de advocaat van [gedaagde] vanuit Brussel naar Utrecht voor het bijwonen van de zitting in de onderhavige procedure niet als onredelijk worden aangemerkt, nu het aan een partij zelf is om te beslissen of zij haar procesadvocaat naar een zitting wil sturen, of haar behandelend advocaat. Voor het overige kunnen de gespecificeerde kosten, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de onderhavige procedure min of meer een herhaling vormt van de procedure die is geëindigd met de beschikking van 26 oktober 2011, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt.

Hof 's-Gravenhage 17 februari 2009, zaaknr. 105.001.165 (Princo tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.)

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Voorafgegaan door IEF 8290, IEF 4060. Nog niet eerder gepubliceerd, maar belangrijk voor de 843a Rv-jurisprudentie. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking.Vanwege een door de Europese Commissie aan Philips toegezonden comfort letter is daarvan in dit geval geen sprake. Afwijzing vordering.

Tussen partijen geldt een standaard licentieovereenkomst de "CD-WO/MO Disc Agreement" om CD-R's in Taiwan te produceren en wereldwijd te verkopen. In dit incident heeft Princo een exhibitievordering ingesteld waarbij hij, zo gesteld, "een rechtmatig belang bij de gevraagde informatie [heeft], omdat deze relevant is voor de beoordeling van het onderhavige geschil (...) terwijl het gaat om een (post)contractuele verhouding tussen partijen."

Princo legt aan haar vordering ten grondslag dat Philips deelt in de licentieopbrengsten en dat het licentieprogramma veelvuldig onderwerp van gerechtelijke procedures is geweest. Daarin ging het om de overeenstemming van het licentieprogramma met het mededingingsrecht.

Artikel 843a Rv spreekt over inzage in bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking, hieronder valt ook de onrechtmatige daad. Aangezien de Commissie aan Philips een comfort letter heeft gezonden, is er geen sprake van strijd met het mededingingsrecht en dus is er geen sprake van een onrechtmatige daad. Voorts is het onvoldoende duidelijk gemaakt waar Princo een afschrift van wenst. Aldus de minister van Justitie bij de behandeling art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Het Hof wijst de vordering van Princo af en veroordeelt Princo in de kosten.

5. Het hof merkt op dat in het hoofdgeding weliswaar de hoogte van de  licentievergoedingen aan de orde is, maar dat de vorderingen, de stellingen en het verweer niet zien op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn. Derhalve zal worden uitgegaan van artikel 843a Rv zonder de wijziging van artikel 1019a Rv.

Bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij is
8. (...) Tussen Princo en Philips heeft een contractuele verhouding bestaan. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, dat heeft geleid tot artikel  1019a in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, valt onder "rechtsbetrekking in artikel 843a Rv tevens onrechtmatig handelen van een partij. zoals hierboven onder 6 is overwogen is aan Philips een comfort letter gezonden. Bij deze stand van zaken gaat het hof er thans van uit dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake van handelen van Philips in strijd met het Europese mededingingsrecht en dus ook niet van onrechtmatig handelen van Philips.
(...)
In dit geval is voorts naar het oordeel van het hof slechts sprake van een vermoeden van Princo (...); voor deze situatie is artikel 843a Rv niet bedoeld. Mitsdien is naar 's hofs oordeel aan het vereiste onder a) niet voldaan.

Bepaalde bescheiden
8. Princo heeft de brieven waarvan inzage althans een afschrift wenst niet met name (of met data) maar slechts met een kenmerk aangeduid. Princo heeft, gelet op de genoemde publicaties, onvoldoende duidelijk gemaakt welke licenties hij op het oog heeft en heeft ook de periode (volgens hem tot 9 februari 2006) niet duidelijk omschreven. Uit vorenstaande publicaties volgt immers dat reeds een comfort letter is verzonden eind juli 2003 na het intrekken van de klachten. Bovendien wordt aangenomen dat artikel 843a Rv geen ruimte biedt voor een "fishing expedition". Dit volgt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot artikel 843a Rv en ook uit de mededeling van de minister van Justitie bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, waarbij de minister erop heeft gewezen dat de exhibitieplicht van art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Derhalve is aan het vereiste onder c) [red. bepaaldheid van bescheiden] niet voldaan.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 april 2012, HA ZA 11-372 (Gaastra c.s. tegen X)

Sterk vergelijkbaar met andere Gaastra-jurisprudentie. Tussenvonnis met bewijsopdracht en bevel tot toesturen van alle beschikbare bewijsstukken.

Gaastra c.s. heeft geconstateerd dat er onder de namen ‘Ricardo’ of ‘Richard Vxxxxxxx’ namaak Gaastra en McGregor kleding op internet (via Marktplaats.nl en picturetrail.com) werd aangeboden. Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden.

X heeft verweer gevoerd dat de verklaringen van de handelaren bij wie namaak-Gaastra en -McGregorkleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat de handelaren mogelijk hun eigen leveranciers beschermen door de handelaar met het inmiddels inactieve telefoonnummer 06-XXXXXxXX als leverancier aan te wijzen.

Gaastra c.s. wordt toegestaan haar stellingen te bewijzen dat het telefoonnummer heeft geleid naar de opslagboxen van X. De rechter bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen.

4.5. X heeft daarnaast het verweer gevoerd dat uit het rapport van Goorts niet blijkt dat er vanuit de opslagboxen werd gehandeld in namaak Gaastra en McGregor kleding en dat de in 2.8 tot en met 2.10 weergegeven verklaringen van de handelaren bij wie namaak Gaastra en McGregor kleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat die mogelijk hun eigen leverancier(s) beschermen door de handelaar met het telefoonnummer 06-XXXXxXX als leverancier aan te wijzen. De rechtbank overweegt dat daar tegenover staat dat de webpagina www.picturetrail.com/kleding2009, waarin het bewuste telefoonnummer is vermeld, in meerdere verklaringen is genoemd als bron van aangetroffen namaak Gaastra en McGregor kleding, dat dat telefoonnummer de onderzoeker van Goorts heeft geleid naar de opslagboxen en dat uit de foto’s bij de verklaring van C blijkt dat er, na een beslag door de politie, in februari 2011 kleding voorzien van het Gaastra merk in opslagruimtes in Mini Opslag Twente aanwezig was. Uit dat beeldmateriaal blijkt evenwel niet dat er in februari 2011 ook kleding voorzien van de McGregor merken aanwezig was.

Uit't dictum: De rechtbank
- bepaalt dat, indien Gaastra c.s. het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, Gaastra c.s. dit binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de griffie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;
- bepaalt dat alle partijen – indien zij dat wensen – uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

HR 13 april 2012, LJN BV8218 (Happy Point tegen JB Inflatable)

Auteursrecht. Excecutiegeschil over de werkelijke proceskosten in een zaak over opblaasbare Abraham- en Sarah-poppen. In navolging van o.a. IEF 8792. In het arrest volgt de Hoge Raad niet de conclusie van AG Verkade die strekt tot vernietiging. Een dergelijke rechterlijke vaststelling van een begrepen partijbedoeling zou in het overeenkomstenrecht kunnen leiden tot het oordeel van totstandkoming van een (desbetreffende) overeenkomst op de voet van art. 6:217 BW (in verbinding met art. 3:32 e.v. BW). Het gaat echter te ver om op dezelfde voet te oordelen dat een wettelijk vereiste, in werkelijkheid niet gedane (aanzegging van een) vordering, toch wél zou zijn gedaan. Volgens de AG kan de Hoge Raad bij vernietiging de zaak zelf afdoen door de in het dictum opgenomen proceskostenveroordeling in hoger beroep te begroten op de forfaitaire kosten. Echter onder vermelding van artikel 81 RO wordt het arrest afgedaan zonder motivering.

Citaten uit de conclusie.

3.27. Het hof heeft met zo veel woorden geoordeeld dat [eiseres] heeft 'verzuimd te vorderen dat en op welke grondslag [eiseres] in de kosten zal worden veroordeeld'.
Het hof voegt daaraan toe dat zulks 'kennelijk wel de bedoeling van JB geweest' is, en dat [eiseres] dit ook 'begrepen moet hebben'. Een dergelijke rechterlijke vaststelling van een begrepen partijbedoeling zou in het overeenkomstenrecht kunnen leiden tothet oordeel van totstandkoming van een (desbetreffende) overeenkomst op de voet van art. 6:217 BW (in verbinding met art. 3:32 e.v. BW). Het gaat m.i. echter te ver om op dezelfde voet te oordelen dat een wettelijk vereiste, in werkelijkheid niet gedane (aanzegging van een) vordering, toch wél zou zijn gedaan.
Naar mijn mening slaagt deze klacht dus. Ik kan daarbij in het midden laten dat het hof niet aangeeft dat de JB de specificatie zodanig tijdig heeft overgelegd dat [eiseres] zich daartegen naar behoren kon verweren.

3.28. Mijns inziens kan Uw Raad, bij vernietiging van het bestreden arrest op dit punt, de zaak zelf afdoen door te beslissen dat de thans in het dictum opgenomen proceskostenveroordeling in hoger beroep wordt begroot op de forfaitaire kosten.