Slaafse nabootsing  

Zichtbare gedeelte van modellen

Hof 's-Gravenhage 17 mei 2011, LJN BQ5640 (I-Drain B.V.B.A. tegen Easy Sanitairy Solutions B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

In navolging van IEF 8198 . Modellenrecht. Gemeenschapsmodel (hier) voor douchegoten. Inbreukvordering afstemmen op het oordeel van Invalidity Division van OHIM. Nietigheidsverweer: nieuwheid moet worden beoordeeld op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar is. Kinderkappersstoelleer uitgeput (nieuw gebruik, zelfstandig modelrecht). Devolutieve werking en slaafse nabootsing. Grieven slagen, vernieting van eerder vonnis.

6. Het hof is van oordeel dat het zijn arrest in dit kort geding moet afstemmen op het oordeel van the Invalidity Division van het Bureau, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Een Gemeenschapsmodel kan immers slechts nietig worden verklaard op een vordering bij het Bureau of door een rechtbank voor het Gemeenschapmodel op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure, welke vordering, gelet op de aard daarvan in een kort geding niet mogelijk is. De zogenaamde afstemmingsregel houdt in dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn beslissing dient af te stemmen op het oordeel van een bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (vergelijk HR 7 januari 2011, RvdW 2011, 118 en HR 19 mei 2000, NJ 2001, 407).

8. Ad 1. Naar het oordeel van het hof kan het oordeel van the Invalidity Division dat de nieuwheid van het model in dit geval moet worden beoordeeld naar hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar is, niet als een kennelijke misslag worden aangemerkt. The Division heeft geoordeeld dat het voortbrengsel waarop het model is toegepast (de douchegoot) een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel (de douche), zodat op grond van artikel 4, lid 2, GModvo de nieuwheid uitsluitend kan worden beoordeeld op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar blijft. (…) Het oordeel van the Invalidity Division dat de onderhavige douchegoot een onderdeel is van een als samengestelde voortbrengsel aan te merken douche is niet onbegrijpelijk. (…) Dat delen die tijdens het normale gebruik niet zichtbaar zijn geen bescherming genieten sluit ook aan bij hetgeen het modelrecht beoogt te beschermen, namelijk het uiterlijk van het voortbrengsel, en bij het bepaalde in voormelde twaalfde overweging van de considerans. (…)

9. Ad 2. Uit de beslissing van the Invalidity Division leidt het hof af dat zij is uitgegaan van hetgeen zichtbaar is bij normaal gebruik, dus de bovenaanzicht van de douchegoot. (…) Het oordeel van the Invalidity Division dat "This visible feature of the RCD is identical to the feature shown in D1" (waarbij zij heeft opgemerkt dat "Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details"), is een oordeel waarover men wellicht van mening kan verschillen, maar dat niet is aan te merken als een kennelijk onjuist oordeel.

10. Ad 3. ESS verwijt the Invalidity Division te hebben verzuimd de juiste criteria toe te passen bij de beantwoording van de vraag of het model nieuw is en eigen karakter heeft. ESS stelt, begrijpt het hof, dat beslissend is of de algemene indruk die bij een geïnformeerde gebruiker door het model wordt gewekt verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel, waarop het model is toegepast en in bijzonder de bedrijfstak waarmee het verbonden is (showerdrains) en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. D1 heeft betrekking op gullies of gratings for gullies, behorend tot en andere (industriële) bedrijfstak en is bestemd voor industrieel gebruik en niet voor toepassing in badkamers in privéwoningen en behoort (dus) niet tot het vormgevingserfgoed dat aan de geïnformeerde gebruiker ter beschikking is gesteld, aldus ESS. Het hof oordeelt hierover als volgt. (…) Bij de beoordeling van nieuwheid is de algemene indruk die gewekt wordt bij de geïnformeerde gebruiker niet van belang. Het enige criterium bij de vergelijking van het model met oudere modellen in dit verband is of de modellen identiek zijn (…).

Overigens acht het hof voorshands niet aannemelijk dat het rooster voor afvoerbanen zoals kenbaar uit D1 aan ingewijden in de sector "sanitair" redelijkerwijs niet ter kennis kan zijn gekomen. Dus ook als zou moeten worden aangenomen dat ESS wel voldoende onderbouwd een beroep zou hebben gedaan op de in artikel 7, lid 1, GModVo genoemde uitzondering, is geen sprake van een kennelijke misslag.

10. (…) Voor voormelde uitleg van de uitzondering in artikel 7, lid 1, GModVo is naar het voorlopig oordeel van het hof veel te zeggen, mede in aanmerking genomen dat niet (zoals voorheen in de oude Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)) de eis wordt gesteld dat een voortbrengsel om voor modelbescherming in aanmerking te komen een gebruiksfunctie moet hebben. Dat dit afwijkt van de Kinderkapperstoelleer, inhoudende dat zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen als aan een bestaand voortbrengsel een nieuwe gebruiksfunctie wordt gegeven, zoals neergelegd in het arrest van Hoge Raad van 10 maart 1995, NJ 1995, 670, acht het hof geen onoverkomelijk bezwaar, nu dit arrest is gewezen voor de inwerkingtreding van de GModVo, onder de voor 1 december 2003 geldende BTMW. Ook in de litteratuur wordt verdedigd dat de Kinderkapperstoelleer niet meer (onverkort) geldt. Het oordeel van the Invalidity Division kan derhalve ook op dit punt niet worden aangemerkt als een kennelijke misslag. Dat dit afwijkt van de Kinderkapperstoelleer, inhoudende dat zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen als aan een bestaand voortbrengsel een nieuwe gebruiksfunctie wordt gegeven, zoals neergelegd in het arrest van Hoge Raad van 10 maart 1995, NJ 1995, 670, acht het hof geen onoverkomelijk bezwaar, nu dit arrest is gewezen voor de inwerkingtreding van de GModVo, onder de voor 1 december 2003 geldende BTMW. Ook in de litteratuur wordt verdedigd dat de Kinderkapperstoelleer niet meer (onverkort) geldt. Het oordeel van the Invalidity Division kan derhalve ook op dit punt niet worden aangemerkt als een kennelijke misslag.

11. Ervan uitgaande dat het hof zijn arrest in dit kort geding moet afstemmen op het oordeel van the Invalidity Division van het Bureau, gaat het hof er tevens van uit dat het model nietig is/zal worden verklaard, zodat de inbreukvordering dient te worden afgewezen.

Dit geldt ook als de beslissing van the Invalidity Division, voor zover hier van belang, niet gelijkgesteld kan worden met een beslissing van een bodemrechter (in eerste aanleg) en voormelde afstemmingsregel hier niet geldt, nu hetgeen hiervoor is overwogen voor het hof reden is om aan te nemen dat het hiervoor besproken nietigheidsverweer een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans van slagen heeft. De principale grieven 1 tot en met 4 slagen derhalve in zoverre.

12. Het hof is van oordeel dat in casu de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel niet meebrengt dat het hof nog dient te beoordelen of het gevorderde bevel tot staking van slaafse nabootsing toewijsbaar is, nu er hier geen sprake van een subsidiaire grondslag van een primair gevorderd verbod tot staking van bepaalde handelingen, maar een aparte, door de voorzieningenrechter (in rechtsoverweging 4.14 en punt 5.9 van het dictum) afgewezen vordering. Tegen deze afwijzing is geen incidenteel beroep ingesteld. Bij pleidooi in hoger beroep is ESS wel weer (voor het eerst in hoger beroep) ingegaan op slaafse nabootsing, maar in dit stadium van het geding kan niet alsnog een grief tegen het vonnis worden gericht. I-Drain heeft dit niet ondubbelzinnig aanvaard.

Lees de uitspraak hier (link en pdf en originele pdf met plaatjes)

Te banaal voor intellectuele schepping

Hof Amsterdam 29 maart 2011, LJN BQ3819 (CHOCOLATE KING B.V. c.s. tegen DOBLA c.s.)

Auteursrecht, herkomstfunctie. Slaafse (onrechtmatige) nabootsing. Know how bescherming. Technisch procédé.

Aan chocoladedecoraties, dunne opgerolde plakken al dan niet met streep, komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. “Dat aan deze chocolade decoraties (beperkte) auteursrechtelijke bescherming toekomt, zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen, vermag het hof niet in te zien. Het uiterlijk daarvan is noch door de vorm noch door de versiering door middel van een streep anderskleurige chocolade voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van art. 10 Aw te worden aangemerkt.”

Geen onrechtmatige (slaafse) nabootsing: gelet op verdere aanbod van chocolade producten kan vereiste onderscheidend vermogen in het midden blijven. Producten worden afgezet op een markt waarop zich louter deskundige/professionele afnemers begeven. Dat zij omtrent de herkomst van de chocolade producten op het verkeerde been zullen worden gezet door de gelijkenis daarvan, acht het hof niet aannemelijk. Of geheimhoudingsverplichting rondom productie en op de markt zetten van producten geschonden is behoeft nader feitelijk onderzoek, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Kostenveroordeling 1/4 handhaving auteursrecht, 3/4 verweer slaafse nabootsing en geheimhoudingsplicht. Vonnis Vzr. Rb. Alkmaar 28 oktober 2010 vernietigd, vorderingen Dobla afgewezen. 

Het ontbreken van (voldoende) originaliteit om, als resultaat van een creatieve keuze, als eigen intellectuele schepping te worden aangemerkt geldt ook voor de versiering van de chocolade staafjes met een diagonaal streeppatroon. Chocolate King c.s. hebben door middel van overlegging van een groot aantal producties (vgl. producties 3 en 28) voldoende aannemelijk gemaakt dat de versiering van staafjes van chocolade alsmede van bijvoorbeeld suikerwerk, drop en biscuit door middel van een streep in een contrasterende kleur die diagonaal om het staafje heen loopt dermate gemeenplaats is dat het daarmee bereikte effect zich niet voor auteursrechtelijke bescherming leent. Dat de staafjes die op deze producties afgebeeld staan (waaronder de aloude zuur- en kaneelstok) pas na het op de markt brengen van de Panatella en Cigarillo voor het eerst zouden zijn geproduceerd wordt door Dobla c.s. niet (voldoende duidelijk) gesteld en is ook overigens onaannemelijk.

4.4.3. Waar het de Rose betreft gaat het om een vorm die het onvermijdelijke effect is van het schrapen van een dunne laag door koeling gestijfd materiaal met een concaaf voorwerp (vgl. bijvoorbeeld de boterkrul die ontstaat als men over gekoelde boter schraapt met een verwarmde lepel). Ook deze vorm moet reeds om deze reden als te banaal/alledaags worden aangemerkt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Aan het feit dat bij de productie van de Rose een andere techniek wordt gebruikt (de chocolade wordt niet geschraapt maar loopt via een lopende band tegen een concaaf mes op) komt in dit verband geen relevante betekenis toe.

De versiering van de chocolade krul met een (in dikte variërende – vgl. productie 13 van Dobla c.s.) streep van anderskleurige chocolade is naar het oordeel van het hof eveneens te banaal om aan het uiterlijk van deze krul de vereiste oorspronkelijkheid te geven. Ook hier geldt dat Chocolate King voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de streep een veel voorkomend en gebruikelijk versierelement van snoepgoed en chocolade is. Dat het daarbij gaat om vormen die niet geheel gelijk zijn aan die van de Rose is van onvoldoende betekenis om tot een ander oordeel te komen.

4.6. (...) Dat de eindgebruikers van de gerechten waarop de decoraties worden aangebracht, zoals restaurantbezoekers, mogelijk onvoldoende verschil zullen zien, acht het hof in dit verband niet relevant reeds omdat van dit ‘publiek’ geen aankoopbeslissing valt te verwachten. Het gaat immers, zoals reeds vermeld, om producten die louter op de professionele markt worden afgezet.

4.7.2 (...) Chocolate King c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat zij bij het inrichten van hun productielijn specifieke elementen hebben overgenomen die eigen zijn aan de productietechniek van Dobla c.s. en die tot de geheime knowhow van Dobla c.s. kunnen worden gerekend. Chocolate King c.s. hebben in dit verband aangevoerd dat de door Chocolate King gebruikte machine, waaronder de daarin gemonteerde spuitkoppen, op wezenlijke punten afwijkt van die van Dobla c.s. en hebben door middel van overlegging van octrooischriften aannemelijk gemaakt dat het gebruik op zichzelf van een spuitknop waarmee een of meerdere soorten en kleuren chocolade op een oppervlakte kunnen worden gespoten niet geacht kan worden tot de geheime kennis van Dobla c.s. te behoren.(...)

4.7.3 (...) voorshands valt niet uit te sluiten dat het om een zodanig overzichtelijke afzetmarkt gaat dat voor het benaderen daarvan geen bijzondere kennis is vereist.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Alleen associatie is niet voldoende

Via internet worden onder het het merk CREATION LAMIS goedkope parfums aangeboden. Deze ruiken vergelijkbaar als duurdere merkparfums. In de bestellijst worden de duurdere merkproducten tegenover deze imitatie geplaatst. Het aanbieden, de reclame en de handel in imitatie is een oneerlijke handelspraktijk, zij meent klager, omdat de aangeboden producten als imitaties van origineel te herkennen zijn.

Het verbod van § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG (oneerlijke handelsreclame) richt zich niet tegen nabootsing. Voor oneerlijke vergelijkende reclame is het niet genoeg dat de associatie wordt gewekt. Het verbod richt zich tegen het adverteren van een duidelijke imitatie van een origineel.

Lees het persbericht hier, volledige uitspraak volgt

(Zeer) grote vs beperkte beschermingsomvang

met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Onrechtmatige slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8229 en IEF 7178: Het hof Amsterdam oordeelde met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam).

Conclusie A-G Verkade: Klachten kunnen niet tot cassatie leiden op grond van 81 RO (geen rechtsvragen). Auteursrecht: bij juiste lezing wél de originaliteit meegenomen. Uiteenzetting (zeer) grote beschermingsomvang tegenover beperktere beschermingsomvang en het relatieve onderscheid. Van nabootsing die tot verwarring leidt, is geen sprake (4.15). Merkenrechtelijk sprake van onjuiste lezing door G-Star - viervoudige motivering dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Motiveringsplicht.

4.4.In  de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen  dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek  aan  de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang  daarvan bepaald  dient  te worden  door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort  de originaliteit  zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe  context. Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.

4.7 Het hof heeft - al met al - dus juist wél de originaliteit van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context in aanmerking genomen, en is op basis van de door hem in aanmerking genomen  omstandigheden  tot het eerder  gemelde  resultaat gekomen. Daarom mist de klacht m.i. feitelijke  grondslag. Dat G-Star het resultaat te mager vindt, doet daaraan niet af. Nu geen regel bestaat  die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde  omstandigheden  tot een '(zeer) grote beschermingomvang'  had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4.8.1. Het criterium van 'een  (zeer) grote  beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk  criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel  criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig  niet tegengekomen. Wél geijkt is het relatieve onderscheid  tussen  een  grotere en een minder grote  beschermingsomvang. De auteursrechtelijke beschermingsomvang  hangt  samen met  de aard en de mate van oorspronkelijkheid  van het object waarvan  is (of zou zijn) overgenomen.

4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege  functionele/ objectieve factoren beperkte)  normale beschermingsomvang,  thans een '(zeer) grote  beschermíngomvang'moeten  gaan heten. Het behoeft geen nader  betoog dat deze nouveauté  naar mijn inzicht  niet voor erkenning of ijking' in aanmerking  komt.

4.24.De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest  en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag  niet tot cassatie  leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld  dat (serieus  rekening moet  worden  gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke  vormelementen van de Elwood broek  van merkenrechtelijke  bescherming zijn uitgesloten  omdat  zij een wezenlijke  waarde aan de waar geven.

Het voorlopig oordeel  van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met  de mogelijkheid dat de vorrn van de broek  niet voor merkenrechtelijke  bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd  op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft  een door de rechtbank  uitgesproken
-'erga  omnes'  werkende
- nietigverklaring van het onderhavige  vormmerk  ook na appel en cassatie  (kennelijk) standgehouden;
ii) naast het Bureau  voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United  States patent
and Trademark  office) acht ook het Benelux-Bureau  voor de Intellectuele Eigendom voÍïnmerken  als door G-Star  gedeponeerd voorshands  van bescherming  als merk uitgesloten,  onder meer op de hiervoor  genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke  rol bij de aankoopbeslissing;  en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde  vorm  vande Elwood  broek  daaraan  een wezenlijke  waarde geeft in de zin van art. 2.1lid,2 BVIE.

4.25.Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan  aÍm  een  van de rechter  in kort geding  te verlangen  motiveringsplicht3r.  Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.

Lees de conclusie hier (deel 1 - 5,6 Mb; deel 2 - 5,3 Mb)

Koksbuizen wel/niet functioneel creatief

met dank aan Helen Maatjes en Diederik Donk, Intellectueel Eigendom Advocaten

Auteursrecht. Tussenarrest in koksbuizenzaak (22 maart 2010, IEF 8693 en 7 mei 2010, IEF 8837). De Bi-Wear collectie is een auteursrechtelijk beschermd werk en de ‘Chefs-Fashion’ collectie van De Culinaire Makelaar maakt daarop inbreuk. Zich als auteursrechthebbende gedragen. Auteursrechtelijke bescherming van collectie niet als geheel, maar afzonderlijke kledingstukken wel. Deel van de collectie bepaald door functionaliteit. Ongeoorloofde verveelvoudiging. Is er dan toch sprake van slaafse nabootsing? Nee, ondanks marktleiderschap niet voldoende onderbouwd dat nagebootste producten een eigen plaats in de markt innemen.

14. Het hof is met Culinaire Makelaar van oordeel dat voor elk onderdeel van de Bi-Wear collectie afzonderlijk moet worden bezien of dit kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk. Door de collectie kennelijk als geheel te beoordelen en te kwalificeren, heeft de voorzieningenrechter een onjuiste maatstaf gehanteerd. In zoverre slaagt de grief.

15. (...) De Culinaire Makelaar betoogt dat de kokskleding van Bi-Wear is opgebouwd uit standaard vorm- en stijlelementen die door Bi-Wear niet gemonopoliseerd kunnen worden. Ook door het samenvoegen van reeds bestaande vorm- en/of stijlelementen ontstaat er volgens de Culinaire Makelaar geen auteursrechtelijk te beschermen werk.

17. (...) In overwegende mate ingegeven door de functionele eisen die aan dergelijke kleding wordt gesteld en niet door de eigen creatieve keuzes van de maker. (...) plaatsing en de vorm van de coupnaden, de belijning van het armsgat, de ontluchtingsgaatjes in de oksel en de trens aan het manchet."

18 (...) Ook voor deze kledingstukken geldt - voorhands - dat de creatieve keuzes in de ontwerpen onvoldoende tot uitdrukking komen. Daarbij merkt het hof op dat het enkele idee van comfortabele en modieuze-trendy kokskleding, hoe innovatief dan ook, op grond van de Auteurswet niet beschermd kan worden.

19 (...) creatieve keuzes voor een raglanmouw, de opgestikte band op de mouw en de plaats daarvan en de stof aan de onderzijde van het armsgat geven de ontwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter (...) hebben door de gekozen band met strepen in een bepaalde kleurrstelling en de asymmetrische verwerking daarvan, een eigen, oorspronkelijk karakter.

24. Volgens vast jurisprudentie van de Hoge Raad staat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrij, maar lijdt dit beginsel uitzondering wwanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door  gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (zie onder meer HR 20 november 2009, Rvd 2009, 357, LJN: BJ6999, Lego). Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, is evenwel vereist dat het (beweerdelijk) slaafs nagebootste product een eigen plaats in de markt inneemt doordat het zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde (gelijksoortige) producten (vgl. HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, Drukasbak en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). 

Lees het arrest hier (pdf).

Slaafse nabootsing: transportvoordrager

Slaafse nabootsing. Veroordeling bij verstek. Voorzieningenrechter oordeelt dat Steco (gedaagde) terecht stelt dat Dowell zich met de verkoop van de DoWell-transportvoordrager schuldig maakt aan slaafse nabootsing. De veroordeling bij verstek blijft in verzetprocedure in stand. Dwangsom deels gematigd en gemaximeerd.

3.2.  DoWell heeft, samengevat, haar vordering, als volgt toegelicht. Steco had haar vordering die tot het verstekvonnis heeft geleid gebaseerd op het leerstuk van slaafse nabootsing. Steco verhandelde haar transportvoordrager echter al vóór 1 december 2003 in Nederland. Dit betekent dat alleen vorderingen kunnen worden ingesteld op basis van de regelgeving van toen. Destijds was dat de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) waarvan artikel 14 lid 8 luidde: “Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging.”

Anders gezegd: op grond van die bepaling kan geen bescherming worden ingeroepen op grond van slaafse nabootsing, maar alleen op grond van de BTMW en daarvoor is noodzakelijk dat een tekening of model is gedeponeerd. Dat is hier niet het geval. Alleen al daarop dient de vordering af te stuiten.(...)

4.7.  Anders dan DoWell heeft geconcludeerd, heeft Steco naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat haar fietsvoordrager een eigen plaats op de Nederlandse markt inneemt. Voldoende aannemelijk is dat de Steco transportvoordrager het resultaat is van de continue inspanningen van de afdeling R&D van Steco.

4.9.  Op basis van een beschouwing van de producten zelf en de daarvan gemaakte afbeeldingen, moet voorts worden geconcludeerd dat de DoWell fietstransportvoordrager wat de vormgeving betreft, niet alleen qua totaalindruk, maar ook voor wat betreft de in het oog springende details, vrijwel identiek is aan die van Steco. De door DoWell naar voren gebrachte verschillen zijn dermate gering dat deze eerst bij zorgvuldige inspectie kenbaar worden. Uit de overgelegde (afbeeldingen van) andere op de markt zijnde fietsvoordragers kan worden opgemaakt dat een andere vormgeving mogelijk is, zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Overigens heeft DoWell dat op zichzelf ook niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist. Aannemelijk is daarnaast dat de vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. De door Steco in het geding gebracht verklaringen van haar afnemers (aangehaald onder 2.3 tot en met 2.5) ondersteunen dat. Aldus heeft DoWell door het op de markt doen brengen van een vrijwel identiek product kunnen profiteren van de inspanningen van Steco, met een aanzienlijke besparing van de daaraan normaal gesproken verbonden kosten.

4.12.  De conclusie op grond van het voorgaande is dat in beginsel geen grond bestaat tot vernietiging van het verstekvonnis, voor wat betreft de veroordelingen onder 3.1 en 3.2. Evenmin bestaat aanleiding tot het opheffen van de opgelegde dwangsommen. Dat het DoWell niet bekend zou zijn hoe het in Nederland er aan toe gaat in dit soort zaken is daarvoor geen afdoende grond. Van wie hier handel gaat drijven, mag immers worden gevergd dat hij zich voordien ter zake informeert en wanneer hij dat niet of onvoldoende heeft gedaan, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening. Gelet op het verweer tegen de hoogte van de dwangsommen, dat uit de aard der zaak tijdens de verstekprocedure niet aan de orde is gekomen, bestaat wel aanleiding tot verdere matiging en maximering daarvan voor wat betreft de veroordeling onder 3.2 en de daaraan in 3.4 van het verstek vonnis verbonden dwangsommen, met dien verstande dat deze dwangsommen eerst verschuldigd worden als de desbetreffende opgave niet binnen tien (werk-)dagen na betekening van dit vonnis is verstrekt, aangezien daaraan anders het karakter van een aansporing tot nakoming van deze veroordeling, zou komen te ontvallen. Het vonnis zal daarom op dit punt worden vernietigd, met gedeeltelijke gegrondverklaring van het verzet.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).

Magere eetkamerfauteuils

Auteursrecht. Modellenrecht. Tussenarrest in stoelenzaak. Rechtsverwerking. Vaststellingsovereenkomst. Gestelde inbreuk door Het Anker op de stoelmodellen Charly en Chaplin van Montis Design.

De Rechtbank Arnhem heeft in eerste instantie het op rechtsverwerking gebaseerde verweer van Het Anker – ten aanzien van haar modellen Armada, Twist, Bingo, Cleopatra en Rio – gegrond geoordeeld. De rechtbank heeft tevens voorshands bewezen geacht dat partijen in 2005 op de meubelbeurs in Keulen hebben afgesproken dat Montis haar bezwaren tegen het model Kira zou laten varen indien Het Anker de rits op de achterzijde van dit model 10 cm naar boven zou verleggen en heeft geoordeeld dat vast staat dat Het Anker dit vervolgens heeft gedaan. De vorderingen ter zake van het model Twiggy achtte de rechtbank niet toewijsbaar nu voor dat model auteursrechtinbreuk noch slaafse nabootsing kon worden aangenomen. (Rechtbank Arnhem, 10 juni 2009, IEF 7961).

Het hof concludeert in het onderhavige arrest dat van rechtsverwerking geen sprake is en van auteursrechtinbreuk derhalve wel sprake zou kunnen zijn en geeft een bewijsopdracht m.b.t. de gestelde vastellingsovereenkomst en (i.v.m. met de modelrechtelijke instandhoudingsverklaring) het land van oorsprong van de Charly. In citaten:

Rechtsverwerking: 4.12  Voor het overige kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven of [B] destijds bezwaar heeft gemaakt tegen de modellen van Het Anker. Ook indien dat niet het geval is geweest, zijn de door Het Anker gestelde omstandigheden nog niet voldoende om te kunnen oordelen dat Het Anker erop mocht vertrouwen dat Montis zich jegens haar niet meer op haar auteursrecht zou beroepen met als gevolg dat Montis zich in 2005 jegens haar naar maatstaven van redelijkheid niet meer op haar auteursrecht kon beroepen.
Het hof acht hiervoor van belang dat het bezoek van [B] in 2003 niet plaatsvond in het kader van een tussen partijen bestaande discussie of de stoelen van Het Anker al dan niet inbreuk maakten op de Charly en de Chaplin, maar verband hield met een verzoek van Het Anker in verband met een procedure tegen een derde partij. Tegen die achtergrond mocht Het Anker een eventueel uitblijven van bezwaar van [B] nog niet het vertrouwen ontlenen waarop zij zich in deze procedure beroept. Ook het tweede bezoek van [B] vond plaats in verband met een andere aangelegenheid, namelijk de teruggave van een door Montis geleend procesdossier. Feiten of omstandigheden op grond waarvan Het Anker niettemin gerechtvaardigd ervan mocht uitgaan dat de inzage in het dossier was verleend onder de (impliciete) voorwaarde dat Montis in de toekomst geen aanspraken jegens Het Anker geldend zou maken, zijn gesteld noch gebleken. De omstandigheid dat Montis na het laatste bezoek nog tot januari 2005 heeft gewacht om Het Anker aan te spreken, maakt dit nog niet anders. Nu Het Anker niet gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat Montis haar nimmer zou aanspreken wegens auteursrechtinbreuk (of slaafse nabootsing), heeft zij de verdere ontwikkeling van (vergelijkbare modellen) dan ook niet in zulk door Montis opgewekt vertrouwen kunnen voornemen. Het daardoor volgens Het Anker geleden nadeel, maakt derhalve nog niet – zoals zij aanvoert – dat Montis zich jegens Het Anker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet alsnog op haar (auteurs)rechten kan beroepen.
Voor zover Het Anker mede heeft willen betogen dat zij door de hier bedoelde handelwijze van Montis overigens onredelijk is benadeeld en Montis zich daarom jegens haar niet op haar auteursrecht of slaafse nabootsing zou kunnen beroepen, heeft zij onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die een zodanig oordeel kunnen dragen.

4.14  Nu de door Het Anker gestelde feiten niet het oordeel kunnen dragen dat Montis haar op het auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde aanspraken jegens haar heeft verwerkt, dan wel dat Montis misbruik van bevoegdheid maakt, moeten de desbetreffende verweren van Het Anker worden verworpen. De grieven VI tot en met XI slagen.

Vaststellingsovereenkomst: 4.19  Dit betekent dat op grond van het geleverde (tegen)bewijs niet kan worden geoordeeld dat het op de vaststellingsovereenkomst gebaseerde verweer van Het Anker gegrond is.
Nu het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat het op rechtsverwerking gebaseerde verweer van Het Anker faalt (zie hiervoor, rechtsoverweging 4.14), moeten de door Het Anker gestelde afspraken alsnog (ook) ten aanzien van deze modellen worden beoordeeld.

4.20  Het Anker heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep bewijs van haar desbetreffende stellingen aangeboden door het horen van de heren [C] en [E] die beiden nog niet als getuigen zijn gehoord. Het hof zal Het Anker alsnog toelaten tot het bewijs van haar stelling dat partijen op de beurs in Keulen op 19 januari 2005 hebben afgesproken dat Montis haar bezwaren tegen de modellen Kira, Armada, Twist, Bingo en Twiggy zou laten varen als Het Anker de rits van het model Kira 10 centimeter zou verplaatsen en zij de modellen Armada en Twist uit de collectie zou halen.

Auteursrecht: 4.28  Over de vraag op welke partij in dit verband de bewijslast rust, overweegt het hof als volgt. In overeenstemming met het formaliteitenverbod uit de Berner Conventie, ontstaat het auteursrecht vormvrij, met de schepping van het werk. De onder 4.25 geschetste regeling van artikel 21 lid 3 BTMW (oud), op grond waarvan het auteursrecht verviel bij gebreke van een instandhoudingsverklaring, moet als een uitzondering worden aangemerkt op het beginsel dat het auteursrecht vormvrij ontstaat. Die regeling is alleen van toepassing op werken die Nederland als land van oorsprong kennen. Dit brengt naar het oordeel van het hof mee dat op Het Anker, volgens wie het (vormvrij ontstane) auteursrecht van Montis bij gebreke van een instandhoudingsverklaring is komen te vervallen, de bewijslast rust voor de feiten en omstandigheden die dit rechtsgevolg meebrengen. Het Anker zal daarom moeten bewijzen dat Nederland voor de Charly als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie moet worden aangemerkt.
Gelet op het hierover tussen partijen gevoerde debat zou Het Anker dit bewijs kunnen leveren, indien zij bewijst (voldoende aannemelijk maakt) dat de Charly niet in januari 1983 op de beurs in Keulen aanwezig was.

Inbreuk: 4.31 Het enige duidelijk waarneembare verschil tussen de betrokken modellen van Het Anker en de Charly (Chaplin) is het ontbreken van het kruis in het onderstel. Dit maakt echter niet dat de, op de genoemde auteursrechtelijke trekken gebaseerde, totaalindrukken van genoemde modellen niet nagenoeg hetzelfde zijn.

Door Het Anker is binnen de grenzen die getrokken worden door trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, onvoldoende afstand genomen van de Charly (Chaplin) en heeft zij met haar modellen in auteursrechtelijk opzicht op een onvoldoende eigen wijze uiting gegeven aan de door haar genoemde stijl van magere eetkamerstoelen. De overeenstemming is voorts van zodanige omvang dat geoordeeld moet worden dat hier sprake is van een vermoeden van ontlening. Dit vermoeden wordt door Het Anker onvoldoende weersproken.

De Cleopatra vormt op het voorgaande een uitzondering. Door de dikte van de rug- en armleuning en de dikte van de poten ontbreekt het beeld van een nonchalant gedrapeerde hoes en maakt de Cleopatra een andere totaalindruk dan de Charly (Chaplin). De Cleopatra wordt dan ook niet beschouwd als ongeoorloofde auteursrechtelijke verveelvoudiging van de Charly (Chaplin).

Slaafse nabootsing: 4.35  Tegen deze achtergrond is het hof van oordeel dat - indien op de Charly en de Chaplin geen auteursrecht (meer) rust - de vorderingen van Montis evenmin op grond van slaafse nabootsing kunnen worden toegewezen. Weliswaar zijn in de stoelen van het Anker telkens ook in de Charly (Chaplin) gebruikte elementen terug te vinden, maar de modellen van Het Anker verschillen ieder daarnaast op een aantal punten van de Charly en de Chaplin. Zo missen de stoelen van het Anker een middenkruis en hebben de – ter zitting getoonde – stoelen van Het Anker ten aanzien van hun uitvoering en de gebruikte materialen in kwalitatief opzicht een andere uitstraling. Met deze verschillen houden de stoelen van Het Anker – (ook) indien ervan wordt uitgegaan dat de Charly en de Chaplin onderscheidend vermogen hebben en een bescherming op grond van slaafse nabootsing in beginsel mogelijk is – in dit, van de auteursrechtelijke beoordeling te onderscheiden, juridische kader voldoende afstand tot de Charly en de Chaplin. Mede gelet op het uitgangspunt dat bij gebreke van auteursrecht (of modellenrecht) nabootsing in beginsel vrij staat en terughoudendheid dient te worden betracht bij het aannemen van onrechtmatig marktgedrag, is aldus onvoldoende aangetoond dat het Anker niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om nodeloze verwarring te voorkomen.

Lees het arrest (link en pdf)

Hof van Beroep te Brussel 21 maart 2009, 2008/AR/2318, John Players & Sons Ltd tegen Savelux BVBA (met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius)

Merkenrecht. ‘Parasitisme’ (slaafse nabootsing). Inbreuk op eisers hemelsblauwe kleurmerk (PMS 2915) voor sigarettenpapier (vloeitjes) en filtertips. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel kende de vorderingen eerder al toe (zie hier). Het hoger beroep ziet enkel nog op de toegewezen inbreuk- en parasitaire mededingingvorderingen m.b.t. de bekende Rizla blauwe verpakking voor filtertips (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Het beroep faalt. Naast de merkenrechtelijke grondslag gaat het nabootsen van de look and feel gepaard met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen eerlijke marktpraktijken. (Ongekalibreerde afbeeldingen: v.l.n.r. kleurmerk, Rizla, Pure en filtertips).

“Door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, eigent appellante zich het imago en de reputatie van de geïntimeerde toe. Appellante teert zodoende op de investeringen en inspanningen die geïntimeerde heeft geleverd op de reputatie en het imago van haar merk op te bouwen, zonder dat appellante in enige mate bijgedragen heeft tot die investeringen en inspanningen.
 
(…)
 
Appellante put, zodoende, door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van de look and feel die door geïntimeerde gecreëerd werd, en daarvan deel uitmakend, een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, in casu uit haar nabootsen een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals geïntimeerde aanvoert, eigen appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.
 
Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 09-198, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Leo Kooy, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kassenwassers. Bodemprocedure in het kasdekreinigersgeschil. Het Hof Amsterdam oordeelde onlangs in kort geding dat voorshands geen sprake was van slaafse nabootsing en dat nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leende, nodig was om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. (Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, IEF 9366). De Rechtbank Den Haag oordeelt i.c. dat de kasdekreiniger van Besseling c.s. inderdaad onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

4.8. Bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger is het onderscheidend vermogen - voor zover daarvan al kan worden uitgegaan - immers niet gelegen in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen. Dat betekent dat van de constructeur ook niet behoeft te worden verwacht dat hij afziet van bepaalde technische oplossingen om te voorkomen dat hij in de val van de slaafse nabootsing loopt. Hij behoeft geen andere weg in te slaan omdat de bescherming van vormgeving door inroepen van het leerstuk van de slaafse nabootsing er niet toe kan leiden dat alsnog techniek, die wij is of vrij is geworden, wordt gemonopoliseerd.

4.9. Besseling c.s. heeft niet betwist dat de keuze voor een omgekeerde 'V'-vorm van de borstels en van het frame, waaraan zij zijn opgehangen, en waarvan in wezen niet in geschil dat dit de belangrijkste elementen zijn in de totaalindruk van de kasdekreiniger van Besseling c.s., wordt bepaald door de eis de machine goed te laten passen op de - bijna standaard toegepaste - zadeldaken van Venlo kassen. Deze keuze is aldus een technische oplossing voor het probleem om op stevige maar ook gewichtbesparende wijze de afzonderlijke onderdelen van een kasdekreiniger met elkaar te verbinden en deze te dragen. Voor dat probleem bestaan meerdere oplossingen, ter zitting heeft Besseling c.s. betoogd dat gekozen kan worden voor een rechthoekig frame, een frame in de vorm van een boog of bijvoorbeeld een trapgevel, maar zij ziet daarbij over het hoofd dat de constructeur, als gezegd, vrij is in zijn keuze. Dit geldt ook voor de keuze de constructie in plaats van metaal in - het lichtere - aluminium uit te voeren. Onweersproken is immers gebleven dat dit voortvloeide uit een door TNO uitgevoerd onderzoek in 1993 met de aanbeveling dat het gewicht van kasdekreinigers omlaag moest.

4.10. De conclusie van dit alles is dat de kasdekreiniger van Besseling c.s. onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat zij zich niet met een beroep op slaafse nabootsing kan verzetten tegen de verhandeling van de kasdekreiniger van Brinkman c.s. Bij deze stand van zaken kan onbesproken blijven het subsidiare betoog van Brinkman c.s. dat haar kasdekreiniger bovendien zodanig afwijkt van de kasdekreiniger van Besseling c.s. (zij heeft aan de hand van een fotocollage gewezen op een veertigtal verschillen), dat de klant ter zake niet in verwarring zal komen.

4.13. De sub a van het petitum gevorderde vervallenverklaring van het in r.o. 2.4. genoemde kort geding vonnis wordt afgewezen omdat Brinkman c.s. daarbij geen, althans onvoldoende belang heeft. Een andersluidend oordeel in de bodemprocedure, zoals in casu, brengt geen vernietiging van het kort gedingvonnis met zich. Het vonnis blijft gelden, zij het dat de voorlopige voorziening die in het kort geding vonnis is getroffen, wel vervalt en wel ex tunc en van rechtswege, zodat de vervallen verklaring daarvoor niet nodig is.

Lees het vonnis hier.