Slaafse nabootsing  

Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, zaaknr. 200.003.472/01, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. c.s. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Ragna Nommensen, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kasdekreinigers. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 20 december 2007, IEF 5437, executiegeschil: vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2008, IEF 7345). Voorshands geen slaafse nabootsing: nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, is nodig om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. Onrechtmatig handelen m.b.t. eerder samenwerkingsverband is niet aannemelijk gemaakt. Ook gebruik van foto’s wederpartij in eigen folder biedt onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen.

Slaafse nabootsing: 3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8 Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman C.S. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodiq is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

Samenwerkingsverband/onrechtmatig handelen: 3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s, reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. (…)

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman C.S. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. (…)

 Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2011, HD 200.065.945, Zijlstra B.V. teegn Klotz V.O.F. (met dank aan Arthur Claassen, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dressoirs. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, IEF 8775).  Het oordeel van de voorzieningrechter dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk staat niet ter discussie in hoger beroep. De grieven richten zich op de slaafse nabootsing en de proceskostenveroordeling. Het hof concludeert dat ook van slaafse nabootsing geen sprake is. “Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien, menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.”

In incidenteel appel stelt Klotz daarnaast nog dat op het dressoir van Zijlstra (afbeelding boven) helemaal geen auteursrecht zou rusten, teneinde volgende procedures op die grond te voorkomen. Die grief wordt afgewezen als een verkapte verklaring voor recht, die in een kort geding niet kan worden gegeven.

M.b.t. de 1019h proceskosten oordeelt het hof dat het geding in eerste aanleg niet ten onrechte als een ‘eenvoudig kort geding’ is aangemerkt. Nu het hoger beroep geheel ziet op het commune recht baseert het hof de kostenveroordeling in hoger beroep echter geheel op het liquidatietarief.

Slaafse nabootsing: 4.8. Het hof merkt grief 2 aan als de kerngrief. Zijlstra komt onder meer op tegen de redenering van de voorzieningenrechter, waarin besloten zou liggen dat nu er geen sprake is van auteursrechtelijke inbreuk, er ook geen sprake zou (kunnen) zijn van slaafse nabootsing.

4.9. Het hof zal zelfstandig, door vergelijking van de beide dressoirs, bezien of sprake kan zijn van nabootsing, van verwarring, en/of van onnodige verwarring. Indien al die vragen ontkennend worden beantwoord, zowel bezien vanuit het standpunt van detaillisten als bezien vanuit het standpunt van consumenten, dient de conclusie te luiden dat van onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing geen sprake is.

(…)

4.23. Het hof komt tot de slotsom dat in de aanwezige overeenkomsten, gelet op de verschillen, onvoldoende aanwijzingen zijn gelegen dat bij het ontwerpen van het Klotz dressoir dat van Zijlstra tot voorbeeld zou hebben gediend of dat zou zijn getracht dit - geheel of voor een substantieel deel - na te maken.

(…)

4.27. Een stijl, in dit geval bestaande uit strakke meubels met dikke panelen, kan niet worden gemonopoliseerd. Datzelfde geldt voor de grondvorm, bestaande in een omstreeks twee meter lang, wit dressoir met drie laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan, welke drie ongeveer even grote vlakken vormen.

(…)

4.30. Het hof kan niet uitsluiten dat onder de detaillisten de Zijlstra 5023 een eigen plaats in de markt inneemt. Maar gesteld noch gebleken is dat dit ook voor consumenten geldt.

4.3 1. Zou dat anders zijn, dan geldt dat de totaalindruk van het Klotz dressoir zo verschillend is van de totaalindruk van het Zijlstra dressoir, dat niet goed voorstelbaar is dat een kritische consument - als deze zich bewust is van het bestaan van specifieke van Zijlstra afkomstige meubelen (eventueel onder een andere naam) - die geconfronteerd wordt met een Klotz 4687, zal menen met een Zijlstra 5023 van doen te hebben, zelfs indien bij hem slechts een onvolmaakt herinneringsbeeld van die Zijlstra 5023 zou zijn blijven hangen.

4.32. Gelet op de doelgroep en de prijsstelling zal het bij beide dressoirs vaak om niet bijzonder kritische consumenten gaan, die gewoon een "strak': wit dressoir zoeken. Voor die consument zijn zowel de Zijlstra 5023 als de Klotz 4687 slechts twee van de vele witte, omstreeks twee meter lange dressoirs met laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan. Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.

(…)

Auteursrecht: 4.37. (…) Klotz meent namelijk dat aan de Zijlstra 5023 helemaal geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in de pleitnota in hoger beroep sub 52 stelt Klotz: "Klotz heeft bovendien een duidelijk belang bij het instellen van deze auteursrechtelijke vordering. Zij wil voorkomen dat Zijstra nogmaals één van haar ontwerpen aanvalt met een beroep op het auteursrecht op de Zijlstra 5023 (en daarmee wederom Klotz op kosten jaagt). Het is dus van groot belang voor Klotz dat het hof het vonnis op dat punt vernietigt. "

4.38. Het hof wees er reeds op dat de vorderingen van Zijlstra, voor zover gebaseerd op auteursrecht zijn afgewezen, en dat tegen de afwijzing op die grond geen grieven zijn gericht. Vanuit die optiek bezien valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Klotz zou hebben bij enige heroverweging op dit onderdeel. Klotz miskent dat het oordeel van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk een voorlopig oordeel was. De aangevallen passages dragen bovendien de beslissing niet; strikt genomen waren zij overbodig (behalve om de leesbaarheid van de rest van de overweging te verhogen). De hiervoor aangehaalde passage uit de pleitnota lijkt erop te wijzen dat Klotz in feite een verklaring voor recht verlangt dat aan de Zijlstra 5023 geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in een kort geding kan zo'n verklaring voor recht niet worden gegeven. Trouwens: Klotz maakt weliswaar gewag van "het instellen van deze auteursrechtelijke vordering", maar  hij hééft helemaal geen auteursrechtelijke vordering ingesteld en zou dat bovendien in hoger beroep ook niet voor het eerst kunnen doen. 

(…)

Proceskosten: 4.40. (…) Het ging om een betrekkelijk standaardmatig kort geding, waarbij twee objecten aan de orde waren waarbij enerzijds gesteld en anderzijds betwist werd dat met het aangevallen object auteursrechtinbreuk werd gemaakt c.q. slaafs werd nagebootst. Zowel feitelijk als juridisch ging het om een overzichtelijke kwestie.

4.41. in hoger beroep is de zaak geheel op basis van het commune recht (art. 6:162 BW) beoordeeld. De omstandigheid dat Klotz -tevergeefs -met grief 1 in het incidenteel appel getracht heeft auteursrechtelijke aspecten ook in hoger beroep aan de orde te stellen brengt niet mede dat nu de ten faveure van Zijlstra uit te spreken kostenveroordeling van Klotz gebaseerd zou moeten worden op art. 1019h Rv., daar het hof aan een auteursrechtelijke beoordeling niet is toegekomen. In hoger beroep zal het hof de kostenveroordeling dus geheel baseren op het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Roermond, 20 januari 2011, KG ZA 10-252, Allround Company Support V.O.F. (Mi Moneda) c.s. tegen Dutch Jewelz B.V. & Dutch Designz B.V.  (met dank aan Muriel van den Hazenkamp, Aries Advocaten).

Auteursrecht. Oneerlijke handels praktijken. Slaafse nabootsing. Sierraden. Verwijzing naar eerder vonnis treft geen doel nu de gedaagde partij in die zaak nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd. Geen auteursrecht (geen creatieve keuzes). Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen of kleine zelfstandigen vallen buiten het bereik van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Alleen slaafse nabootsing t.a.v. de verwisselbare munten en schijven van de hangers.

Eerder vonnis: 4.9. De voorzieningenrechter overweegt dat zij het met Dutch Jewelz c.s. eens is dat het oordeel van de rechtbank Amsterdam omtrent de inbreuk op het auteursecht van Mi Moneda in deze zaak niet leidend kan zijn, omdat de gedaagde partij, Kannai Amsterdam B.V., in die zaak nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd, zo blijkt onder meer uit rechtsoverweging 2.4. van het vonnis, waarin staat dat Kannai niet ontkent dat zij (mogelijk) een inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht, alsmede het feit dat de voorzieningenrechter Amsterdam meerdere malen aangeeft dat haar oordeel is gebaseerd op de stellingen van Mi Moneda, waartegen Kannai geen verweer heeft gevoerd. De voorzieningenrechter heeft in die zaak derhalve met name de stellingen van Mi Moneda als vaststaand aangenomen, waaruit vervolgens een oordeel is gevloeid In deze zaak heeft Dutch Jewelz c.s. echter uitgebreid verweer gevoerd.

Auteursrecht: 4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Mi Moneda - gelet op het uitgebreide verweer van Dutch Jewelz c.s. - niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van creatieve keuzes op gebied van materiaalgebruik, maatvoering, ornamentering en het kliksysteem, die in het geheel niet technisch noodzakelijk zijn Weliswaar heeft Mi Moneda aangevoerd dat zij door middel van haar proefmodellen kan aantonen dat er meerdere creatieve keuzemogelijkheden zijn, doch zij heeft deze stelling niet (nader) onderbouwd en in deze procedure is geen plaats voor nadere bewijsvoering. De voorzieningenrechter is dan ook voorlopig van oordeel dat zowel ten aanzien van de hangers, als ten aanzien van de munten en schijven, geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming waar Dutch Jewelz C.S. een inbreuk op heeft gemaakt.

Slaafse nabootsing: 4.13. Ten aanzien van de hangers is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de versiering van de cirkelvormige rand en de vormgeving van de verbinding aan een van de twee delen van de hanger zodanig verschillend zijn met die van Mi Moneda dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Ten aanzien van de verwisselbare munten en schijven is de voorzieningenrechter van oordeel dat ten aanzien van een deel van de sieradenlijn Quoins wel sprake is van slaafse nabootsing. De verwisselbare munten en schijven die Mi Moneda van Dutch Jewelz c.s. heeft meegenomen en ter zitting heeft getoond, zijn exact hetzelfde als die vanMi Moneda. zowel qua kleur als qua afbeelding. Daardoor is de kans op verwarring bij de consument naar het oordeel van de voorzieningenrechter erg groot. Nu niet is gesteld of gebleken dat de munten en schijven van Dutch Jewelz c.s. eerder op de mark waren dan die van Mi Moneda is een deel van de vorderingen van eiseres sub 2 met inachtneming van het onderstaande naar het oordeel van de voorzieningenrechter in beginsel toewijsbaar. Echter, de ter zitting getoonde munten en schijven zijn door Mi Moneda niet nader vastgelegd, omschreven of aangeduid, terwijl tijdens de zitting is gebleken dat de sieradenlijn Quoins ook tal van munten en schijven betreft die niet identiek danwel gelijkend zijn aan die van Mi Moneda. Derhalve kan de voorzieningenrechter ten aanzien van het toewijsbare deel van de vordering alleen afgaan op de ter zitting getoonde munten - die eveneens zijn afgebeeld op de ingebrachte producties. De vordering wordt mitsdien toegewezen voor zover het de munten en schijven betreft die zijn afgebeeld in respectievelijk productie 7 en 18 hij de dagvaarding, en voor zover het gaat om de munten met de door Mi Moneda omschreven afbeelding:  
- Buddha
- Diamond Disk
- Gaudi (eenkleurig)
- Da Vinci 
Ten aanzien van de overige munten zoals afgebeeld in productie 7, zijnde derhalve de munten met afbeelding van respectievelijk een ster, een Romeins hoofd, een scarabee en een olifant zal de vordering derhalve worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 13 januari 2011, LJN: BP0662, [A], h.o.d.n. Keezbord.nl tegen Keezenspel.nl c.s.
 
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Bordspellen. Opheffingskortgeding na ex partebevel. ‘Keezen’ is een op ‘Mens-erger-je-niet’ gebaseerd bordspel dat, afhankelijk van de uitvoering, met twee, vier, zes of acht personen kan worden gespeeld. “Bij partijen is niet in geschil dat het spel ‘kezen’ al jaren bestaat, getuige het door [B] zèlf ingenomen standpunt dat het spel “al meer dan 20 jaar door Jan en alleman verkocht” wordt, alsmede de stelling van zijn advocaat ter zitting dat in Noord-Holland al sinds jaar en dag “enorm wordt gekeesd”.

Gedaagde i.c. verhandelt het spel Keezbord. Eiser, tevens voormalig mede-vennoot van gedaagde, verhandelt het spel KeezBoard. Bij verzoekschrift van 27 december 2010 heeft gedaagde de voorzieningenrechter verzocht een ex parte-beschikking ex artikel 1019e Rv te geven met bevel tot staking van het vervaardigen, verspreiden en/of verkopen van het spel KeezBoard door eiser, welke ex parte-beschikking op 28 december 2010 is gegeven. Eiser vordert herziening van die beschikking op grond van artikel 1019e lid 3 Rv .

De voorzieningenrechter stelt vast dat het ex parte-verzoek is gebaseerd op een drietal grondslagen, te weten (1) inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van gedaagde (2) inbreuk op het auteursrecht van gedaagde en (3) slaafse nabootsing door eiser. Inzake rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmodellen is de rechtbank ’s-Gravenhage uitsluitend bevoegd. Blijkens artikel 1019 Rv is artikel 1019e niet van toepassing op vorderingen uit slaafse nabootsing.

De ex parte-beschikking is derhalve uitsluitend gegeven op grond van de door gedaagde gestelde inbreuk op haar auteursrecht, zodat de gevraagde herziening daarvan eveneens slechts op die grondslag zal (kunnen) worden beoordeeld. Nu zowel het spel zelf als de uiterlijke verschijningsvorm ervan nagenoeg gelijk zijn aan een uitvoering van het oudere Zwitserse ‘Dogspiel’, ontbeert het spel Keezbord naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker, waarmee gedaagde voor dat spel geen auteursrechtelijke bescherming ingevolge de Auteurswet toekomt. Volgt herziening van de ex parte-beschikking.

Lees het vonnis hier.

Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen: Noot onder HvJ EU, 14 januari 2010, C-304/08 (Wettbewerbszentrale/Pus). Eerder gepubliceerd in IER 2010, 42 (p. 309-315).

"Hoe dat ook zij, duidelijk is dat de richtlijn OHP een ruime werkingssfeer heeft zodat veel handelspraktijken daaronder vallen. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor ‘onze’ (via art. 6:162 BW bestreden) slaafse nabootsingshandelspraktijk? Goed verdedigbaar lijkt mij dat het slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans product (in het merendeel van de gevallen) “rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering (...) van een product aan consumenten”. Daarmee staat echter nog niet zonder meer vast dat de slaafse nabootsingshandelspraktijk onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Punt 9 van de considerans van de richtlijn OHP bepaalt immers dat de richtlijn OHP geen afbreuk doet aan de nationale regels inzake intellectuele eigendomsrechten. Het probleem is echter dat de richtlijn OHP het begrip intellectuele eigendomsrechten niet definieert. Met art. 1 lid 2 UvP in de hand (dat de bestrijding van de oneerlijke mededinging onder de bescherming van de industriële eigendom schaart; zie met name art. 10bis UvP) zou verdedigd kunnen worden dat de slaafse nabootsingsregel onder het begrip intellectuele eigendomsrecht valt en dus niet onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Maar daar kan men ook heel anders over denken. Zo is bijvoorbeeld in HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman) beslist dat de slaafse nabootsingsregel niet te vergelijken is met een intellectueel eigendomsrecht en valt in het TRIPs-Verdrag de bestrijding van de oneerlijke mededinging niet onder de noemer intellectuele eigendomsrechten (art. 1 lid 2) en dat lijkt ook aangenomen te moeten worden voor de Handhavingsrichtlijn. Dat zou er op kunnen duiden dat de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken die zich op consumenten richten wel onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen.

Als dat laatste inderdaad het geval is, hoe kan/moet dan in Nederland tegen het nodeloos stichten van verwarringsgevaar worden opgetreden? (…) Dat betekent derhalve dat (indien de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen) die praktijken aan de hand van de nieuwe art. 6:193a-j BW moeten worden beoordeeld en niet meer vallen onder de werkingssfeer van art. 6:162 BW. "

Lees de volledige noot hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 13 december 2010, LJN: BO8154, A1 Topgros B.V. tegen CHK Develop B.V.

Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Transitohandel. Ompakken. Chinese fabrikant verkoopt na geschil met opdrachtgever CHK een bestelde partij rollators door aan eiseres i.c.  Topgros, waarop CHK beslag legt o.g.v. merkinbreuk en slaafse nabootsing. Geschil i.c. ziet op opheffing van het beslag. “ondanks (geringe) merkinbreuk door eiseres wordt het beslag opgeheven op grond van een belangenafweging.” 

Merkinbreuk: “ (…) In het onderhavige geval is het volgens de eigen stellingen van Topgros de bedoeling dat de rollators na vrijgave door de douane in de macht van Topgros komen om het (beeld)materiaal van CHK te (doen) verwijderen en het eigen materiaal aan te brengen. Denkbaar is derhalve dat Topgros de rollators op dat moment aan een partij binnen de Benelux verkoopt en levert. Reeds hierom is van zuivere transitohandel geen sprake. Dit betekent dat sprake is van 'invoer van waren onder het teken' als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, zodat de enkele invoer van de rollators in Nederland in beginsel een inbreuk op het merkenrecht van CHK oplevert. (…)

De constatering dat sprake is van inbreuk in de vorm van het invoeren van waren onder het merk van CHK brengt echter niet automatisch met zich mee dat het beslag gehandhaafd zal moeten worden. Die beoordeling kan immers, zoals hiervoor al is overwogen, niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen. In dit verband is het van belang vast te stellen of, zoals CHK heeft gesteld en Topgros heeft betwist, naast merkinbreuk tevens sprake is van onrechtmatig handelen van Topgros vanwege slaafse nabootsing van het model Elephantje van CHK. Daarop wordt nu eerst nader ingegaan.

Slaafse nabootsing:  (…)   CHK heeft ter zitting, ter onderbouwing van haar stelling dat het model Elephantje geen generiek product is, gewezen op een ronding aan de onderkant van een op de rollator aangebracht mandje. In reactie daarop heeft Topgros echter getoond dat naast het model Elephantje nog twee van de vijf á zes ter zitting aanwezige rollators een vergelijkbare ronding in de onderkant van een vergelijkbaar mandje hadden. Het had op de weg gelegen van CHK om vervolgens nader aan te geven waaruit het onderscheidend vermogen van het Elephantje bestaat. CHK heeft dit niet gedaan. Voorshands wordt het er dan ook voor gehouden dat het model Elephantje onvoldoende onderscheidend vermogen biedt voor een succesvol beroep van CHK op bescherming tegen de verkoop van 'haar' model door Topgros.

Structurele inbreuk: (…)Een en ander biedt geen grond voor de conclusie dat Topgros 'te kwader trouw' zou handelen of structureel inbreuk maakt op de rechten van CHK.

Belangenafweging: (…) In het kader van de te maken afweging van de belangen van beide partijen acht de voorzieningenrechter het navolgende relevant:

-  CHK heeft belang bij bescherming tegen inbreuk op de door haar geregistreerde merken;
-  door het invoeren van rollators met daarop het merk of merken van CHK maakt Topgros zonder toestemming van CHK 'gebruik' van enig merk van CHK als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, hetgeen merkinbreuk oplevert;
-  de voornoemde merkinbreuk moet - mede gelet op het (uit haar handelen blijkende) voornemen van Topgros om de rollators onder haar eigen merk op de markt te brengen en de omstandigheid dat deze partij al verkocht is aan een afnemer in Duitsland - als een bijzonder geringe inbreuk op de rechten van CHK worden beschouwd;
-  het is niet aannemelijk geworden sprake is van een structurele inbreuk van Topgros op de rechten van CHK;
-  Topgros heeft ter zitting aangeboden al het materiaal dat zich op of bij de onder het beslag vallende rollators bevindt en waarop enig merk van CHK staat, aan CHK te doen toekomen zodat CHK zich ervan verzekerd weet dat dit materiaal niet door Topgros wordt gebruikt; Topgros heeft daarbij ook belang ter voorkoming van een mogelijke schadeclaim door CHK;
-  van onderscheidend vermogen van het model Elephantje rollator ten opzichte van andere in de handel zijnde modellen is vooralsnog niet gebleken; voor zover de partij rollators gebreken mocht vertonen, ligt het dan ook niet in de rede te veronderstellen dat de reputatie van CHK daarmee in het geding zal zijn.

  Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel van het belang van Topgros bij het opheffen van het beslag zwaarder weegt dan het belang van CHK bij het handhaven daarvan. Het beslag zal derhalve worden opgeheven.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 november 2010, zaaknr. 200.022.658/01, Hansgrohe AG tegen Tiger Nederland B.V. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

(Gemeenschaps-)modellenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing Douchekoppen. Het gaat in dit geding, kort gezegd, om de vraag of Tiger met het verhandelen van de handregendouche genaamd "Niagara" inbreuk maakt op de rechten van Hansgrohe uit hoofde van haar  als Gemeenschapsmodel geregistreerde, hand-regendouche genaamd "Raindance", danwel op het auteursrecht van Hansgrohe met betrekking tot de Raindance, althans uit dien hoofde onrechtmatig handelt jegens Hansgrohe. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 oktober 2008, IEF 7129): de litigieuze douchekoppen wekken volgens het hof geen andere algemene indruk. Stijl of trend is in beginsel geen maatstaf. Verwatering is niet mogelijk. De "apparaatgerichte leer" geldt ook voor het (Gemeenschaps-)modellenrecht. Inbreuk op modelrecht en auteursrecht, onrechtmatige daad. In citaten:

7. De stellingen van partijen stellen allereerst de vraag aan de orde of  en in hoeverre het bestaan van een bepaalde stijl of trend van invloed kan zijn op de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

8. Aan de omstandigheid dat bepaalde elementen van een model als een uiting van een bepaalde stijl of trend kunnen worden beschouwd, komt, althans onder de vigeur van de GModVo, als zodanig geen betekenis toe. De maatstaf die moet worden toegepast bij beantwoording van zowel de vraag of aan een model individueel karakter toekomt, als de vraag of een later model inbreuk maakt op een eerder model, is of de beide modellen op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken. (…) Wel moet worden aangenomen dat, voor zover een Gemeenschapsmodel elementen bevat die kunnen worden beschouwd als een uiting van een bepaalde stijl of trend, het model in zoverre geen bescherming geniet, omdat in dergelijke elementen geen eigen karakter is belichaamd. Een (ander) model dat eveneens als een uiting van de betreffende stijl of trend kan worden beschouwd, wekt in zoverre bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed waarin die stijl of trend tot uitdrukking is gebracht. In zoverre kan derhalve toch van belang zijn om vast te stellen of (elementen) van een model kunnen worden gezien als uitdrukking van een stijl of trend. Daarbij gaat het dan om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke, abstracte stijlkenmerken; niet om de concrete belichaming daarvan.

(…)

14. Het hof is van oordeel dat het door Tiger bepleite uitgangspunt, dat de beschermingsomvang van een (Gemeenschaps-)model geringer wordt naar de mate waarin het model navolging vindt, geen steun vindt in het recht, in het bijzonder de GModVo. Artikel 10 van de GModVo, waarin de beschermingsomvang blijkens het bepaalde in lid 2 wordt gerelateerd aan de vrijheid van de ontwerper, wijst veeleer op het tegendeel. Immers, de vrijheid van de ontwerper verandert niet; deze dient naar zijn aard te worden vastgesteld op het moment van ontwerpen, althans het depot. Ook de in r.o. 8 genoemde uitspraak van het Gerecht van de EU biedt geen steun aan het standpunt van Tiger. Uit het arrest van de Hoge Raad in de zaak Decaud/Mediamax (WR 29 december 1995, NJ 1996, 546) volgt naar het oordeel van het hof evenmin dat de door Tiger verdedigde opvatting juist is, Nog los van de omstandigheid dat deze uitspraak geen betrekking heeft op een modelrecht gebaseerd op de (toen nog niet geldende) GModVo, heeft de Hoge Raad daarin slechts verwoord dar aan her enkele ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend (welke stijl of trend in het geval dat daar aan de orde was overigens al bestond toen het concrete model waarvan bescherming werd gezocht werd gedeponeerd, c.q. openbaar gemaakt) geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht kan worden ontleend. Bij een stijl of' trend gaat het, zoals hiervoor in r.o. 8 is overwogen, om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke abstracte stijlkenmerken. De, in beginsel onafhankelijk van de wil en/of inspanning van de ontwerper of' houder van het modelrecht optredende, omstandigheid dat een model (in de zin van een concrete vormgeving) op grote schaal wordt nagevolgd, kan niet worden aangemerkt als "het ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend" in de door de Hoge Raad bedoelde zin, althans kan niet tot gevolg hebben dat de beschermingsomvang van het model afbrokkelt naar de mate waarin navolging plaatsvindt. Althans geldt dat in elk geval wanneer de houder van het modelrecht consequent optreedt tegen navolgingen binnen de beschermingsomvang van zijn model. In verband met dit laatste is van belang dat Hansgrohe, blijkens de overgelegde uitspraken en onthoudingsverklaringen (producties 5 tot en met 9, 15 a tot en met c en 16 a tot en met f en 23 van Hansgrohe), voldoende heeft ondernomen tegen (vermeende) inbreukmakers.

15. Voor zover hierover al anders gedacht zou kunnen worden, geldt in dit geval bovendien dat Tiger niet aannemelijk heeft gemaakt dat reeds sprake was van een trend als door haar bedoeld op het moment waarop zij haar Niagara op de markt bracht en de bescherming van haar model door Hansgrohe werd ingeroepen, te weten (in elk geval) in de zomer van 2005. Immers, dat is het moment waarnaar de inbreukvraag dient te worden beoordeeld.(…)

16. Concluderend is het hof van oordeel dat de Raindance geen elementen bevat die de uitdrukking vormen van een bepaalde stijl of trend, behoudens wat betreft de, ook door de rechtbank als zodanig aangemerkte afgeronde, (organische) vormen, het overlopen van de handgreep in de douchekop en de chroomuitvoering. (…)

Techniekrestrictie

17. Artikel 8 lid 1 GModVo bepaalt: Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Voor het vormmerk heeft het Hof van Justitie van de EU uitleg en invulling gegeven aan deze bepaling. In zijn uitspraak in de zaak Philips/Remington (HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003,48 1) overwoog het Hof ten aanzien van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEC):

78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. (…0

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

In zijn arrest van 14 september 20 10 (C-48/09) in de zaak Lego/Mega Brands heeft het Hof van Justitie deze leer in het kader van Verordening 40194 inzake het Gemeenschapsmerk bevestigd.

Dit hof heeft al eerder beslist dat de hiervoor weergegeven leer van het Hof van Justitie (in het bijzonder ook de "apparaatgerichte leer", inhoudend dat de omstandigheid dat hetzelfde technische resultaat langs andere weg kan worden bereikt niet van belang is) ook geldt voor het (Gemeenschaps-)modelrecht (Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009,49 inzake Camo/Reich). Inmiddels is in deze zin ook beslist in de overtuigend gemotiveerde uitspraak van de Third Board of Appeal van het OHIM van 22 oktober 2009 (Case R 69012007-3, door Hansgrohe overgelegd als productie 22). Ook de laatste zin van r.o. 46 van het Hof van Justitie in de zaak Lego/Megabrands, inhoudend dat de ratio van de techniekrestrictie eveneens geldt voor het Gemeenschapsmodelrecht, wijst in die richting. Voorts is het hof van oordeel dat de techniekrestrictie niet slechts een rol speelt waar de geldigheid van het model in het geding is, maar ook bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan. Grief 6, waarin Hansgohe het tegendeel (de "resultaatsgerichte leer”') bepleit, faalt derhalve in zoverre.

18. Anders dan de rechtbank, is het hof evenwel van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald in voormelde zin. De rechtbank heek overwogen dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de handgreep in die zin technisch bepaald is dat, hoe groter de douchekop is, des te korter de handgreep dient te zijn om te voorkomen dat deze, gevuld met water, vanuit het standaard bevestigingssysteem voorover kantelt. De rechtbank is, naar Hansgrohe onweersproken heek gesteld, tot dat oordeel gekomen op grond van een ter zitting door Tiger gehouden (onaangekondigde) demonstratie van met water gevulde en vervolgens afgesloten douchekoppen. Hansgrohe betwist in haar zevende grief gemotiveerd dat een dergelijk experiment representatief is.

19, Het hof stelt voorop dat de bewijslast van de stelling dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald op Tiger rust. Met de door haar ter zitting van de rechtbank gehouden demonstratie heeft zij niet aan die bewijslast voldaan. Immers, de door Hansgrohe in haar grief tegen bedoelde demonstratie ingebrachte bedenking (te weten: dat een situatie waarin een douchekop gevuld met water wordt afgesloten niet vergelijkbaar is met de normale situatie waarin het water in een constante stroom door de douchekop lieen stroomt) is niet op voorhand zonder grond. (…)

 23. Vanuit bovengenoemde uitgangspunten dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de Niagara bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Raindance. Het hof is van oordeel dat dat niet het geval is. De algemene indruk van de Raindance en van de Niagara wordt (in aflopende mate van belang) vooral bepaald door:
(a) de combinatie van een douchekop met een diameter van 15 cm. met een handgreep die aanmerkelijk korter is dan deze diameter;
(b) de afgeplatte vorm van de bovenkant van de douchekop; en
(c) de vorm van de handgreep (het, vanaf de douchekop, breder uitlopen en
vervolgens weer versmallen daarvan).

(…)

27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Tiger met het gebruik van de Niagara, in de zin van artikel 19 GModVo, inbreuk maakt op het uitsluitende recht van Hansgrohe als houder van het (Gemeenschaps-)modelrecht met betrekking tot de Raindance. Grief 8 slaagt derhalve.

30. De grieven 9 en 10 dienen echter desalniettemin te worden besproken en wel met het oog op de proceskostenveroordeling. Wat betreft het auteursrecht geldt het volgende. Niet betwist is dat Hansgrohe auteursrechtelijke aanspraken op de Raindance heeft. De vraag is of Tiger daarop, met de Niagara, inbreuk maakt. Gelet op hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen, is het hof van oordeel dat de Niagara de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Raindance vertoont en dat daardoor de totaalindrukken van de beide modellen overeenkomen. De Niagara moet derhalve worden beschouwd als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Raindance. Ook wat betreft de grondslag onrechtmatige daad is het hof van oordeel dat Hansgrohe het gelijk aan haar zijde heeft. Hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen leidt tot het oordeel dat Tiger, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op de punten van overeenstemming evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dat niet te doen bij het in aanmerking komende publiek onnodige verwarring heeft gesticht tussen de Raindance en de Niagara.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 12 oktober 2010, zaaknr. 200.019.990/01, Connect tegen KSI Gastronomiezubehör (met dank aan Diederik Stols, Boekx).

Auteursrecht. Horeca-sfeerlampen. Nieuw tussenarrest na Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 december 2009, IEF 8581. Geen Electrolux-opdrachtgeversauteursrecht (naar oordeel van partijen), wel fictief makerschap ex artikel 8 Aw. Inbreuk op auteursrecht KSI.

Slaafse nabootsing m.b.t. het gebruik van de nummering van de navullingen. “Het is evident dat de aldus ontstane verwarring wordt vergroot door daarnaast ook dezelfde nummeraanduidingen te gebruiken. De toevoeging van enkele letters en het vermelden van de firmanaam is naar het oordeel van het hof onvoldoende om deze verwarring weg te nemen.” Aanhouding m.b.t. opmaken accountantsverklaring. Citaat dat in de auteurswet zelf niet zou misstaan: “Aan het uitoefenen van het auteursrecht stelt de wet geen nadere voorwaarden.”

Artikel 8 AW: 5. (…) Weliswaar is artikel 8 vooral in de auteurswet opgenomen om te bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker om - en artikel 7 Aw dus toepassing mist - het auteursrecht toe te laten komen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte opdrachtgever - opdrachtnemer relatie ontbreekt. Voorwaarde voor de toepasselijkheid van artikel 8 Aw is slechts dat de rechtspersoon het werk als eerste openbaar heeft gemaakt zonder vermelding van een natuurlijke persoon als maker. In dat kader is van belang dat als onbetwist vaststaat dat MSI in ieder geval sinds 1992 sfeerlampen op de markt brengt (…) terwijl Sauer [de ‘opdrachtnemer’-IEF] zijn collectie eerst na de breuk met KSI, gaandeweg 2005, op de markt heeft gebracht. (…) Een en ander leidt tot de conclusie dat - wat er zij van de vraag wie in het onderhavige geval de feitelijke maker van de litigieuze lampen is geweest, partijen verschillen daarover van mening - KSI als (fictief) maker en auteursrechthebbende in de zin van artikel 8 Aw moet worden beschouwd. Grief 11 wordt derhalve verworpen.

Inbreuk Auteursrecht: 9. (…)  Het hof is op grond van de in het geding gebrachte foto's van de litigieuze lampen van oordeel dat de ter vergelijking voorliggende lampen steeds een treffende gelijkenis vertonen. Voor alle te vergelijken lampenstellen afzonderlijk geldt dat de door het hof in rechtsoverweging 9 van voormeld tussenmest reeds genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken, de vormgeving van zowel de voet en de kap afzonderlijk als het samenstel daarvan in combinatie met de keuze van het materiaal en de kleur van de door Mieras op de mark gebrachte lampen, in zodanige mate overeenstemmen met die van de KSI-lampen dat daardoor een gelijke totaalindruk wordt gemaakt. De nog door Mieras genoemde detailverschillen (MvGr onder 27) acht het hof van volstrek ondergeschikt belang; zij doen aan het evenbeeld in totaalindruk niet af. Bij een dergelijke mate van overeenstemming kan het feit dat de beschermingsomvang gering moet worden geacht, niet van invloed zijn.

11. De stelling dat M. de lampen slechts inkoopt (het hof begrijpt: en dus niet verveelvoudigen) kan niet tot een ander oordeel leiden, omdat M. de lampen wel openbaar maakt door deze in Nederland te distribueren en aldus inbreuk maakt op het aan KSI toekomend auteursrecht. (…) Hetzelfde geldt voor de nog door Mieras opgeworpen stelling dat KSI de lampen niet meer zelf verhandelt. Aan het uitoefenen van het auteursrecht stelt de wet geen nadere voorwaarden. Bovendien kan het enkele niet optreden tegen andere inbreukmakers niet leiden tot rechtsverwerking.

Slaafse nabootsing nummering: 17. Het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 is naar het oordeel van het hof nodeloos verwarringwekkend. Uit de in het geding gebrachte afbeeldingen en de bij pleidooi overhandigde exemplaren blijkt dat de vorm en maatgeving van de vullingen als verhandeld door M. exact gelijk zijn aan die van KST, over de noodzaak waartoe partijen kennelijk niet (meer) van mening verschillen. Hierdoor bestaat reeds het gevaar dat het in aanmerking komend publiek de vullingen met elkaar zal verwarren. Het is evident dat de aldus ontstane verwarring wordt vergroot door daarnaast ook dezelfde nummeraanduidingen te gebruiken. De toevoeging van enkele letters en het vermelden van de firmanaam is naar het oordeel van het hof onvoldoende om deze verwarring weg te nemen. Tenslotte blijkt uit de door Mieras in het geding gebrachte producties niet dat de door KSI gehanteerde nummering beschouwd moet worden als een ook door andere bedrijven gehanteerde standaardnummering, waardoor deze geen onderscheidende plaats op de markt zou innemen. Zo gebruikt de firma Candola juist andere cijfer/lettercombinaties, terwijl de voorts nog opgevoerde Zweedse firma OKAI weliswaar dezelfde nummering gebruikt, maar - naar KSI onbetwist heeft gesteld - evenals M. klant is van Sauer: zodat daaraan geen betekenis kan worden gehecht.

18. (…) Met het verhandelen van de vullingen heeft ook M. gebruik gemaakt van nodeloos verwarringwekkende type-aanduidingen, dit terwijl hij door zijn voormalige relatie met KSI zich daarvan bewust moest zijn en hij als importeur had kunnen verzoeken om het gebruik van andere type-aanduidingen, hetgeen uiteindelijk na de uitspraak van dit hof in kort geding d.d. 12 juli 2007 ook is gebeurd. Daaemee heeft ook Mieras onrechtmatig jegens KSI gehandeld.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Arnhem, 28 september 2010, zaaknr. 200.053.992, Deltex B.V. tegen Jade B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning) 

Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Auteursrecht. Kort geding over de vraag of Jade, de producent van de Silvana Support hoofdkussens kan optreden tegen de door Deltex op de markt gebrachte Cinderella Orthoflex hoofdkussens. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Almelo, 4 december 2009, IEF 8404) en wijst alle vorderingen van Jade af.

Geen auteursrechtelijke bescherming, kussen en elementen zijn niet oorspronkelijk, functioneel bepaald of (zo) banaal en triviaal. Geen (vorm)merkenrechtelijk verwarringsgevaar. Geen (eerder toegewezen door de rechtbank) slaafse nabootsing. Associatiegevaar is onvoldoende: “De door Deltex gevolgde wijze van aanhaken valt binnen de grenzen van de concurrentievrijheid en levert dus ook overigens geen onrechtmatig handelen jegens Jade op.”

Auteursrecht: 4.2 Evenals de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat aan de afzonderlijke elementen waaruit de Silvana Support is opgebouwd geen auteursrechtelijke bescherming toekomt waarmee tegen het Orthoflex kussen van Deltex kan worden opgetreden. Zo is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat het concept van een kussen met nekrol een vondst van Jade is geweest mede in aanmerking genomen dat Deltex gemotiveerd heeft aangevoerd dat een zodanig kussen in 1984 reeds op de markt was in de vorm van The Pillow van de firma Meijers. Hetzelfde geldt voor de drie gezichtjes op het kussen, nog daargelaten dat Deltex deze niet op inbreukmakende wijze heeft gekopieerd. Evenmin kan in dit kort geding worden aangenomen dat de door Jade gekozen vorm van het kussen, in het bijzonder het in drie segmenten verdeelde bovenvlak, op een creatieve keuze van de maker berust en dus niet (louter) functioneel is bepaald. Ten aanzien van de overige door Jade genoemde elementen - de bies, het label, de twee ingestikte hoeken aan de onderzijde en de punten aan de bovenzijde - heeft Jade evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat deze oorspronkelijk zijn; daarenboven acht het hof de gekozen vormen van de bies, de boeken en punten zo banaal of triviaal dat een persoonlijk stempel van de maker ontbreekt omdat achter deze vormen, voorzover deze niet volledig voorvloeien uil de gekozen functie, geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.

4.3 Denkbaar is wel, en daarop heeft Jade in hoger beroep de nadruk gelegd, dat de combinatie van voornoemde elementen een auteursrechtelijk beschermd werk vormen. In dat geval gaat het echter om een zo specifieke combinatie van elementen, en is dientengevolge de omvang van de auteursrechtelijke bescherming zodanig beperkt, dat van een inbreuk door Deltex geen sprake is. (…)

Merkenrecht: 4.4 Als tweede grondslag voert Jade aan dat Deltex inbreuk maakt op haar merkrechten, waartoe zij zich heeft beroepen op het (…) Benelux vormmerk alsmede de (…) beeldmerkregistratie voor de drie gezichten (…). Ook deze grondslag acht het hof ondeugdelijk. Voorzover al kan worden gezegd dat de door Jade geregistreerde vorm geschikt is om haar kussens van die van andere producenten op deze markt te onderscheiden, is van merkinbreuk geen sprake omdat de vorm van het kussen van Deltex zodanig afwijkt dat geen verwarringsgevaar valt te duchten. Het kussen van Deltex heeft immers een ronde uitsparing aan de bovenzijde, waar de bovenzijde van de Silvana Support (nagenoeg) recht is. Ten aanzien van het door Jade geclaimde beeldmerk moet worden geconstateerd dat de drie liggende figuurtjes die Deltex gebruikt zodanig afwijken van de door Jade geregistreerde gezichtjes dat bepaald niet aannemelijk is dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat beide kussens van dezelfde producent afkomstig zijn. Ook grief 2 in het incidenteel appel Leidt dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

Slaafse nabootsing: 4.5 Ten aanzien van de slaafse nabootsing, de grondslag waarop de voorzieningenrechter de vorderingen heeft toegewezen, oordeelt het hof als volgt. Voldoende aannemelijk is geworden dat het Silvana Support kussen, met zijn vormgeving (combinatie van vorm, gezichtjes en kleuren), merknaam, historie en marktaandeel een eigen positie op de markt inneemt. Voorts valt, de mate van gelijkenis van beide kussens in aanmerking nemend, bepaald niet uit te sluiten dat Deltex bij het vormgeven van haar Orthoflex kussenlijn heeft gedacht aan de Silvana Support kussens van Jade, mogelijk ook met het oogmerk om bij de consument een associatie op te wekken met voornoemde kussens die al geruime tijd met succes op de markt worden gebracht. Deze gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschillen vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is. Zoals eerder overwogen, is een in het oog springend verschil tussen beide kussens de nekuitsparing in de bovenzijde van het kussen van Deltex. Voorts is het gebruik van drie figuurtjes op het kussen om de juiste slaaphouding aan te geven wellicht door Deltex ontleend aan de Silvana Support, maar vervolgens wordt met de vormgeving van die figuurtjes bij de Orthoflex weer de nodige afstand genomen. Daarbij komt dat zowel de kussens als de verpakking door Deltex is voorzien van de zeer sterk afwijkende naam Orthoflex en dat op de bies en de verpakking tevens het merk Cinderella staat vermeld, dat - naar Jade niet dan wel onvoldoende heeft bestreden - een gevestigde en bij de relevante consument bekende merknaam is. Met dit alles is naar ’s hofs voorlopig oordeel niet, althans onvoldoende, aannemelijk dat een consument de significant lager geprijsde Orthoflex van Deltex zal aanzien voor een Silvana Support van Jade. Mogelijk denkt hij, "echte slaapkenner" of niet, meteen aan de Silvana Support serie van Jade (zoals in productie 31 bij inleidende dagvaarding wordt aangenomen) wanneer hij de Orthoflex onder ogen of in handen krijgt, maar dat is nog geen verwarring waartegen via het leerstuk van de slaafse nabootsing kan worden opgetreden. De door Deltex gevolgde wijze van aanhaken valt binnen de grenzen van de concurrentievrijheid en levert dus ook overigens geen onrechtmatig handelen jegens Jade op. Dit betekent dat de eerste twee grieven (de algemene grief en grief 1) in het principaal appel slagen en dat de door Jade gevorderde voorzieningen alsnog zullen worden afgewezen.

4.6 Nu alle vorderingen van Jade worden afgewezen dient niet Deltex doch Jade te worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Groningen, 24 september 2010, KG ZA 10-321, Esschert Design B.V. tegen S&S Import en Export B.V. (met dank aan Patrick Koerts, Trip).

Auteursrecht. Vuurkorf. Geen inbreuk, aangezien de vuurkorf van eiser niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt: “de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld.” Geen slaafse nabootsing: “(…) niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen overname van juist het product van Esschert.” Voor een goede beoordeling van eventuele de slaafse nabootsing is een kort geding bovendien geen geschikte procedure: “Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek.”

Auteursrecht: 6.3. Esschert stelt dat haar vuurkorven en de verpakking oorspronkelijke elementen bevatten. De vijf losse onderdelen van de korf zijn plat op elkaar liggend verpakt in een houten krat. De platte krat is draagbaar door middel van een hengsel van dik touw. De verpakking kan als eerste 'brandhout' in de vuurkorf worden verbruikt. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt. Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijkste vereiste heeft te gelden dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en een persoonlijk stempel van de maker draagt, valt het door genoemde technische objectieve inventiviteit ingegeven model van Esschert niet onder die bescherming, nu - naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - haar product en de verpakking ervan in onvoldoende mate onderscheidende elementen bevatten. Esscher en S&S hebben een product met vier rechte wanden en een bodemplaat op de markt gebracht. Inherent aan het gebruik van het product is dat de wanden zwart van kleur zijn en dat in de wanden ventilerende openingen worden aangebracht. Met het oog op het drukken van de transportkosten en de gebruikte constructie van plaatmateriaal is het vanzelfsprekend om door de klant te monteren onderdelen plat te verpakken. In het enkele gegeven dat het product in een (brandbaar) houten skelet is geplaatst en het geheel is voorzien met een hengsel van touw ziet de voorzieningenrechter voorshands niet een zodanige oorspronkelijkheid dat het geheel auteursrechtelijke bescherming hoort te genieten. Anders dan Esschert heeft betoogd vloeien de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Op grond van voorgaande dient het ter zake gevorderde te worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 6.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de ter zitting tentoongestelde en door partijen op de markt gebrachte producten naar zijn oordeel grote gelijkenis vertonen. (…)

6.5. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat bij de toepassing van dezelfde combinatie van elementen in andere vuurkorven, gegeven het Umfeld met korven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen overname van juist het product van Esschert. Om in kort geding zó ver te kunnen gaan en bovendien vast te kunnen stellen dat het gebruik van dezelfde combinatie van elementen een onrechtmatig handelen jegens S&S oplevert, zal binnen de totaalindruk van de op de markt aanwezige vuurkorven sprake moeten zijn van een substantiële gelijkenis met zoveel punten van overeenstemming en zo weinig punten van verschil, dat de korven niet meer kunnen worden aangemerkt als nieuwe, zelfstandige en oorspronkelijke werken, maar als een enkele bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van de korven van Esschert.

6.6. Esschert heeft haar bezwaren (mede) gericht op slaafse nabootsing van de hierboven genoemde combinatie van elementen. De voorzieningenrechter overweegt dat bij toepassing van deze combinatie van elementen in een andere vuurkorf, gegeven het Umfeld met meerdere vuurkorven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening. Met S&S stelt de voorzieningenrechter - op grond van de door haar in het geding gebrachte producties - vast dat de gebezigde strakke, rechthoekige (ofwel vierkante) onopgesmukte vormgeving in de huidige markt meer voorkomt. S&S heeft een aantal afbeeldingen in het geding gebracht op grond waarvan dit (voorshands) aannemelijk is gemaakt. Daarnaast is voor het aannemen van verwarringsgevaar vereist dat de vuurkorven zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, zodat deze een eigen plaats in de markt innemen. Bij de beoordeling of dat het geval is, speelt het Umfeld weer een belangrijke rol. Op dit punt acht de voorzieningenrechter zich onvoldoende voorgelicht.

6.7. Hoewel in zaken met betrekking tot het beweerdelijk slaafs nabootsen van producten de eisende partij vaak een spoedeisend belang heeft om daar door middel van een kort gedingprocedure een einde te maken en daar ook dikwijls een voorziening bij voorraad nodig is, zal de voorzieningenrechter in het onderhavige geval de gevorderde voorzieningen afwijzen omdat een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing naar het oordeel van de voorzieningenrechter een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waarvoor in dit kort geding mede ook door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad. Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek. De gevorderde voorzieningen zullen dus ook worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, te weten slaafse nabootsing.

Lees het vonnis hier.