Merkenrecht  

Rechtbank Rotterdam 9 juli 2025, IEF 22809; ECLI:NL:RBROT:2025:8336 (eiseres tegen gedaagden c.s.). Eiseres is houdster van een Uniemerk. In mei 2023 heeft zij met gedaagde 2 twee overeenkomsten gesloten: een koopovereenkomst en een licentieovereenkomst betreffende het gebruik van een kledingmerk. De koopprijs bedroeg € 2.750.000. De intellectuele eigendomsrechten zouden pas overgaan na volledige betaling. Tot die tijd mocht gedaagde 2 het merk gebruiken onder licentie. In beide overeenkomsten was bepaald dat de overeenkomst bij vier of meer gemiste termijnen beëindigd kon worden. In november 2024 heeft eiseres beide overeenkomsten beëindigd wegens wanbetaling. Volgens eiseres is vanaf het begin niets betaald en zijn diverse aanmaningen onbeantwoord gebleven. Na de opzegging zijn gedaagden het merk blijven gebruiken: zij zijn online actief gebleven onder het merk, hebben het merk toegepast op kleding, en hebben een nieuwe website gelanceerd.

Gerecht van de Europese Unie 9 juli 2025, IEF 22801, IEFbe 9342; ECLI:EU:T:2025:700 (Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV tegen EUIPO). Bouwbenodigdheden Hoogeveen heeft in 2010 het woordteken BIENENBEISSER als Uniewoordmerk ingeschreven in de klassen 6 en 19. Dit zijn de klassen voor, kort gezegd, bouwmaterialen van metaal en bouwmaterialen niet van metaal, waaronder het product ontluchters. In 2021 heeft Sören Pürschel een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Deze is gedeeltelijk toegewezen en in 2023 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO het merk vervallen verklaard voor zowel klasse 6 als klasse 19. Bouwbenodigdheden Hoogeveen heeft beroep ingesteld tegen de beslissing om het merk nietig te verklaren in klasse 19. Dit beroep is verworpen. Nu verzoekt Bouwbenodigdheden Hoogeveen bij het Gerecht alsnog om de bestreden beslissing gedeeltelijk te vernietigen. Zij voert in haar beroep drie samenhangende middelen aan: (1) onjuiste toepassing van het classificatiesysteem van de Overeenkomst van Nice, (2) onjuiste uitlegging van de rechtspraak, en (3) ten onrechte analoge toepassing van artikel 33, lid 7, van de Uniemerkenverordening. Bouwbenodigdheden Hoogeveen stelt dat zij het merk normaal heeft gebruikt voor een homogene warencategorie, namelijk “ontluchtingskappen”, ongeacht of deze van metaal (klasse 6) of niet-metaal (klasse 19) zijn. Volgens het EUIPO moet de beschermingsomvang uitsluitend gebaseerd zijn op de waren zoals ingeschreven volgens de Nice-classificatie.

Gerecht van de Europese Unie 11 juni 2025, IEF 22793; IEFbe 3936; ECLI:EU:T:2025:578 (OMV AG, Marques, International Trademark Association tegen EUIPO). OMV AG diende een aanvraag in voor internationale merkregistratie binnen de EU van een kleurcombinatie bestaande uit gentiaanblauw en geelgroen. De aanvraag had betrekking op goederen en diensten zoals brandstoffen, additieven, waterstof en aanverwante retail- en installatiediensten. OMV beriep zich op prioriteit van een Oostenrijks merk. De onderzoeker van het EUIPO weigerde de registratie wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. OMV ging in beroep, maar de Kamer van Beroep wees het beroep af. De kleurcombinatie werd volgens de Kamer niet opgevat als aanduiding van commerciële herkomst, maar als decoratief. OMV verzoekt het Gerecht om vernietiging van die beslissing, onder aanvoering van drie middelen: onvoldoende motivering, gebrekkige beoordeling van het onderscheidend vermogen en schending van de beginselen van rechtszekerheid, gelijke behandeling en behoorlijk bestuur. INTA en Marques treden op als interveniënten.

Vzr. Rb. Rotterdam 9 juli 2025, IEF 22796, IEFbe 3939; C/10/700229 / KG ZA 25-482 (OWIC tegen Ultracool c.s.). Gedaagden in deze procedure, Ultracool, Ultrastar en Mothership (hierna: Ultracool c.s.) maken deel uit van een groep vennootschappen. Mothership is enig bestuurder van Ultracool en Ultrastar. Eiser, Orange Wings Investments (hierna: Orange Wings), was houdster van het woordmerk SAPPH, voor onder meer kleding en schoenen. Orange Wings heeft met Ultrastar een koopovereenkomst en een licentieovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat Ultrastar Orange Wings maandelijks betaalt en dat Orange Wings IE-rechten, waaronder eerder genoemd Uniemerk, overdraagt aan Ultrastar zodra Ultrastar de volledige koopprijs heeft betaald. In de licentieovereenkomst is bepaald onder welke voorwaarden Ultrastar licentiehouder is van de IE-rechten van Orange Wings tot aan de overdracht. Na het sluiten van deze overeenkomsten is Orange Wings gefuseerd met OWIC, waarbij OWIC het vermogen van Orange Wings onder algemene titel heeft verkregen. Later heeft de advocaat van OWIC beide overeenkomsten per direct opgezegd, omdat Ultrastar diverse verplichtingen niet nakomt. OWIC heeft Ultrastar onder meer gesommeerd om het gebruik van de IE-rechten te staken. Vervolgens heeft OWIC de website www.sapph.com uit de lucht gehaald en daarop hebben Ultracool c.s. de website www.shopsapph.com gelanceerd. 

Gerecht EU 9 juli 2025, IEF 22794, IEFbe 3937; ECLI:EU:T:2025:691 (Spin Master Toys tegen EUIPO - Verdes Innovations). De Rubik's Cube wordt niet door het merkenrecht beschermd, omdat alle kenmerken noodzakelijk zijn om een technisch resultaat te bereiken. Dat oordeelde het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag, in vier verschillende arresten: T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 en T-1173/23. Naast het vormmerk waren er (onder meer) vier merken ingeschreven voor de uiterlijke vormgeving van de Rubik's Cube met verschillende hoeveelheden deelkubussen (2x2, 3x3, 4x4 en 5x5). Het Gerecht oordeelt in huidige procedures dat ook deze merkinschrijvingen nietig zijn wegens de technische bepaaldheid. Het uiteindelijke doel van de Rubik's Cube is het oplossen van de kubusvormige puzzel door dezelfde kleuren aan dezelfde zijden te krijgen door middel van rotaties, hetgeen een technische functie heeft. De kleurvakken en de onlosmakelijk verbonden zwarte lijn ('grid') dragen direct bij aan dat doel. Daarbij maakt het niet uit of het om een 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 kubusvorm gaat, het doel blijft hetzelfde. De vier Rubik's Cube-merken zijn daarom ook nietig op grond van artikel 7 lid 1 onder e sub ii van de Uniemerkenverordening. 

Voor een uitgebreide samenvatting klikt u hier.

Gerecht EU 2 juli 2025, IEF 22788, IEFbe 3934; ECLI:EU:T:2025:659 (Ferrari tegen EUIPO - Kurt Hesse (TESTAROSSA)). Ferrari is sinds 2007 houder van het internationale woordmerk TESTAROSSA voor onder meer auto’s en voertuigonderdelen (klasse 12). In 2015 verzocht Kurt Hesse de Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO om het merk vervallen te verklaren wegens gebrek aan normaal gebruik in de vijf jaar ervoor. De Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO wees het verzoek op 16 december 2016 gedeeltelijk toe. Het merk werd doorgehaald voor vrijwel alle aangeduide waren, met uitzondering van automobielen. Beide partijen gingen hiertegen in beroep. Hesse wilde ook vervallenverklaring voor auto’s; Ferrari betoogde juist dat het merk ook voor voertuigonderdelen en motoren normaal werd gebruikt. Op 29 augustus 2023 (gecorrigeerd op 28 september 2023) verklaarde de Kamer van Beroep van het EUIPO het merk volledig vervallen. Ferrari stelde daarop beroep in bij het Gerecht van de EU en vorderde vernietiging van deze beslissing. Het Gerecht benadrukt dat het materiële geschil wordt beheerst door Verordening nr. 207/2009, terwijl de procedurele regels uit Verordening 2017/1001 van toepassing zijn. 

Rb. Den Haag 21 mei 2025, IEF 22785, IEFbe 3932; ECLI:NL:RBDHA:2025:11712 (Harley-Davidson Motor Company tegen Game Castle). Harley-Davidson handelt in motorrijwielen en gerelateerde producten en heeft meerdere merkregistraties op haar naam staan. Game Castle is een bedrijf dat zich richt op onderhoud, reparatie, verkoop, verhuur en organisatie van amusementsspelen en vintage geluid, games, verlichting, jukeboxen, games en dinerbanken. Via haar webshop onder de domeinnaam www.americanvintageunlimited.nl biedt ze vintage producten aan, waaronder neon verlichtingsborden met Harley-Davidson tekens (hierna: de neon signs). Hiermee maakt Game Castle volgens Harley-Davidson inbreuk op de Harley-Davidson-merken.

Rb. Den Haag 25 juni 2025, IEF 22782, ECLI:NL:RBDHA:2025:11120 (Polmos tegen Sasha). In deze zaak stond Polmos, houdster van het merk 'Belvedere Vodka', tegenover Sasha Enterprises (hierna: Sasha). Polmos stelde dat Sasha zonder toestemming grote hoeveelheden flessen wodka had verhandeld die voorzien waren van de Belvedere-merken. In totaal ging het om 78.660 flessen, waarvan 59.520 flessen daadwerkelijk in de EU waren ingevoerd en verkocht. Polmos vraagt de rechtbank om Sasha te verbieden nog langer inbreuk te maken op haar merk- en auteursrechten en om Sasha te verbieden onrechtmatig jegens haar te handelen. Deze verboden zouden onmiddellijk na betekening van het vonnis moeten ingaan en worden versterkt met dwangsommen voor iedere dag dat het opgelegde bevel geheel of gedeeltelijk wordt overtreden. Daarnaast eist Polmos dat Sasha binnen een maand een gedetailleerde en met stukken onderbouwde opgave doet van de aantallen, herkomst en winst van de verhandelde wodkaflessen met de Belvedere-merken. Verder vordert Polmos een verklaring dat Sasha aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit het inbreukmakende en onrechtmatige handelen, en verzoekt zij dat de rechtbank Sasha veroordeelt tot betaling van die schade óf de met de handel behaalde nettowinst, te vermeerderen met wettelijke rente. Tot slot vordert Polmos vergoeding van alle gemaakte proceskosten.

Vzr. Rb. Den Haag 24 juni 2025, IEF 22780; ECLI:NL:RBDHA:2025:11139 (eiser tegen gedaagde). Eiser is houder van het Uniewoordmerk Solid Surf & Yoga House en exploiteert en promoot surfkampen en surfresorts in Portugal, Marokko, Sri Lanka en Indonesië onder dit merk. Eiser biedt zijn diensten aan via de website onder het domein www.solidsurfhouse.com. Eiser en gedaagde hebben overeenkomsten gesloten waarin is bepaald dat eiser aandelen in Biru overdraagt aan gedaagde. Gedaagde heeft ook de feitelijke leiding over Biru en de exploitatie van Solid Surf House Bali gekregen. Vervolgens heeft gedaagde de domeinnaam solidsurfhousebali.com geregistreerd en een website geopend onder die domeinnaam. De website is gepromoot door middel van Google-advertenties. Naast de domeinnaam heeft gedaagde ook een Instagram-account aangemaakt met de gebruikersnaam solidsurfbali. Hiermee maakte gedaagde volgens eiser inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten en handelde gedaagde in strijd met hun overeenkomst. Gedaagde heeft vervolgens het Instagram-account verwijderd en een nieuwe aangemaakt met de gebruikersnaam soleiasurf. Daarnaast heeft gedaagde de domeinnaam soleiasurfcamp.com geregistreerd.

Tallinn Circuit Court 24 januari 2025, IEF 22779, IT 4903, IEFbe 3931; 2-14-6942 (Eiser tegen verweerder). De verweerder bezit verschillende IP-adresreeksen. Deze IP-adressen werden vervolgens gekoppeld aan inbreukmakende domeinnamen en webshops. De verweerder handelde in wezen als een proxy door zijn klanten toe te staan domeinnamen en websites anoniem te gebruiken. Het Hof van Justitie had in de prejudiciële beslissing van 2018 (HvJ zaak C-521/17 (SNB-REACT/Deepak Mehta)) geoordeeld dat er ook geen beperking van aansprakelijkheid ('safe harbor') is als aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij (ISPs) een actieve rol spelen door het hun klanten 'mogelijk te maken' hun online verkoopactiviteit te optimaliseren. Hiermee had het Hof het ‘actieve rol’-criterium uit L’Oréal/eBay, als dienstverleners de presentatie van verkoopaanbiedingen (zelf) optimaliseren of bevorderen, uitgebreid.