Merkenrecht  

Rb. Den Haag 17 mei 2024, IEF 22056; ECLI:NL:RBDHA:2024:7450 (Liptis c.s. tegen DN Operations). Vonnis in incident. In de hoofdzaak vordert Liptis c.s. een verbod met nevenvorderingen tot het aanbieden van producten die volgens hen inbreuk maken op haar merk- en auteursrechten. Ook vordert zij dat DN Operations wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. In dit vrijwaringsincident brengt DN Operations naar voren dat zij deze producten heeft vervaardigd in opdracht van haar zustervennootschap DN Sales. Deze vennootschap is volgens DN Operations partij bij een Supply Agreement waarin de Zwitserse vennootschap NewBreath Sàrl met DN Sales overeenkomst dat NewBreath verantwoordelijk is voor het ontwerp en de verpakking van het product. Dit brengt voglens DN Operations met zich mee dat zij DN Sales in vrijwaring kan oproepen en dat deze partij op haar beurt NewBreath kan oproepen. In het petitum staat echter dat NewBreath, en dus niet DN Sales, in vrijwaring zal worden opgeroepen. Welke partij DN Operations ook bedoeld heeft, de vordering zal in beide gevallen moeten worden afgewezen. DN Operations heeft volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd dat er een rechtsverhouding is met DN Sales, en heeft niet gesteld dat DN Operations in een rechtsverhouding staat tot NewBreath. Voor toewijzing van een incidentele vordering is deze rechtsverhouding vereist.

Rechtbank Den Haag 15 mei 2024, ECLI:NL:RDBHA:2024:7250 (Coty tegen Prestige) Coty verhandelt parfumflessen voorzien van bekende merken. Prestige is een Nederlandse onderneming die zich bezig houdt met de wereldwijde import en export van originele parfums, waaronder parfums van de Coty-merken. Prestige heeft een groot aantal flessen parfum voorzien van Coty-merken verkocht en geleverd aan Romscent, een in Roemenië gevestigde internationale groothandel in parfums en cosmetica. Coty meent dat Prestige inbreuk zou hebben gemaakt op de Coty-merken door parfumflessen te verkopen en te leveren aan Romscent terwijl deze parfumflessen niet door Coty voor het eerst in de EU op de markt zijn gebracht en dus niet zijn uitgeput en vordert onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat Prestige inbreuk maakt op de merken van Coty, waardoor Prestige schadeplichtig is. De rechtbank oordeelt dat Prestige met de door haar overgelegde final loading lists en begeleidingsdocumenten heeft aangetoond dat zij de parfumflessen op T1-status aan Romscent heeft verkocht en geleverd en dus voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij deze in de EU in de handel heeft gebracht. Daarbij impliceert het aanbieden, verkopen en leveren van de parfumflessen op T1-status niet noodzakelijkerwijs dat deze in de EU in de handel worden gebracht, zodat niet is voldaan aan het Class-criterium. Met betrekking tot de door Prestige aangeboden demonstratiemodellen die voorzien zijn van Coty-merken, oordeelt de rechtbank dat dit wel een inbreuk is op de merkenrechten van Coty. De aanbiedingenlijst die Prestige heeft verstuurd vormt namelijk een ongeclausuleerd aanbod dat mede is gericht op de verkoop.

Hof Den Haag 30 april 2024, IEF 22040; 200.304.147/01 en 200.304.960/01 (DelicaSea B.V. c.s. tegen Bacardi). Het hof Den Haag heeft tussenarrest gewezen over de zaak tussen DelicaSea B.V. c.s. tegen Bacardi, waarin Bacardi stelt dat DelicaSea c.s. merkinbreuk maakt door originele flessen drank voorzien van de merken van Bacardi te verhandelen. DelicaSea’s onderneming is actief in de parallelhandel in drank. Het hof oordeelt dat geen sprake is van vereenzelviging van vennootschappen, zodat DelicaSea c.s. niet veroordeeld kan worden op basis van het leerstuk van gezag van gewijsde. Het hof twijfelt over de vraag wanneer aan het Class-criterium is voldaan, oftewel: wanneer kan worden gesteld dat waren “noodzakelijkerwijs” in de EU in de handel worden gebracht als bedoeld in het Class-arrest van het Hof van Justitie. Het hof is voornemens om hier prejudiciële vragen over te stellen en formuleert verschillende conceptvragen (r.o. 5.28). 

Rb. Overijssel 24 april 2024, IEF 22044; ECLI:NL:RBOVE:2024:2264 (Eisers tegen gedaagde). Onderhavige zaak betreft een geschil tussen drie voormalige vennoten. Eisers stellen zich (onder meer) op het standpunt dat zij de vennootschap onder firma (hierna: de vof) hebben voortgezet en dat gedaagde met de oprichting van een nieuwe onderneming in strijd handelt met het concurrentie- en relatiebeding uit de vennootschapsakte en inbreuk maakt op de handelsnaam en het merk van de vof. Eisers vorderen in conventie onder meer verklaring voor recht dat inbreuk wordt gemaakt op hun handels- en merknaam en verbod van dit gebruik. Tevens vorderen zij schadevergoeding.

EUIPO 23 april 2024, IEF 22031; C 28 752 (Worldwide Machinery tegen Scaip). Verzoeker beweert eigenaar te zijn van eerdere niet-geregistreerde handelsmerken in Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor variaties van het teken 'SUPERIOR'. Ze stelt bewijs te hebben van het gebruik van deze merken sinds 1998 voor goederen in klassen 7, 12 en 37, met name voor pijpleidingapparatuur. Ondanks een langdurige zakelijke relatie heeft de Uniemerk-eigenaar in 2012 het merk in zijn eigen naam ingediend en beweert hij de handelsmerken te hebben bemachtigd die door de verzoeker zijn ontwikkeld en gebruikt. De verzoeker beweert dat de Uniemerk-eigenaar haar niet-geregistreerde 'SUPERIOR'-merken heeft overgenomen en beweert dat de eigenaar het Uniemerkaanvraag zonder hun toestemming, te kwader trouw, heeft ingediend. Verder beweert de verzoeker dat ze het auteursrecht bezit op een identiek logo als dat in het Uniemerk en dat ze voorafgaande rechten hebben op dat logo. De eigenaar van het Uniemerk betwist deze stellingen.

Rb. Limburg 2 mei 2024, IEF 22032; ECLI:NL:RBLIM:2024:2312 (De Limburger tegen L1). Mediahuis Limburg (hierna: De Limburger) is uitgever van onder meer de krant De Limburger. Stichting Omroep Limburg (hierna: L1) en De Limburger zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het opzetten van een nieuwssite (1Limburg.nl). Deze samenwerking is in 2019 beëindigd aan de hand van een vaststellingsovereenkomst. L1 heeft ervoor gekozen verder te gaan met een nieuwsapp. De Limburger stelt dat het nieuwe logo dat L1 gebruikt voor haar nieuwsapp te veel lijkt op het logo dat De Limburger gebruikt voor haar eigen nieuwsapp en hiermee in strijd is met artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Bovendien stelt de Limburger dat L1 ook inbreuk maakt op de merkrechten van De Limburger in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Ook zou L1 in strijd handelen met de auteursrechten van De Limburger en de vaststellingsovereenkomst. De Limburger vordert bij deze kortgedingprocedure het gebruik van betreffend logo door L1 te staken en gestaakt te houden.

EUIPO 25 april 2024, IEF 22034; 3000564 (Verzoeker tegen verweerder). Verzoeker, Gimeau B.V., houdt zich bezig met de verkoop van nagelproducten. Zij diende op 3 maart 2023 overeenkomstig 2.30bis, lid 1, sub a BVIE een vordering tot doorhaling in, op grond van een (vermeende) te kwader trouw ingediende inschrijving in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Deze vordering is gericht tegen het in 2022 aangevraagde en in 2023 ingeschreven woordmerk 'GIMEAU'. Volgens verzoeker heeft verweerder, Nicolas de Neree, samen met zijn echtgenoot heimelijk het bestreden merk ingediend met het enkele oogmerk om verzoeker dwars te zitten. Daarbij zou van belang zijn dat de echtgenote van verweerder eigenaar is van Maniac B.V., een concurrent van verzoeker, en via dit bedrijf vertrouwelijke informatie zou hebben ontvangen. Het verzoek is om het bestreden merk door het Bureau nietig te laten verklaren. Verweerder betwist de stellingen en voert aan dat hij opzettelijk het merk eerst heeft laten registreren, zodat hij zonder beperking van een verzoeker zijn plannen verder kon uiteenzetten. Hij stelt dat Gimeau B.V. toen nog niet bestond en hij er ook niet van af wist en ook niet kon weten. Het HvJ EU heeft in onder meer het Koton-arrest [zie IEF 18692] uitgelegd dat sprake is van kwade trouw wanneer uit aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving heeft ingediend met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van derden. Het Bureau acht het voldoende aannemelijk dat verweerder een oneerlijk oogmerk heeft gehad bij het aanvragen van de naam ‘GIMEAU’. Door verweerder is onvoldoende gesteld waarom hij een aanvraag heeft ingediend voor een merk dat vrijwel gelijk is aan het oudere teken ‘GIMEAU’ voor dezelfde waren. Op basis van genoemde omstandigheden is naar het oordeel van het Bureau sprake van een depot te kwader trouw. Het verzoek wordt toegewezen.

Rb. Den Haag 24 april 2024, IEF 22018; ECLI:NL:RBDHA:2024:6178 (Hizlipara tegen Morpara). Hizlipara heeft van 2017 tot 2020 samengewerkt. Hizlipara is houder van een Uniebeeldmerk met woordelement ‘PayPorter’. Na het stuklopen van de samenwerking wil Hizlipara het gebruik van (tekens gelijk aan) het Uniemerk aan Morpara verbieden. Morpara verweert zich met een beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis. In reconventie vordert Morpara een verbod voor Hizlipara om het Uniemerk in Nederland te gebruiken, vernietiging van het Uniemerk en schadevergoeding. De voorzieningenrechter heeft bij kortgedingvonnis van 10 februari 2022 Hizlipara voorshands in het gelijk gesteld [zie IEF 20537]. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank het verzoek van Morpara om de zaak te schorsen, afgewezen [zie IEF 21297]. In de huidige bodemprocedure heeft Morpara haar verweer uitgebreid.

Gerecht EU 24 april 2024, IEF 22016; ECLI:EU:T:2024:267 (Kneipp tegen EUIPO). In november 2019 heeft Kneipp GmbH (Kneipp), een Duits cosmeticabedrijf, bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een aanvraag ingediend om het woordteken 'Joyful by nature' te registreren als Uniemerk. Het aangevraagde merk betrof voornamelijk cosmetica, geparfumeerde kaarsen en marketingdiensten. In juli 2020 heeft Maison Jean Patou, een Frans bedrijf in luxegoederen (vooral mode en parfums), oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, gebaseerd op haar eigen ingeschreven woordmerk JOY. Het EUIPO heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen en vastgesteld dat het merk JOY een sterke reputatie had in een substantieel deel van de Europese Unie, waarvan de houder van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kon trekken in het licht van de overeenstemming tussen de twee merken. Kneipp heeft tegen het besluit van EUIPO beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Het Gerecht wijst dit beroep af.

Hof van Beroep Brussel 25 maart 2024, IEFbe 3736, IEF 22014; 2023/AR/36 (Appellante tegen Odile Jacobs). In 2017 werd de kledingcollectie ‘Odile Jacobs’ gelanceerd. De naam is een combinatie van de voornaam van de ontwerpster en de achternaam van haar man. In 2019 hebben de ontwerpster en haar man een bedrijf opgericht en het Uniemerk ‘Odile Jacobs’ geregistreerd. Twee jaar later ging het echter minder goed tussen en volgde een echtscheiding. Ze werd gelijktijdig uit het bedrijf gezet. Enkele maanden later introduceerde de ontwerpster haar nieuwe collectie, zelf beheerd en nog steeds onder het pseudoniem 'Odile Jacobs'. Het voormalige bedrijf van de ontwerpster, nog steeds onder leiding van haar ex-echtgenoot, lanceerde ook een nieuwe collectie, ontworpen door een andere persoon, maar eveneens gepresenteerd onder de naam 'Odile Jacobs'. In augustus 2022 begon het bedrijf een gerechtelijke procedure tegen de ontwerpster, bewerend dat haar voortdurende gebruik van de naam 'Odile Jacobs' in strijd was met hun geregistreerde merk. Als reactie daarop diende de ontwerpster een tegenvordering in, waarbij zij betoogde dat het gebruik van de naam 'Odile Jacobs' door het bedrijf inbreuk maakte op haar niet-geregistreerde rechten op dezelfde naam. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelt dat de ontwerpster oudere rechten heeft op de naam, aangezien zij deze voor de indiening van het Uniemerk al gebruikte als pseudoniem. Zij mocht bovendien ook na het verlaten van het bedrijf de naam ‘Odile Jacobs’ blijven gebruiken. Het Hof beveelt het bedrijf voorts het gebruik van de naam te staken en gestaakt te houden. Niet relevant is dat het bedrijf over een geregistreerd handelsmerk bezat. In artikel 137 van de Uniemerkenverordening is immers neergelegd dat een dergelijk verbod geoorloofd is op basis van een nationaal recht dat vóór de indieningsdatum is verworven van dat Uniemerk. Het Hof benadrukt hierbij dat het niet uitmaakt dat de ontwerpster de naam van haar ex-man nog gebruikt na de scheiding. Dit mag wanneer er een intellectueel eigendomsrecht is verkegen waarin die naam gebruikt is.