Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF 21296; C/09/624838 / HA ZA 22-143 (BMW tegen gedaagde) BMW heeft een vordering ingediend tegen de gedaagde, waarbij zij verzoekt om een verbod op het gebruik van inbreukmakende BMW-Uniemerken of vergelijkbare tekens. BMW beweert dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten door niet-originele en/of zonder toestemming van BMW vervaardigde waren aan te bieden en te verkopen, waaronder navigatiesoftware en vrijschakelcodes. De gedaagde had in het verleden een onthoudingsverklaring getekend, waarin hij beloofde zich te onthouden van inbreukmakend gedrag. Later heeft de gedaagde toch opnieuw de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl geregistreerd en doorgelinkt naar www.navigatie-inbouw.nl waarop hij inbreukmakende waren heeft aangeboden. BMW stelt dat de gedaagde hiermee inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en dat zij als gevolg hiervan schade heeft geleden. De gedaagde heeft geen verweer gevoerd. Als gevolg hiervan worden de vorderingen toegewezen, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond zijn. De rechtbank beveelt de gedaagde om elk inbreukmakend gebruik van de BMW-Uniemerken in de Europese Unie en het BMW-Benelux-merk in de Benelux, of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden.

Rechtbank Den Haag 3 maart 2023, IEF 21295; C/09/639036 / KG ZA 22-1067 (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden) De rechtszaak ging over de bewering van 247TailorSteel dat 247 Lasersnijden inbreuk maakt op de TS-merken met betrekking tot de LS-handelsnaam, LS-domeinnaam en het LS-merk. 247TailorSteel beweerde dat er sprake was van merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrechten en dat 247 Lasersnijden opzettelijk tekens had gebruikt die zo dicht mogelijk bij de TS Merken, de TS Handelsnaam en de TS Domeinnaam liggen om te profiteren van de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of handelsnaamrechten en dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de LS Tekens en de TS Merken en de TS Handelsnaam. De vorderingen van 247TailorSteel werden afgewezen.

EUIPO 25 oktober 2022, IEF 21294; In case R226/2022-4 (NELEMAN JUST FUCKING GOOD WINE) De Board of Appeal van het EUIPO heeft een aanvraag voor een EU-handelsmerkregistratie voor 'NELEMAN JUST FUCKING GOOD WINE' afgewezen, omdat het woord 'fucking' als beledigend en in strijd met aanvaarde beginselen van moraliteit wordt beschouwd onder artikel 7, lid 1, onder f) van de EUTMR. De Board of Appeal van het EUIPO oordeelde dat de intrinsieke betekenis van het woord vulgair en moreel beledigend is voor het relevante Engelstalige publiek. De beslissing benadrukte dat de registratie van een teken als merk afhankelijk is van specifieke criteria die van toepassing zijn op de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en dat de beoordeling van elke handelsmerkaanvraag streng en volledig moet zijn om ongepaste registraties te voorkomen.

BBIE 29 december 2022, IEF 21289; doorhalingsbeslissing 3000312 (Baidu tegen Baidu Europe) Het betreft hier een zaak tegen een vennootschap van Michael Gleissner, 's werelds meest beruchte trade mark troll. De verzoeker heeft op 16 juni 2021 een vordering tot doorhaling ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) tegen de Benelux-inschrijving van het woordmerk 'baidu'. De vordering is gebaseerd op de gronden dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt en dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend. De conclusie is dat verweerder niet in staat is geweest om normaal gebruik van het betwiste merk binnen het Benelux-gebied aan te tonen en daarom wordt het merk vervallen verklaard. Aangezien de vordering tot doorhaling slaagt op basis van grond I, hoeft de beoordeling van de grond II (kwade trouw) niet plaats te vinden.

BBIE 24 februari 2023, IEF 21288; Beslissing oppositie 2017497 (SUNCO. tegen SUNCOM) Het Bureau heeft beslist dat Sunco Capital niet voldoende heeft bewezen dat zij het ingeroepen merk ‘SUNCO’ in de afgelopen vijf jaar voldoende heeft gebruikt in de Europese Unie. Volgens het Bureau zijn de gebruiksbewijzen van Sunco Capital onvoldoende om aan te tonen dat het merk SUNCO in de EU in de afgelopen vijf jaren voldoende is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De facturen van Sunco Capital laten niet zien dat SUNCO als merk wordt gebruikt. Hooguit blijkt hieruit dat SUNCO als handelsnaam wordt gebruikt. Verder wordt er door middel van de facturen geen verband aangetoond tussen SUNCO en de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De overige stukken (screenprints website, brochures, persberichten etc.) hebben slechts betrekking op Spanje en laten vooral zien dat Sunco Capital actief is als investeringsmaatschappij. Het ingeroepen merk SUNCO is niet ingeschreven voor diensten van een investeringsmaatschappij (klasse 36), waardoor dit bewijs geen effect heeft. De oppositie van Sunco Capital is afgewezen en het merk SUNCOM (woord/beeld) zal worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.

EUIPO 3 maart 2023, IEF 21287; OPPOSITION Nо B 3 106 028 (JUST DO IT tegen FoFoCup - Just fold it!) De zaak gaat over een oppositie tegen de registratie van een nieuw handelsmerk genaamd 'FoFoCup - Just Fold It' vanwege vermeende gelijkenissen met de eerder geregistreerde handelsmerken 'Just Do It'. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) oordeelde dat de gelijkenis tussen de tekens visueel en auditief laag is en dat de conceptuele aspecten geen invloed hebben. Er is geen waarschijnlijkheid van verwarring tussen de tekens, omdat ze effectieve onderscheidende kenmerken hebben die het publiek zal onthouden. Daarom is er geen relevantie gelijkenis tussen de tekens, zelfs als de goederen en diensten identiek zijn. De oppositie moet worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het non-Spaanstalige deel van het publiek dat de betekenis van de componenten van het nieuwe handelsmerk begrijpt. De tegenpartij heeft ook artikel 8(5) EUTMR ingeroepen, dat vereist dat het eerdere handelsmerk een reputatie heeft en dat het gebruik van het nieuwe handelsmerk zonder geldige reden afbreuk zou doen aan de reputatie van het eerdere handelsmerk. Aangezien niet is vastgesteld dat de eerdere merken een reputatie hebben, zoals uiteengezet onder sectie d) van de beoordeling onder artikel 8(1)(b) EUTMR, is één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8(5) EUTMR niet vervuld en moet de oppositie worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, IEF 21286; ECLI:NL:RBDHA:2023:2359 (Travion tegen CSN) Travion heeft klachten geuit over APC noodstroomproducten die zij van CSN heeft gekocht en beweert dat deze niet aan de inkoopvoorwaarden voldeden. CSN verweert zich door de stelling in te nemen dat Travion haar klachtplicht heeft geschonden. De rechtbank oordeelt echter dat Travion haar klachtplicht niet heeft geschonden en dat CSN aansprakelijk is voor de schade die Travion heeft geleden door de aankoop van inbreukmakende producten. Daarom moet CSN Travion vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, vorderingen en verliezen. De rechtbank staat toe dat Travion zijn betalingsverplichting aan CSN opschort, omdat er een voldoende samenhang is tussen de opeisbare vordering die Travion heeft op CSN vanwege de verkoop van inbreuk makende APC noodstroomproducten en de koopovereenkomst waaruit de betalingsverplichting voortvloeit. Artikel 6:52 BW staat deze opschorting toe.

Rechtbank Den Haag 1 maart 2023, IEF 21280; C/09/638877 / HA ZA 22-998 (Voy tegen E-Hoi) E-Hoi vordert primair dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart op grond van de artikelen 124 en 125 lid 1 UMVo. De rechtbank is van oordeel dat de primaire incidentele vordering moet worden toegewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen. Een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk kan alleen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft, worden ingesteld waardoor de Duitse rechter in dit geval exclusief bevoegd is omdat E-Hoi in Duitsland gevestigd is. De rechtbank acht zich ook ten aanzien van de eisvermeerdering onbevoegd om daarvan kennis te nemen. Bovendien hangt de eisvermeerdering feitelijk en rechtens nauw samen met de niet inbreukvordering. De beoordeling van de eisvermeerdering vraagt daarom evenzeer een oordeel over de gestelde niet-inbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank dient een dergelijke vordering daarom eveneens aanhangig te worden gemaakt bij de rechter die zal hebben te oordelen over de vraag of het Hoi.nl-teken al dan niet inbreuk maakt op de E-hoi-merken. Voy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten die E-Hoi heeft gemaakt in verband met dit incident.

Gerechtshof Den Haag 28 februari 2023, IEF 21279; ECLI:NL:GHDHA:2023:407; 200.305.356/01 (Stratco c.s. tegen HSWT c.s.) In deze zaak hebben Stratco c.s. diverse op merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens HSWT c.s. ingesteld. De gestelde inbreuken vonden onder meer plaats gedurende een mede op initiatief van Stratco c.s. met investeerder Standard Investment tot stand gekomen doorstart van de in Frankrijk gevestigde aspartaamproducent HSWT France. HSWT c.s. zijn door Stratco c.s. op merkinbreuk aangesproken toen onderhandelingen over een uiteindelijke samenwerkingsvorm waren stukgelopen. HSWT c.s. hebben zich tegen de vorderingen verweerd onder meer met een beroep op een door de merkhouder ten bevoeve van de doorstart impliciet verleende licentie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof komt tot een bekrachtiging van het vonnis. Het hof heeft geoordeeld dat HSWT c.s. impliciete toestemming had voor het gebruik van de Uniemerken van Stratco tijdens hun samenwerking en dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen of ongerechtvaardigde verrijking door HSWT c.s.. Het hof oordeelde verder dat er geen bewijs was voor begripsmatige verwarring tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken en dat HSWT c.s. het rebrandingproces binnen een redelijke termijn heeft afgerond.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 28 februari 2023, IEF 21274; Beslissing oppositie 2017544 (Hombli tegen HOMBLE) Het betreft hier een merkgeschil waarbij een nieuw merk, genaamd HOMBLE, wordt betwist door oudere merken, hierna: Hombli. Het geschil draait om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen de oudere merken en het nieuwe betwiste merk voor identieke of soortgelijke waren en diensten. Het Bureau heeft vastgesteld dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek of overeenstemmend zijn met die van de oudere merken, en deels niet-overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat voor de niet-overeenstemmende waren en diensten in de klassen 5, 7, 11 en 35 de oppositie niet kan slagen omdat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar als er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor de identieke en overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9 en 35 ('Detailhandeldiensten met betrekking tot smartwatches') gaat het Bureau over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van andere relevante factoren. Het Bureau is van oordeel dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmen. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument moet worden aangenomen als normaal, en het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Op basis van deze factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er voor een deel van de identieke en overeenstemmende waren en diensten sprake is van verwarringsgevaar tussen de oudere merken en het betwiste merk.