Merkenrecht  

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 28 februari 2023, IEF 21274; Beslissing oppositie 2017544 (Hombli tegen HOMBLE) Het betreft hier een merkgeschil waarbij een nieuw merk, genaamd HOMBLE, wordt betwist door oudere merken, hierna: Hombli. Het geschil draait om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen de oudere merken en het nieuwe betwiste merk voor identieke of soortgelijke waren en diensten. Het Bureau heeft vastgesteld dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek of overeenstemmend zijn met die van de oudere merken, en deels niet-overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat voor de niet-overeenstemmende waren en diensten in de klassen 5, 7, 11 en 35 de oppositie niet kan slagen omdat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar als er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor de identieke en overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9 en 35 ('Detailhandeldiensten met betrekking tot smartwatches') gaat het Bureau over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van andere relevante factoren. Het Bureau is van oordeel dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmen. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument moet worden aangenomen als normaal, en het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Op basis van deze factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er voor een deel van de identieke en overeenstemmende waren en diensten sprake is van verwarringsgevaar tussen de oudere merken en het betwiste merk.

EUPIO 1 maart 2023, IEF 21273; Oppositie nummer B 3 160 450 (TikTok tegen fikfok) Dit gaat over een oppositie die is ingediend tegen een aanvraag voor een Europees Unie-woordmerk 'fikfok' op basis van twee eerdere merken 'TikTok' en 'TIK TOK'. Er wordt een beroep gedaan op artikel 8 (1) (b) EUTMR met betrekking tot het eerdere merk 'TikTok'. Er zal eerst worden gekeken naar de oppositie met betrekking tot het eerdere handelsmerk 'TikTok'. De oppositie heeft betrekking op goederen die in klasse 20 zijn vermeld, waaronder meubels, tijdschriftenrekken en kledingkasten. De betwiste goederen zijn ook in klasse 20 en omvatten bagagerekken, kantoormeubilair, bankstellen, tafels, kledingkasten, planken, opslagplanken, opblaasbaar meubilair en matrassen. In deze zaak wordt onderzocht of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de woordmerken 'TikTok' en 'fikfok' in een oppositieprocedure voor de registratie van het laatstgenoemde merk. De gemiddelde consument van de betreffende goederen wordt geacht redelijk geïnformeerd en oplettend te zijn, en de mate van aandacht kan variëren afhankelijk van de gespecialiseerde aard, frequentie van aankoop en prijs van de goederen. Onder het Duitstalige deel van het publiek van de Europese Unie is sprake van een risici op verwarring. Het feit dat dit slechts voor een deel van het publiek verwarrend is, is voldoende om het betwiste merk af te keuren. De oppositie is daarom succesvol op basis van artikel 8 (1) (b) van de EU-handelsmerkverordening. Er is sprake van een risico op verwarring; de oppositie slaagt.

Rechtbank Den Haag 25 januari 2023, IEF 21271; ECLI:NL:RBDHA:2023:630 (Converse tegen Alpi c.s.) Dit is een eindvonnis in twee procedures, één tussen Converse en Alpi International en één tussen Converse en dertien gedaagden over vermeende inbreuk op Converse-merken. De procedures betreffen de vraag of de gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de Converse-merken door schoenen te verhandelen, in te voeren, aan te bieden en/of in voorraad te hebben voorzien van Converse-tekens, met name schoenen van het model Chuck Taylor All Star. In de zaak tussen Converse en Alpi International is in een tussenvonnis van 15 oktober 2014 beslist dat Alpi International (beperkt) merkinbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Voor de beoordeling of Alpi International merkinbreuken door derden heeft gefaciliteerd, is in de eerste plaats van belang of die derden merkinbreuk hebben gemaakt. In dit vonnis beslist de rechtbank dat 57 zendingen aan schoenen waarop bewijsopdrachten betrekking hadden, inbreuk maken op de Converse-merken. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat Alpi International en Bestuurder 1 onrechtmatig hebben gehandeld door die inbreuken te faciliteren. Deze twee gedaagden moeten hebben geweten van de merkinbreuken door een groep van personen die hen opdrachten gaf (de Baccarat-groep) en hebben hen daarbij actief geholpen. Alpi International en Bestuurder 1 hebben ook niet goed voldaan aan het aan hen opgelegde rechterlijk bevel om opgave te doen van alle transacties waarvan zij behoorden te vermoeden dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de Converse-merken. Ten aanzien van Alpi Netherlands, Bestuurder 2 en de medewerker kan niet worden vastgesteld dat zij de merkinbreuken op een onrechtmatige manier hebben gefaciliteerd. De vorderingen tegen hen worden daarom afgewezen. 

Gerecht EU 15 februari 2023, IEF 21270; Case T‐ 204/22 (applicant vs defendant) Een aanvrager heeft een EU-handelsmerkregistratie aangevraagd voor de zin 'other companies do software we do support' voor computer software adviesdiensten en technische ondersteuningsdiensten met betrekking tot computer software. Het Europees Bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) heeft de aanvraag afgewezen omdat de zin geen onderscheidend vermogen had en daarom niet als handelsmerk kon worden geregistreerd. De aanvrager ging in beroep, maar het Bureau van Beroep van EUIPO handhaafde de beslissing en oordeelde dat de zin geen onderscheidend vermogen had en slechts een promotionele slogan was. De aanvrager ging vervolgens in beroep bij het Gerecht EU, waarbij hij betoogde dat de zin onderscheidend was en dat het Bureau van Beroep geen blijk gaf van een juiste rechtsopvatting. Het Gerecht EU heeft de zaak onderzocht en heeft uiteindelijk de beslissing van het Bureau van Beroep bevestigd, waarbij werd geoordeeld dat de zin geen onderscheidend vermogen had en niet als handelsmerk kon worden geregistreerd. Het Gerecht EU legde uit dat de zin een duidelijke boodschap aan het relevante publiek overbracht en slechts een promotieformule of slogan was. Het Gerecht EU verwierp ook de argumenten van de aanvrager met betrekking tot de grammaticale structuur en opstelling van de zin, waarbij werd geoordeeld dat deze niet bijdroegen aan het onderscheidend vermogen.

BBIE 27 februari 2023, IEF 21265; Beslissing oppositie 2017842 (AIR MAX tegen MAX 1) In deze zaak heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk 'MAX 1' door de verweerder, omdat dit merk te veel lijkt op de merken 'AIR MAX' die de opposant al bezit. Het Bureau beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten). Er wordt rekening gehouden met het feit dat de gemiddelde consument vaak geen mogelijkheid heeft om merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat het aandachtsniveau kan variëren per soort waren of diensten. Het Bureau concludeert dat er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens en dat het publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er is volgens het Bureau sprake van verwarringsgevaar en de inschrijving van het merk door de verweerder wordt geweigerd.

Rechtbank Midden-Nederland 23 februari 2023, IEF 21264; ECLI:NL:RBMNE:2023:709 (eisers tegen gedaagde) Er spelen in deze zaak een aantal aspecten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van wijlen André Hazes. De rechten zijn niet meegenomen bij de verdeling tussen zijn ex-echtgenote en de erfgenamen (de kinderen). Wel zijn de aandelen van twee BV's toebedeeld aan de ex-echtgenote die stelt dat de IE-rechten waren ingebracht in deze BV's en zodoende wel zijn betrokken bij de verdeling. De vraag is of de auteursrechten, naburige rechten en merkrechten, die privé van André Hazes sr. waren, bij leven werden ingebracht in één van zijn vennootschappen. Een akte tot overdracht is door gedaagde niet overgelegd. Gedaagde stelt dat de rechten economisch zijn ingebracht in één van de BV's en aldus wel betrokken zijn bij de verdeling. Gedaagde wordt veroordeeld tot afgifte van o.a. het PWC-rapport waaruit dit volgens gedaagde zou moeten blijken.

EUIPO 18 februari 2023 IEF 21263; Oppositie nummer 3 155 717 (Impossible Foods tegen Nothing is Impossible) In deze zaak is er oppositie ingesteld tegen de registratie van een EU-handelsmerk op basis van een eerdere registratie. De beoordeling van de oppositie omvat een globale beoordeling van de verwarringwekkende gelijkenis tussen de merken en de goederen en diensten die zij vertegenwoordigen. Bij het beoordelen van de distinctiviteit van de eerdere registratie, is gebleken dat deze slechts een normaal niveau van distinctiviteit heeft. De goederen zijn gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk vergelijkbaar met verschillende gradaties van aandacht van de consument. De merken zijn visueel en auditief in een gemiddelde mate vergelijkbaar en conceptueel in ieder geval in een gemiddelde mate vergelijkbaar. Op basis van het imperfecte geheugen van consumenten en de onderlinge afhankelijkheid van de relevante factoren, is het waarschijnlijk dat consumenten de twee merken associëren op basis van hun gemeenschappelijke onderscheidende element, ondanks enkele verschillen tussen de merken. Op grond van deze analyse is er een waarschijnlijkheid van verwarring op een aanzienlijk deel van het Franstalige en Spaanstalige publiek. Daarom wordt de oppositie op basis van artikel 8(1)(b) van de EUTM-verordening volledig toegewezen en is er geen verdere analyse nodig van andere gronden van de oppositie.

Hoge Raad 24 februari 2023, IEF 21262; ECLI:NL:HR:2023:285 (Coty tegen Easycosmetic) Dit betreft een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Coty en Easycosmetic. Eerder was er al uitspraak gedaan door de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag. Het hof oordeelde dat Coty zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de merken. Coty heeft cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof, maar de Hoge Raad oordeelt dat de klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest. Daarom hoeft de Hoge Raad niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen.

BBIE 20 februari 2023, IEF 21256; Oppositie no. 201758 (ALEX tegen alex) Het Bureau heeft geoordeeld dat twee tekens met het woord 'ALEX' visueel zeer vergelijkbaar zijn en auditief identiek, ondanks enkele verschillen in figuratieve elementen, lettergrootte en positie van woorden. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument wordt als normaal beschouwd en handelsmerken met hoge onderscheidingskracht krijgen meer bescherming. Het Bureau heeft vastgesteld dat de tekens visueel zeer vergelijkbaar zijn en auditief identiek. De goederen zijn daarnaast eveneens identiek, wat kan leiden tot verwarring bij het publiek. Verwarring zou namelijk kunnen ontstaan over het feit dat de goederen afkomstig zouden zijn van dezelfde ondernemingen. Het relevante publiek zou ook kunnen geloven dat het betwiste teken een submerk van de tegenpartij is, gezien de gebruikelijke configuratie van merken in de kledingsector.

EUIPO 14 december 2022, IEF 21255; Opposition No B 3 160 252 (Volvo vs Volto) Het betreft hier een beslissing in een zaak waarbij oppositie is ingediend tegen een nieuwe merkaanvraag op basis van een bestaande merkregistratie. Er dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren bij het beoordelen van de kans op verwarring, waaronder de mate van bekendheid van het merk op de markt, de associatie die het publiek tussen de twee merken kan maken, en de mate van gelijkenis tussen de tekens en de goederen en diensten. Er bestaat een kans op verwarring tussen de twee tekens, omdat ze visueel en auditief sterk op elkaar lijken, overeenkomen in hun beginletters, en beide betekenisloze fantasie-termen zijn. Daarom is de oppositie succesvol en moet de betwiste merkaanvraag worden afgewezen voor alle betwiste goederen. Ten slotte is er geen noodzaak om andere gronden van de oppositie verder te onderzoeken of de versterkte mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk vanwege zijn reputatie te beoordelen.