Merkenrecht  

HR 8 januari 2021, IEF 19692, ECLI:NL:HR:2021:37 (Infineon tegen NXP) Zie [IEF 18431] en de Conclusie A-G [IEF 19379]. Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van electronic ticketing. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Hof 's-Hertogenbosch 8 december 2020, IEF 19691; ECLI:NL:GHSHE:2020:3766 (Vof tegen Designer Outlet Centre) TEICS is door het in strijd met de huurovereenkomst verkopen van kleding van het merk Colin's Jeans in plaats van kleding van het merk Mexx tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en deze tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding. Het beroep van TEICS op vernietiging van de bestemmingsbepalingen in de huurovereenkomst omdat deze een beperking inhouden van het recht van de huurder om zijn onderneming over te dragen (artikel 7:307 BW jo. 7:291 BW), is hier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. In deze zaak is het belang dat artikel 7:291 lid 2 BW dient door goedkeuring van een afwijking van artikel 7:307 BW uit te sluiten, niet in het geding.

Hof Den Haag 22 december 2020, IEF19679, LS&R 1898; C/09/575985 KG ZA 19-581 (Sharpsight tegen Medical Workshop) Zie ook [IEF 18761] en [IEF 18810]. Medical Workshop is een totaalleverancier op het gebied van de oogheelkunde. Sharpsight houdt zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van optische apparaten. Arluso is bestuurder en enig aandeelhouder van Sharpsight. A. Gonçalves is bestuurder van Arluso. Gonçalves is oogarts en houder van een aantal octrooien in verband met oogheelkunde. Het octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Op basis van de Licentieovereenkomst heeft Medical Workshop het alleenrecht gekregen het product te produceren en verkopen. Medical Workshop is daarnaast houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA en is van plan om na afloop van de licentieovereenkomst de naam Invitria te gaan gebruiken voor andere producten.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 december 2020, IEF 19650, ECLI:NL:RBAMS:2020:6125 (Sony c.s. tegen gedaagde) Kort geding. Gedaagde exploiteert een eenmanszaak en runt een website. In de maand mei 2020 biedt hij zijn klanten via zijn website aan om tegen vooruitbetaling een pre-order te doen voor de PS5 spelcomputer. Op dat moment was de PS5 spelcomputer nog niet op de markt en was nog onbekend hoe deze er uit zou gaan zien, alsmede wat de verkoopprijs zou gaan worden. Van toegestane wederverkoop van door Sony c.s. aangeleverde producten was geen sprake. Sony c.s. zijn als houder van de ingeschreven merken gerechtigd, gedaagde die geen toestemming van Sony c.s. heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van de merken. Ook heeft gedaagde op zijn website afbeeldingen gebruikt die identiek zijn aan, althans eenzelfde totaalindruk geven als het beschermde werk van Sony c.s. Gedaagde wordt onder andere bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Sony c.s., meer in het bijzonder zich te onthouden van het zonder toestemming (doen) verhandelen van producten van Sony c.s.

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19634; ECLI:NL:RBDHA:2020:12249 (Izipizi tegen Looplabb) Izipizi is houdster van het Izipizi-Uniemerk, een 3D vormmerk voor waren en diensten in de klassen 9 en 16 (verpakkingen voor brillen). Looplabb heeft brillen aangeboden in een verpakking, die wat de vormgeving betreft nagenoeg identiek is aan de Izipizi verpakking. Daarmee zou Looplabb een inbreuk hebben gemaakt op het Izipizi-Uniemerk. Looplabb heeft al voor het uitbrengen van de dagvaarding bij het EUIPO gevorderd dat het Izipizi-Uniemerk nietig wordt verklaard, omdat het elk onderscheidend vermogen mist. Vast komt te staan dat er sprake is van een samenloop van een eerdere nietigheidsprocedure en een procedure bij de rechtbank. De laatstgenoemde procedure moet daarom worden geschorst, totdat er definitief uitspraak is gedaan in de procedure over het Izipizi-merk. Izipizi stelt dat de nietigheidsvordering slechts is ingesteld om de inbreukprocedure te vertragen. Geoordeeld wordt dat wat Izipizi in dit kader heeft aangevoerd niet kan worden aangemerkt als bijzondere redenen die tot het afzien van schorsing van de procedure leiden.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 november 2020, IEF 19606; C/13/691561 / KG ZA 20-939 CdK/LO (Delicious Food c.s. tegen Enrico) Merkenrecht. Delicious Food produceert en verkoopt diverse delicatessen. Met haar producten onder de merknaam ‘Delicious’ richt zij zich voornamelijk op producenten van kerstpakketen en delicatessenwinkels. Enrico brengt eveneens delicatessen op de markt voor kerstpakketten en gebruikt de aanduiding ‘Delizioso’. Delicious Food vordert kortgezegd Enrico te veroordelen iedere inbreuk op het merkenrecht van Delicious Food te staken. Er is sprake van een met het merk overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De totaalindruk van beide tekens die zowel visueel, auditief als begripsmatig gelijkenis vertoont, levert gevaar voor verwarring op. Delicious Food heeft bovendien aangetoond dat verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden. Wel speelt het tijdsverloop tussen het moment dat Delicious Food op de hoogte raakte van het gebruik van het teken en het verzenden van de eerste sommatie een rol. Om Enrico nog te gebieden voor het kerstseizoen van 2020 haar producten uit de handel te halen, dan wel van andere etiketten te voorzien wordt disproportioneel geacht. Het verbod zal daarom pas gelden vanaf 1 maart 2021.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 oktober 2020, IEF 19605; ECLI:NL:RBMNE:2020:4154 (Kickboxing Institute tegen gedaagde) Kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Kickboxing Institute heeft diverse kickboxingscholen in Nederland. Gedaagde is in het verleden franchisenemer geweest van Kickboxing Institute. Over de ontbinding van de franchiseovereenkomst loopt een geschil bij de rechtbank. Gedaagde is na de breuk een eigen onderneming gestart. Volgens Kickboxing Institute maakt gedaagde met zijn logo inbreuk op zowel haar merkenrecht als haar auteursrecht. Van een gelijk of overeenstemmend teken is echter geen sprake, zodat geen sprake is van een merkenrechtelijke inbreuk. Evenmin komt een inbreuk op het auteursrecht op het logo vast te staan. Het logo is ontworpen naar aanleiding van een soort ontwerp-competitie die gewonnen is door iemand in Indonesië. Kickboxing Institute heeft dit standpunt van gedaagde niet gemotiveerd weersproken. Subsidiair stelt Kickboxing Institute dat gedaagde het logo slaafs heeft nagebootst. Vooropgesteld wordt dat het beoordelingskader van slaafse nabootsing uitgaat van stoffelijke producten. Voor zover dit van toepassing is op logo’s, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te weinig gelijkenis tussen beide logo’s om van nabootsing te kunnen spreken.  De vorderingen worden afgewezen.

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

HR Conclusie A-G 30 oktober 2020, IEF 19546; ECLI:NL:PHR:2020:1011 (Hennessy tegen LB11) Is er sprake van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. van door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 (dus goederen met een communautaire status) geleverde producten, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt en daartoe zijn geleverd aan tussenpersonenkopers gevestigd buiten de EER, maar vervolgens onder opvolgende verkrijger LB11 zijn beslagen, die deze producten binnen de EER verhandelt?