Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 december 2020, IEF 19650, ECLI:NL:RBAMS:2020:6125 (Sony c.s. tegen gedaagde) Kort geding. Gedaagde exploiteert een eenmanszaak en runt een website. In de maand mei 2020 biedt hij zijn klanten via zijn website aan om tegen vooruitbetaling een pre-order te doen voor de PS5 spelcomputer. Op dat moment was de PS5 spelcomputer nog niet op de markt en was nog onbekend hoe deze er uit zou gaan zien, alsmede wat de verkoopprijs zou gaan worden. Van toegestane wederverkoop van door Sony c.s. aangeleverde producten was geen sprake. Sony c.s. zijn als houder van de ingeschreven merken gerechtigd, gedaagde die geen toestemming van Sony c.s. heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van de merken. Ook heeft gedaagde op zijn website afbeeldingen gebruikt die identiek zijn aan, althans eenzelfde totaalindruk geven als het beschermde werk van Sony c.s. Gedaagde wordt onder andere bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Sony c.s., meer in het bijzonder zich te onthouden van het zonder toestemming (doen) verhandelen van producten van Sony c.s.

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19634; ECLI:NL:RBDHA:2020:12249 (Izipizi tegen Looplabb) Izipizi is houdster van het Izipizi-Uniemerk, een 3D vormmerk voor waren en diensten in de klassen 9 en 16 (verpakkingen voor brillen). Looplabb heeft brillen aangeboden in een verpakking, die wat de vormgeving betreft nagenoeg identiek is aan de Izipizi verpakking. Daarmee zou Looplabb een inbreuk hebben gemaakt op het Izipizi-Uniemerk. Looplabb heeft al voor het uitbrengen van de dagvaarding bij het EUIPO gevorderd dat het Izipizi-Uniemerk nietig wordt verklaard, omdat het elk onderscheidend vermogen mist. Vast komt te staan dat er sprake is van een samenloop van een eerdere nietigheidsprocedure en een procedure bij de rechtbank. De laatstgenoemde procedure moet daarom worden geschorst, totdat er definitief uitspraak is gedaan in de procedure over het Izipizi-merk. Izipizi stelt dat de nietigheidsvordering slechts is ingesteld om de inbreukprocedure te vertragen. Geoordeeld wordt dat wat Izipizi in dit kader heeft aangevoerd niet kan worden aangemerkt als bijzondere redenen die tot het afzien van schorsing van de procedure leiden.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 november 2020, IEF 19606; C/13/691561 / KG ZA 20-939 CdK/LO (Delicious Food c.s. tegen Enrico) Merkenrecht. Delicious Food produceert en verkoopt diverse delicatessen. Met haar producten onder de merknaam ‘Delicious’ richt zij zich voornamelijk op producenten van kerstpakketen en delicatessenwinkels. Enrico brengt eveneens delicatessen op de markt voor kerstpakketten en gebruikt de aanduiding ‘Delizioso’. Delicious Food vordert kortgezegd Enrico te veroordelen iedere inbreuk op het merkenrecht van Delicious Food te staken. Er is sprake van een met het merk overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De totaalindruk van beide tekens die zowel visueel, auditief als begripsmatig gelijkenis vertoont, levert gevaar voor verwarring op. Delicious Food heeft bovendien aangetoond dat verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden. Wel speelt het tijdsverloop tussen het moment dat Delicious Food op de hoogte raakte van het gebruik van het teken en het verzenden van de eerste sommatie een rol. Om Enrico nog te gebieden voor het kerstseizoen van 2020 haar producten uit de handel te halen, dan wel van andere etiketten te voorzien wordt disproportioneel geacht. Het verbod zal daarom pas gelden vanaf 1 maart 2021.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 oktober 2020, IEF 19605; ECLI:NL:RBMNE:2020:4154 (Kickboxing Institute tegen gedaagde) Kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Kickboxing Institute heeft diverse kickboxingscholen in Nederland. Gedaagde is in het verleden franchisenemer geweest van Kickboxing Institute. Over de ontbinding van de franchiseovereenkomst loopt een geschil bij de rechtbank. Gedaagde is na de breuk een eigen onderneming gestart. Volgens Kickboxing Institute maakt gedaagde met zijn logo inbreuk op zowel haar merkenrecht als haar auteursrecht. Van een gelijk of overeenstemmend teken is echter geen sprake, zodat geen sprake is van een merkenrechtelijke inbreuk. Evenmin komt een inbreuk op het auteursrecht op het logo vast te staan. Het logo is ontworpen naar aanleiding van een soort ontwerp-competitie die gewonnen is door iemand in Indonesië. Kickboxing Institute heeft dit standpunt van gedaagde niet gemotiveerd weersproken. Subsidiair stelt Kickboxing Institute dat gedaagde het logo slaafs heeft nagebootst. Vooropgesteld wordt dat het beoordelingskader van slaafse nabootsing uitgaat van stoffelijke producten. Voor zover dit van toepassing is op logo’s, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te weinig gelijkenis tussen beide logo’s om van nabootsing te kunnen spreken.  De vorderingen worden afgewezen.

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

HR Conclusie A-G 30 oktober 2020, IEF 19546; ECLI:NL:PHR:2020:1011 (Hennessy tegen LB11) Is er sprake van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. van door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 (dus goederen met een communautaire status) geleverde producten, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt en daartoe zijn geleverd aan tussenpersonenkopers gevestigd buiten de EER, maar vervolgens onder opvolgende verkrijger LB11 zijn beslagen, die deze producten binnen de EER verhandelt?

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom lijkt een streep te hebben gezet door de merkenactiviteiten van zelfbenoemd serie-ondernemer Michael Gleissner. In haar uitspraak van 20 oktober jl. oordeelt het Bureau dat de merkaanvraag van Gleissner te kwader trouw is verricht en om die reden nietig wordt verklaard. En die uitspraak legt een bom onder alle merkinschrijvingen waar Gleissner achter zit. En dat zijn er in de Benelux al ruim 570 (!), wat ook bleek uit ons eerder gepubliceerde onderzoek.

Gleissner had via een van zijn bekendste depotondernemingen, CKL Holdings NV, een merkaanvraag ingediend (en een inschrijving gekregen) voor het merk ONEWORLD. Datzelfde merk wordt door Oneworld Alliance LLC gebruikt voor een wereldwijde vliegtuigalliantie van 13 maatschappijen waaronder British Airways en Iberia. Uit de uitspraak blijkt dat CKL eerst de bestaande merkinschrijvingen van Oneworld Alliance heeft aangevallen op basis van niet-gebruik en tegelijkertijd een eigen aanvraag heeft gedaan voor het merk, waarmee een later hersteldepot van Oneworld Alliance dus altijd later in rang zou zijn.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie) Kort geding. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka (MOSKOVSKAYA, STOLICHNAYA, NA ZDOROVYE, SOVETSKOE, ZUBROVKA RUSSIAN VODKA, CNH, KUBANSKAYA RUSSIAN VODKA, OKHOTNICHY A en SOVIET). Het onrechtmatige beslag is niet gelegd op voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie.