Rechtspraak  

Rechtbak ’s-Gravenhage, 17 november 2010, HA ZA 08-3285, Vander Schoot Engenering B.V. tegen Tummers Machinebouw B.V.

Octrooirecht, althans octrooilicentierecht. NL Octrooi Van der Schoot m.b.t. ‘een inrichting voor het behandelen van bolvormige of knolvormige producten in verband met het verwijderen van de buitenste laag daarvan.’ Stukgelopen samenwerking. “Van der Schoot en Tummers vorderen respectievelijk in conventie primair sub 1 en in reconventie de verklaring voor recht dat tussen partijen een licentieovereenkomst is gesloten. Het werkelijke geschil tussen partijen ziet dan ook niet op de vraag of een licentieovereenkomst is gesloten maar op de vraag wat de inhoud van die overeenkomst is.” Vorderingen afgewezen. Hoe-nu-verder slotoverweging.

4.10. (…) Met medeweten en met toestemming van Van der Schoot zijn de machines op de markt gezet. Zij zijn met medeweten en toestemming van Van der Schoot geproduceerd en afgeleverd. Over 2006, 2007 en 2008 heeft Tummers een licentievergoeding betaald aan Van der Schoot. Onder al die omstandigheden tezamen genomen kan niet worden gesteld dat Tummers de Zic-Zac borstelmachines zonder toestemming van Van der Schoot op de markt brengt en heeft gebracht.

4.11. Gegeven die toestemming kan er geen sprake zijn van inbreuk. Dat de toestemming voorwaardelijk is gegeven, bijvoorbeeld onder de voorwaarde van de totstandkoming en aanvaarding over en weer van een alles omvattende licentieovereenkomst is door Van der Schoot niet gesteld. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de toestemming is gegeven in het vertrouwen dat het algehele akkoord ook wel zou komen.

4.12. Toestemming impliceert een (licentie)overeenkomst tussen partijen. Dit brengt mee dat de subsidiair sub 1 gevorderde verklaring voor recht dat er geen overeenkomst tussen partijen is gesloten zal worden afgewezen.

(...)

 4.14. De vorderingen in conventie subsidiair sub 5 en 6 veronderstellen het bestaan van een gave overeenkomst met afspraken over de licentievergoeding en de bijdrage in de ontwikkelingskosten en regelingen om de omvang van die posten te bepalen met een controlemogelijkheid
daarop.

4.15. Een dergelijke overeenkomst tussen partijen is er (nog) niet. Dit brengt mee dat ook deze subsidiaire vorderingen in conventie dienen te worden.

4.16. Dit voert tot de slotsom dat alle vorderingen over een weer zullen worden afgewezen. In conventie is Van der Schoot aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij, in reconventie is Tummers in het ongelijk gesteld. (…)

(…)

4.18. Als overweging onder de streep merkt de rechtbank op dat de uitkomst van deze procedure voor beide partijen bepaald teleurstellend moet zijn. Er zijn tussen partijen afspraken gemaakt en er geldt dan ook tussen hen een overeenkomst. Deze overeenkomst vertoont evenwel, ook nadat deze procedure is gevoerd, nog gaten, ten minste twee. Partijen zijn hier op elkaar aangewezen; een weg terug is er voor partijen niet. Zij hadden de mogelijkheid een nieuwe weg in te slaan door te onderzoeken of het geschil definitief zou kunnen worden beëindigd door betaling door Tummers van een bedrag ineens met overname van het Octrooi of de aandelen Van der Schoot als houdster van het octrooi. Na de mondelinge behandeling hebben partijen dat geprobeerd, maar dit leidde niet tot een positieve uitkomst Het had meer voor de hand gelegen dat partijen vervolgens verder waren gegaan op de weg die zou moeten leiden naar een gave Licentieovereenkomst en hadden dooronderhandeld om de resterende gaten te dichten. Bij verder procederen hadden zij hun vorderingen daarop kunnen aanpassen. Het komt de rechtbank voor dat partijen thans in een stadium zijn aanbeland waarin zij zelf moeten zoeken naar een deskundige bindend adviseur die naar objectieve maatstaven kan doen wat zij zelf hadden behoren te doen, dat wil zeggen een invulling geven aan de resterende leemten in hun overeenkomst.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 november 2010, HA ZA 08-2635, Linco Food Systems B.V. tegen Meijn Food Proceessing Technology B.V. en HA ZA 08-2877,  Meijn Food Processing Technology B.V tegen Linco Food Systems B.V. c.s. (met dank aan Paul Steinhauser, Arnold + Siedsma).

Octrooirecht. Bodemprocedure na ex parte en opheffingskortgeding (vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 mei 2008, IEF 6134). EP Meijn m.b.t. ‘een inrichting voor het bewerken van gevogelte.’ Linco (voorheen Tieleman) vordert vernietiging van het octrooi van Meijn,  Meijn vordert een inbreukverbod in àlle aangewezen landen. De rechtbank vernietigt het Nederlandse geddelte van het octrooi en verklaart zich onbevoegd voor zover de vorderingen betrekking hebben op de buitenlandse delen van het EP. 

4.5. Met het inzicht dat de relatie tussen karkas en ingewanden behouden kan blijven door gebruik te maken van een synchroon aangedreven extra transporteur, ligt de uitvinding volgens EP 828 binnen handbereik. Dat inzicht leidt direct tot de twee kenmerken van , conclusie 1 van EP 868 die Meijn in haar conclusie van antwoord als de belangrijkste berschillen tussen EP 868 en Harris kwalificeert. Het eerste'"be1angijke verschil" waar Meijn op wijst, is dat de ingewanden volledig zijn uitgehaald op het moment van het passeren van het inspectiestation. De enige reden waarom de vakman karkas en ingewanden niet volledig zou scheiden voor de inspectie, is dat bij scheiding de l:1 relatie tussen karkas en ingewanden verloren zou gaan. Nu de vakman inziet dat dit probleem kan worden opgelost met een synchroon aangedreven  extra transporteur, zou de vakman daadwerkelijk overgaan tot volledige scheiding, gegeven de wens om besmetting te voorkomen, en gegeven het feit dat, zoals Meijn bij pleidooi heeft erkend, het volledig scheiden van karkas en ingewanden een maatregel is die bekend was in de stand van de techniek.

4.6. Het tweede "belangrijke verschil" waar Meijn op wijst, is dat bij EP 868 de extra transporteur na het bewerkingsstation waar de ingewanden worden uitgehaald, is geplaatst, teewijl bij de inrichting volgens Harris de extra transporteur is opgesteld voor dat bewerkingsstation (maar wel na het station waar de ova worden verwijderd). Het is echter evident dat het inzicht dat een extra transporteur kan worden gebruikt om de ingewanden te vervoeren, meebrengt dat de extra transporteur niet moet worden geplaatst voor het bewerkingsstation waar de ingewanden worden uitgehaald. De ingewanden kunnen immers niet op de extra transporteur worden geplaatst voordat zij door het bewerkingsstation uit de vogel zijn gehaald.

4.10. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat conclusie I van EP 868 niet inventief is en daarmee nietig.

(…)

4.14. Her feit dat Linco Food en Linco Benelux de nietigheid inroepen van EP 868 brengt, ondanks het gegeven dat de buitenlandse rechter op grond van artikel 22 lid 4 EEX Vo exclusief bevoegd s tot kennisneming van geschillen betreffende de geldigheid van de  de buitenlandse delen van EP 868 (HvJ EG (…) GAT/LUK), niet mee dat deze rechtbank haar grensoverschrijdende bevoegdheid verliest (HR 30 november 2007, LJN BA9608, Roche-Primus). Het brengt wel mee dat de rechtbank pas tot een definitief oordeel over de inbreuk op een buitenlands deel van EP 868 kan komen indien de krachtens 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde buitenlandse rechter over de geldigheid van het betreffende deel van EP 868 heeft beslist. Daarom zal de rechtbank de zaak in zoverre aanhouden totdat de betreffende buitenlandse rechter over de geldigheid van EP 868 heeft geoordeeld, zoals Meijn ter comparitie heeft verzocht

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 11 november 2010, C-229/09, Hogan Lovells International LLP, voorheen Rechtsanwaltssozietät Lovells tegen Bayer CropScience AG (prejudiciële vragen Bundespatentgericht, Duitsland)

Octrooirecht. Lovells heeft bij het Bundespatentgericht beroep tot nietigverklaring van een aanvullend beschermingscertificaat m.b.t. tot een EP van Bayer ingesteld. Lovells betoogt in wezen dat dit certificaat ongeldig is uit het oogpunt van verordening nr. 1610/96. Volgens artikel 3, lid 1, sub b, van die verordening wordt een aanvullend beschermingscertificaat pas afgegeven nadat een definitieve VHB is verleend onder de voorwaarden van artikel 4 van richtlijn 91/414. In casu is de VHB van 9 maart 2000 een voorlopige VHB, waarop artikel 8, lid 1, van die richtlijn van toepassing is.

Bayer stelt dat die uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, in strijd is met de opzet van die verordening en met de praktijk van de bevoegde nationale autoriteiten. Het Bundespatentgericht heeft daarop het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Komt voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub b, van verordening nr. 1610/96 uitsluitend een [VHB] op grond van artikel 4 van richtlijn 91/414 in aanmerking of kan een certificaat ook worden afgegeven op basis van een [VHB] op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414?”

Het Hof (Tweede kamer) verklaart i.c. voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, moet aldus worden uitgelegd dat het niet belet dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 november 2010, HA ZA 10-437, Schering Corporation tegen Teva Pharma c.s. & Pharmachemie

Octrooirecht. Swiss-type use claims. Marktvergunning generieke producten. EP Schering m.b.t. ‘combinatietherapie van ribavirine en alfa-interferon in de behandeling van niet-antiviraal voorbehandelde patiënten met chronische hepatitis C infectie.’ Geen inbreuk door (marktvergunning voor) generieke producten van gedaagde Teva. In citaten:

4.2. Vooropgesteld wordt dat Schering desgevraagd uitdrukkelijk niet bepleit dat Teva op dit moment voorbehouden handelingen zou verrichten. Voor haar wel ingenomen stelling dat Teva dat dreigt te gaan doen, bestaan geen rechtens steekhoudende aanwijzingen, zodat die als ongegrond wordt verworpen. Teva heeft onweersproken gesteld dat Schering haar niet heeft verzocht toe te zeggen dat zij hangende deze rechtszaak niet op de markt zal komen met generiek ribavirine. Het enkele voorhanden hebben van een marktvergunning levert zonder bijkomende omstandigheden geen octrooi-inbreuk op volgens vaste rechtspraak. Teva wil juist met haar reconventionele eis duidelijk krijgen dat zij octrooirechtelijk niet tegen EP 861 aanloopt in Nederland als zij wel van plan zou zijn onder haar marktvergunningen met generiek ribavirine op de markt te komen. De enkele door Schering gestelde omstandigheid dat in verband met de zogenoemde "Sunset clause" Teva gedwongen is te eniger tijd ergens in Europa op de markt te komen wil zij haar rechten op de marktvergunningen behouden en dat haar beleid zou zijn Europawijd generieke medicijnen te introduceren, is niet genoegzaam om op dit moment tot dreigende inbreuk te kunnen concluderen.

4.3. Schering vordert in conventie echter ook een verklaring voor recht dat de generieke ribavirineproducten van Teva onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Desgevraagd heeft Schering ten pleidooie bevestigd dat de enige grond waarop zij haar stelling baseert dat Teva onder de beschermingsomvang komt van EP 861 de marktvergunningen zijn.

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Teva er middels een zogenoemde "carveout" adequaat voor zorg gedragen dat zij buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type use claims van het octrooi blijft. Dit specifieke type conclusies – destijds noodzakelijk om onder het verbod tot octrooiering van medische behandelmethodes uit te komen – maakt in de onderhavige zaak noodzakelijk om naar de SmPC te kijken (D.w.z. de vigerende en niet naar de oorspronkelijke SmPC toen die nog niet was aangepast ("carved out"))om de bestemming van het op zichzelf bekende ribavirine te achterhalen. (…)

(…)

4.6. Teva voert terecht aan dat zodoende niet aan de technische kenmerken a) naïeve patiënten en b) bekend met HCV genotype 1 wordt voldaan blijkens de indicaties en doseringsvoorschriften van haar generieke ribavirine. Zodoende valt zij alleen al hierom buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type claims van het octrooi, die immers op een zeer specifiek omschreven patiëntengroep ziet, die in de SmPC van Teva nu juist uitdrukkelijk is uitgesloten. Teva doet niet meer dan al in de stand van de techniek besloten ligt. Zij zal onder de vigerende marktvergunningen generiek ribavirine kunnen verschaffen bestemd voor gebruik in een bekende combinatietherapie in een bekend doseringsschema van 6 of 12 maanden9, maar heeft de specifiek door Schering geclaimde patiëntencategorie (naïef en met genotype 1 besmetting) uitgesloten. Dat is voldoende om buiten de beschermingsomvang van het octrooi te vallen. Anders gezegd: Teva heeft geen marktvergunning om generiek ribavirine te vervaardigen voor de specifieke bestemming geclaimd in het octrooi.

(…)

4.20. In reconventie kan de onvoorwaardelijk gevorderde verklaring voor recht van nietinbreuk worden toegewezen, nu Teva gemotiveerd heeft aangegeven dat zij daar belang bij heeft, hetgeen door Schering alleen is bestreden met haar contra-argumentatie dat en waarom Teva wel onder de beschermingsomvang van EP 861 zou vallen, hetgeen in het vorenoverwogene is verworpen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 november 2010, HA ZA 09-4216, Boston Scientific Scimed Inc. tegen Orbusneich Medical B.V. c.s. (met dank aan Ruud van der Velden, Hogan Lovells).

Octrooirecht. Stent-zaak. EP Boston m.b.t. ballonkatheter. Aanhouding ‘tot een eindbeslissing in de Medinol zaak' [IEF 7641] . Provisionele vordering afgewezen wegens te lang stilzitten door Boston Scientific.

4.5. De opvatting van Boston Scientific dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de vernietigde B1 versie en de nog niet door het Gerechtshof beoordeelde  B3 versie deelt de rechtbank niet. Het standpunt van Boston Scientific komt er op meer dat de B3 versie een ander octrooi is dan de vernietigde B1 versie, maar voor die opvatting ziet de rechtbank in EOV 2000 geen argumenten, terwijl die opvatting zich niet verdraagt met wat de Hoge Raad in het verwijzingsarrest overweegt (…).

4.6. Daarvan uitgaande en gegeven dat dit één en hetzelfde octrooi door de rechtbank is vernietigd in de Medinol zaak en dat die beslissing nog niet in kracht van gewijsde is gegaan of is vernietigd, volgt naar oordeel van de rechtbank uit het arrest Enka / Du Pont dat toewijzing van een door Boston Scientific gevorderd inbreukverbod niet aan de orde is. Indien deze procedure niet zou worden geschorst in afwachting van een eindbeslissing in de Medinol zaak, zou het gevorderde verbod slechts kunnen worden afgewezen. Boston Scientific kan – ook na schikking met Medinol – een beslissing van het Gerechtshof uitlokken die, indien Medinol zich niet langer tegen de geldigheid van het octrooi verzet, allicht zal leiden tot vernietiging van het eerdere vonnis van de rechtbank. Alleen in dat geval kan de rechtbank toekomen aan beoordeling van de geldigheid van de B3 versie in deze procedure.

(…)

4.8. Gezien het voorgaande zal de rechtbank de procedure in conventie schorsen tot een eindbeslissing in de Medinol zaak. (…).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 10 november 2010, HA ZA 10-58, Bayer Healthcare LLC tegen Centocor B.V. (met eerdere dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. VSO m.b.t. Bayers EP ‘humane monoklonale anti TNFα-antilichamen.’ Zeer kort vonnis, aangezien het NL deel van dit octrooi onlangs, bij vonnis van 20 oktober 2010 in een geschil tussen Bayer en Abbott, al is vernietigd [zie: IEF 9170].  “Bayer verzet zich i.c. evenwel tegen een afdoen van de zaak in conventie op de enkele formele omstandigheid dat het octrooi reeds vernietigd is. Zij verzoekt de rechtbank om vonnis te wijzen onder verwijzing naar de overwegingen van deze rechtbank in de zaak Bayer – Abbott en met de conclusie dat de rechtbank het octrooi niet geldig acht, en met afwijzing van de vorderingen van Bayer.Centocor heeft vervolgens bevestigd geen bezwaar te hebben tegen “de vorm van vonnis” zoals thans voorgesteld door Bayer.” Aldus geschiedt:

2.1. De rechtbank is ambtshalve bekend met haar uitspraak van 20 oktober 2010 in de zaak met rolnummer 10-0057 van Bayer tegen Abbott. Door beide partijen wordt naar deze zaak verwezen.

2.2. In die zaak is in reconventie het Octrooi vernietigd voor zover verleend voor Nederland. Tegen de achtergrond van die vernietiging zijn de vorderingen van Bayer in conventie afgewezen.

2.3. In het licht van voornoemd vonnis verzoekt Bayer thans, onder handhaving van alle weren en stellingen, ook in deze zaak de vordering in conventie [inbreuk door Centocor – IEF] af te wijzen op de grond dat het Octrooi nietig is om de in voornoemd vonnis genoemde reden.

2.4. Centocor heeft zich hiertegen niet verzet. Overnemend wat in het vonnis in de zaak van Bayer tegen Abbott is overwogen over de nietigheid van het Octrooi, zal de rechtbank ook in deze zaak de vorderingen van Bayer in conventie afwijzen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 26 oktober 2010, KG RK 10-2661, Kedge Holding B.V. tegen Roof Security B.V.

Octrooirecht. Ex parte beschikking. EP zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming. Ex parte richt zich tegen verkoop van zekeringsinrichting waarvan het inbreukmakend karakter in een eerder kort geding werd vastgesteld (Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 augustus 2010, IEF 9034). Verzoek toegewezen.

2.2. Naar voorlopig oordeel komt het verzoek in aanmerking voor toewijzing op de in het verzoekschrift aangegeven gronden. In het kort gedingvonnis van 5 augustus 2010, waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat (i) EP 1 803 871 (hierna: EP 871) geldig is, (ii) de Horb moet worden aangemerkt als een zekeringsinrichting in de zin van conclusie 1 van EP 871 en (iii) de Horb een wezenlijk bestanddeel is van de in het octrooi geclaimde uitvinding. Omdat deze oordelen het resultaat zijn van een uitvoerig debat, waaraan ook de producent van de Horb heeft deelgenomen, kan daar ook in deze procedure voorlopig van worden uitgegaan.

2.3. Het voorgaande brengt mee dat voorshands moet worden geconcludeerd dat Roof Security indirecte inbreuk maakt op EP 871 als zij weet, of het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat de Horb bestemd is voor toepassing van de in EP 871 geclaimde uitvinding, dat wil zeggen voor bevestiging aan een dakoppervlak door middel van bevestigingsmiddelen zonder het oppervlak te perforeren. Uit onder meer de in het verzoekschrift geciteerde passages uit de aanbiedingsbrief van Roof Security van 21 oktober 2010 blijkt naar voorlopig oordeel genoegzaam dat Roof Security dat weet, althans dient te beseffen. Die passages prijzen de Horb immers uitdrukkelijk aan als een zekeringsinrichting die kan worden bevestigd op de bestaande dakbedekking “zonder te doorbreken”.

2.4. Op grond van het voorgaande, en gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd over de onherstelbare schade die Kedge stelt te lijden bij het afwachten van een uitspraak in kort geding op tegenspraak, zullen de verzochte maatregelen worden verleend zonder Roof Security te horen.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 november 2010, Zaaknr. 105.007.171/01, Glaxo Group Ltd tegen Pharmachemie (met dank aan Ruprecht Hermans, Brinkhof).

Octrooirecht. Europees octrooi Glaxo voor “use of a tetrahydrocarbazolone derivative for the manufacture of medicaments.” Inbreuk door publicatie generiek geneesmiddel (Ondansetron) in de G-standaard. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 juli 2007, IEF 4336): Het hof [is] van oordeel dat publicatie van een generiek geneesmiddel in de G-Standaard moet worden aangemerkt als het "aanbieden voor een of ander" als bedoeld in artikel 53 lid 1, aanhef en sub b ROW 1995.”

9. Phamachemie stelt onder meer dat publicatie van het generiek Ondansetron in de GStandaard niet valt aan te merken als het aanbieden van het geneesmiddel in voormelde zin. Zij wijst erop dat de G-Standaard ook geneesmiddelen vermeldt die niet verkrijgbaar zijn en een slapend bestaan leiden. Voorts wijst zij erop dat bij de vermelding van Ondansetron in de G-Standaard van juni 2006 geen verkoopprijs is vermeld. Opname in de G-Standaard wordt slechts ingegeven door de noodzaak daartoe, teneinde het geneesmiddel in de toekomst te kunnen verhandelen, aldus Pharmachemie

10. Dit betoog snijdt geen hout. Zoals Pharmachemie zelf stelt, heeft zij Ondansetron aangemeld voor publicatie in de G-Standaard van juni 2006, teneinde het middel na afloop van de geldigheidsduur van EP 265 te kunnen verhandelen. Gelet op de inhoud en functie van de G-Standaard is publicatie daarin hét middel om de diverse marktpartijen ervan in kennis te stellen dat er een generieke variant van een bepaald geneesmiddel op de markt komt. Het hof acht aannemelijk dat (er een reële kans bestaat dat) gebruikers van de G-Standaard zich bij het voorschrijven, c.q. bestellen van geneesmiddelen mede zullen laten leiden door de wetenschap dat er op afzienbare termijn een generieke variant van een geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof op de markt komt.

Hierbij is van belang dat, zoals Pharmachemie zelf stelt, algemeen bekend is dat generieke geneesmiddelen aanzienlijk (Pharmachemie stelt: circa 40%) goedkoper zijn dan spécialités (CvA/CvE 119). Aldus wordt door de publicatie het marktgedrag met betrekking tot het geneesmiddel beïnvloed. Onder deze omstandigheden moet, gelet op de ruime uitleg van de handeling "aanbieden”, zoals door de wetgever voorgestaan, publicatie van het generieke Ondansetron in de G-Standaard derhalve worden aangemerkt als het aanbieden daarvan. Uit de eerder aangeduide stelling van Phramachemie dat zij Ondansetron heeft aangemeld voor publicatie in de G-Standaard van juni 2006, teneinde het middel direct na afloop van de geldigheidsduur van EP 266 te kunnen verhandelen volgt voorts dat dit "aanbieden" heeft plaatsgevonden met het oogmerk van (latere) verhandeling. 
Mitsdien is ook voldaan aan het vereiste dat het aanbieden moet hebben plaatsgevonden "voor een en ander", als bedoeld in artikel 53 lid I, onder b ROW 1995. De algemene omstandigheid dat sommige geneesmiddelen die in de G-Standaard zijn gepubliceerd niet worden verhandeld doet daaraan niet af. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat in casu geen verkoopprijs is vermeld, althans dat de verkoopprijs op “0” is gezet. Dat gegeven brengt op zichzelf niet mee dat van aanbieden (op termijn) geen sprake is. h dat verband is nog van belang dat de gebruikers van de G-Standaard weten dat het om een generiek geneesmiddel gaat, dat aanzienlijk goedkoper zal zijn dan het specialité.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 27 oktober 2010, HA ZA 09-4241, Sandoz B.V. & Hexal AG tegen Merck Sharp & Dohme Corp

Octrooirecht. Bodemprocedure, volgend op KG Merck / Sandoz (vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 4 juni 2010, IEF 8903).  Sandoz vordert vernietiging van EP en ABC m.b.t. ‘Oftalmische samenstellingen die combinaties van een carbonanhydraseremmer en een ß-adrenergische antagonist bevatten’, Merck stelt in reconventie dat Sandoz inbreuk maakt op het octrooi door de verhandeling van een generiek dorzolamide/timolol-product (anti-glaucoma oogdruppels).

Merck verdedigt in de procedure de geldigheid van het octrooi uitsluitend op basis van een hoofdverzoek en hulpverzoek. De rechtbank oordeelt dat de conclusies volgens het hoofdverzoek en het hulpverzoek niet inventief zijn en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi en het ABC. “De vakman zou op grond van de aangegeven op zichzelf op theoretisch vlak enigszins tegenstrijdige eisen niet worden afgeschrikt, omdat hij zich ervan bewust zal zijn dat het erom gaat een compromis te vinden dat een voldoende klinische werking heeft.”

2.13. Bij uitspraak van 30 november 2009 is het Engelse deel van EP 752 door de High Court (Floyd J) nietig geoordeeld op grond van ten opzichte van de oorspronkelijke aanvrage toegevoegde materie en gebrek aan inventiviteit over Nardin in combinatie met algemene vakkennis. Daarvan is thans appel aanhangig. In deze Engelse procedure zijn door Merck eveneens hulpverzoeken gedaan, die evenwel niet helemaal één op één overeenkomen met voornoemde hoofd- en hulpverzoeken van Merck in de onderhavige procedure. 

2.14. Bij vonnis in kort geding van 4 juni 2010 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank omtrent EP 752 langs overeenkomstige lijnen als de Engelse bodemrechter voorshands geconstateerd dat een gerede kans bestond dat ook de Nederlandse bodemrechter het octrooi niet geldig zou achten wegens gebrek aan inventiviteit over Nardin in combinatie met algemene vakkennis. 

2.15. In Duitsland en Frankrijk zijn ook procedures met betrekking tot het octrooi aanhangig.

(…)

4.21. Op grond van algemene vakkennis stelt de vakman bij oogdruppelformulering derhalve verdraagzaamheid in het oog voor de patiënt boven hoornvliespenetratie (of biologische beschikbaarheid). Zulks andermaal in verband met het therapietrouwprobleem.

4.22. Belangrijker nog is dat de rechtbank het betoog van Sandoz c.s. juist acht dat het er in een geval als het onderhavige niet om gaat dat de biologische beschikbaarheid maximaal moet zijn, maar dat deze voldoende moet zijn om klinisch zinvol te kunnen worden toegepast (…).

4.23. (…) Zodoende zal het enkele gegeven dat bij pH-verlaging werkingsverlies van de timololcomponent optreedt, de vakman er niet van weerhouden deze verlaging met zinvolle verwachting te proberen, omdat de vakman weet dat het erom gaat dat er voldoende klinische werking overblijft.

4.24. Ook langs andere weg is door Sandoz c.s. betoogd dat het octrooi in het licht van Nardin en algemene vakkennis niet inventief is. (…)

4.25. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Merck tegen dit een en ander onvoldoende ingebracht. Het team ziet mogelijk theoretische bezwaren in de vorm van afnemende biologische beschikbaarheid, maar Merck heeft niet aangetoond dat dit een klinisch zodanig relevante afname is, dat het team ervan af zou zien om dit eerst eens te proberen en te testen middels standaard methodiek, nu het erom gaat een klinisch relevante werkzaamheid te verkrijgen in het co-geformuleerde product.  Het team zal zich realiseren dat de klinische werkelijkheid veelal te complex is om met theoretische modellen te voorspellen, zoals Sandoz c.s. ten pleidooie naar het oordeel van de rechtbank terecht heeft aangegeven.

4.26. De gemiddelde vakman zou dit routinematig onderzoeken en dit is niet inventief. Er is zodoende geen sprake van een vooroordeel en de vakman zou op grond van de aangegeven op zichzelf op theoretisch vlak enigszins tegenstrijdige eisen niet worden afgeschrikt, omdat hij zich ervan bewust zal zijn dat het erom gaat een compromis te vinden dat een voldoende klinische werking heeft, ook al is dat vanuit het oogpunt van biologische beschikbaarheid van de werkzame bestanddelen theoretisch suboptimaal. Het bewijsaanbod van Merck ter zitting dienaangaande is niet geconcretiseerd en in het licht van het versneld regime in de omstandigheden van deze zaak te laat en wordt daarom gepasseerd.

(…)

4.28. De rechtbank ziet hierin steun voor de door haar aanvaarde argumentatie van Sandoz c.s. dat de vakman niet primair op zijn theoretische kompas zou varen wat hoeveelheid ongeïoniseerde stof betreft, omdat dit theoretische model blijkbaar onvoldoende voorspellend is voor klinische werkzaamheid.

4.29. Ook dit aspect verschaft derhalve geen inventiviteit.

4.30. Afgezien van het in het vorenoverwogene verworpen betoog van Merck dat de vakman ervan zou worden weerhouden een co-formulering te beproeven, is door haar niet gesteld dat indien de vakman dit wel zou proberen, dit de vakman nog niet bij de uitvinding volgens het octrooi zou brengen. Sandoz c.s. heeft gesteld, onder verwijzing naar Wilson, dat vervolgens met dierproeven de co-formulering nog klinisch getest zou moeten worden. Merck heeft niet gesteld dat dat undue burden zou opleveren. Slotsom

4.31. Sandoz c.s. vordert vernietiging van EP 752 en Merck heeft de geldigheid van dit octrooi uitsluitend verdedigd aan de hand van haar hoofd- en hulpverzoek. Uit het vorenoverwogene volgt dat deze verzoeken het inventiviteitsmanco naar het oordeel van de rechtbank niet verhelpen. (…)

4.32. Zodoende moet het octrooi zoals verleend integraal worden vernietigd voor zover het de gelding in Nederland betreft. Het ABC, dat op dit nietig te oordelen octrooi is gebaseerd, deelt dit lot en zal worden nietigverklaard.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 oktober 2010, KG ZA 10-1057, Indorata-Servicos & Great Lengths tegen Balmain c.s. (eveneens met dank aan Francis van Velsen, FISAL IP Law).

Octrooirecht. EP eiser Indorata betreffende ‘een verbeterde werkwijze en inrichting voor het vergroten van haarvolume of -lengte. Gestelde inbreuk door gedaagde. Nietigheidsverweer blijft onbesproken nu de voorzieningenrechter  concludeert dat van inbreuk voorshands geen sprake is. (Zie ook: Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 mei 2010, IEF 8835). 

4.7. De steunband van Balmain heeft geen zijde die kleeft en daarmee naar voorlopig oordeel geen kleefkant in de zin van het octrooi. Of de door Balmain toegepaste steunband is voorzien van een coating die in de hechting tussen steunband en haarextensies een (wezenlijke) functie vervult en in die zin als “kleefkant” zou moeten worden aangemerkt, zoals Indorata heeft gesteld en Balmain gemotiveerd heeft betwist, kan in dit kort geding in het midden blijven. Vast staat immers dat de steunband van Balmain in elk geval niet klevend is buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Daarmee kan de inrichting van Balmain niet de hiervoor beschreven fixeringsfunctie vervullen en valt het buiten de beschermingsomvang van conclusie 14.

4.8. Voorts slaagt Indorata niet in haar stelling dat sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie omdat in de inrichting van Balmain middelen zouden worden toegepast die op in wezen dezelfde wijze in wezen dezelfde functie vervullen met in wezen hetzelfde resultaat als bij de door haar geoctrooieerde inrichting. De maatregel “met kleefkant” zou volgens Indorata door Balmain worden toegepast door met gebruikmaking van de (klevende) eigenschappen van de bevestigingselementen de haarextensies op de steunband te plaatsen. Wat daar van zij, de kleefkant in de zin van het octrooi heeft ook een andere functie, te weten het fixeren van de steunband aan het hoofdhaar. Daartoe gebruikt Balmain geen steunband met kleefkant, zoals in EP 789, maar een positionneur, naar voorlopig oordeel een wezenlijk andere wijze. Aldus kan de inrichting van Balmain niet worden aangemerkt als een aan de inrichting volgens conclusie 14 van EP 789 equivalente inrichting.

4.9. De slotsom luidt dat de inrichting van Balmain naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van conclusie 14 valt, direct, noch in het equivalentiebereik. Nu conclusies 15, 16, 19, 21 en 23 afhankelijk zijn van conclusie 14 en conclusies 1, 2, 4 en 5 werkwijzen beschermen die gebruik maken van het fixeren van een steunband door het kleven van de kleefkant ervan aan het hoofdhaar (en zoals hiervoor is overwogen de inrichting van Balmain een dergelijke kleefkant niet heeft), geldt hetzelfde ten aanzien van deze door Indorata ingeroepen conclusies.

Lees het vonnis hier.