Rechtspraak  

Deze zaak ziet alleen op beweerdelijk onrechtmatige mededelingen in de markt door Smartrac.

Met betrekking tot de bevoegdheid en het toepasselijk recht oordeelt de rechter dat zowel art. 3 lid 2 (hoofdregel lex locus delicti) als art. 4 lid 1 en 2 (marktaanknoping bij ongeoorloofde mededinging)  van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad Pools en Chinees recht aanwijzen. Het betoog van OTI dat Nederlands recht van toepassing is wordt afgewezen. Erfolgsort Polen en erfolgsort China pevaleren boven Handlungsort Nederland.

De mededelingen in Polen

De schikking van Smartrac met Assa maakt aannemelijk dat behoefte bij Smartrac bestond om duidelijkheid te scheppen in de markt: "Zonder een dergelijke aanleiding – onduidelijkheid in de markt of Smartrac wel gerechtigd was met betrekking tot de in haar inlays toegepaste techniek – valt ook niet goed in te zien waarom Smartrac zich geroepen zou voelen om zó omstandig en gelardeerd met een legal opinion de eigendomsrechtelijke historie met betrekking tot haar inlay octrooiportefeuille uit de doeken te doen."

"Hoewel de wederzijds ingebrachte opinies naar Pools recht elkaar tegenspreken, is naar voorlopig oordeel volgens Pools recht geen sprake van onrechtmatig handelen van Smartrac in de zin van artt. 3 en 15 van de Poolse Unfair Competition Act (UCA). Dat zou naar Nederlands recht niet anders zijn geweest, omdat niet is gebleken dat Smartrac ter zake van haar wat wel genoemd wordt "wapperen" met octrooirechten een verwijt valt te maken, terwijl evenmin anderszins sprake is van een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW."

De mededelingen in China

De brief is, bezien in het licht van wat daar aan brieven en besprekingen vooraf is gegaan. niet onrechtmatig.  Hierbij wordt in aanmerking genomen dat op grond van art. 57 van de Chinese octrooiwet in geval van verdenking van octrooiinbreuk eerst pogingen in het werk moeten worden gesteld om by mutual consultation tot een oplossing van het geschil te geraken. Dit is wat Smartrac beoogde te doen.

Het verwijt van OTI dat "gewapperd" wordt met octrooien waarvan men redelijkerwijs moet weten dat deze niet geldig zijn wordt gepasseerd. Uit de feiten blijkt namelijk geenszins ongenoegzaam dat de octrooipositie van Smartrac wankel zou zijn.

De stelling "According to several analyses of our experts and our lawyers, these cards (sc. de vanwege FRI op de markt gebrachte smartcards van de tweede generatie Chinese nationale eID kaart, Vzr.) are 100% in infringement with our patents" geeft niet aan met welke precieze (onderdelen van) smartcards, inrichtingen of werkwijzen inbreuk zou worden gemaakt door of vanwege FRI op welke conclusies van de twee ingeroepen Chinese octrooien.

"Daarbij worden bovendien de in de brief bedoelde "several analyses" noch bij die brief gevoegd, noch anderszins kenbaar gemaakt en evenmin in de onderhavige procedure ingebracht. Zou dit naar Nederlands recht mogelijk verwijtbaar kunnen worden geacht in de zin van de "wapper" rechtspraak (maar dat behoeft in dit kort geding niet te worden beslist en zou naar Nederlands recht ook pas deugdelijk kunnen worden beoordeeld, indien duidelijk zou zijn wat de merites van de gestelde octrooiinbreuk zijn en wat de wetenschap omtrent die merites bij Smartrac behelst), daarvan is naar Chinees recht voorshands geen sprake. Er is voor zover kenbaar geen sprake van dreiging zonder grond, gegeven de naar Chinees recht voldoende onderbouwde inbreukaantijging in de "communicatie"-brief, terwijl er voorts geen sprake is van onredelijke verzoeken aan FRI – gegeven art. 57 Octrooiwet, als uiteengezet in 4.19. – of het vermelden van onjuiste feiten, één en ander in de zin van art. 14 van de Chinese PRC Anti- Unfair Competition Law."

Door OTI is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de betreffende brief moet worden opgevat als een act of unfair competition in de zin van art. 2 (5) PRC Anti-Unfair Competition Law.

Proceskosten volgens liquidatietarief, aangezien er geen verantwoording is overgelegd voor de wel gevraagde werkelijke proceskostenveroordeling.

Lees het vonnis hier.  

De leveringen aan Grolsch en Vomar hebben plaatsgevonden na het aanvragen van het octrooi, maar voor de publicatie van de verlening. In een dergelijk geval onstaat er pas 30 dagen na betekening van een desbewustheidsexploit recht op een redelijk vergoeding. Nu de verkoop vóór afloop van deze termijn heeft plaatsgevonden, is er geen recht op vergoeding. Om dezelfde redenen heeft Schuh onrechtmatig beslag gelegd, en mag de betreffende voorraad alsnog in het verkeer worden gebracht. In dat geval dient er overigens wel een redelijke vergoeding betaald te worden. Aangezien verdere inbreuk niet bewezen is, wordt er geen verbod uitgesproken.

De reclameuitingen zijn niet misleidend en dus niet onrechtmatig, oordeelt de rechter. Omnimark prijst zich aan als eerste aanbieder in Nederland. Dit is op zich zelf juist. Het is geen grond om in de artikelen te lezen dat Omnimark zich opwerpt als uitvinder. Bovendien is Omnimark aan te merken als rechtmatige aanbieder van het systeem.

Aldus blijft Schuh met lege handen achter en moet ook de proceskosten betalen. Schrale troost is dat Omnimark niet om een volledige kostenvergoeding heeft gevraagd en ook niet om uitvoerbaarheid bij voorraad.

Lees het vonnis hier.

Aan de hand van de stand van de techniek constateert het hof dat het scherm van Svensson in een aantal opzichten verschilt van een bekend drapeerbaar scherm (het ‘LS-kasscherm’). Doordat het scherm van Svensson gemaakt is van (i) flexibele stroken bestaande uit een dunne kunststoflaag die halogeen of fosfor bevat (“plastic film”) en (ii) tenminste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken gelamineerd zijn met deze plastic film en (iii) het garensysteem tenminste gedeeltelijk bestaat uit een vlamvertragend materiaal, is het drapeerbare scherm een moeilijk te ontsteken scherm.

Volgens het hof lag het, gezien de stand van de techniek, niet voor de deskundige voor de hand om een drapeerbaar scherm uit te voeren met de maatregelen volgens de aspecten (i), (ii) en (iii). 10. (…) “De deskundige, die de eigenschappen van het bekende LS-kasscherm of van de bekende schermdoeken van Bonar wil verbeteren in die zin, dat het scherm moeilijker te ontsteken en minder brandbaar is, zal zoeken naar materialen die daaraan kunnen bijdragen (…). Dat juist de materialen, die meebrengen dat aan de genoemde drie aspecten is voldaan, dienen te worden gekozen, vloeit niet op een voor de hand liggende wijze voort uit de hiervoor besproken stand van de techniek. Het moge zo zijn dat de keuze voor een garen van vlamvertragend materiaal wellicht aan de deskundige wordt opgedrongen door het feit, dat dergelijke garens reeds eerder waren toegepast in kasschermen (van Trevira), maar niets in de stand van de techniek brengt de deskundige, naar het oordeel van het hof, op de gedachte om dergelijke garens te combineren met flexibele stroken van kunsstof, die halogeen of fosfor bevatten.”

Dat het voor een deskundige niet voor de hand lag om te komen tot een dergelijk drapeerbaar scherm leidt het hof ook af uit het gegeven dat de bekende LS-kasschermen reeds dateren uit de jaren tachtig, dat Bonar haar schermen begin jaren negentig op de markt bracht, dat het vlamvertragend materiaal reeds in 1986 werd toegepast in brandvertragende kasschermen en dat het kunststofmateriaal reeds in 1990 bekend was. Niettemin heeft noch Bonar, noch Svensson in dit alles aanleiding gezien om het drapeerbare scherm volgens het octrooi te construeren, ondanks dat er kennelijk behoefte bestond aan brandvertragende kasschermen. Kennelijk eerst  in 1993 is Svensson erin geslaagd het geoctrooieerde scherm te ontwerpen en daarvoor octrooi aan te vragen. (12.)
 
Het hof bekrachtigt in het principale beroep het vonnis van de rechtbank, waarin de vordering van Bonar tot vernietiging van het octrooi is afgewezen.

In het incidentele beroep had Svensson nog geklaagd over een aantal overwegingen van de rechtbank. Volgens het hof heeft Svensson geen belang meer bij de behandeling van haar grieven, nu het hof heeft geoordeeld dat het octrooi van Svensson niet vernietigd wordt en dat het vonnis van de rechtbank, “wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank”, dient te worden bekrachtigd.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis rechtbank: IEF 1184.

Doornewaard stelt vervolgens dezelfde vorderingen in bij de Rb. Den Haag, namelijk onder meer opheffing van het bewijsbeslag en ongedaanmaking van de gevolgen van de bewijsbeslaglegging, monsterneming, beschrijvingen/of gerechtelijke bewaring van de Silicair machine, en een verbod om nogmaals beslag te leggen. Air Force vraagt op haar beurt in reconventie een inbreukverbod.

Naar voorlopig oordeel bestaat er volgens de Voorzieningenrechter een gerede kans dat de bodemrechter zal oordelen dat de Silicair machine niet valt binnen de beschermingsomvang van conclusies 19 en 20 van EP 276 om redenen die nog niet eerder aan het Hof waren voorgelegd. De Voorzieningenrechter acht de Silicair machine namelijk in feite niet meer dan een niet-inventieve variant op de reeds bekende stand van de techniek in de vorm van een Amerikaans octrooi US 483.

Ten aanzien van conclusie 12 van het tweede octrooi EP 669 oordeelt de Voorzieningenrechter dat er een gerede kans aanwezig is dat in een bodemprocedure het octrooi niet geldig zal blijken. Het Hof had eerder enkel beslist over inbreuk op conclusie 12 van EP 669, aangezien (kennelijk) de geldigheid van deze conclusie destijds niet is betwist. “Zo de gemiddelde vakman de oplossing van conclusie 12 al niet op basis van zijn algemene vakkennis zonder inventieve denkarbeid zal vinden, komt hij deze tegen in D4”.

De Voorzieningenrechter wijst de reconventionele inbreukvordering af en wijst de vorderingen van Doornewaard - behoudens het gevorderde verbod om nogmaals beslag te leggen – grotendeels toe. De proceskosten die betrekking hebben op de eerdere procedure bij de Rb. Zutphen worden in mindering gebracht op de gevorderde volledige proceskostenveroordeling. Immers, deze kosten waren al gemaakt en de Rb. Zutphen heeft al over de proceskosten van die procedure beslist.  

Lees het vonnis hier. Eerder bericht + vonnis Zutphen en arrest Den Haag hier.  

Faymonville stelt dat de rechtbank de zaak moet aanhouden totdat door de Belgische rechter omtrent diens bevoegdheid is beslist, omdat Faymonville eerder een zaak in België tegen Nooteboom is begonnen, die hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust. De Haagse rechter oordeelt daarentegen dat gelet op de uitspraak van het HvJ EG in de zaak GAT/LuK geen twijfel bestaat dat de Belgische rechter niet bevoegd is te oordelen omtrent de geldigheid van het Nederlandse octrooi. De Nederlandse rechter is bevoegd de onderhavige zaak - waarin de nietigheid van het octrooi bij wege van verweer wordt ingeroepen - te beoordelen. Het nietigheidsverweer van Faymonville beperkt zich tot non-inventiviteit en het niet gedekt zijn door de oorspronkelijke octrooiaanvrage.

Als meest nabije stand van de techniek beschouwt de rechtbank het op de indieningsdatum  bekende type dieplader met gieksleuf en wielstellen zonder pendelassen. “Uitgaande van een aanhanger met gieksleuf en zonder pendelassen wil de vakman tot een compactere, kortere, althans hoger belastbare eenheid komen, maar met behoud van de voordelen van een voldoende brede en diepe gieksleuf tussen de wielen voor (de graafarm van) groot materieel als graafmachines. Ter oplossing van dat objectief geformuleerde probleem ligt het voor de vakman voor de hand om dan pendelassen toe te passen.”

De rechtbank stelt vast dat blijkens de beschrijving van het octrooi niets anders wordt gezegd dan dat één-op-één smallere pendelassen moeten worden toegepast om de benodigde tussenwielruimte te krijgen.  Naar het oordeel van de rechtbank openbaart het octrooi hiermee echter niet voor de vakman dat en hoe zulks op een volgens de uitvinding bedoelde wijze kan gebeuren en wat daarbij voor technische problemen overwonnen moeten worden. Er is geen sprake van een uitvinding, maar van louter toepassing van ambachtelijke vakkennis. (4.12)

Het gebrek aan uitvindingshoogte kan volgens de rechtbank ook inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de stand van de techniek van de bekende aanhangers mét pendelaswielstellen zonder voldoende brede en diepe gieksleuf tussen de wielstellen. Teneinde tussen de wielstellen een bredere/diepere gleuf te verkrijgen, ligt het besparen van ruimte tussen de wielen door smallere pendelassen toe te passen voor de gemiddelde vakman voor de hand.

De rechtbank oordeelt dat het gehele octrooi nietig is wegens gebrek aan uitvindingshoogte en wijst de vorderingen van Nooteboom af, aangezien op een nietig octrooi geen inbreuk mogelijk is.

Nooteboom wordt veroordeeld in de proceskosten van Faymonville. Deze kostenveroordeling is echter niet uitvoerbaar bij voorraad. “(…) Aangezien Faymonville noch bij antwoord, noch bij pleidooi, noch bij haar Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenverantwoording expliciet of impliciet aanspraak heeft gemaakt op een uitvoerbaar bij voorraad verklaring van een eventuele proceskostenveroordeling te haren voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (vgl. HR 14 mei 2004, NJ 2005/247).”

Lees het vonnis hier.

"(...) zelfs indien de tekst van de sommatiebrief op het vorige punt juist was opgesteld, dan nog sprake zou zijn geweest van lichtvaardig en daarmee onrechtmatig handelen door de brieven met voormelde inhoud aan afnemers te sturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep buiten rechte op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig moet worden geacht, geldt dat indien dat octrooi later wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure (HR 29 september 2006, BIE 2007, 55). Hoewel in dit geval geen sprake is van een vooronderzocht octrooi, maar van een Nederlands registratieoctrooi, is zelfs naar deze maatstaf gemeten het handelen van Korse naar voorlopig oordeel onrechtmatig te achten (...)"

De nieuwheid aan conclusie 1 wordt namelijk ontnomen door het bestaan van de tipitring. Korse bleek al voor het versturen van de sommatiebrieven op de hoogte van het bestaan van deze ring (vanaf de  voorjaarsbeurs 2006). Aldus is duidelijk dat er een serieuze niet te verwaarlozen  kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken, hetgeen Korse had  moeten weten. Dit geldt te sterker nu het slechts een registratieoctrooi betrof. Zijn beroep op het octrooi jegens de afnemers van Present Sieraden kan daarmee de zorgvuldigheidstoets niet doorstaan en is om die reden onrechtmatig.

Het beroep op het auteursrecht door Korse wordt eveneens afgewezen. De ringen verschillen qua totaalindruk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde en aldus niet auteursrechtelijk te beschermen trekken. Naar voorlopig oordeel zijn deze verschillen zelfs dusdanig dat het niettemin hierop gronden van de stelling dat de verkoop zou moeten worden gestaakt,onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is.

Ten slotte geldt dat de onrechtmatigheid wordt versterkt doordat Korse in plaats van de reactie van Present Sieraden af te wachten de afnemers heeft aangeschreven. De rechter acht de termijn onredelijk kort die Korse stelde. Daarnaast had Korse niet de (nog niet gepubliceerde) octrooiaanvraag meegestuurd zodat Present Sieraden niet in staat was inhoudelijk op de beschuldigingen te reageren.

"Het gehele optreden van Korse in de periode 28 juni-5 juli 2007 overziende rest de voorzieningenrechter geen andere conclusie dan dat hij door afnemers van Present Sieraden aan te schrijven zoals hij heeft gedaan waarbij hij zich beriep op octrooirechtelijke en auteursrechtelijke pretenties waarvan hij wist of althans behoorde te weten dat deze onjuist waren, of althans een duidelijk zeer discutabele basis hadden, Present Sieraden welbewust schade heeft berokkend. Zulks is onrechtmatig.(4.9)"

Toewijzing verbod tot het doen van onrechtmatige uitlatingen en rectificatie. 

Lees het vonnis hier

De Hoge Raad verwijst allereerst naar artikelen 53 ROW 1995 en 69 EOV, die stellen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Ook het protocol dat dient om art. 69 uit te leggen wordt geciteerd. Vervolgens wordt eerdere arresten van de Hoge Raad zelf aangehaald, waarna afgesloten wordt met:

"In het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol). De feitenrechter die zich gesteld ziet voor de taak de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen door uitleg van de octrooiconclusies, dient bovenstaande maatstaf (met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen) te hanteren. Die uitleg is in de regel overigens zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht."

De Hoge Raad is vervolgens van mening dat (in de woorden van de A.G., Conclusies 4.1) "het hof (…) derhalve geen rechtsregel (uitlegmaatstaf) [heeft] miskend bij de uitleg van het octrooi. Dan is dus de vraag aan de orde of die uitleg voldoende gemotiveerd en begrijpelijk is. De uitleg van een octrooi is immers een werkzaamheid van feitelijke aard, die dan ook nauw verweven is met de waardering van de feitelijke omstandigheden door de rechter in eerste aanleg en in hoger beroep. Die uitleg kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst." Ook de klachten van Lely over de motivatie worden echter afgewezen, zodat het principale beroep verworpen.

Lees het arrest hier.