Parallelimport  

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (Novartis tegen Friederichs, in vrijwaring: Saurus)
Namaak. Import in EER. Vrijwaring toegewezen. Novartis is houdster van gemeenschapswoord- /beeldmerk AIR OPTIX voor contactlenzen. Friederichs neemt o.a. deze lenzen af en verkoopt deze als groothandel. Novartis c.s. stelt dat Friederichs AIR OPTIX conctactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Saurus heeft de contactlenzen aan Friederichs geleverd.

Er is geen sprake van uitputting. Toestemming voor het binnen de EER brengen als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo kan niet worden vermoed, maar dient uitdrukkelijk dan wel impliciet te zijn. Uit de verpakking van de AIR OPTIX kan geen impliciete toestemming worden afgeleid, zeker niet nu er ook kenmerken op staan die duiden op verhandeling buiten de EER (r.o. 5.8). Friederichs heeft niet aangetoond dat er sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. (r.o. 5.10-5.12).

Met het overleggen van de facturen van en (niet succesvolle) correspondentie met Saurus over het bewijs dat met toestemming deze lenzen zijn verhandeld, heeft zij niet aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om aan te tonen dat de merkrechten zijn uitgeput (5.17). De (neven)vorderingen worden toegewezen. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij zullen worden toegewezen. Saurus heeft onrechtmatig gehandeld en dient Friederichs schadevergoeding aan Novartis en de proceskosten te vergoeden. Ook dient de schade die Friederichs lijdt als gevolg van het doen van opgave en het terughaalbevel te vergoeden. Vrijwaringszaak wordt toegewezen.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een EU Representative (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwerpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per locale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig chilling effect uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;

Lees de uitspraak hier:
Grosse HA ZA 11-2462 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (pdf)

Stand van zaken beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, Kamerstukken II 2012/2013, 29 477, nr. 254.
Begripsomschrijving. Als ‘vervalst’ worden in de richtlijn aangemerkt geneesmiddelen met een valse voorstelling van identiteit (verpakking, etikettering, naam of samenstelling), oorsprong (fabrikant, houder van de handelsvergunning, land van herkomst) of geschiedenis (blijkend uit de documentatie over distributie). Dit is dus een ruime definitie van vervalsingen (zie ook bijlage 15). In feite gaat het om alle geneesmiddelen die op enigerlei wijze worden gepresenteerd als legaal geproduceerd of gedistribueerd. Het is in die definitie niet van belang of tevens geprobeerd wordt om dergelijke geneesmiddelen zo veel mogelijk te laten lijken op bestaande geneesmiddelen die al in het handelskanaal zijn (de klassieke merkvervalsing).

Inmiddels is ook een wetsvoorstel bij uw Kamer aanhangig gemaakt dat strekt tot implementatie van de richtlijn vervalsingen waarin de nieuwe definitie is opgenomen.

Leeswijzer
In deze brief wordt de stand van zaken van de beleidsagenda 2011 op het terrein van de vervalste geneesmiddelen en de vervalste medische hulpmiddelen beschreven, zowel in nationaal als internationaal perspectief. Vervolgens wordt ingegaan op het vervolg van het VWS-beleid met betrekking tot vervalste medische producten voor de periode tot 2017. Er is voor gekozen om dit vervolg van het VWS beleid direct in deze brief uit een te zetten er komt dus geen aparte beleidsagenda. Het is de bedoeling dat de beschreven activiteiten verder worden opgepakt door de betrokken partijen.
Dit zal verder worden besproken tijdens de VWS bijeenkomsten zoals eerder genoemd in deze brief.

(...) De Europese Douane brengt jaarlijks een rapport uit over de handhaving van intellectueel eigendom. Het rapport23 over 2011 laat zien dat de Europese douane in dat jaar meer dan 90.000 casussen heeft behandeld met bijna 115 miljoen artikelen met een geschatte waarde van 1,2 miljard euro. Met een aandeel van 24% staan merkvervalste geneesmiddelen in de top 3. Overigens valt het intellectueel eigendom buiten de scope van de vervalsingen richtlijn.

Hof Den Haag 7 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1300 (Voeging Van Caem in Top Logistics voorheen Mevi tegen Bacardi)
Incidentele voeging na IEF 11948, waarin het HvJ EU vragen wordt voorgelegd. Nationaal procesrecht. Eigendomsbelang. Het hof laat Van Caem toe als gevoegde partij aan de zijde van Mevi. In een nationale procedure, ook als daarin vragen aan het HvJ EU worden gesteld, geldt het nationale procesrecht en niet de bij dat hof geldende procedureregels, neergelegd in het Statuut van het Hof van Justitie. Ex artikel 217 Rv heeft Van Caem een belang om te voorkomen dat de aan hem toebehorende producten - om niet - aan Bacardi over te (laten) dragen. Het belang dat Mevi wordt bevolen concurrentiegevoelige informatie te verstrekken, kan in het midden blijven.

De omstandigheid dat afgifte van door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen wordt gevorderd brengt mee dat Van Caem bij de uitkomst van de procedure belang heeft. Nu het gaat om aan haar toekomende zaken waarop beslag gelegd is en waarover wordt beslist in een procedure waarbij zij geen partij is, weeg het belang van Bacardi en Mevi (procesvertraging) minder zwaar dan het eigendomsrecht van Van Caem.

Nu de vordering van Van Caem wordt toegewezen, zullen Bacardi en Mevi worden veroordeeld in de kosten van het incident. Nu Van Caem geen aanspraak heeft gemaakt op volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof de kosten begroten volgens het liquidatietarief.

11. Van Caem heeft gesteld dat zij belang bij voeging heeft omdat door Van Caem bij Mevi opgeslagen Bacardi-producten (flessen drank) zijn getroffen door voormeld, op verzoek van Bacardi in november 2006 gelegd, beslag, welke goederen nog altijd bij Mevi liggen onder het beslag. Voorts heeft zij aangevoerd het vereiste belang bij voeging te hebben

   1. in zaak 1 omdat Bacardi heeft gevorderd Mevi te bevelen om de beslagen Bacardi producten – waaronder de aan Van Caem toebehorende producten – om niet aan Bacardi over te dragen, over welke vordering nog geen in een dictum neergelegde beslissing is genomen, en
   2. in zaken 1 en 2 omdat Bacardi heeft gevorderd Mevi te bevelen informatie te verstrekken over diverse aspecten van de in- en uitslag van Bacardi producten door Mevi, tot welke informatie vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie met betrekking tot door Van Caem gedreven handel in Bacardi producten behoort, in welk verband relevant is dat Van Caem op de internationale markt concurreert met Bacardi.

15. Ook het in rechtsoverweging 11, onder 1 door Van Caem gestelde belang (in zaak 1) afgifte van flessen van Van Caem te voorkomen, kan op zichzelf naar het oordeel van het hof als een belang in de zin van artikel 217 Rv worden aangemerkt.
De daartegen gerichte verweren, vermeld in rechtsoverweging 12, sub a, b, c en d, kunnen naar het oordeel van het hof niet slagen om de volgende redenen. De omstandigheid dat afgifte van door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen wordt gevorderd brengt mee dat Van Caem bij de uitkomst van de procedure belang heeft. Tot op heden heeft Bacardi haar vordering niet verminderd, terwijl zij daarvoor inmiddels (sinds het vonnis van 14 september 2011) wel de gelegenheid heeft gehad. Dat het slechts om 373 flessen zou gaan doet aan het belang van Van Caem niet af. (...)

16. Of het door Van Caem gestelde, in rechtsoverweging 11 onder 2 vermelde belang (in zaken 1 en 2) te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie over Van Caem wordt verstrekt, gelet op de in rechtsoverweging 12, onder e en f vermelde verweren – dat bedoelde informatie al is verstrekt op grond van voormelde vonnissen in deze zaak en in de zaak tussen Van Caem en Bacardi –, nog bestaat, kan in het midden blijven, nu al op grond van het bovenstaande kan worden aangenomen dat Van Caem in beide zaken belang bij voeging heeft als in artikel 217 Rv bedoeld. Dat Van Caem pas in een laat stadium de incidentele vordering tot voeging heeft ingesteld kan daaraan onvoldoende afdoen. Op grond van artikel 218 Rv is dit mogelijk. Overigens merkt het hof in dit verband nog op dat de rechtbank er in haar deelvonnis van 18 augustus 2010 van uitgaat dat de vorderingen van Bacardi geen betrekking meer hadden op flessen met een T1-status en voor derden als Van Caem pas uit het tussenarrest van het hof van 30 oktober 2012 bleek dat Bacardi haar vorderingen niet aldus wenste te beperken. Nu partijen in deze procedure ervan uit leken te gaan dat de producten van Van Caem een T1-status hebben, is hetgeen uit voormeld arrest blijkt van invloed op het belang van Van Caem bij voeging.

19. Nu de vordering van Van Caem wordt toegewezen, zullen Bacardi en Mevi worden veroordeeld in de kosten van het incident. Nu Van Caem geen aanspraak heeft gemaakt op volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof de kosten begroten volgens het liquidatietarief.

Lees de uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2013:1300 (pdf)

Conclusie A-G HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-170/12 (Pinckney) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Cour de cassation.
Conclusie tot niet-ontvankelijkeid en subsidiair: IPR. Uitlegging van artikel 5, punt 3, van EEX-verordening nr. 44/2001. Bevoegdheid van de nationale rechter ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad. Criteria om „plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” te bepalen. Inbreuk op auteursvermogensrechten veroorzaakt door feit dat content in gedematerialiseerde vorm of materiële drager waarop deze content is gekopieerd op internet werd geplaatst. Voor publiek bestemde content.

72. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om het verzoek van de Cour de cassation niet‑ontvankelijk te verklaren.

73. Subsidiair, voor het geval dat het Hof het prejudiciële verzoek ontvankelijk mocht verklaren, geef ik in overweging om de prejudiciële vragen van de Cour de cassation samen te beantwoorden als volgt:

Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (...), moet aldus worden uitgelegd dat in geval van een geschil ter zake van een beweerde inbreuk op het uitsluitend distributierecht door de aanbieding op internet van materiële dragers met daarop auteursrechtelijk beschermde content, of een inbreuk op het uitsluitend recht van mededeling door de plaatsing op internet van content in gedematerialiseerde vorm, degene die meent te zijn benadeeld, ofwel bij de rechter van de plaats van vestiging van de personen die de compact discs (cd’s) op internet hebben aangeboden of de content op internet hebben geplaatst vergoeding van de volledige schade kan vorderen, ofwel bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waarop de betrokken site is gericht, vergoeding van de op dit grondgebied geleden schade.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 25 maart 2013, KG RK 13-629 (Merkhouders tegen Elcatel Ltd.)

Tip ingezonden door Thomas de Weerd, Houthoff Buruma.

Ex parte. Counterfeit. Namaak. 2.22 lid 6 BVIE. 6:196c BW. REACT, the Anti-Counterfeiting Network.

Uit't verzoekschrift: (aangepaste) verzoek tegen hosting provider Ecatel tot beëindigen van diensten waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van de Merkhouders. In het bijzonder ziet het verzoek op het afsluiten van een groot aantal websites waarop counterfeit producten worden aangeboden.

Van belang is dat de meeste hosting providers rechten inzake de intellectuele eigendom respecteren en evident inbreukmakende websites na melding afsluiten. Slechts een handvol hosting providers nemen dergelijke meldingen niet serieus. De voorzieningenrechter: De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites (r.o. 2.4).

Verder uit 't verzoekschrift
Juridisch kader:
III.1. Artikel 2.22 lid 6 BVIE
III.2. Proportionaliteit en subsidiariteit
III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
III.5. Exparte bevel is mogelijk tegen een tussenpersoon

III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
76. Tekenend voor de houding van Ecatel is dat het onmogelijk is te achterhalen wat haar algemene voorwaarden zijn. Op haar website biedt zij twee links aan naar haar Terms and conditions. Klikken op zowel de link in het navigatiemenu aan de linkerkant als op de link in de footer levert echter een foutmelding op.

III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
77. Aansprakelijkheid van de hosting provider is in deze zaak niet aan de orde. Artikel 6:196c lid 5 BW staat het verbod tegen de (hosting) provider uitdrukkelijk toe, onafhankelijk van diens aansprakelijkheid. Overigens is Ecatel op de hoogte gesteld van de inbreuken op de Counterfeit Websites en spreken de inbreuken voor zich. Ecatel kan zich zodoende niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid die art. 6:196c lid 4 biedt. Verwezen wordt naar de hierboven reeds genoemde rechtspraak betreffende The Pirate Bay.

De Voorzieningenrechter:
2.4. Ook is voorshands voldoende aannemelijk dat de genoemde websites worden gehost door gerekwestreerde. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat gerekwestreerde kan worden aangemerkt als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om de genoemde inbreuken te maken in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE en dat dus een bevel kan worden uitgevaardigd tot staking van die diensten. De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken)
Webwereld (Ex-parte verbod tegen hoster Ecatel om namaaksites)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, LJN BZ5260 (Converse Inc. Kesbo Sport BV tegen Schoenenreus BV en Dieseel A.G.) - afschrift HD 200.087.046/01

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. (Legale) Parallelimport. Bewijslast. Over het begrip namaak, (indirecte) toestemming, uitputtingsverweer. Geen gevaar afscherming van de markt. Vervolg op het tussenvonnis en eerdere gecombineerde hoofd/vrijwarings-uitspraak in IEF 9501.

Het Hof oordeelt dat in beginsel vaststaat dat sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus (r.o. 7.4.8). Volgens de systematiek van het BVIE kan Schoenenreus zich niet beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van 2.23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van zijn merk in de zin van 2.20 lid 1 BVIE (r.o. 7.4.7). Partijen twisten over de bewijslast onder verwijzing naar (IE-Klassiekers merkenrecht als) Van Doren/Lifestyle en Lancôme/Kruidvat.

Schoenenreus voerde het uitputtingsverweer ex artikel 2.23 lid 3 BVIE, de bewijslast ter zake rust op Schoenenreus (r.o. 7.5.16). Schoenenreus heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat (7.6.12). Ze wordt wel in de gelegenheid gesteld om haar stellingen, dat de schoenen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land zijn verkregen, te bewijzen (r.o. 7.8).

Converse is lang niet op alle punten in het gelijk gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75% van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden. (7.10.5).

Dieseel heeft zich gevoegd en is ontvankelijk (r.o. 7.11.4), maar ziet het overgrote deel van haar grieven afgewezen worden, dan wel zijn de grieven voor de hoofdzaak niet van doorslaggevend belang.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij de rechtbank tevens een veroordeling zal uitspreken over de in hoger beroep gevallen kosten.

7.5.16 Resumerend: in het kader van het op art. 2.23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren.

7.5.17. In dat geval zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (...)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 12 december 2012, zaak C-583/12 (Sintax Trading OÜ tegen Maksu- ja Tolliamet)

Douanewetboek. Intellectuele eigendom (namaak/piraterij), modellenrecht. TRIPS-verdrag.

In februari 2010 wordt in de databank voor modellen in Estland een fles ingeschreven op naam van OÜ Acerra. In december van dat jaar arriveert een zending flessen mondspoelwater afkomstig van de Oekraïense firma OOO Galterra bij verzoekster. Acerra stelt vervolgens dat verzoekster een product probeert te leveren dat verpakt is in flessen die modelrechtelijk zijn beschermd. De douane verricht onderzoek en stelt vast dat er door de grote mate van overeenstemming gegronde verdenking op namaak bestaat. Zij houdt de voor verzoekster geleverde goederen vast in een douane-entrepot en vraagt Acerra om een beoordeling van het product. Acerra bevestigt begin 2011 dat de flessen identiek zijn aan haar gedeponeerde model. Verzoekster vraagt vrijgave van de goederen maar dat wordt afgewezen omdat dat inbreuk zou maken op Vo. 1383/2003.

Verzoekster gaat in beroep omdat zij van oordeel is dat (zoals in artikel 2 van Vo. 1383/2003 bepaald) de douaneautoriteiten in een procedure tot vaststelling van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht moeten aantonen dat het goederen betreft die door piraterij zijn verkregen. Het is onvoldoende dat alleen Acerra heeft verklaard dat er van inbreuk sprake is. Verweerster meent echter dat er sprake is van zoveel gelijkenis dat de goederen kunnen worden verward met het gedeponeerde model.

De verwijzende Estland rechter vraagt zich echter af of douaneautoriteiten bevoegd zijn om een inbreuk op een IE-recht vast te stellen, en stelt het HvJ EU de volgende vragen:

1) Kan de in artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1383/2003 genoemde „procedure [die] is ingeleid om te bepalen of […] een intellectueel eigendomsrecht is geschonden”, ook worden gevoerd bij de douanedienst, of dient de in hoofdstuk III van de verordening behandelde „bevoegde autoriteit [die] een besluit ten gronde kan nemen” gescheiden te zijn van de douaneautoriteiten?

2) In punt 2 van de considerans van verordening nr. 1383/2003 wordt als doelstelling van de verordening bescherming van de consumenten genoemd, en overeenkomstig punt 3 van die considerans moet in een procedure worden voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft het verbod om goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, zo doeltreffend mogelijk te handhaven, zonder evenwel de in punt 2 van de considerans van deze verordening en in punt 1 van de considerans van uitvoeringsverordening nr. 1891/2004 genoemde vrijheid van het legitieme handelsverkeer in het gedrang te brengen.

Is het met deze doelstellingen verenigbaar dat de in artikel 17 van verordening nr. 1383/2003 vastgelegde maatregelen alleen kunnen worden toegepast wanneer de houder van het recht de in artikel 13, lid 1, van de verordening genoemde procedure tot vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht inleidt, of moet met het oog op een zo doeltreffend mogelijke verwezenlijking van deze doelstellingen, ook de douaneautoriteit de mogelijkheid hebben om de desbetreffende procedure in te leiden?

Conclusie P-G bij de HR 22 november 2012, LJN BY6062 (X tegen Staatssecretaris van Financiën)

Als randvermelding. Communautair Douanerecht. Import, export van en handel in kleding.

Belanghebbende houdt zich bezig met de fabricage, de import en de export van, en de handel in kleding. In de jaren 2003 en 2004 hebben verschillende douane-expediteurs in opdracht van belanghebbende aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van kleding. Bij een controle na invoer stelt de Inspecteur dat bij deze aangiften niet de juiste transactiewaarden zijn gehanteerd als maatstaf voor de heffing. De belanghebbende-gegevensverstrekken wist of had moeten weten dat de verstrekte gegevens onjuist waren, en de Inspecteur heeft een uitnodigingen tot betaling uitgereikt.

In cassatie is de vraag aan de orde of deze aanwijzing rechtsgeldig in het Douanebesluit kon worden opgenomen dan wel of de aanwijzing had moeten geschieden bij een wet in formele zin.

In deze conclusie geeft A-G Van Hilten eerst een overzicht van de aanwijzing van de douaneschuldenaar in het CDW en in de nationale regelgeving. Op grond van artikel 201, lid 3 van het CDW zijn de aangever en, in geval van indirecte vertegenwoordiging, degene voor wiens rekening de douaneaangifte is gedaan rechtstreeks (verplicht) douaneschuldenaar. Naar keuze van de lidstaten kan ook als schuldenaar worden aangewezen degene die - kort gezegd - gegevens voor de aangifte heeft verstrekt waarvan hij wist of had moeten weten dat deze niet juist waren (hierna kortweg: de onjuiste-gegevens-verstrekker) en welke gegevens ertoe hebben geleid dat te weinig douanerechten zijn geheven. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik beoogd te maken door de aanwijzing als douaneschuldenaar van de onjuiste-gegevens-verstrekker in artikel 54 van het Douanebesluit, een algemene maatregel van bestuur (amvb). Artikel 54 van het Douanebesluit vindt zijn basis in de artikelen 3 en 58 van de Douanewet. Artikel 3 van de Douanewet bepaalde dat indien in wettelijke bepalingen - waaronder op grond van de artikelen 1, lid 4 en 2, lid 2 van de Douanewet het CDW moet worden gerekend - is bepaald dat nationale voorschriften van toepassing zijn, dit kan bij amvb. Uit de toelichting van artikel 3 van de Douanewet leidt de A-G af dat de in het artikel geregelde mogelijkheid is bedoeld voor (de omzetting van) toepassingsbepalingen die zich naar hun aard niet goed lenen voor een regeling bij wet in formele zin. Op grond van artikel 58 van de Douanewet, kunnen bij of krachtens amvb ter verzekering van een juiste toepassing van de wettelijke bepalingen nadere regels worden gesteld ter aanvulling van de in de wettelijke bepalingen geregelde onderwerpen.

Vervolgens bespreekt A-G Van Hilten de vraag of het CDW aanwijzing van de douaneschuldenaar via een amvb - zoals het Douanebesluit - toestaat. Artikel 201, lid 3, laatste volzin, van het CDW schrijft voor dat de lidstaten die de onjuiste-gegevens-verstrekker als douaneschuldenaar willen aanwijzen, dat doen overeenkomstig de nationale bepalingen. Ook de verschillende taalversies van het CDW schrijven niet voor dat gebruikmaking van de kan-bepaling moet geschieden door middel van een wet in formele zin. Het is vaste jurisprudentie van het HvJ dat de vrijheid die de lidstaten hebben om zelf vorm en middelen voor omzetting van richtlijnbepalingen in nationale bepalingen te kiezen, in zoverre beperkt is dat omzetting door middel van 'eenvoudige administratieve praktijken waaraan onvoldoende bekendheid is gegeven' of 'ambtelijke instructies die naar goeddunken van de administratie kunnen worden gewijzigd' niet mag. Het komt de A-G voor dat dit mutatis mutandis ook heeft te gelden voor omzetting van de kan-bepaling van artikel 201, lid 3, van het CDW en dat de keuze voor (geldende) nationale bepalingen waarin die aanwijzing moet geschieden - zeker nu artikel 201, lid 3, van het CDW blijkens zijn tekst geen 'omzetting' in formele wetgeving eist - in beginsel aan de lidstaten is, met dien verstande dat de rechtszekerheid gewaarborgd moet zijn. De wijze van totstandkoming van een amvb als het Douanebesluit lijken A-G Van Hilten voldoende rechtszekerheid te bieden. Het gaat hier immers niet om een ambtelijk besluit dat naar believen van de administratie eenvoudig kan worden gewijzigd, maar om een met (procedurele) waarborgen omgeven product van regelgeving.

Ten slotte bespreekt de A-G de vraag of de Douanewet zelf de ruimte bood voor de aanwijzing van de douaneschuldenaar via een amvb. In de Nederlandse belastingregelgeving is de aanwijzing van de belastingschuldige gewoonlijk bij wet geregeld. Het valt A-G van Hilten op dat de aanwijzing van de onjuiste-gegevens-verstrekker zowel vóór de inwerkingtreding van de Douanewet als na vervanging van die wet door de Algemene douanewet, een 'wettelijke' aanwijzing van de onjuiste-gegevens-verstrekker heel goed mogelijk bleek. Hoewel A-G van Hilten wat moeite heeft om de aanwijzing van een belastingschuldenaar te beschouwen als een regeling die zich minder leent voor opname in een wet in formele zin, en ook wat aarzelingen heeft bij het als 'aanvullende regel' aanmerken van een zodanige aanwijzing, sloot de Douanewet de in het communautaire recht voorgeschreven aanwijzing van de onjuiste-gegevens-verstrekker als douaneschuldenaar via algemene maatregel van bestuur, haars inziens ook niet uit.

A-G Van Hilten komt tot de slotsom dat de aanwijzing van de onjuiste-gegevens-verstrekker als douaneschuldenaar in het Douanebesluit misschien geen schoonheidsprijs verdient, maar alles bijeengenomen niet in strijd is met het CDW of met de Douanewet is.

De conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het beroepschrift in cassatie van belanghebbende.

C. Shannon en E.J.V.T. van den Broek, 'Effectieven handhaving van IE-rechten en de rol van de douane' in De Bedrijfsjurist november 2012, nr. 5, p. 8-9.

Een bijdrage ingezonden door Carreen Shannon en Gie van den Broek, Deterink.

Bescherming van intellectuele eigendom is voor veel bedrijven als de bescherming van de kroonjuwelen. Door een bedrijf ontwikkelde productnamen, logo's en designs, aanwezige innovaties en kennis vormen immers veelal de spil van het bedrijf. (...) In dit artikel gaan we in op de handhaving van deze intellectuele eigendomsrechten. Daarbij zoomen we in op de rol van de Douane, alsmede het probleem van de namaakgoederen aangetroffen in transit. We sluiten af met enkele Tips & Tricks.

Laat de Douane uw fort bewaken
(...) In toenemen de mate maken bedrijven gebruik van de mogelijkheid van toezicht door de Douane, door middel van het indienen van een artikel 5 verzoek op grond van Verordening 1383/2003 (hierna: de Douaneverordening). met een dergelijk verzoek vraagt de houder van een IE recht de Douane om op te treden tegen door haar aangetroffen goederen die vermoedelijk inbreuk maken. Dat optreden houdt meer specifiek in dat de Douane de vrijgave van die goederen opschort of ze vasthoudt, en de houder van het IE recht daarover informeert. De houder van het IE recht heeft vervolgens een bepaalde termijn om na te gaan of het ook daadwerkelijk om inbreukmakende goederen gaat en civielrechtelijk optreden houdt doorgaans in dat in eerste instantie een brief wordt verstuurd naar de geadresseerde en de houder van de goederen met het verzoek vrijwillig akkoord te gaan met vernietiging van de goederen, waarna bij geen gehoor een inbreukprocedure voor de rechter wordt gestart. (...)

Tips & Tricks

• Zorg naast de bescherming van uw intellectuele eigendom in afzetlanden, ook voor deugdelijke bescherming in productielanden (waaronder China).
• Dien een zo volledig en specifiek mogelijk gedocumenteerd artikel 5 verzoek in bij de Douane, met aanwijzing van alle Lidstaten waar u binnenkomst van inbreukmakende goederen verwacht, en zorg dat dit verzoek minstens een keer per jaar wordt geactualiseerd.
• Overweeg gebruik van de IPM module ontwikkeld door de World Customs Organisation om de douaneautoriteiten binnen en buiten de EU makkelijker te maken inbreukmakende goederen te identificeren.
• Vraag de Douane ten aanzien van verdachte transitgoederen die vanwege het ontbreken van een vermoeden van inbreuken in de EU niet kunnen worden tegengehouden, de douaneautoriteit van het land van bestemming te tippen over de aankomst van de verdachte zending. Dit zal de Douane overigens alleen doen indien met het land van bestemming een uitwisselingsverdrag voor dit soort informatie bestaat.
• Treedt kordaat op tegen handelaren in producten die inbreuk maken op uw IE rechten en deins niet terug voor een rechtszaak na een deugdelijk onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.
• Schaam u niet voor het feit dat uw merk of product wordt nagemaakt; dat is de keerzijde van uw succes. Communiceer via uw website over namaak en stimuleer daarbij dat consumenten aangetroffen namaak bij u melden.
• Het komt regelmatig voor dat het 'lek' bij de fabrikant van de authentieke producten zit. Zorg voor sluitende contracten met uw fabrikanten en leg daarbij vast dat u onaangekondigd controles mag uitvoeren bij de productie- en opslagfaciliteiten.

Hoge Raad 19 oktober 2012, LJN BX5797 (Diageo Brands BV tegen verweerder)

In navolging van IEF 11268. Merkenlandsverordening. Geen merkrechtinbreuk. Antilliaanse zaak. Parallelimport. Art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen.

Diageo leggen zich toe op de productie en verkoop van de bekende merken Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys. Zij hebben flessen aangetroffen waarvan het identificatienummer is verwijderd; in sommige gevallen zijn de etiketten (gedeeltelijk) verwijderd en teruggeplakt in gedreven winkels van de verweerder. Diageo stelt dat er sprake is van merkinbreuk door verwijdering van productcode. Concordantie met Nederlandse uitputtingsregels aangewezen? Gegronde reden voor verzet door merkhouder; parallelimport legitiem doel? Beoordeeld aan de hand van een belangenafweging. De HR verwerpt het beroep van Diageo.

3.2.2 Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8).
Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9).
Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv (rov. 4.12).

3.3.2 Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat het in art. 39 van het Statuut van het Koninkrijk verankerde concordantiebeginsel niet zonder meer meebrengt dat ontwikkelingen die zich in de Nederlandse rechtspraak voordoen, in de Antilliaanse rechtspraak dienen door te werken, onder meer niet indien de eerstbedoelde ontwikkelingen worden bepaald of beïnvloed door Europese regelgeving of door rechtspraak van het HvJEU. Er bestaat met name dan aanleiding niet overeenkomstig dat beginsel te beslissen indien sprake is van een duidelijk verschil in maatschappelijke opvattingen of de wetgever van het betrokken land een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een afwijkend regime. Nu van dit laatste sprake is bij de regeling van de uitputting van merkrechten, betogen Diageo c.s. ten onrechte dat het hof toepassing had dienen te geven aan het evengenoemde arrest l'Oréal/Bellure.

3.3.3 Daarmee is niet gezegd dat de in dat arrest genoemde functies van het merkrecht - naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie - geen rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een merkhouder in een bepaald geval een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.
Ook het arrest van de Hoge Raad van 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dient niet aldus te worden begrepen dat de herkomstgarantie de enige hier in aanmerking komende wezenlijke functie van het merk is.
De enkele omstandigheid evenwel dat aan een van die functies in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.

3.5 Klacht 2 strekt ten betoge dat de evenbedoelde, in rov. 4.11 en 4.12 neergelegde, afweging berust op een onjuiste uitleg van art. 23 lid 8 Mlv, aangezien op de door de Antilliaanse wetgever gemaakte keuze voor het algemeen belang van vrije parallelhandel een uitzondering geldt indien de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van zijn merkproducten en dat daarvan sprake is, indien de merkhouder met zijn verzet legitieme belangen nastreeft, zonder dat de rechter nog een afweging mag maken tussen de in het geding zijnde belangen.
Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met - en aldus een legitiem belang heeft bij - een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Terecht heeft het hof zich begeven in een afweging van de ingeroepen belangen van Diageo c.s. tegen dat van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. De uitkomst van die afweging is, in het licht van de vaststellingen van het hof in rov. 4.9, ook niet onbegrijpelijk, zodat de desbetreffende motiveringsklacht eveneens faalt.

3.6 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Parallelimport en merkinbreuk op Sint Maarten)