Overige  

Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen. \\

Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005. Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponeerd voor onder meer verzekeringen.

Weststreek c.s. stellen (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s.. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.

Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijkluidende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s.. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vordering van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.

Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging “verzekeringen”. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.

Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt.

Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gerede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen. De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is.

Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.

Lees het vonnis hier.

 Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s. daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben. Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt.

In de domeinnamen moet het woord “fortis” als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benainingen vormen van spellen., sporten (“sports”) of een instelling voor gokspelen (“casino”), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW.

Soortgelijkheid van de diensten is enkel vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke waren/diensten als voor niet-soortgelijke waren/diensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk Volgens Fortis c.s. is hun woordnaerk ecn bekend merk in de zin van de BMW.

Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door Club Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden  uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kort gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s.

Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam “fortis’ voor hun gokdiensten te kiezen. 

Ten aanzien van de eis van, kort gezegd., een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat domeinnamen  bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis  ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam.

De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk Fortis. Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te maken.

Voor zover Fortis c.s. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding.

Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft  overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden.

Lees het vonnis hier.

3-  Deelt u de opvatting dat er geen enkele aanleiding is te komen tot een Europese verplichting tot het strenger aanpakken van misbruik van intellectueel eigendom aangezien nationale strafrechtstelsels voldoende ruimte bieden om dat te bewerkstelligen? Indien neen, hoe verhoudt zich dit tot het uitgangspunt van subsidiariteit?

4-  Acht u het in het algemeen wenselijk dat de Europese Commissie (bepaalde) strafrechtelijke sancties oplegt, waardoor sommige lidstaten mogelijk nieuwe strafrechtelijke regels opgedrongen kunnen krijgen of hun reeds geldende regels moeten aanscherpen? Kunt u uw antwoord toelichten?

5-  Deelt u de mening van de Oostenrijkse kanselier en EU-voorzitter Wolfgang Schüssel dat rechters van het Europees Hof van Justitie meer oog moeten hebben voor nationale gevoeligheden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Artikel 159, aanhef en derde gedachtestreepje, van de UCDW, luidt als volgt:

“De royalty of het licentierecht betreffende het recht van een fabrieksnaam- of handelsmerk gebruik te maken wordt slechts aan de voor het ingevoerde goed werkelijk betaalde of te betalen prijs toegevoegd, indien: -  het de koper niet vrijstaat dergelijke goederen bij andere, niet met de verkoper verbonden leveranciers aan te kopen.”

Artikel 160, van de UCDW, luidt als volgt: “Wanneer de koper een royalty of een licentierecht aan een derde betaalt, worden de (...) voorwaarden geacht slechts vervuld te zijn indien de verkoper of een met deze verbonden persoon die betaling van de koper verlangt”.

Partijen zijn het er over eens dat de royalty voor zover het de ingevoerde goederen betreft slechts betrekking heeft op trademarks. Onder trademarks moet in dit verband worden verstaan het recht van het handelsmerk gebruik te maken. Gelet op artikel 25 van de General License Agreement dient E weliswaar toestemming te verkrijgen (“prior approval”) van de licensor alvorens zij de goederen bij andere, niet met de licensor verbonden leveranciers aankoopt, echter naar het oordeel van de rechtbank betekent dit niet dat het E om die reden niet vrij zou staan de goederen bij andere, niet met de licensor verbonden leveranciers aan te kopen.

Uit de door artikel 25 van de General License Agreement gegeven waarborg kan immers niet worden afgeleid dat E feitelijk geen goederen zou kunnen aankopen bij andere leveranciers dan de licensor en die onder de merknaam kunnen doorverkopen. De opneming van een dergelijke clausule biedt de licentiegever - zonodig - de mogelijkheid de kwaliteit van haar producten te waarborgen. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat de gemachtigde van eiseres in zijn pleitnota onweersproken heeft gesteld dat zusterondernemingen van E, die gelijkluidende overeenkomsten met de licensor zijn overeengekomen, ook daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheid om producten die eveneens onder de General License Agreement vallen te kopen bij een niet-verbonden verkoper. Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat het E vrij staat in de zin van artikel 159, aanhef en derde gedachtestreepje, van de UCDW, om goederen als door de licensor vervaardigd en geleverd, aan te kopen bij andere leveranciers. Voor een verhoging van de transactieprijs op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het CDW is dan geen plaats.

De rechtbank verwerpt verweerders ter zitting ingenomen standpunt dat artikel 159, derde gedachtestreepje, van de UCDW, alleen kan worden toegepast in de situatie waarin sprake is van twee partijen en dat wanneer zoals in het onderhavige geval sprake is van meerdere betrokken partijen, alleen artikel 160 van de UCDW toepassing kan vinden; dit betoog vindt geen steun in het recht.

Uit het onder 4.1 tot en met 4.5 overwogene volgt dat in het onderhavige geval geen plaats is voor een verhoging van de transactiewaarde van de ingevoerde goederen met de royaltybetalingen. Het beroep dient mistdien gegrond te worden verklaard.

Lees de uitspraak hier.