Overige  

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, LJN BZ5260 (Converse Inc. Kesbo Sport BV tegen Schoenenreus BV en Dieseel A.G.) - afschrift HD 200.087.046/01

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. (Legale) Parallelimport. Bewijslast. Over het begrip namaak, (indirecte) toestemming, uitputtingsverweer. Geen gevaar afscherming van de markt. Vervolg op het tussenvonnis en eerdere gecombineerde hoofd/vrijwarings-uitspraak in IEF 9501.

Het Hof oordeelt dat in beginsel vaststaat dat sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus (r.o. 7.4.8). Volgens de systematiek van het BVIE kan Schoenenreus zich niet beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van 2.23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van zijn merk in de zin van 2.20 lid 1 BVIE (r.o. 7.4.7). Partijen twisten over de bewijslast onder verwijzing naar (IE-Klassiekers merkenrecht als) Van Doren/Lifestyle en Lancôme/Kruidvat.

Schoenenreus voerde het uitputtingsverweer ex artikel 2.23 lid 3 BVIE, de bewijslast ter zake rust op Schoenenreus (r.o. 7.5.16). Schoenenreus heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat (7.6.12). Ze wordt wel in de gelegenheid gesteld om haar stellingen, dat de schoenen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land zijn verkregen, te bewijzen (r.o. 7.8).

Converse is lang niet op alle punten in het gelijk gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75% van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden. (7.10.5).

Dieseel heeft zich gevoegd en is ontvankelijk (r.o. 7.11.4), maar ziet het overgrote deel van haar grieven afgewezen worden, dan wel zijn de grieven voor de hoofdzaak niet van doorslaggevend belang.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij de rechtbank tevens een veroordeling zal uitspreken over de in hoger beroep gevallen kosten.

7.5.16 Resumerend: in het kader van het op art. 2.23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren.

7.5.17. In dat geval zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (...)

Recentelijk heeft de Commissie enkele Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Beschermde Oorsprongbenamingen (BOB) aan het DOOR-register toegevoegd. Met de volgende acht uitvoeringsverordeningen (EU) van de Commissie van februari-maart, houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen:

Nr. 110/2013 (6 februari) Gruyère (BGA) voor Franse van rauwe koemelk bereide kaas [aanvraag]
Nr. 120/2013 (11 februari) Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai „ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้" (BGA) voor rijst die wordt geproduceerd in het gebied Thung Kula Rong-Hai in Thailand  [aanvraag]
Nr. 140/2013 (18 februari) Pa de Pagès Català (BGA) voor Catalaans boerenbrood uit Spanje [aanvraag]
Nr. 186/2013 (5 maart) Salame Felino (BGA) voor onregelmatig cilindrisch vormige worst - Italië [aanvraag]
Nr. 223/2003 (6 maart) Mela Rossa Cuneo (BGA) voor appels geproduceerd op basis van uitsluitend Red Delicious, Gala, Fuji en Braeburn -Italië [aanvraag]
Nr. 225/2013 (6 maart) Ficodindia di San Cono (BOB) voor vruchten afkomstig van specifieke cultivars -Italië [aanvraag]
Nr. 224/2013 (6 maart) Kitkan viisas (BOB) voor de kleine marene (Coregonus albula) die wordt gevangen in
de meren van de Koillismaa-hooglanden [aanvraag]
Nr. 222/2013 (6 maart) Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (BGA) voor eetbare spruiten van de aspergeplant Asparagus officinalis L -Duitsland [aanvraag]

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 12 december 2012, C-35/13 (ASS.I.CA. en Krafts Food Italia SpA tegen Felino e.a.)

Herkomstaanduiding. Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van de Felino-salami. Kan een vereniging aanspraak maken op uitsluitend recht om geografische oorsprongbenaming te gebruiken zonder een bindende beschikking van de lidstaat over de grenzen en productiewijzen.

Verweersters zijn salamimakers en hun vertegenwoordigster ‘Associazione’. Zij hebben in 1998 verzoeksters gedagvaard wegens schending van de oorsprongsbenaming ‘Felino’ door een salamisoort op de markt te brengen die uitsluitend op het grondgebied van Parma (en dus door verweersters) geproduceerd mag worden.

De eis wordt in eerste instantie toegewezen. Ondanks het feit dat de benaming niet op Europees niveau is geregistreerd maar er is een nationale regeling die het product wel beschermt. De faam die het product geniet komt van de kenmerken die zijn ontstaan door de bijzondere microflora uit de directe omgeving. Verzoeksters zijn tegen die beslissing in hoger beroep gegaan maar ook daar worden Assica en Kraft in het ongelijk gesteld.  De geadieerde rechter meent dat een prejudiciële verwijzing niet nodig is omdat de nationale regeling naast die van Verordening. 2081/92 zou mogen bestaan.

Het Italiaanse Hof van Cassatie meent dat de bescherming van een oorsprongsbenaming niet kan afhangen van een formele registratie, zodat de vraag is of de Verordening hier van toepassing is. Hij stelt het Hof de volgende vragen:

a) Moet artikel 2 van verordening nr. 2081/1992 aldus worden uitgelegd dat een vereniging van producenten geen aanspraak kan maken op een uitsluitend recht om binnen de Gemeenschap gebruik te maken van een geografische oorsprongsbenaming die op het grondgebied van een lidstaat wordt gebruikt om een bepaald type salami aan te duiden, zonder dat zij tevoren van deze lidstaat een bindende beschikking heeft verkregen waarin is aangegeven wat de grenzen van het geografische productiegebied zijn, hoe de salami wordt geproduceerd en aan welke vereisten producenten eventueel moeten voldoen om de benaming te mogen gebruiken?

b) Welke regeling is in de gemeenschappelijke markt en in een lidstaat van toepassing op een geografische benaming die niet geregistreerd is, in het licht van de bepalingen van verordening nr. 2081/1992?

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 26 februari 2013, LJN BZ3650 (MKB Developments B.V. hodn MKB Bedrijvenindex tegen CommunicatieTechniek Twente B.V.)

Aquisitiefraude. Logo/Merkgebruik. Registratie MKB Bedrijvenindex op internet. MKB Developments vordert betaling. Kantonrechter wijst vordering af.

CCT heeft een getuige doen horen in het kader van de aan haar opgedragen bewijsopdracht om bedrog te bewijzen: "Ik was niet bekend met de bedrijven Index. Ik ben toen op de site gaan kijken. Ik heb toen gezien dat zij wat in elkaar hadden geprutst. Ze hebben tekst van onze eigen website gehaald en ze hebben een bekend logo gebruikt. Voor die tijd hadden we daar geen registratie. Het logo wat er op stond gebruikte wij al heel lang niet meer. (...) Het logo dat wij hanteren staat op het briefpapier en dat is groen. En op internet is het een wat breder logo met wat meer gegevens. Het logo dat op de wensite is gebruikt was blauw."

Naar het oordeel van de kantonrechter is CTT geslaagd in de aan haar opgedragen bewijsopdracht. De heer [B] dacht dat hij een formulier tekende, waarmee hij een registratie op het internet beëindigde. Hij heeft het faxbericht niet gelezen. Hij vertrouwde op de telefonische informatie die hij van MKBD had gekregen. Door het gebruik van de term ‘MKB’ had de heer [B] geen reden om aan die telefonische informatie te twijfelen. CTT had dus niet de wil om met MKBD een overeenkomst aan te gaan. De door de heer [B] gezette handtekening hield derhalve geen aanvaarding van het schriftelijke aanbod van MKBD in. Het schriftelijk aanbod kwam niet overeen met hetgeen partijen mondeling hadden besproken.

Er was dus sprake van bedrog. De heer [B] ging ook geen overeenkomsten aan namens CTT. Bij CTT ontbrak de wil om het schriftelijk aanbod van MKBD te aanvaarden. Er is derhalve geen rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Dat er sprake was van een misverstand heeft CTT, gezien ook de kerstperiode, binnen een redelijke termijn aan MKBD kenbaar gemaakt. Op 22 of 23 december 2010 kwam CTT erachter dat er wat was misgegaan, omdat zij op die datum een factuur van MKBD had ontvangen. Tussen kerst en oud & nieuw werd er niet of nauwelijks gewerkt bij CTT. Bij brief van 4 januari 2011 heeft CTT aan MKBD bericht dat er sprake was van miscommunicatie.

2.6.  De kantonrechter zal op grond van het bovenstaande de vordering van MKBD afwijzen. De kantonrechter heeft bij deze beoordeling tevens laten meewegen dat MKBD geen overleg heeft gevoerd over de wijze waarop de registratie op het internet zou plaatsvinden. Dit heeft de heer [B] verklaard. Ook de heer [K] heeft verklaard dat hij met de klant geen overleg heeft gehad over hoe de vermelding op het internet eruit zou komen te zien. Het door MKBD gebruikte logo was niet juist. Dus ook over de wijze van registratie is geen overleg geweest.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 maart 2013, zaaknr. C/02/259680 / KG ZA 13-74 (Total Telecom Lux Sarl tegen "Ko van Dijk")

Uitspraak ingezonden door Filip Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocaten.

Als randvermelding, eerder op ITenRecht.nl. Onrechtmatige uiting onder valse naam, deknaam. Internethavens. Rectificatie toegewezen waarbij ware identiteit wordt prijsgegeven.

Total Telecom exploiteert zogenaamde astrolijnen waar consumenten een (betaald) gesprek kunnen voeren met een spiritueel consulent. Gedaagde schrijft onder de naam Ko van Dijk artikel op kovandijkvertelt.nl met als titel: "Ko van Dijk vertelt: Een pornoschandaal achter Astro-tv?". Op verzoek wordt door de ISP de ware identiteit onthuld.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de zinsnede `het bedrijf van [] die inderdaad niet vies van blote borsten is' in meergenoemd artikel wel degelijk de indruk wekt dat eisers zelf exploitanten zijn van een pornolijn. Deze passage is als onrechtmatig jegens eisers aan te merken. Omdat uit de inhoud blijkt dat het antwoord op de vraag uit de kop luidt dat er geen pornoschandaal is, wordt de verdere inhoud van het artikel niet als onrechtmatig aangemerkt.

De wijze waarop gedaagde de anonimiteit zoekt, onder een deknaam zonder desgevraagd ter zitting de identiteit te willen prijsgeven, en gelet op de inhoud en toon van de brieven en emails, is er gegronde vrees dat gedaagde de beschuldigingen wederom zal gaan publiceren.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagde om van de door hem beheerde internethavens, waaronder web-, blog- en Twitterpagina's, een passage te verwijderen en te vervangen. Er wordt een rectificatie toegewezen, waarbij "Ko van Dijk" zijn ware identiteit dient te onthullen: "Ik, [naam gedaagde] wonende te [woonplaats], heb onder valse naam 'Ko van Dijk' in mijn artikel (...)." Dit onder last van een dwangsom.

Leestip: 4.2 - 4.7

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2013, LJN BZ2599 (vof Delltatech)

Merkenrecht. Beëindiging samenwerking. Octrooien op hardware. Software. Medische toepassingen.

Drie vennoten hebben met elkaar samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling, marketing en verkoop van apparatuur en software voor medische toepassingen. De samenwerking vond aanvankelijk plaats in de vorm van een vof en nadien van een bv. De vennoten hebben met elkaar gesproken over de beëindiging van de tripartiete samenwerking. In dat kader is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Vervolgens zijn de verhoudingen verstoord. In het kader van enerzijds de afwikkeling van de samenwerking en anders de voortzetting van de werkzaamheden door twee van de drie vennoten zijn over en weer verschillende vorderingen ingesteld. De vorderingen hebben in conventie onder meer betrekking op managementfee/onkosten, overname van aandelen en schadevergoeding ter zake van het gebruik van de software en het woordmerk. In reconventie hebben de vorderingen onder meer betrekking op niet - afgedragen omzet, het liquidatiesaldo en schadevergoeding wegens winstderving.

De rechtbank stelt voorop dat de software en het woordmerk zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f.. De vordering tot het terug op naam van de v.o.f. zetten van de Europees woordmerkregistratie heeft geen juridische grondslag. Weliswaar heeft eiser bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening 207/2009.

De zaak wordt aangehouden.

In citaten:
2.6.  Blijkens een screenshot van de [gedaagde 4]-website van de v.o.f. is daarop vermeld:

All patents and trade[gedaagde 2]s in this software and hardware are property of Delltatech Netherlands.

2.7.  Het woordmerk [gedaagde 4] is op 8 juni 2005 in Europa gedeponee[g[gedaagde 1]de 1] van [gedaagde 1] (“[X]”). Op verzoek van [gedaagde 1] is dit, ondanks later protest van [eiser 1] aan het BHIM, per 7 april 2010 gewijzigd in “[g[gedaagde 1]de 1]”. In de Verenigde Staten stond het woordmerk geregistreerd ten name van de v.o.f. De Amerikaanse inschrijving is op 18 augustus 2009 geëindigd. Op 9 maart 2005 zijn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft door [eiser 1] en [gedaagde 1] Europese octrooiaanvragen gedaan en verkregen op de uitvinding van de [gedaagde 4]-simulator. Bij brief van 8 juli 2010 van de TU Delft heeft zij met onmiddellijke ingang de aan haar verleende octrooien laten vervallen.

2.14 (...)
Merknaam en Octrooi

Eerste discussiepunt was merknaam [gedaagde 4] en het octrooigebruik.
Afgesproken is dat er geen belemmeringen zijn om het octrooi te gebruiken door [eiser 1] en [gedaagde 1]. [gedaagde 1] en [eiser 1] geven elkaar alle ruimte om de hardware te gebruiken onder eigen naam. Verder is er afgesproken dat, nationaal en internationaal, geen van de partijen gebruik kan maken van de merknaam [gedaagde 4].
Met de TU Delft moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden mbt de kosten van het octrooi.

6.5.  De rechtbank overweegt het volgende. Gelet op het hiervoor onder 6.4 sub c) weergegeven verweer van [gedaagden] is in elk geval duidelijk dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van de software; de zogenaamde executable files. Uit de processtukken blijkt dat deze software werd gebruikt ten behoeve van de verkoop van de [gedaagde 4]-simulator. Dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van in elk geval de executable files is te kwalificeren als een vermogensrecht van de v.o.f. Bij elke doorontwikkeling die relevant was voor (de verkoop van) het product, werd er feitelijk een nieuwe executable file aan de v.o.f. ter beschikking gesteld. Dit komt neer op een licentie voor de v.o.f. die het recht geeft op nieuwe updates. Het is moeilijk voorstelbaar hoe anders het product kon worden doorontwikkeld en aangepast aan de eisen van de klanten en het voortschrijdend inzicht van de ontwerper(s). Kortom: zolang de samenwerking van partijen voortduurde kon gebruik gemaakt worden van de software zoals die werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de in de v.o.f. samenwerkende vennoten.

6.11.  Naar de rechtbank begrijpt vormt het in de Verenigde Staten gedeponeerde woordmerk geen afzonderlijke grondslag van de vorderingen. Daaraan zal verder dan ook voorbij worden gegaan. Hetzelfde geldt voor de stellingen die partijen hebben gewisseld over de octrooien betreffende de hardware, nu ten aanzien van deze octrooien geen vorderingen worden ingesteld.

6.38.  De rechtbank stelt in dit kader voorop dat, zoals hiervoor onder 6.5/6.6 en 6.9 is overwogen, de software van de [gedaagde 4]-simulator (althans het recht gebruik te maken van in elk geval (de updates van) de executable files) en het woordmerk [gedaagde 4] zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f. Eveneens moet hetgeen hiervoor onder 6.18 ter zake van de op of omstreeks 1 maart 2010 gemaakte afspraken als uitgangspunt worden genomen.

E. De vordering van [eiser 1] tot veroordeling van [gedaagde 1] het woordmerk [gedaagde 4] weer op naam van de v.o.f. te doen zetten
6.42.  Aan zijn vordering op dit punt heeft [eiser 1] ten grondslag gelegd dat [gedaagde 1] medio 2010 onrechtmatig zichzelf in plaats van de v.o.f. als rechthebbende van het gemeenschapsmerk [gedaagde 4] heeft laten registreren bij het BHIM. Deze onrechtmatige wijziging dient ongedaan te worden gemaakt, aldus [eiser 1].

6.44.  Sprake is van een gemeenschapsmerk als bedoeld in Verordening (EG) nr. 207/2009. [eiser 1] heeft weliswaar bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening. [eiser 1] wordt verzocht de juridische grondslag van zijn thans ingestelde vordering te onderbouwen met inachtneming van het Europees Merkenrecht, waarbij hij zich tevens dient uit te laten over de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam. Zijn enkele stelling dat het woordmerk “terug moet” naar de v.o.f. en dat daarvoor een juridische procedure nodig is, is onvoldoende om als grondslag van de vordering te kunnen dienen en voor de rechtbank om ambtshalve haar bevoegdheid te beoordelen.

Rechtbank Oost-Nederland 11 februari 2012, LJN BZ2358 (Opslagbox als winkel)

Strafrecht. Merkvervalste goederen. De raadsman van verdachte heeft tot vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde dat zijn cliënt zijn beroep heeft gemaakt van en/of bedrijf heeft uitgeoefend ten aanzien van de handel in merkvervalste goederen. De raadsman heeft aangevoerd er geen grote omzet is geweest en dat het inrichten van een winkel onvoldoende is om bedrijfsmatig handelen en/of beroepmatig handelen in merkvervalste goederen aan te nemen.

Gezien de professionele opzet in de boxen, de grote hoeveelheden aangetroffen goederen in de boxen, de lange periode dat verdachte zich met het handelen heeft beziggehouden, de grote geldbedragen die verdachte heeft aangewend om goederen in te kopen alsmede de omstandigheid dat verdachte de inrichting van de ‘winkel’ zelf heeft bekostigd, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte ten aanzien van het handelen in merkvervalste goederen, zijn beroep en bedrijf heeft uitgeoefend. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer. De rechtbank legt (in combinatie me wapenbezit en vuurwerkbezit) een taakstraf op bestaande uit een werkstraf van 120 uren, te voltooien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde“uit beroep en/of bedrijf handelen”

De rechtbank overweegt dat in het proces-verbaal van bevindingen van de politie valt te lezen dat op 23 december 2011, naar aanleiding van CIE-informatie, door de politie een onderzoek is ingesteld aan de [adres] te Deventer. Aan voornoemd adres bleek een boxenverhuurbedrijf gevestigd te zijn alwaar opslagboxen werden verhuurd.

Verbalisanten troffen daar verdachte aan in [een box]. Verdachte had [een box] ingericht als winkel (verdachte had zelf de stellingen geplaatst en bekostigd )en de box bevatte grote hoeveelheden kledingstukken, geurtjes, tassen en schoenen .

Ook andere boxen bevatten grote hoeveelheden kleding. Desgevraagd heeft verdachte verklaard dat een gedeelte van de goederen was geruild maar dat een gedeelte ook namaak was.

Voorts valt uit voornoemd proces-verbaal van bevindingen op te maken dat op het moment van binnenkomst van verbalisanten een klant in de“winkel” aanwezig was om kleding te kopen.

De rechtbank overweegt vervolgens dat verdachte tegenover de politie in zijn verklaring heeft beaamd dat hij in de periode van 16 oktober 2009 tot 5 juni 2011 via Marktplaats merkvervalste goederen heeft aangeboden. In datzelfde verhoor is verdachte geconfronteerd met 6 financiële overzichten waarop verdachte tegenover de politie heeft verklaard dat die overzichten gekochte goederen betreffen die verdachte heeft ingekocht. De goederen zijn bij verdachte thuis of bij de loods geleverd.

Gezien de professionele opzet in de boxen, de grote hoeveelheden aangetroffen goederen in de boxen, de lange periode dat verdachte zich met het handelen heeft beziggehouden, de grote geldbedragen die verdachte heeft aangewend om goederen in te kopen alsmede de omstandigheid dat verdachte de inrichting van de ‘winkel’ zelf heeft bekostigd, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte ten aanzien van het handelen in merkvervalste goederen, zijn beroep en bedrijf heeft uitgeoefend. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer.

Bewezenverklaring
De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 3 en 4 ten laste is gelegd, met dien verstande dat

1. Hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 3 april 2012 in de gemeente en/of (elders) in Nederland, (telkens) opzettelijk
a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en
b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en
d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en
e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,
te weten (grote) hoeveelheden kleding en parfums en schoeisel en tassen en bestek en stickers en labels met -ondermeer- de merk(en)/handelsna(a)m(en) Adidas en Björn Borg en Botticelli en Burberry en Cacharel en Chanel en DKNY en Doce&Gabbana en G-Star en Gucci en Hugo Boss en Lacoste en Yves Saint Laurent en Pixie en/of Lanvin, heeft verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd en in voorraad heeft gehad, zulks terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van dit misdrijf bedrijf heeftuitgeoefend.

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2013, LJN BZ1981 (appellant tegen Nano Technology Instruments-Europe B.V.)

Merkenrechtelijk aspect in een arbeidsrechtelijk zaak. Kwader trouw merkdepot van een werknemer. NT-MDT houdt zich bezig met de productie en wereldwijde verkoop van hightech microscopen en toebehoren voor nano-technologische toepassingen.

Zij heeft haar logo als merk geregistreerd in Rusland en bij het BBIE middels een spoedinschrijving gedeponeerd voor waren in klasse 9, onder meer wetenschappelijke en optische (meet)instrumenten. NTI is de Europese distributeur voor de producten van NT-MDT geweest. Appellant is statutair bestuurder.

Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Het is daarom zonder toestemming te kwader trouw gedaan.

4.26. (...) Mede gelet op de koers die [appellant] tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving aandeelhouders uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

Ook voor zover NTI haar onderhavige (arbeidsrechtelijk-financiële) vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen.

Grondslag van de vorderingen:
4.4 (...) [appellant] heeft namens NTI een arbeidsovereenkomst met [betrokkene 4] gesloten waarin een beëindigingsvergoeding van een jaarsalaris is neergelegd, ongeacht de reden voor ontslag, wat geen redelijk oordelend bestuurder zou doen. Bij het aangaan van deze overeenkomst was sprake van een tegenstrijdig belang gezien de vriendschappelijke relatie tussen [appellant] en [betrokkene 4]. Doordat [appellant] [betrokkene 4] ertoe heeft bewogen het te kwader trouw gedeponeerde merk niet aan NTI maar aan NanoTech Holding over te dragen, heeft hij in feite zelf de hand gehad in het ontslag van [betrokkene 4] De door de kantonrechter aan [betrokkene 4] toe te kennen ontslagvergoeding komt dan ook voor rekening van [appellant].

4.26  Verder is het in opdracht van [appellant] op 24 november 2006 zonder toestemming gedane merkdepot te kwader trouw gedaan, zoals het hof in de eveneens bij dit hof aangebrachte zaak tussen NT-MDT e.a. en Nanotech Holding (zaaknummer 200.029.990) heeft geoordeeld. Het hof verwijst naar de overwegingen 4.12 tot en met 4.14 van het in die zaak gewezen arrest, welke overwegingen het hof in de onderhavige zaak overneemt nu partijen dienaangaande in beide zaken, voor zover van belang, dezelfde stellingen hebben betrokken. Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak. Mede gelet op de koers die [appellant] vanaf 24 november 2006 tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving van [aandeelhouder 2] en [aandeelhouder 1] uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

4.41  Naar het oordeel van het hof heeft NTI – op wie in dit verband de stelplicht en bewijslast rust – onvoldoende gesteld om de aanwezigheid van een (indirect) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] onder de genoemde voorwaarden aanwezig te achten. De enkele omstandigheid dat tussen [appellant] en [betrokkene 4] ten tijde van diens aanstelling vriendschappelijke contacten bestonden, is hiertoe onvoldoende. Dat – tegenover de andersluidende stellingen van [appellant] – de positie van [betrokkene 4] bij KPN die hij heeft opgegeven voor zijn overstap naar NTI evenals diens vaardigheden zijn aanstelling onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet rechtvaardigden, heeft NTI onvoldoende onderbouwd zodat het hof hieraan voorbijgaat. Uit de handelwijze van [betrokkene 4] in november 2006 en begin 2007 betreffende het merkdepot volgt nog geen tegenstrijdig belang van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] op 1 januari 2006. Ten overvloede merkt het hof nog op dat is gesteld noch gebleken dat NTI zich op enig moment tegenover [betrokkene 4] op de nietigheid van de door NTI met hem gesloten arbeidsovereenkomst wegens een (voor [betrokkene 4] kenbaar) tegenstrijdig belang heeft beroepen. Dat [appellant] door de aanstelling van [betrokkene 4] zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft uitgevoerd zodat hem dienaangaande in de gegeven omstandigheden een ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 10 januari 1997, LJN: ZC2243) en hij op de voet van artikel 2:9 BW aansprakelijk is voor de thans gevorderde schade is daarom niet komen vast te staan.

4.42  Ook voor zover NTI haar onderhavige vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen. NTI heeft hiertoe, zo begrijpt het hof de grief, gesteld dat [appellant] reeds ten tijde van het merkdepot (derhalve op 24 november 2006) voor ogen stond dat [betrokkene 4] door dit toen mede op zijn naam te zetten, bij een latere weigering en een daaropvolgend eventueel ontslag de ontslagvergoeding zou kunnen opstrijken. Dat bij het merkdepot bij [appellant] (en [betrokkene 4]) tegenover NTI reeds een dergelijk vooropgezet plan bestond, is door [appellant] betwist en daarvoor zijn naar het oordeel van het hof ook onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld.

Voor zover NTI ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep nog heeft willen betogen dat [appellant] na zijn eigen ontslag, in februari 2007 met zijn verzoek aan [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding over te dragen, diens weigering op eenzelfde verzoek van NTI en daarmee diens ontslag bewust heeft uitgelokt en daarvan (los van enig vooropgezet plan) onrechtmatig heeft geprofiteerd, betreft het een te laat aangevoerde, nieuwe feitelijke grondslag, waaraan het hof voorbijgaat. Ten overvloede merkt het hof in dit verband nog op dat NTI in dat verband ook onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen allereerst dat de beslissing van [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding (overwegend) kan worden toegeschreven aan (het daartoe strekkende verzoek van) [appellant] en voorts dat het ontslag (en de daaraan voor NTI verbonden schade bestaand in de ontslagvergoeding) uitsluitend kan worden toegeschreven aan de handelwijze van [betrokkene 4] betreffende het merkrecht van NT-MDT, mede in het licht van het feit [betrokkene 4] zich na het ontslag van [appellant] ziek heeft gemeld. Ten slotte is, voor zover nog van belang, eveneens onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4], op welk moment de onderhavige afvloeiingsregeling is overeengekomen, al een dergelijk plan voor ogen stond.

Hof Den Haag 21 februari 2013, LJN BZ1875 en BZ1878 (Lekken staatsgeheimen naar De Telegraaf) - persbericht
Als randvermelding. Staatsgeheimen. Het Haagse hof legt gevangenisstraffen op voor het lekken van staatsgeheimen naar De Telegraaf die de betreffende informatie verwerkt in een artikel met de titel 'Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd'. Twee voormalige ambtenaren van de AIVD, een vrouw en een man, tot gevangenisstraffen veroordeeld van zestien, respectievelijk acht maanden. Het hof acht bewezen dat beide verdachten zich in 2009 schuldig hebben gemaakt aan het doorspelen (lekken) van staatsgeheime informatie naar een journaliste van De Telegraaf. De vrouw wordt eveneens veroordeeld voor het thuis aanwezig hebben van staatsgeheime documenten.

De Telegraaf heeft de betreffende informatie verwerkt in een artikel met de titel ‘Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd’, dat op 4 juni 2009 is gepubliceerd. Vervolgens zijn bij de huiszoeking in de gezamenlijke woning van beide verdachten enkele eveneens staatsgeheime documenten aangetroffen. Dit is bij de wet verboden. Het hof acht de vrouw daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk, in de gevallen waarin die documenten rechtstreeks met haar in verband konden worden gebracht. Ten aanzien van de man acht het hof niet bewezen dat hij zich bewust was van de aanwezigheid van de documenten. Ook is geoordeeld dat de vrouw haar ambtsplicht opzettelijk heeft geschonden door de man AIVD-informatie te verstrekken.

Ten aanzien van twee andere beschuldigingen van lekken van staatsgeheime informatie door beide verdachten heeft het hof geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is. De verdachten zijn hiervan vrijgesproken. Om die reden zijn de gevangenisstraffen lager uitgevallen dan de eis van het openbaar ministerie in hoger beroep. Het OM had gevangenisstraffen geëist van drie jaar, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, en twee jaar, waarvan elf maanden voorwaardelijk tegen de vrouw en de man.

De rechtbank had beide verdachten in juli 2010 vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten. De rechtbank was van oordeel dat het bewijs tegen de verdachten onrechtmatig was verkregen, omdat zij als bron van het krantenartikel in beeld waren gekomen, nadat de telefoon van de Telegraaf-journaliste op onrechtmatige wijze was afgeluisterd door de AIVD. Het openbaar ministerie was het daarmee oneens en is in hoger beroep gekomen. Het hof is van oordeel dat het bewijs door de Rijksrecherche op rechtmatige wijze is verkregen en acht de beginselen van een ‘fair trial’ niet geschonden.

Op 28 maart 2009 is in dagblad De Telegraaf een artikel gepubliceerd onder de titel 'AIVD faalde rond Irak'. Het artikel is geschreven door de journalisten [journalist A] en [journalist B]. Blijkens het eerdergenoemde ambtsbericht d.d. 11 juni 2009 ontstond na het lezen van dat artikel bij de AIVD het vermoeden dat de betreffende journalisten het artikel hebben gebaseerd op een als 'Stg. geheim' gerubriceerd document, welk document een door de AIVD gemaakte interne analyse bevat omtrent de rapportages die de AIVD in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 aan afnemers heeft verstrekt. De AIVD heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. Gedurende dat onderzoek zijn de telefoons van voornoemde journalisten afgeluisterd. Dat onderzoek was enerzijds erop gericht na te gaan of voornoemde (en eventueel soortgelijke) staatsgeheime gegevens nog bij onbevoegde derden in bezit waren, en anderzijds om te voorkomen dat er nog meer staatsgeheimen zouden worden gelekt, aldus de AIVD in voornoemd ambtsbericht.

(...)

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt onder meer beperkt door de bepalingen van de artikelen 98 tot en met 98c van het Wetboek van Strafrecht, welke bepalingen de door het belang van de staat of zijn bondgenoten geboden geheimhouding van informatie beogen te beschermen door het onbevoegd prijsgeven van staatsgeheime informatie strafbaar te stellen. Ambtenaren die werkzaam zijn bij de AIVD zijn uit hoofde van hun functie bij uitstek verplicht om staatsgeheime informatie geheim te houden. Indien zij die strafrechtelijk scherp gesanctioneerde verplichting schenden, kunnen zij zich niet beroepen op het in het EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Buitengewone omstandigheden die zulks anders zouden maken zijn gesteld noch gebleken.

Het gelijkheidsbeginsel

De raadsvrouw van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel nu de verdachte wel is vervolgd, terwijl de journalisten die vermeende staatsgeheimen hebben gepubliceerd niet zijn vervolgd.

(...)

Met het openbaar ministerie is het hof van oordeel dat in casu geen sprake is van gelijke gevallen die een gelijke beoordeling verdienen. De verdachte, die ervan wordt beschuldigd met schending van haar ambtsplicht onder meer staatsgeheimen aan de pers te hebben gelekt, bevindt zich immers bepaald niet in een vergelijkbare positie als de journaliste [journalist A], die die gelekte informatie publiceert.

(...)

Ten aanzien van de informatie die [medeverdachte] tijdens voornoemd telefoongesprek aan [betrokkene 1] heeft verstrekt overweegt het hof dat die informatie bezwaarlijk lijkt te kunnen worden aangemerkt als staatsgeheime informatie, mede gelet op het gegeven dat een deel van die informatie reeds in den brede in de samenleving bekend was, alsook op de verklaring van [betrokkene 1] dat hij eerder betrokken is geweest bij projecten van de AIVD en dat de informatie die [medeverdachte] hem tijdens het telefoongesprek heeft verstrekt zijns inziens niet als staatsgeheime informatie gekwalificeerd kan worden.

(...)

Bij doorzoeking in de woning van de destijds bij de AIVD werkzame verdachte en haar partner, de medeverdachte [medeverdachte], die eveneens in een verder verleden bij de AIVD werkzaam is geweest, heeft de Rijksrecherche in een krat op de zolder van die woning een als Stg. confidentieel gerubriceerd document aangetroffen, genaamd 'Werkprocessen Crisisorganisatie AIVD'. Het document dateert van vóór 14 april 2004. Op een boekenplank in de grote werkkamer heeft de Rijksrecherche een als Stg. confidentieel gerubriceerde notitie aangetroffen, getiteld 'Plan van aanpak verkennend onderzoek Integriteit'. Het document is gedateerd op 18 mei 2003.

De verdachte heeft van meet af aan ontkend dat zij de betreffende documenten in de woning heeft gebracht, alsook dat zij wist dat de betreffende documenten in haar woning lagen. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat zij en haar partner beiden gebruik maakten van de grote werkkamer en dat zij voor het opbergen van hun spullen geen gebruik maakten van gescheiden kratten. Die verklaring kan niet worden gefalsifieerd. Het hof stelt in dat verband vast dat het dossier geen informatie bevat over de overige inhoud van het krat waarin het document genaamd 'Werkprocessen Crisisorganisatie AIVD' is aangetroffen, noch over hetgeen verder is aangetroffen op de boekenplank waarop het document genaamd 'Plan van aanpak verkennend onderzoek Integriteit' lag.

Een bij de AIVD werkzame ICT-beveiligingsambtenaar heeft tegenover de Rijksrecherche verklaard dat de verdachte en [medeverdachte] destijds beiden geautoriseerd waren om de betreffende documenten te raadplegen.

Nu het dossier geen aanknopingspunten biedt voor het antwoord op de vraag aan wie van de verdachten de betreffende documenten toebehoorden, en voorts niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust was van het feit dat die documenten zich in haar woning bevonden, kan naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte degene was die de documenten opzettelijk onder zich had en/of hield.

Rechtbank Den Haag 13 februari 2013, LJN BZ3888 (Firefly Management B.V. tegen Stichting Bloemenbureau Holland)

Uitspraak ingezonden door Kriek Wille, Van Doorne.

Contractenrecht. IE speelt zijdelings mee. Opschorting onderhandelingen "no-go voor dit moment". Wilsovereenstemming en subsidiair: onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen. Betaling van €10.000 nu geen samenwerking tot stand is gekomen.

Firefly voert het management van Ilse de Lange. BBH is een stichting die de bevordering van de verkoop van bloemen en planten ten doel heeft. Partijen zijn met elkaar in onderhandeling over een mogelijke samenwerking, die inhield dat het portret en de muziek van Ilse de Lange zouden worden ingezet ter promotie en ondersteuning (door partijen ook aangeduid als endorsement) van BBH, die daarvoor zou betalen en zich zou inzetten om de bekendheid van de artiest in het buitenland te vergroten.

Partijen hebben met elkaar gesproken, onder meer aan de hand van een concept-overeenkomsten, zonder (daar) volledig overeenstemming over te bereiken. Dat voor BBH sprake was van een "no-go voor dit moment", met andere woorden van opschorting van de onderhandelingen, heeft BBH daarna in niet voor misverstand vatbare bewoordingen geschreven aan Firefly, die dit in redelijkheid niet anders kon opvatten en dat ook zo heeft opgevat.

Uit de emails blijkt dat partijen in hoofdlijnen drie onderwerpen wensten te regelen. De endorsement van de artiest, de "deal met Universal" en het Gelredome concert. De "deal met Universal" betreft de rechtenkwesties die gemoeid waren met de endorsement van de artiest, meer in het bijzonder de afspraken over gebruik van de rechten die door Universal werden gehouden en de daarvoor te betalen vergoedingen. Het gegeven dat de rechtenkwesties niet (in hoofdlijnen) waren geregeld, staat reeds in de weg aan het oordeel dat partijen de door Firefly gestelde wilsovereenstemming in de vorm van een "rompovereenkomst".(...)

Vaststaat dat niet alle onderwerpen ten minste op hoofdlijnen geregeld waren, en er geen sprake kan zijn van overeenstemming tussen partijen over de beoogde samenwerking, ook niet in de door Firefly gestelde vorm van een rompovereenkomst.

Uit de ondubbelzinnig geformuleerde tekst van het bedoelde emailbericht, de betaling van € 10.000, blijkt dat BBH deze vergoeding verschuldigd is in het geval geen samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Het verweer van BBH dat dit bedrag moet worden beschouwd als een investering in de samenwerking met BBH stuit af op deze ondubbelzinnig geformuleerde tekst en het gegeven dat gesteld noch gebleken is dat partijen nadien een andere afspraak hebben gemaakt met de door BBH gestelde inhoud. Er is geen samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen en de rechtbank veroordeelt BBH in conventie tot het betalen aan Firefly van € 10.000.

4.1. (...) Dat voor BBH sprake was van een "no-go voor dit moment", met andere woorden van opschorting van de onderhandelingen, heeft BBH daarna (in het onder 2.28 bedoelde emailbericht) in niet voor misverstand vatbare bewoordingen geschreven aan Firefly, die dit in redelijkheid niet anders kon opvatten en dat ook zo heeft opgevat.(...)

4.3 Gelet op het voorgaande geldt als uitgangspunt voor de beoordeling dat BBH op 1 maart 2011 de onderhandelingen over de samenwerking tot oktober 2011 heeft opgeschort. Firefly was het daar niet mee eens en stelt primair dat toen reeds sprake was van een "rompovereenkomsf, waarin partijen overeenstemming hadden bereikt op hoofdlijnen en slechts sprake was van nader in te vullen ilwitte vlekken". BBH betwist dit gemotiveerd, door onder meer aan te voeren dat de rechtenkwesties die waren gemoeid met de endorsement niet waren geregeld en dat de overeenkomst zonder regeling dienaangaande een "lege huls" was.

4.8 Het gegeven dat de rechtenkwesties niet (in hoofdlijnen) waren geregeld staat reeds in de weg aan het oordeel dat partijen de door Firefly gestelde wilsovereenstemming in de vorm van een "rompovereenkomst". De overige geschilpunten over de door Firefly gestelde wilsovereenstemming kunnen onbesproken blijven.

Lees de uitspraak zaaknr. C/09/395685 / HA ZA 11-1642, LJN BZ3888.