Procesrecht  

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 september 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)
Uitspraak ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.
Auteursrecht. Inbreuk op de 'Pliages'-tas van Longchamp. In het eerste tussenarrest (IEF 11690) werd Longchamp op het auteursrechtdeel in het gelijk gesteld. Hier werd de vordering tot winstderving afgewezen. In het tweede tussenarrest is de reputatieschade ex aequo et bono vastgesteld op €30.000, - , met inachtneming van de inferieure kwaliteit van de Horstentas omdat deze afdoet aan de exclusiviteit van de Longchamp-tas. De reputatieschade werd berekend met een Vaste Verreken Prijs (VVP). Nu beide partijen van bewijslevering hebben afgezien, is het voorlopige oordeel van het hof definitief geworden. Ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde. Bij deze stand van zaken is compensatie van de proceskosten op haar plaats. Van het oorspronkelijk gevorderde schadebedrag wordt om en nabij 10% toegewezen (ad €30.000).

14.2 In het tussenarrest van 14 augustus 2012 (red. IEF 11690) heeft het hof overwogen en beslist:
- dat de Pliages-tas auteursrechtelijk beschermd is
- dat Longchamp auteursrechthebbende is en dat Cassegrain, als hij al ooit auteursrechthebbende is geweest, dat in elk geval thans niet of niet meer is
- dat de tas van Horsten inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp op de Pliages-tas
- dat Longchamp haar rechten om tegen Horsten op te treden niet heeft verwerkt
- dat de vordering van Longchamp tot vergoeding van schade in de vorm van winstderving dient te worden afgewezen

14.3 In het tussenarrest van 4 april 2013 (link) waren nog aan de orde: schade aan exclusiviteit en winstafdracht.Ook was nog aan de orde de eis als omschreven onder punt 3 van de appeldagvaarding (rekening en verantwoording en accountantscontrole, maar die eis werd door het hof niet meer toewijsbaar geacht.

 14.4 Het hof begrootte de te vergoeden reputatieschade op €30.000,-. De af te dragen winst werd door het hof als volgt berekend:.
- 3023 verkochte inbreukmakende tassen
- inkoopprijs €1,42
- Vast Verreken Prijs (VVP) €2,13
- verkoopprijs € 3,14
- winst per tas € 1,01
- totale af te dragen winst € 3.053,23 

14.6
In het tussenarrest is vermeld dat van de in de appeldagvaarding onder C 1) tot en met 7) geformuleerde vorderingen de navolgende vorderingen (in grote lijnen) al dan niet toewijsbaar zijn:
- vorderingen sub 1) en 2); verklaringen voor recht en gebod tot staking inbreuk: toewijsbaar
- vordering sub 3); rekening en verantwoording: niet toewijsbaar
- vordering sub 4); dwangsom: toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 2); niet toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 3)
- vordering sub 5); aantasting exclusiviteit: voor een klein deel toewijsbaar
- vordering sub 6); winstafdracht: toewijsbaar
- vordering sub 7); gederfde winst: niet toewijsbaar

Proceskosten:
14.8. In het tussenarrest is te dien aanzien, kort gezegd, overwogen dat Horsten op inhoudelijke punten als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, maar dat Longchamp als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt als het gaat om de hoogte van haar vorderingen; van het oorspronkelijk gevorderde bedrag zal slechts om en nabij 10& worden toegewezen.

En ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde.

14.9. Bij deze stand van zaken is compensatie van  de proceskosten op haar plaats.

15. De uitspraak
Het hof:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep;
verklaart voor recht dat de door Horsten verhandelde tas, productnummer 973970, inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp ter zake het Pliages-model;
beveelt Horsten met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Longchamp toekomende auteursrechten, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van verveelvoudigingen van het Pliages-model, waarbij onder verveelvoudiging en openbaarmaking mede dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te kopen (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruik dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden van tassen waarin dit model is verwerkt;

bepaalt dat Horsten een dwangsom verbeurt van €2.500,-- per dag of gedeelte daarvan waarop Horsten geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met vorenomschreven bevel, met dien verstande dat aan dwangsommen niet meer verbeurd zal worden dan €50.000,--;

gebiedt Horsten binnen vier werken na betekening van dit arrest de door Longchamp geleden schade vanwege de aantasting van de exclusiviteit van haar auteursrecht aan haar te vergoeden ter hoogte van een bedrag van €30.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 februari 2005 tot aan de dag der voldoening;

gebiedt Horsten binnen vier weken na betekening van dit arrest aan Longchamp een bedrag te voldoen ter zake van de door haar met de verkoop van de inbreukmakende tassen genoten winst, begroot op €3.053,23, te vermeerderen met de wettelijke rente van 27 september 2005 tot de dag der voldoening;

Tussenarrest 2:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 april 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

11.11 Wat de reputatieschade betreft:
11.11.1. Longchamp is een rechtspersoon en drijft een commerciële onderneming. Dat betekent dat reputatieschade vooral een rol speelt indien de inbreuk op termijn, eventueel financieel nadelige consequenties kan inhouden doordat er minder omzet of minder winst kan worden gemaakt en/of doordat het aangetaste merk minder goed in staat is opbrengsten en winsten te genereren. In hoeverre daarvan daadwerkelijk sprake zal of kan zijn laat zich zelfden met enige mate van zekerheid vast stellen, laat staan dat de omvang daarvan zou kunnen worden gekwantificeerd.

Niettemin is het niet bij voorbaat onwaarschijnlijk dat dergelijke schade zich kan voordoen, en het is deze inbreuk op het merk geweest welke met zich brengt dat nooit meer nagegaan zal kunnen worden hoe de waarde van het merk zich ontwikkeld zou hebben als deze inbreuk niet had plaats gevonden. Dit alles maakt dat het redelijk is enig bedrag bij wijze van reputatieschade toe te kennen.

Het is het hof bekend dat het in de rechtspraak niet ongebruikelijk is om hiervoor een bedrag per verkocht inbreukmakend product te rekenen. Dit is in zoverre zinvol, dat het voor de hand ligt dat reputatieschade groter zal zijn naarmate er meer inbreukmakende producten worden verkocht. Maar bij gebreke van enige toelichting ontgaat het het hof, waarom daarbij noodzakelijkerwijs sprake zou zijn van een lineaire relatie.

11.12. Voorts dient bedacht te worden dat de kwaliteit van de inbreukmakende tas in twee opzichten van belang kan zijn voor de reputatieschade. 

Enerzijds geldt voor de onderhavige tas, dat deze weliswaar inbreukmakend is geacht, maar qua afmetingen en qua afwerking tegelijk ook weer zo anders is dan de beschermde tas, dat niet alleen van verdringing op de markt geen sprake zal zijn, maar ook dat de inferieure kwaliteit van de Horstentas niet in negatieve zin zal afstralen op de tas van Longchamp. Dat maakt de reputatieschade mogelijk geringer.

Anderzijds geldt voor de Horstentas dat deze zo goedkoop is, dat deze veelal, althans mede, zal worden aangeschaft door een publiek waarmee Longchamp zich nu juist niet wil identificeren. Dat maakt de reputatieschade mogelijk groter.

11.13
Rekening houdende met de voorgaande facetten begroot het hof de reputatieschade ex aequo et bono op een bedrag, groot €30.000,--.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion BV)
Merkenrecht, tussenvonnis, counterfeit, parallelimport, geen Van Doren/LifeStyle, bewijs, eigen deskundigen, bewijs fraude uit administratie van derden in andere procedure.

Converse c.s. stelt dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Zij voert daartoe aan dat Sporttrading c.s. aan diverse winkelketens in Nederland en België namaak/ counterfeit Converse schoenen heeft verkocht en geleverd. Dit zijn schoenen die voor wat betreft het uiterlijk identiek zijn aan de originele Converse schoenen en waarop zonder toestemming van Converse diverse tekens, logo's en andersoortige afbeeldingen zijn aangebracht die identiek zijn aan de beeldmerken van Converse. Het merkgebruik wordt niet betwist en daarmee staat de inbreuk vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten (art. 2.23 lid 3 BVIE). Onder verwijzing naar Van Doren/Lyfestyle (IE-Klassieker merkenrecht), stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust.

De rechtbank oordeelt dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen en aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures.

Converse c.s. is in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Bij dagvaarding werden de vorderingen gebaseerd op counterfeit, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. ongeoorloofde parallelimport en de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer.

De onderhavige casus is anders dan die in het arrest Van Doren/Lifestyle, aangezien Converse c.s. stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Vooralsnog mocht Sporttrading c.s. er op vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER.

3.72 (...) Nu Converse c.s. – in een andere procedure [red. IEF 12306] – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen.

3.8 Converse c.s. stelt bij conclusie van repliek dat Sporttrading c.s. niet betwist dat zij in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de merken van Converse voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Converse zijn ingeschreven en evenmin betwist dat zij voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse. Daarmee staat de merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2003 inzake Van Doren/Lyfestyle , stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust. Converse c.s. is van mening dat Sporttrading c.s. niet in dat bewijs is geslaagd, aangezien de vaststellingen in het rapport van HLB aantoonbaar onjuist zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van het rapport van HLB verwijst Converse c.s. naar de door haar als producties 21a t/m i overgelegde rapporten van IFC. Volgens Converse c.s. is uit het onderzoek van de administratie van Alpi naar voren gekomen dat de schoenen waarvoor Sporttrading c.s. de merken van Converse heeft gebruikt niet afkomstig zijn van officiële (EU) Converse distributeurs, maar van buiten de EER. Uit de rapporten blijkt dat de schoenen zonder toestemming van Converse zijn geïmporteerd door een organisatie van ondernemingen (waarvan sommigen zijn gefingeerd) en personen (waarvan sommigen gebruik maken van meerdere aliassen) en door leden van deze organisatie verder zijn verhandeld binnen de EER. Er is volgens Converse c.s. dan ook geen sprake van geoorloofde parallelimport. Daarnaast handhaaft Converse c.s. haar stelling dat er sprake is van counterfeit . Zij stelt dat ook om die reden het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2.23 lid 3 BVIE niet kan slagen.

3.43 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen van de door haar gestelde counterfeit en daarmee ook de aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures. Daarbij laat de rechtbank nog buiten beschouwing dat de deskundige Leo Chang over dezelfde schoenen in diverse procedures wisselende verklaringen heeft afgelegd over de echtheid daarvan, zoals van de zijde van Sporttrading c.s. gemotiveerd is gesteld.

3.50 Converse c.s. is, zo begrijpt de rechtbank, in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Baseerde zij bij dagvaarding haar vordering nog op de stelling dat er sprake is van counterfeit en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. Aziatische fabrikanten opdracht geeft counterfeit schoenen te fabriceren, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. dat er sprake is van ongeoorloofde parallelimport en dat de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer. Bovendien stelt Converse c.s. dat de Converse schoenen waarin Sporttrading c.s. heeft gehandeld afkomstig zijn van een organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude. Volgens de curator is er sprake van een koerswijziging die pas eind 2010 in ingezet, hetgeen ook blijkt ook uit het feit dat Converse c.s. de schoenen die op 21 oktober 2009 bij Erren in beslag zijn genomen heeft vrijgegeven zonder onderzoek in te stellen naar de herkomst van de schoenen. Converse c.s. betwist dat er sprake is van een koerswijziging. Wat daar ook van zij, vast staat in ieder geval dat de (juridische) discussie in de loop van de procedure een andere wending heeft genomen en dat Converse c.s., mede op grond van in andere procedures verkregen informatie waar Sporttrading c.s. vaak geen inzage in heeft, telkens met andere stellingen en weren komt. Dit komt de helderheid van de procedure niet ten goede, getuige ook het grote aantal processtukken en producties in deze procedure.

3.51 Een van de belangrijkste wendingen in deze procedure wordt veroorzaakt door het in opdracht van Converse c.s. verrichte onderzoek van IFC, welk onderzoek is gebaseerd op de digitale administratie van Alpi en waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De curator betwist onder meer dat er een verband kan worden gelegd tussen het handelen van deze organisatie en de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen. In de IFC rapporten wordt er volgens de curator steeds ten onrechte van uitgegaan dat de afkorting ‘STC’ zou betekenen dat het document in kwestie betrekking heeft op ‘Sporttrading Converse’. STC staat echter voor said to contain. . Het gevolg hiervan is dat de IFC mogelijk ten onrechte documenten in haar onderzoek heeft betrokken die helemaal geen betrekking hebben op Converse schoenen. De curator acht dat bijzonder onzorgvuldig. Kwalijker nog vindt de curator dat nadat deze fout door IFC is ontdekt, dat door IFC in haar rapportages niet wordt rechtgezet. Sterker nog, Converse c.s. verzwijgt dat deze fout is gemaakt. In de procedure tussen Converse c.s. en Piet Kerkhof heeft Converse c.s. een tussenrapportage van IFC in het geding gebracht van 16 januari 2012 (productie 50). In die rapportage wordt vermeld dat ‘STC’ toch niet ‘Sporttrading Converse’ betekent. Aan deze vaststelling worden vervolgens geen consequenties verbonden. Deze tussenrapportage is door Converse c.s. in deze procedure niet in het geding gebracht. In plaats daarvan heeft Converse c.s. een tussenrapportage in het geding gebracht van 10 februari 2012. Deze tussenrapportage is vrijwel identiek aan die van 16 januari 2012. Het belangrijkste verschil is dat de fout met betrekking tot de betekenis van ‘STC’ in de rapportage van 16 januari 2012 wel wordt genoemd, maar niet in de rapportage van 10 februari 2012. Daardoor worden de rapportages van IFC misleidend, aldus de curator.

Merkinbreuk
3.54 Niet in geschil is dat er geen sprake is van merkinbreuk, voor zover Sporttrading c.s. heeft gehandeld in Converse schoenen die afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands BV. Het antwoord op de vraag of dat ook geldt ten aanzien van de schoenen die afkomstig zijn van Brand Search kan in het midden worden gelaten, nu Converse c.s. haar vordering met betrekking tot deze schoenen heeft ingetrokken.

3.55 Vast staat dat Sporttrading c.s. daarnaast ook heeft gehandeld in Converse schoenen afkomstig van andere leveranciers. Met betrekking tot deze Converse schoenen staat als onweersproken vast dat Sporttrading c.s. voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse, zodat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Converse kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merken in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag op wie de bewijslast daarvan rust.

3.58 De curator stelt zich onder verwijzing naar – onder meer – de als producties 28 en 29 in het geding gebrachte licentieovereenkomst tussen Kesbo en Converse en de concept licentieovereenkomst tussen Infinity en Converse op het standpunt dat Converse een exclusief distributiestelsel hanteert, zodat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. De curator is dan ook van mening dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Converse c.s. stelt dat nog daargelaten dat Sporttrading c.s. geen belang heeft bij omkering van de bewijslast, omdat Sporttrading c.s. de beweerdelijke bronnen waaruit de schoenen afkomstig zijn in het vrijwaringsincident al bekend heeft gemaakt, Sporttrading c.s. er ook niet in is geslaagd aan te tonen dat er gevaar bestaat voor afscherming van de nationale markten. Converse hanteert in de EU een open afzetsysteem dat volledig verenigbaar is met de regels van het Europese mededingingsrecht en waarbij passieve verkoop contractueel niet is verboden. Er is dan ook geen reden om op grond van het arrest Van Doren/Lifestyle de bewijslast om te keren, aldus Converse c.s.

3.60 De onderhavige casus is anders dan de casus die aanleiding gaf tot het arrest Van Doren/Lifestyle , aangezien Converse c.s. zich in feite op het standpunt stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen counterfeit schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen (hierna te noemen: de Organisatie) van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. Aangezien Converse c.s. zich niet op het standpunt stelt dat de waren door of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan zij niet overeenkomstig Van Doren/Lifestyle met het bewijs daarvan worden belast.

3.63 De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV bij hun parallelhandel altijd buitengewoon zorgvuldig te werk zijn gegaan. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Wilde een leverancier zijn bron beschermen en om die reden Sporttrading Holland BV of Sport Concept BV geen inzage geven in de documenten, dan werd door de leverancier een notariële- of accountantsverklaring afgegeven. Dat is bijvoorbeeld door de Spaanse leverancier Ressokd-Rings verschillende malen gedaan. Was de leverancier niet bereid om zelf een notariële- of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV gevraagd om, onder geheimhouding, aan hun registeraccountant inzage te verschaffen in de administratie van de leverancier, zodat de accountant kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ingekochte goederen met instemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer waren gebracht. De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV daarmee afdoende zekerheid hadden dat de door hen ingekochte goederen door hen vrij konden worden verhandeld zonder dat op enig merkenrecht inbreuk zou worden gemaakt.

3.70 Uit het voorgaande volgt vooralsnog dat Sporttrading c.s. er op mocht vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn, ziet de rechtbank aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Daarbij weegt nog het volgende mee.

3.72 Gezien deze verklaringen valt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te sluiten dat de door de vermeende Organisatie ingevoerde Converse schoenen originele Converse schoenen zijn, verkregen via de zogenaamde ‘back door’ orders . Dat ‘de Benelux sinds de zomer van 2008 wordt overspoeld door grote partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de handel zijn gebracht’, zoals Converse c.s. stelt, is in dat geval te wijten aan een probleem binnen de eigen organisatie van Converse. Converse heeft er dan ook alle belang bij dat er door een onafhankelijke deskundige een deugdelijk onderzoek wordt verricht naar de herkomst van deze schoenen, waarbij niet alleen de administratie van Alpi wordt betrokken – zoals IFC heeft gedaan – maar ook de administratie van Sporttrading c.s. Nu Converse c.s. – in een andere procedure – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

3.73 De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

Lees de uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (link)
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, KG RK 13-1773 (Imation Europe tegen Stichting De Thuiskopie)
Uitspraak ingezonden door Jochem Donker, CEDAR B.V..
Afgewezen verzoek conservatoir beslag. Belang stichting de Thuiskopie.
Imation voert in een aanhangige procedure dat zij geen afdracht verschuldigd is voor blanco data-cd's en dvd's die voor professioneel gebruik zijn bestemd (IEF 12356). Imation heeft een verzoek ingediend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Stichting de Thuiskopie ter zekerheid van een vordering wegens onverschuldigde betaling.

De gestelde vordering van Imation kan echter niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring en er is geen berekening overlegd waarin het in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd. Voor zover de vordering wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht, geldt dat het belang van Stichting de Thuiskopie zich verzet tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De voorzieningenrechter weigert het gevraagde verlof.

Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling (omtrent de vaststaande ontvangsten van de Stichting) of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat Imation reeds (gedeeltelijk) zekerheid heeft voor haar vordering doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening.

3.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Door de bodemrechter is reeds een tussenvonnis ter zake onderhavig geschil gewezen. Beide partijen zijn hiertegen in beroep gegaan en hebben toegelicht waarom zij van mening zijn dat in appel een voor hen gunstiger vonnis dient te worden verwacht. De voorzieningenrechter heeft de argumenten van partijen summier gewogen; dit leidt niet tot een inschatting dat het tussenvonnis in hoger beroep niet in stand zal blijven. Ten aanzien van alle onderdelen van het geschil waarover de rechtbank heeft geoordeeld acht de voorzieningenrechter het mogelijk dat het gerechtshof tot hetzelfde oordeel komt, maar ook dat het gerechtshof op één of meer onderdelen anders zal beslissen. Voorshands sluit de voorzieningenrechter zich daarom bij het tussenvonnis van de rechtbank aan.

3.7 Uitgaande van het tussenvonnis heeft Stichting de Thuiskopie een vordering op Imation en heeft Imation een daarmee verrekenbare tegenvordering op Stichting de Thuiskopie. De omvang van beide vorderingen zal nog onderwerp zijn van nader debat. De gestelde vordering van Imation op Stichting de Thuiskopie ter grootte van het bedrag waarvoor thans beslagverlof wordt gevraagd kan echter, gezien het tussenvonnis, niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring. Imation heeft nagelaten een berekening over te leggen waarin het door de rechtbank Den Haag in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd.

3.8 Voor zover de vordering van Imation wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht geldt het volgende. Het belang van Stichting de Thuiskopie verzet zich tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De ontvangsten van Stichting de Thuiskopie staan tot op zekere hoogte vast omdat deze zijn gebaseerd op een wettelijke regeling. Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan dat voor de (eventuele) vordering van Imation geen verhaal meer mogelijk zal zijn, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat in het belang dat Imation heeft bij zekerheid voor haar vordering reeds (gedeeltelijk) wordt voorzien doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening. De hiervoor genoemde omstandigheden, gevoegd bij de onduidelijkheid over het bestaan en de omvang van de vordering, leiden ertoe dat de voorzieningenrechter op grond van de afweging van de wederzijdse belangen het gevraagde verlof zal weigeren.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI CO. Ltd. tegen Shimano c.s.)
Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot zekerheid. MBI vordert in de hoofdzaak een inbreukverbod te gelasten op het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 074. Ter onderbouwing stelt MBI dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingssystemen of hiermee vergelijkbare producten inbeuk maakt op EP 074. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI zal veroordelen zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s.. MBI heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheidverklaring van Shimano's vordering, althans afwijzing daarvan.

Gezien de vestigingsplaats van MBI is zij gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen. De incidentele vordering van Shimano c.s. wordt toegewezen.

Het bedrag, aangevoerd door Shimano c.s., wordt reëel geacht gelet op de proceskostenvergoeding die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af.

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.

Vorm van zekerheid

4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.

Hoogte bedrag

4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.

4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen tegen Loewe)
Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels en Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.
In navolging van IEF 12256.
Modelrecht. Auteursrecht. Beschermingsomvang. Proceskosten. B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001  voor ‘Televisietoestellen’. Loewe c.s. heeft haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beide televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.

In het vonnis in kort geding zijn de vorderingen van B&O afgewezen. B&O is in hoger beroep gekomen en heeft daarbij elf grieven aangevoerd. Het hof vernietigt het vonnis in zoverre dat de proceskosten (voor een deel) opnieuw worden begroot en bekrachtigt het vonnis voor het overige. De beschermingsomvang leidt niet tot een inbreuk op het model- en/of het auteursrecht van B&O. Gelet op de afstand die het model neemt tot het vormgevingserfgoed zal de Reference ID op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken.

De grieven 1 tot en met 6 hebben betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskosten.

De Processuele grief
5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van grief 7 kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn in hoger beroep alsnog overlegd, B&O mist belang.

Het modelrecht
Grief 1: de geïnformeerde gebruiker
8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. (...) De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2.) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief.

12. De (red. tweede) grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. (...) Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.

14. (...) Voor zover B&O aanvoert dat het 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht het aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan - afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate - ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit 'vele malen meer' zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3.

Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?
22. (...) Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.

De Reference ID; inbreuk?
23. (...) Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID - gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed - op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde 'Loewe-oog' in het midden blijven.

24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.

Grieven 8 en 9: het auteursrecht
25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overlegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maak op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.

31. (...) Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.

Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering
32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.

36. (...) Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van het verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.

Beslissing

Het hof
in het principale beroep:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51;
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;
veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (pdf)
KG ZA 12-1331 (afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag geeft uitleg over modellenrecht)

Vzr Rechtbank Den Haag 9 augustus 2013,  KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink. In navolging van IEF 12910.
Herstelvonnis. Proceskosten. Toewijzing. Macintosh heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het op 25 juli 2013 in deze zaak gewezen vonnis op tegenspraak, in die zin dat het vermelde bedrag aan proceskosten wordt gewijzigd. Nimco heeft op het verzoek van Macintosh gereageerd met een verzoek tot afwijzing.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een fout die zich eenvoudig voor herstel leent. Het is voldoende duidelijk dat het de bedoeling was om de door Mactintosh opgevoerde kosten geheel toe te wijzen. Per ongeluk is een bedrag uit de verkeerde brief in het vonnis opgenomen, deze fout dient te worden hersteld.

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, ondanks de kennisname van de bezwaren van Nimco, in het kort gedingvonnis van 25 juli 2013 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor een eenvoudig herstel leent. In r.o. 4.11 wordt ten aanzien van de proceskosten overwogen dat de door Macintosh opgevoerde proceskosten niet zijn bestreden en dat deze daarom conform artikel 1019h Rv worden toegewezen. Hiermee is voldoende duidelijk dat het de bedoeling van de voorzieningenrechter was om de door Macintosh opgevoerde kosten bij gebrek aan betwisting daarvan, geheel toe te wijzen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens per abuis het bedrag uit de tweede brief van 26 juni 2013 in het vonnis opgenomen in plaats van dat bedrag te vermeerderen met de kosten ingediend bij de eerste faxbrief van 26 juni 2013. Deze kennelijke fout dient naar het verzoek dan ook toewijzen als hieronder in 3.1. verwoord, waarbij opgemerkt wordt dat artikel 31 lid 3 Rv uitsluitsel geeft over de gevolgen van de verbetering.

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat het bedrag, zoals vermeld in r.o. 4.11 en in het dictum onder 5.2. van het op 25 juni 2013 onder de zaak- en rolnummer C/09/441867/KG ZA 13-464 gewezen vonnis, waar staat '€ 23.872,50', tweemaal wordt gewijzigd in € 66.946,33';
3.2. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 9 augustus 2013 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 25 juni 2013;
3.3. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 25 juli 2013 na ontvangst van dit verbetervonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Rechtbank Den Haag 7 augustus 2013, HA ZA 13-18 (Lyie Sarl tegen Blitz Trading c.s.)
Uitspraak ingezonden door Olav Schmutzer, Certa Legal Advocaten.
Auteursrecht. Proceskosten (hoofdelijkheid). Lyie is een Franse onderneming die onder het merk Vanrycke zilveren en gouden sieraden ontwerpt, produceert en verhandelt. Lyie heeft een hanger voor een ketting ontworpen. Blitz Trading exploiteert detailhandelszaken die sieraden verkopen en heeft 'Heart to Get BV' opgericht. Heart to Get v.o.f. (de voorganger van de BV) heeft in 2012 een ketting op de markt gebracht. Gedaagde sub 1 drijft een winkel in sieraden, accessoires onder de naam Sisters, zij bood de Heart to Get hanger te koop aan via haar website.

De rechter oordeelt dat tussen de Lyie hanger en de Heart to Get hanger op zoveel punten overeenstemming bestaat, dat dit het vermoeden van ontlening wettigt. Daartegenover hebben Blitz Trading c.s. onvoldoende gemotiveerd dat de Heart to Get ketting een zelfstandig ontwerp is. De rechter beveelt Blitz Trading c.s. om inbreuk op de auteursrechten op de Lyie hanger te staken, schriftelijke opgave te doen en veroordeelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] tot vergoeding van de reputatieschade. Ten aanzien van [gedaagde sub 1] zal de proceskostenveroordeling dan niet hoofdelijk worden toegewezen.

Lyie hanger auteursrechtelijk werk?
4.3. (...) Op grond van de overgelegde afbeeldingen van hangers en andere sieraden die ten tijde van het ontwerpen van de Lyie hanger al openbaar gemaakt waren, stelt de rechtbank vast dat de Lyie hanger niet is ontleend aan al bestaande sieraden en derhalve een eigen oorspronkelijk karakter heeft.

4.4. Met Blitz Trading c.s. is de rechtbank van oordeel dat de twee ogen een technisch effect hebben: daarmee is de hanger aan de ketting bevestigd. Door het combineren van een opvallend klein hangertje, het rode koordje en de woorden ‘make a wish’ in een eenvoudig lettertype, onder elkaar en rechts uitgelijnd, heeft de ontwerpster echter, gezien het hiervoor besproken vormgevingserfgoed, vrije creatieve keuzes gemaakt. Deze specifieke combinatie draagt daardoor het persoonlijk stempel van de maker. Dat er, naar de rechtbank wel wil aannemen, ook in februari 2008 al veel hangers met een tekst of spreuk bekend waren, doet daar niet aan af, omdat daarbij deze specifieke combinatie ontbreekt. Dat beperkt hoogstens de beschermingsomvang. Aan de Lyie hanger komt derhalve auteursrechtelijke bescherming toe.

Heart to Get hanger inbreuk?
4.5. De vormgeving van de Heart to Get hanger stemt zodanig overeen met de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lyie hanger dat er sprake is van een verveelvoudiging. De Heart to Get hanger heeft ook de specifieke combinatie van een klein rond plaatje (ook ongeveer 1 cm) van zilver of goud, het rode koordje door één van de ogen en de tekst ‘make a wish’ in een eenvoudig lettertype en onder elkaar geplaatst. Dat het koordje iets korter is, de tekst is uitgevoerd in kleine letters in plaats van hoofdletters en is gecentreerd in plaats van rechts uitgelijnd, doet onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk van de Lyie hanger en de Heart to Get hanger. Alhoewel de beschermingsomvang van de Lyie hanger (zoals in 4.4 overwogen) niet zeer ruim is, bezit de Heart to Get hanger zoveel van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lyie hanger, dat dit binnen die beschermingsomvang valt.

4.6. Blitz Trading c.s. betwisten voorts dat de Heart to Get hanger is ontleend aan de Lyie hanger en betogen daartoe dat zij niet bekend waren met Lyie, het merk Vanrycke of Lise Ferreira en dat zij zich hebben laten inspireren door een samenwerking met de stichting Make a Wish. De rechtbank verwerpt dit verweer. Tussen de Lyie hanger en de Heart to Get hanger bestaat op zoveel punten overeenstemming, dat dit het vermoeden van ontlening wettigt. Daartegenover hebben Blitz Trading c.s. onvoldoende gemotiveerd dat de Heart to Get ketting een zelfstandig ontwerp is. Blitz Trading c.s. hebben bij conclusie van antwoord gesteld dat [gedaagde sub 2] en [...] in september 2011 het ontwerp voor de Heart to Get hanger hebben gemaakt. Ter onderbouwing daarvan wijzen zij echter op tekeningen van [gedaagde sub 2] en [...] op drie losse agendablaadjes uit april en mei 2011. Die tekeningen kunnen echter ook zijn opgesteld naar aanleiding van bekendheid met het ontwerp van Lyie, nog los van het feit dat niet valt na te gaan of die bladzijden daadwerkelijk voor het ontstaan van het conflict met Lyie zijn ingevuld. Blitz Trading c.s. wijzen daarnaast op een intentieverklaring voor een samenwerking met de stichting Make a Wish en een gift aan die stichting in december 2012. De intentieverklaring is echter niet getekend, noch gedateerd. In de intentieverklaring is bovendien vermeld: ‘Heart to Get Jewelry is sinds september 2012 voornemens, middels een speciale goede doelen-sieradenlijn, een bijdrage te leveren aan Make-A - Wish * Nederland” Blijkens deze overweging zou erbij Blitz Trading c.s. of Heartto Get B.V. pas sinds september 2012 een voornemen tot samenwerking met de stichting Make a Wish hebben bestaan. Op dat moment was de Heart to Get hanger echter al lang op de markt gebracht en waren Blitz Trading c.s. al aangesproken op inbreuk door Lyie. Het lijkt er dan ook eerder op dat Blitz Trading c.s. hebben gezocht naar een connectie met stichting Make a Wish ter onderbouwing van haar verdediging, dan dat die connectie de inspiratie heeft gevormd voor de Heart to Get hanger. Deze stukken vormen derhalve geen voldoende onderbouwing voor de betwisting van de ontlening.

4.7. In dit verband is voorts van belang dat de Lyie hanger vanaf 200$ in ieder geval in winkels in Amsterdam en Maastricht te koop is aangeboden, blijkens de door Lyie overgelegde facturen. Daarnaast blijkt uit de door Lyie overgelegde producties dat zij regelmatig in de publiciteit komt in Franse modetijdschriften en internationale blogs. Het is dan ook goed mogelijk dat [gedaagde sub 2] en [...] met de Lyie hanger in aanraking zijn gekomen.

4.8. Gelet op het voorgaande hebben Blitz Trading c.s. de betwisting van de ontlening onvoldoende gemotiveerd, zodat de rechtbank aan dat verweer voorbij gaat. Daarmee komt de rechtbank tot de slotsom dat de Heart to Get hanger een inbreuk op het auteursrecht van Lyie op de Lyie hanger vormt.

Wie heeft inbreuk gemaakt?
4.13. In het midden kan blijven of de aan Lyie verkochte hanger waarbij een rood koordje ontbrak, onder de beschermingsomvang van het auteursrecht van Lyie op de Lyie hanger valt. Immers, vaststaat dat Gedaagde sub 1 op haar website de inbreukmakende Heart to Get hanger te koop heeft aangeboden. Voorts erkent [gedaagde sub 1] dat zij twee hangers bij de VOF heeft besteld, terwijl de VOF verklaart de Heart to Get hangers aan [gedaagde sub 1] te hebben geleverd. Daarmee heeft ook [gedaagde sub 1] inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Lyie op de Lyie hanger. Dat [gedaagde sub 1] dat niet met opzet heeft gedaan is daarbij niet relevant, omdat dat geen voorwaarde is voor inbreuk op een auteursrecht.

Proceskosten
4.23. Lyie heeft een hoofdelijke veroordeling van Blitz Trading c.s. gevorderd voor haar gehele vordering. De hoofdelijke verbondenheid van Blitz Trading en [gedaagde sub 2] vloeit, zoals hiervoor al overwogen, voort uit artikel 18 WvK. Lyie heeft echter niet gesteld wat de grondslag is voor de hoofdelijke veroordeling van [gedaagde sub 1]. Ten aanzien van [gedaagde sub 1] zal de proceskostenveroordeling dan ook niet hoofdelijk worden toegewezen.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. beveelt Blitz Trading c.s. om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op de auteursrechten van Lyie op de Lyie hanger te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Heart to Get hanger, waaronder in ieder geval is te verstaan het vervaardigen, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, tentoonstellen, leveren, dan wel in voorraad hebben voor één van deze doeleinden of anderszins verhandelen van de Heart to Get hanger;
5.2. beveelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] om uiterlijk één maand na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Lyie te doen toekomen een schriftelijke opgave van de volgende informatie: (...)
5.3. veroordeelt Blitz Trading, [gedaagde sub 2] en/of [gedaagde sub 1], ieder afzonderlijk, om aan Lyie een dwangsom te betalen van € 500,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, dan wel, naar keuze van Lyie, € 50,= voor ieder product waarmee, de betrokken gedaagde niet aan de
in 5.1 en/of 5.2 gegeven bevelen voldoet, tot een maximum van € 40.000,= (voor iedere afzonderlijke gedaagde) is bereikt;
5.4. veroordeelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] tot vergoeding van de reputatieschade ontstaan door de verhandeling van de Heart to Get hangers door de VOF, nader op te maken bij staat;
5.5. veroordeelt Blitz Trading c.s. in de proceskosten, welke veroordeling voor Blitz Trading en [gedaagde sub 2] hoofdelijk is, tot op heden begroot op € 9.772,-, te vermeerderen met de nakosten ter hoogte van € 131,- zonder betekening en verhoogd met € 68,- ingeval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn voor voldoening;
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier:
HA ZA 13-18 (afschrift)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:7294 (TROS tegen Pretium)
Als randvermelding. Zojuist gepubliceerd, in de serie Pretium-uitspraken. Mediarecht. Executiegeschil. Ten laste van TROS gelegde beslagen worden opgeheven. Pretium moet executie van eerder vonnis van rechtbank Den Haag in incident staken totdat door die rechtbank in die procedure zal zijn beslist over de (omvang van de) verplichting van Pretium tot afgifte ex artikel 843a van geluidsmateriaal aan TROS en de verschuldigdheid van dwangsommen terzake.

4.8. De door Tros genoemde omstandigheid dat de hoogte van de dwangsom niet in verhouding staat tot de overtreding kan haar evenmin baten. Dat zij slechts gedeeltelijk niet aan het vonnis heeft voldaan is onvoldoende om te oordelen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Pretium de volledige dwangsom executeert.

4.9. Het voorgaande neemt niet weg dat toch termen aanwezig zijn om de vorderingen van Tros toe te wijzen en wel op grond van de hierna volgende overweging.

4.10. Een laatste argument van Tros voor de toewijzing van haar vorderingen is dat Pretium volgens Tros zelf dwangsommen verbeurt. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 7 september 2011 beslist dat Pretium de geluidsopnamen die op 16 september 2008 zijn gemaakt van “de door cursusleider A en infiltrant B gevoerde volledige telefonische telemarketeergesprekken tijdens de CPM/Pretium cursus” uiterlijk op 21 september 2011 aan Tros moest afgeven. Anders dan Pretium betoogt blijkt uit het vonnis niet dat deze afgifte is bevolen voor zover Pretium daarover volgens haar eigen stellingen beschikt. De rechtbank is er blijkens het vonnis immers vanuit gegaan dat Pretium het in haar macht heeft om de geluidsopnamen af te geven en de rechtbank heeft de afgifte daarom ongeclausuleerd bevolen. Tros heeft onweersproken gesteld dat er op 16 september 2008 door de bewuste cursusleider telemarketeergesprekken zijn gevoerd, waarvan de geluidsopnamen niet zijn afgegeven, en dat zij de executie van door Pretium verbeurde dwangsommen heeft aangezegd. Volgens Tros is zij van plan om bij akte aan de rechtbank ’s-Gravenhage een oordeel te vragen over de aan Pretium opgelegde verplichting. De voorzieningenrechter acht het, gelet op de inhoud van het vonnis van 7 september 2011, voldoende aannemelijk dat het standpunt van Tros stand zal houden en dat Pretium inderdaad zal blijken dwangsommen te verbeuren. Dit maakt dat er op dit moment van Pretium kan worden verlangd dat zij pas op de plaats maakt bij de executie, mede gelet op het feit dat partijen een uiterst felle juridische strijd voeren en het in het belang van beide partijen moet worden geacht dat in deze strijd prudent wordt gehandeld. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet het onaanvaardbaar worden geoordeeld dat Pretium op dit moment de executie voortzet zonder het oordeel van de bodemrechter over haar eigen handelen in het kader van de bevolen afgifte af te wachten. Pretium heeft dan ook bij de executie van de dwangsommen op dit moment geen in redelijkheid te respecteren belang.

4.11. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Tros zullen worden toegewezen in die zin dat de op 14 oktober 2011 door Pretium gelegde beslagen worden opgeheven en dat Pretium zal worden bevolen de executie van het vonnis van 2 februari 2011 te staken, totdat door de bodemrechter een rechterlijk oordeel zal zijn geveld over de (omvang van de) verplichting van Pretium tot afgifte van de geluidsopnamen en de verschuldigdheid van dwangsommen terzake.

4.12. Aangezien de voorzieningenrechter zelf tot opheffing van de beslagen overgaat, zal daaraan geen dwangsom worden verbonden. De dwangsommen zullen voor het overige worden gematigd en gemaximeerd, als na te melden.

4.13. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Pretium worden veroordeeld in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg-Bomée)
Uitspraak mede ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP|Technology Advocaten.
Octrooirecht. De rechtbank heeft in het tussenvonnis [IEF 12138] in conventie het Nederlandse deel van EP 095 vernietigd en voor recht verklaard dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede Geddeg veroordeeld tot vergoeding van de daardoor geleden schade, nader op te maken bij staat. De beslissing over de proceskosten in conventie is aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova [IEF 12005].

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg, zoals beslaglegging, kort geding en hoger beroep tegen tussenvonnis (waarbij het Nederlandse deel van het octrooi werd vernietigd).

2.5. Geddeg heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn1 niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen.

2.6. Anders dan Geddeg heeft betoogd, is de rechtbank met HPS c.s. van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg. De argumenten die Geddeg heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat er geen sprake is en ook niet is geweest van dreigende handhaving harerzijds, overtuigen de rechtbank niet. Onder meer de beslaglegging, het entameren van een kort geding (dat op het laatste moment werd ingetrokken) en ook het inmiddels ingestelde hoger beroep van het tussenvonnis, wijzen op het tegendeel. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een dreiging van een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is dus van toepassing op de onderhavige procedure. Niet is in geschil dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

 

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI tegen Shimano)
Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop, Hogan Lovells.
Octrooirecht. EP 1 240 074 (8- en 11-speed fietsversnellingssystemen). Shimano c.s. vreest dat MBI niet in staat zal zijn om volledige proceskosten ex 1019h Rv te voldoen en vordert in dit incident zekerheidsstelling ex 224 Rv voor de betaling van schadevergoeding en proceskosten tot €200.000. Nu MBI geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is zij gehouden zekerheid te stellen. Het is niet vereist dat MBI in Nederland geen verhaal kan bieden. Het beroep dat zij doet op artikel 224 lid 2 sub c Rv, dat zij beschikt over vermogenbestanddelen in Nederland, slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid.

Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou kunnen worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 BW moet de zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal kan nemen. De Rechtbank acht de hoogte van het bedrag reëel, gelet op de vergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie worden toegekend ex artikel 1019h Rv.

De beslissing
5.1. De rechtbank beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van €200.000 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.