Procesrecht  

Rechtbank Overijssel 15 mei 2013, HZ ZA 11-900 (Trebs B.V./Nearbor Limited tegen Food & Fun B.V. c.s.)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink.

Zie ook IEF 10393 en IEF 10680. In 't kort: Uitleg distributie- en vaststellingsovereenkomst. Merkenrecht. Partijen hebben op 22 april 2011 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Trebs heeft het Trebs logo op de Pizzarette doos aangebracht, terwijl deze met toestemming van Food & Fun c.s. in het verkeer is gebracht. In eerder gewezen zaken heeft Food & Fun c.s. gesteld dat Trebs en Nearbor inbreuk plegen op haar merkrecht. Bij vonnis in kort geding van 12 juli 2011, heeft de rechtbank de vorderingen van Food & Fun c.s. afgewezen en hen verboden de Pizzarette pizzaoven en/of andere (nieuwe) door hen zelf of in samenwerking met Trebs of Nearbor ontwikkelde producten te verkopen, te leveren, te importeren, te exporteren of in voorraad te houden. Bij arrest van 13 december 2011 heeft het hof Food & Fun c.s. veroordeeld onder verbeurte van een dwangsom. Thans vorderen Trebs en Nearbor dat er een voorlopige voorziening (verhoging dwangsom) wordt getroffen.

De rechtbank wijst het gevorderde af. De verlangde verhoging van de dwangsom en het maximum daarvan voor de duur van de procedure ontbeert daarbij de vereiste 'samenhang' met de hoofdvordering als bedoeld in lid 2 van artikel 223 Rv.

4.3. Mede gelet op hetgeen in de hoofdzaak wordt gevorderd, waarbij eisers geen dwangsom hebben verbonden aan de vordering sub II - welke vordering overeenkomst met hetgeen reeds in kort geding, bekrachtigd in hoger beroep, is toegewezen -, betreft het gevorderde in het incident in zoverre hoe dan ook niet een voorlopige voorziening die strekt tot (bij wege van 'voorschot') toewijzing van hetgeen in de hoofdzaak wordt gevorderd of van een gedeelte daarvan. De door eisers verlangde verhoging van de dwangsom en het maximum daarvan voor de duur van de procedure ontbeert daarbij de vereiste 'samenhang' met de hoofdvordering als bedoeld in lid 2 van artikel 223 Rv.

4.4. Overigens heeft het hof in zijn uitspraak in het incidenteel appel de destijds gevorderde dwangsom gematigd en gemaximeerd, in voege als hiervoor geciteerd in rechtsoverweging 2.1.4, waarbij ervan uit dient te worden gegaan dat die matiging en maximering weloverwogen is geschied, zodat - behoudens bijzondere omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken - terughoudendheid op haar plaats is bij het nadien verhogen van die dwangsommen en het maximum daarvan.

Ex parte beschikking Rechtbank Arnhem 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Basic Wear B.V.);    beschikking Rechtbank Almelo 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Moda Italia) ;   beschikking Rechtbank Arnhem 18 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Rigans B.V.)
Beschikkingen ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Samenvatting uit het verzoekschrift: Ex parte bevel. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Gerekwesteerden maken inbreuk op de handelsnaamrechten, merkrechten en ongeregistreerde gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van Il Mito op kledingstukken. Il Mito heeft bij beslag een ex parte bevel tot staking van de inbreuk verzocht. Daarnaast heeft zij belang bij de bewijsbescherming en verzoeken zij om inzage/afschrift van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv. jo 1019b jo 1019c RV, beschrijving en monsterneming van de inbreukmakende kledingstukken ex art. 1019b jo 1019d Rv. en conservatoir derdenbeslag op banktegoed van gerekwesteerden. Na sommatie hebben gerekwesteerden de beweerde inbreuk ontkend, maar laten zij de goederen in opslag en zullen zij niet overgaan tot verkoop. Il Mito weet niet of dit zo blijft en om welke hoeveelheden het gaat. Zij vreest verduistering en/of vernietiging zodat hun bewijspositie wordt uitgehold. De voorzieningenrechter wijst de ex parte-verzoeken toe.

Rechtbank Oost-Brabant 8 mei 2013, LJN CA0012 (Ingenia c.s. tegen gedaagden en Rinova Energie)
Als randvermelding. Incident. 843a Rv. Exhibitieplicht. Fishing expedition. Know how. Geen rechtmatig belang bij inzage.

Ingenia c.s. vorderen in het incident dat zij middels tussenkomst van een forensisch IT-deskundige een kopie verkrijgt van en inzage verkrijgt in de in bewaring bevindende bescheiden doch uitsluitend voor zover die betrekking hebben op de betrokkenheid van gedaagden bij de concurrerende activiteiten van gedaagden en/of Rinova Energie van bedrijfsgeheimen en/of know how en/of door Ingenia ontwikkelde concepten, expertise, andere aan Ingenia toebehorende informatie. De rechtbank acht de twee genoemde voorbeelden van stelselmatige wijze van het benaderen van Ingenia's relaties mager afsteken tegen het aantal relaties. De omstandigheid dat gedaagde de werkcomputer wederrechtelijk heeft meegenomen en dat hij bestanden naar zijn privé-mailadres heeft gestuurd vormen onvoldoende aanwijzing dat er informatie openbaar is gemaakt of dat er voornemens zijn om dat te doen.

5.8.  De rechtbank is van oordeel dat daar waar Ingenia c.s. stelt dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] op stelselmatige wijze relaties van Ingenia Holding en Ingenia Consultants & Engineers benaderen, de twee genoemde voorbeelden mager afsteken tegen het aantal relaties op de door Ingenia c.s. overgelegde lijst.

5.11.(...) De enkele omstandigheden dat [gedaagde 2] de computer waarop hij werkte wederrechtelijk heeft meegenomen – wat [gedaagden] overigens gemotiveerd betwist – en dat hij digitale bestanden naar zijn privé-emailadres heeft gestuurd, vormen onvoldoende aanwijzingen dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] geheime informatie, expertise, know how etc. van Ingenia c.s. openbaar hebben gemaakt, dan wel voornemens zijn dat te doen.

Anders dan Ingenia c.s. stelt, ziet de rechtbank in de overgelegde screenprints van de website van Rinova Energie (prod. 12 dagv. en prod. 46 repliek Ingenia c.s.) niet dat Ingenia-specifieke kennis te koop wordt aangeboden. Dat volgens Ingenia c.s. uit de website blijkt dat Rinova Energie met behulp van [gedaagde 1] en/of [gedaagde 2] rechtstreeks de concurrentie met haar aangaat, betekent nog niet dat daarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die vallen onder de geheimhoudingsplicht. Er is slechts sprake van niet met feiten onderbouwde vermoedens van Ingenia c.s. Die vermoedens vormen onvoldoende grond voor het aannemen van een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 8 mei 2013, C/17/126617 / KG-ZA 13-127 (Sybo Holding en AD Inkoop tegen Duif's Florist Articles B.V.)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers en Huib Berendschot, AKD.
Zie eerder IEF 10991 en IEF 10995. Geen opheffing van het beslag. Modelrecht aangevraagd op model van een ander. Verwijtbaar onrechtmatig handelen. Interessant: overweging over eigendom van de boot. AD lnkoop on Duifs Florist houden zich bezig met de import en export van artikelen waaronder theelichthouders. Er is door AD Inkoop een tweetal gemeenschapsmodelrechten ingeschreven voor een theelichthouder in de vorm van een artisjok die door een Chinese onderneming werden gemaakt. Tijdens een inkoopreis heeft [SYBO HOLDING] een artisjok theelichthouder meegenomen uit de showroom van een Chinese firma, zo verklaart een oud-zakenpartner. Bij terugkeer heeft gedaagde sub 1, op naam van AD Inkoop, hiervoor een modelrecht aangevraagd.

SYBO heeft niet van een eigen model modelrechten laten registreren. En vervolgens - dit achteraf nietig verklaarde model [OHIM 31 januari 2013, ICD 8629] - jegens Duif's Florist en Action ingeroepen. SYBO moet hebben geweten dat geen geldige modelrechten kunnen worden verkregen van een model van een ander. De omstandigheid dat SYBO het model van een ander heeft ontvreemd, duidt er op dat SYBO die wetenschap had.

De gestelde onrechtmatige gedraging van SYBO kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het maatschappelijk verkeer ook worden aangemerkt als een gedraging van AD Inkoop en daarmee is AD Inkoop naast SYBO hoofdelijk aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door Duif's Florist geleden schade. Bovendien is ook door AD Inkoop zelfstandig een zorgvuldigheidsnorm geschonden. Er bestond een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het ingeroepen modelrecht geen stand zou houden in een eventuele nietigheidsprocedure. De handhaver van het modelrecht handelt verwijtbaar onrechtmatig jegens de vermeende inbreukmaker.

De voorzieningenrechter weigert de opheffing, wel een herbegroting van de vordering waarvoor eerder verlof is verleend tot een bedrag van € 81.730,00.

Leestips: 2.8, 4.7 en 4.10.

Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, IEF 12649; ECLI:NL:RBDHA:2013:19677 (Cresco handels-B.V. tegen Taste of Nature, et vice versa)
Zie eerder IEF 10846. Octrooirecht. Geen uitzondering wezenlijk biologische processen uitgesloten van octrooieerbaarheid. Bewijslast inbreuk en nieuwheidsschadelijke verhandeling. Bij brief is Cresco medegedeeld dat zij met de verhandeling van de Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress inbreuk maakt op het octrooi en is zij gesommeerd om de inbreuk te staken. Cresco heeft de verhandeling van deze spruitplanten daarna voortgezet.

Cresco vordert de nietigverklaring van het octrooi EP1 290 938. Aan haar vordering legt Cresco ten grondslag dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is, niet nawerkbaar is, een “ontdekking” is in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOV en tevens valt onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b EOV voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.

De Rechtbank houdt de zaak niet aan vanwege de aanhangige oppositieprocedure in de Tomaten- en Broccolizaken en oordeelt dat de uitzondering op de "octrooieerbaarheid van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten", ex 53 sub b EOV, niet van toepassing is.

Het verweer van Cresco is gebaseerd op de "uitholling van de vrijstelling voor de werkwijzen van wezenlijk biologische aard"(5.5) en "dat de werkwijze-uitzondering (mede) is bedoeld om de octrooiering van niet-beïnvloedbare biologische processen te voorkomen" (5.6). Het betoog van Cresco dat de werkwijze-uitzondering van toepassing moet zijn omdat het octrooi ToN het recht geeft zich te verzetten tegen de vervaardiging van de geclaimde plant en zodoende “indirect ook bescherming biedt” aan de werkwijze waarmee de plant wordt vervaardigd, snijdt geen hout. Een beroep op Brüstle en WARF, artikel 64 lid 2 EOV en artikel 3 lid 1 ROW 1995 kan Cresco ook niet baten.

De rechtbank draagt in de zaak 12-577 Taste of Nature op te bewijzen dat Cresco inbreuk maakt of heeft gemaakt op het octrooi.

In de beide zaken draagt de rechtbank Cresco op te bewijzen dat Koppert producten volgens het octrooi al voor de datum van aanvraag van het octrooi aan afnemers heeft geleverd en bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen.

Geen aanhouding
5.1. De rechtbank is ermee bekend dat bij het Europees Octrooibureau een oppositieprocedure aanhangig is waarin de Grote Kamer van beroep is gevraagd een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van product-by-process conclusies op planten onder artikel 53 sub b EOV (G 2/12). Niet in geschil is dat die vraag min of meer gelijk is aan de vraag over de uitleg van artikel 53 sub b EOV die voorligt in de onderhavige procedure. Niettemin hebben beide partijen de rechtbank uitdrukkelijk verzocht de onderhavige zaak niet aan te houden in afwachting van het oordeel van de Grote Kamer. De rechtbank zal hen daarin volgen omdat allerminst zeker is dat de Grote Kamer een inhoudelijk oordeel zal geven nu de opposant zich inmiddels heeft teruggetrokken uit de zaak en, als er wel een inhoudelijk oordeel komt, dit oordeel naar de inschatting van beide partijen jaren op zich zal laten wachten.

Uitzondering niet van toepassing
5.4. Voorop staat dat het deel van artikel 53 sub b EOV waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op “werkwijzen”. De in conclusie 1 geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet een werkwijze, maar een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat niet anders. Gelet op het in het EOV consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term “werkwijze” worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOV te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOV zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOV immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen.

5.5. Het verweer van Cresco dat het toekennen van octrooibescherming aan planten die met werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkrijgbaar zijn, leidt tot een “uitholling” van de vrijstelling voor de werkwijzen van wezenlijk biologische aard, gaat niet op. Cresco betoogt in dit verband dat de aanvrager van een octrooi de vrijstelling eenvoudig zou kunnen omzeilen door de vervanging van een werkwijze-conclusie door een product-byprocess claim. Cresco miskent met dat betoog dat er wezenlijk andere eisen gelden voor de verlening van een octrooi op een veredelingsmethode, dan voor een octrooi op een als product-by-process geclaimde plant. Een als product-by-process geclaimde plant is immers een voortbrengsel-uitvinding. Voor een als product-by-process geclaimde plant kan dus alleen een octrooi worden verleend als de plant nieuw en inventief is. Het enkele feit dat de werkwijze waarmee de plant is verkregen nieuw en inventief is, maakt de plant niet nieuw en inventief. Een uitvinder die enkel een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard heeft ontwikkeld, kan de uitzondering dus niet ontlopen door zijn uitvinding te formuleren als een product-by-process claim. Anders gezegd: de uitvinder van een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard kan de vrijstelling alleen ontlopen door ook een andere, niet van octrooiering uitgesloten uitvinding te doen en daarvoor octrooi aan te vragen. Tot een uitholling van de vrijstelling leidt dat niet.

5.6. Cresco heeft daarnaast betoogd dat de door haar ingeroepen werkwijzeuitzondering (mede) is bedoeld om de octrooiering van niet-beïnvloedbare biologische processen te voorkomen. Zoals ook de Grote Kamer heeft geconstateerd (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 65, voorlaatste alinea), is dat geen zinvolle uitleg van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub EOV. Niet-beïnvloedbare biologische processen zij niet-technisch en niet-reproduceerbaar en stranden daarom al op de in artikel 52 EOV gestelde eisen aan octrooieerbare uitvindingen. Voor dergelijke processen is een uitzondering op octrooieerbaarheid dus niet nodig. Daar komt bij dat de veredelingsmethoden waarmee de door ToN geclaimde plant verkrijgbaar zijn, wel degelijk reproduceerbaar zijn en menselijk ingrijpen veronderstellen. Als de door Cresco voorgestelde ratio van de werkwijze-uitzondering wel zou worden aanvaard, pleit dat dus niet voor toepassing van de uitzondering op de specifieke, door ToN geclaimde uitvinding.

5.7. Het betoog van Cresco dat de werkwijze-uitzondering van toepassing moet zijn omdat het octrooi ToN het recht geeft zich te verzetten tegen de vervaardiging van de geclaimde plant en zodoende “indirect ook bescherming biedt” aan de werkwijze waarmee de plant wordt vervaardigd, snijdt geen hout. Uitsluitend de geclaimde materie, dat wil zeggen de door de conclusies gedefinieerde uitvinding, moet voldoen aan de eisen van octrooieerbaarheid. Dat het vervaardigen van de geclaimde materie een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is, maakt dat vervaardigen niet tot een onderdeel van de geclaimde materie. Een tegengesteld oordeel zou ook de ongerijmde consequentie hebben dat geen enkel product meer octrooieerbaar is omdat er altijd voorbehouden handelingen zullen zijn die niet aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoen, alleen al omdat vele voorbehouden handelingen niet nieuw en inventief zijn.

5.8. Ook de verwijzing naar uitspraken van het Hof van Justitie en de Grote Kamer over het gebruik van menselijke embryo’s (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10, Brüstle en GKvB 25 november 2008, G 2/06, WARF), kan Cresco niet baten. Anders dan Cresco heeft gesuggereerd, volgt uit die uitspraken niet dat een op werkwijzen betrekking hebbende uitzondering altijd mede betrekking heeft op de voortbrengselen van de werkwijze. De uitzondering die in die zaken aan de orde was, te weten de uitzondering voor het commerciële gebruik van menselijke embryo’s in de zin van de artikelen 6 lid 2 sub c van de Biotechnologierichtlijn en 28 sub c van de Uitvoeringsregels EOV, is namelijk niet een werkwijze-uitzondering, maar een uitzondering voor alle uitvindingen (dus werkwijzen èn voortbrengselen) die betrekking hebben op het gebruik van menselijke embryo’s. De vraag die in die zaken voorlag was dan ook niet of voortbrengselen van een uitgezonderde werkwijze onder de uitzondering kunnen vallen, maar of een conclusie die niet uitdrukkelijk het gebruik van embryo’s vermeldt, daarop toch betrekking kan hebben in de zin van de genoemde bepalingen. Bovendien is de ratio van die uitzondering wezenlijk anders dan de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV. Het commerciële gebruik van embryo’s wordt geacht strijdig te zijn met de goede zeden in de zin van artikel 53 sub a EOV. Die uitzondering dient er dus toe om tegen te gaan dat de uitgezonderde technieken worden toegepast. De werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV heeft een tegenovergestelde ratio. De werkwijze-uitzondering is juist bedoeld om kwekers de ruimte te geven om met klassieke veredelingsmethoden nieuwe plantenrassen te ontwikkelen (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 66). Die twee verschillen maken dat de aangehaalde uitspraken een zo wezenlijke andere rechtsvraag beantwoorden, dat zij geen houvast bieden bij de uitleg van artikel 53 sub b EOV.

5.9. De verwijzing van Cresco naar artikel 64 lid 2 EOV kan haar evenmin baten. Dat artikel bepaalt dat de aan een octrooi op een werkwijze verbonden rechten zich uitstrekken tot voortbrengselen die rechtstreeks zijn verkregen met die werkwijze. Die bepaling heeft geen betrekking op de geldigheid van octrooien, maar op de rechtsgevolgen van een octrooi. De regel van artikel 64 lid 2 EOV is dus niet van toepassing in de context van artikel 53 sub b EOV (zie ook GKvB 20 december 1999, G 1/98, Novartis II). Er is evenmin grond om de uit artikel 64 lid 2 EOV blijkende regel naar analogie toe te passen in het kader van artikel 53 sub b EOV. Uit het feit dat de wetgever redenen heeft gezien om een voortbrengsel te beschermen als de productiewijze ervan beschermd is, volgt niet dat als de wetgever redenen heeft gezien om een werkwijze niet te beschermen, ook de voortbrengselen daarvan niet beschermd mogen worden. Uit het voorgaande blijkt dat die gevolgtrekking in ieder geval niet kan worden gemaakt ten aanzien van de specifieke uitzondering waarop Cresco zich beroept. Dat die gevolgtrekking meer in het algemeen niet concludent is, blijkt wel uit het feit dat het gegeven dat niet-nieuwe werkwijzen niet in aanmerking komen voor octrooibescherming, ook niet uitsluit dat er octrooien worden verleend voor nieuwe voortbrengselen van die werkwijzen.

5.10. Ten slotte heeft Cresco erop gewezen dat artikel 3 lid 1 sub d van de Rijksoctrooiwet (hierna: ROW 1995), in tegenstelling tot artikel 53 sub b EOV, voortbrengselen van werkwijzen van wezenlijk biologische aard wel uitdrukkelijk uitzondert van octrooiering. Niet in geschil is echter dat de geldigheid van het octrooi van ToN moet worden getoetst aan het EOV. Bij de uitleg van dat Verdrag is de tekst van een nationale wet zoals de ROW 1995, niet relevant. Datzelfde geldt voor de opmerking van de Staatssecretaris dat het voor zich spreekt dat door werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkregen voortbrengselen ook niet vatbaar zijn voor octrooi (Handelingen II 1994- 1995, p. 1643-45).

Geen ontdekking
5.12. Cresco heeft ook aangevoerd dat de in conclusies 1 geclaimde plant een ontdekking betreft in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOV. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat de heer X van Koppert heeft verklaard dat het idee van de geclaimde plant is ontstaan toen in een veld van groene radijsspruiten een bleekrode radijsspruit werd gevonden. De ontdekking van de bleekrode spruit op zichzelf vormt echter niet de geclaimde uitvinding, maar heeft de uitvinder slechts op het spoor gezet om de geclaimde plant te ontwikkelen. Of de bij die ontwikkeling gebruikte methoden inventief zijn, is – anders dan Cresco meent – niet relevant bij de toets aan artikel 52 lid 2 sub a EOV.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 mei 2013, zaaknr. C/09/439313 / KG ZA 13-294 (Total Systems B.V. tegen Potveer B.V.)
Octrooirecht. Executie vaststellingsoverenkomst. Zie eerder IEF 10298. Partijen houden zich bezig met ontbolmachines. Potveer is houdster van het Nederlandse octrooi NL1027378 voor een inrichting voor het ontbollen van bolgewassen.

Dat er op de inrichtingen - door de gebruiker - tyraps zijn aangebracht op (het uiteinde van) de bolneusgeleiders zodat er geen of minder speling is, is nog geen overtreding van de vaststellingsovereenkomst, omdat de bolneusgeleider star en niet verend is. Met het opnemen van het begrip “verend” in bijlage 4 hebben partijen naar voorlopig oordeel niet willen vastleggen dat een niet-verende uitvoering een schending van de overeenkomst inhoudt.

Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Total Systems de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden. De voorzieningenrechter verbiedt Potveer de aangezegde dwangsommen te innen.

4.14. Voorts geldt ten aanzien van de bij Van Ruiten Fleur B.V. aangetroffen inrichtingen dat de daarop – door de gebruiker – aangebrachte zogenoemde tyraps maken dat (het uiteinde van) de bolneusgeleiders geen of minder speling hebben. Daarmee overtreedt Total Systems de vaststellingsovereenkomst, zo stelt Potveer, omdat de bolneusgeleider star en niet verend is. Dat de bolneusgeleider moet zijn uitgevoerd met een verend uiteinde, zoals Potveer verwijzend naar bijlage 4 lijkt te veronderstellen, is voorshands oordelend evenwel onjuist. Partijen zijn overeengekomen dat een inrichting waarin niet de bolbodemgeleider, maar de bolneusgeleider verend is uitgevoerd toegestaan zal worden, omdat daarmee de door Potveer geoctrooieerde uitvinding in ieder geval niet wordt toegepast. Met het opnemen van het begrip “verend” in bijlage 4 hebben partijen naar voorlopig oordeel niet willen vastleggen dat een niet-verende uitvoering een schending van de overeenkomst inhoudt. Potveer heeft naar voorlopig oordeel ook niet aannemelijk gemaakt een redelijk belang te hebben bij het verbieden van een niet-verende uitvoering.

Rechtbank Den Haag 24 april 2013, zaaknr. C/09/414540 / HA ZA 12-299 (iSource Flexscreen tegen X)
Auteursrechten. Gemeenschappelijk auteursrecht. Voortbouwen op open source en standaardsoftware. Benoeming deskundige ter vergelijking van de software. Verwijzing naar kantonrechter.

iSource is in 1989 opgericht en houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van software op het gebied van narrowcasting, sinds 2003 onder de naam "FlexScreen". X is na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met iSource voor zichzelf begonnen. iSource Flexscreen vraagt om een verklaring voor recht dat door X inbreuk is gemaakt op auteursrechten van iSource en/of FlexScreen op onderdelen van de onder andere de iSource-software.

X voert aan dat het niet duidelijk is welke positie FlexScreen als medeauteur inneemt en welke auteursrechtelijke gevolgen verbonden zijn aan de niet nader gespecificeerde wijzigingen die zijn aangebracht, daartoe acht de rechtbank dat er sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht. X wijst er op dat desbetreffende software mede bestaat uit standaardsoftware of opensourcesoftware. Vanwege de betwisting kan geen inbreuk op auteursrechten of onrechtmatig handelen vast komen te staan. De rechtbank is van oordeel dat een deskundige zal worden gevraagd om de software te vergelijken en de overeenkomsten en verschillen te tonen.

Verder verwijst de Rechtbank de zaak voor zover deze betrekking heeft op vorderingen die gegrond zijn op de (inmiddels beëindigde) arbeidsovereenkomst tussen iSource en X, in de stand waarin deze zaak zich bevindt, naar de sector kanton van deze rechtbank, locatie Leiden.

4.4. Vervolgens rijst de vraag of de vorderingen van FlexScreen en de vorderingen van iSource gegrond op het auteursrecht daarmee zodanig samenhangen, dat deze samenhang zich tegen een afzonderlijke behandeling van deze vorderingen verzet. Dit is onder meer het geval indien het om dezelfde feitelijke of juridische geschilpunten gaat dan wel indien de vorderingen zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken wenselijk of noodzakelijk is. In dit verband overweegt de rechtbank dat voor de beoordeling van deze vorderingen uit hoofde van (schending van) auteursrecht niet de specialistische kennis van het arbeidsrecht vereist is waarover de kantonrechter bij uitstek beschikt. Tussen deze vorderingen en de op de arbeidsovereenkomst gegronde vorderingen bestaat ook geen samenhang die zich tegen afzonderlijke behandeling verzet, terwijl er wel samenhang bestaat tussen de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van iSource en FlexScreen.

Daarom verwijst de rechtbank ambtshalve de zaak zowel in het incident als in de hoofdzaak, voor zover deze betrekking heeft op (gesteld) handelen in strijd met de arbeidsovereenkomst, in de stand waarin deze zaak zich bevindt naar de sector kanton van deze rechtbank, locatie Leiden. Dit betekent dat de vorderingen sub 1, 3 en 6 door de rechtbank zullen worden beoordeeld aangezien deze geen verband houden met de arbeidsovereenkomst maar verband houden met gestelde auteursrechten. Beoordeling van de vorderingen sub 2, 4 en 5 is aan de kantonrechter voor zover deze vorderingen hun grondslag vinden in de arbeidsovereenkomst en diezelfde vorderingen zullen door de rechtbank worden beoordeeld voor zover sprake is van een andere grondslag (bijvoorbeeld: auteursrechtinbreuk, onrechtmatige daad).

4.5. Omdat deze beslissing tot verwijzing is gebaseerd op een voorlopig oordeel (artikel 71 Rv), zal de rechtbank de beslissing over de proceskosten overlaten aan de kantonrechter.

Auteursrechten
4.10. In het licht van X’ betwisting dat sprake is van auteursrechtinbreuk, kan met het vorenstaande niet worden vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op auteursrechten of anderszins onrechtmatig handelen. De rechtbank stelt vast dat de bewijslast van de stelling dat de bijdrage van X aan de Eezer-sofware van Firm-IT inbreuk maakt op de auteursrechten van iSource en FlexScreen op de iSource-/FlexScreen-software, dat wil zeggen dat die bijdrage een bewerking is van de iSource-/FlexScreen-software op iSource en FlexScreen rust. De rechtbank is voorshands van oordeel dat een deskundige dient te worden benoemd aan wie zal worden gevraagd de desbetreffende sofware te vergelijken en zich uit te laten over de overeenkomsten en verschillen. Hierna bij de bespreking van de vordering tot inzage in de beslagen documentatie, zal de nadere uitwerking van de rol van een te benoemen deskundige aan de orde komen.

4.15. Gelet op het voorgaande wordt de incidenteel primair gevorderde inzage afgewezen en ligt de incidenteel subsidiair gevorderde inzage door tussenkomst van een door de rechtbank aan te wijzen deskundige voor toewijzing gereed.

Vzr. Rechtbank Limburg, locatie Roermond 25 april 2013, zaaknr. C/04/122013 / KG ZA 13-63 (Anti-Infringement Bureau for IPR on Plant Material tegen Novisem B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Sabine van Rienen, Louwers IP|Technology Advocaten.

Opheffing bewijsbeslag. Kwekersrecht. AIB is een vereniging die belangen van zaad- en plantveredelaars behartigt en gevolmachtigd is om op te treden namens rechthebbende op kwekersrechten van diverse soorten knolselderij (Diamant, Brilliant en Prinz). Novisem is een zaadveredelingsbedrijf. Door AIB is conservatoir bewijsbeslag op mogelijk relevante digitale bestanden gelegd.

Novisem vordert succesvol de opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de zaken, waaronder monsters en gegevensdragers. Het voorhanden hebben van, zoals door AIB beweerd, "fors meer plantmateriaal" is - volgens verklaringen - een niet ongebruikelijke hoeveelheid voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. En de pakbon waarop een adres in Nederland staat, hoewel productie en bewerking elders plaatsvindt, betekent niet per definitie in- of uitvoer vanuit Nederland. De reconventionele vorderingen worden toegewezen. Tevens dient AIB het bericht over vermeende inbreuk op de website van AIB te verwijderen en een rectificatie te plaatsen.

In citaten

5.2.2. Vooralsnog oordeelt de voorzieningenrechter dat er gelet op dit verweer niet blijkt van een redelijk vermoeden van eerstvermelde inbreuk. Uit de e-mail (...) blijkt niet van een dergelijk aanbod, terwijl het gestelde het gestelde in de beide verklaringen van (...) (die kwalificeren als de auditu partijverklaringen) in afdoende mate is weerlegd door de door Novisem ingediende verklaringen van (...). Uit de verklaring valt ook af te leiden dat de e-mail niet zag op levering in Nederland.

5.2.3. De tweede gestelde inbreuk grondt AIB op de aanwezigheid bij Novisem van fors meer plantmateriaal dan vereist voor veredelingsdoeleinden, zodat Novisem behalve veredelt blijkbaar ook produceert. Zij beroept zich daarbij op verklaringen van werknemers van Bejo respectievelijk Nunhems.

5.2.4. Vooralsnog leidt de rechter uit laatstvermelde verklaringen af dat de bij Novisem hoeveelheid aangetroffen plantmateriaal niet ongebruikelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe rassen, zodat een redelijk vermoeden van het bestaan van de onder 2. genoemde inbreuk deswege niet aanwezig geacht kan worden.

5.2.5. De gestelde inbreuk onder 3. baseert AIB op een pakbon, (...) en op een tweetal facturen van Novisem met daarop vermeld het adres in Nederland, gericht aan afnemers in België en Duitsland (...).
Novisem heeft uiteengezet op welke wijze zij haar zaken drijft: productie van in Nederland beschermde  rassen vindt plaats in België en Frankrijk, behandeling van die zaden vindt plaats in Italië en van daaruit worden die behandelde zaden verstuurd en geleverd aan afnemers in het buitenland. Dat op een tweetal facturen eht adres van Novisem in Nederland is vermeld betekent dan ook niet per definitie dat sprake zou zijn van in- of uitvoer vanuit Nederland.
Met betrekking tot de ingediende pakbon heft Novisem betoogd dat deze wel degelijk vanuit Italië is afgehandeld, hetgen ook blijkt ui het feit dat het transport is verzorgd door DHR, terwijl Novisem altijd gebruik maakt van de dienstn van UPS.

5.2.6. Ook hier oordeelt de rechter voorshands dan ook dat een redelijk vermoeden van het bestaan van deze derde inbreuk niet aanwezig geacht kan worden.
De rechter wijst verder vooralsnog van de hand de visie van AIB inhoudende dat de door Novisem toegepaste wijze zoals hierboven beschreven, indien deze niet is te zien als een inbreuk op kwekersrechten, dan in ieder geval (anderszins) onrechtmatig zou zijn.

Beschikking Rechtbank Den Haag 15 maart 2013, LJN BZ7926 (Superior Court of the State of California; Craiglist tegen eBay Inc.)
Internationaal bewijsrecht in het buitenland. Rogatoire commissie. Verzoek afgewezen op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud ('pre-trial discovery of documents').

Op 22 oktober 2012 is een verzoek ingekomen van het Superior Court of the State of California, County of San Francisco, te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika, tot het verkrijgen van bewijs bij wege van een rogatoire commissie, in een civiele procedure tussen Craiglist, Inc. als eiseres en eBay Inc. c.s. als gedaagden. Het verzoek is gebaseerd op het Bewijsverdrag en strekt tot het verkrijgen van de in de bijlage A van het verzoek genoemde documenten en communicatie die in handen zijn van I-Company te Hoofddorp.

De beoordeling
In artikel 23 van het Bewijsverdrag is bepaald dat elke verdragsluitende staat op het tijdstip van de ondertekening, bekrachtiging of toetreding kan verklaren dat hij geen uitvoering geeft aan rogatoire commissies tot het houden van een procedure welke in staten waar de common law geldt, bekend is als ‘pre-trial discovery of documents’.

Nederland heeft ingevolge dit artikel verklaard dat Nederland rogatoire commissies die op dergelijke procedures zien, niet zal uitvoeren. Daarbij is aangegeven dat de Nederlandse regering in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag onder een ‘pri-trial discovery of documents’-procedure elke rogatoire commissie verstaat die – onder meer – van een persoon verlangt alle documenten te overleggen, anders dan de specifieke documenten gespecificeerd in de rogatoire commissie, welke naar het oordeel van het aangezochte gerecht (waarschijnlijk) in zijn bezit, bewaring of macht zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in bijlage A genoemde documenten en communicatie onvoldoende gespecificeerd. Er is slechts aangegeven waar de documenten of commucatie in grote lijnen op zouden moeten zien. Geen enkel document en geen enkele communicatie is met name aangeduid of nader gespecificeerd. Er wordt ook steeds verzocht om ‘each document’ en ‘each communication’. Het verzoek kan daarom reeds op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud niet worden uitgevoerd. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 april 2013, zaaknummer C/09/438181 / KG ZA 13-220 (XINGRAPHICS tegen AFGA Graphics NV)

Zie eerder o.a. IEF 12291. Geen opheffing van gelegde beslagen. Agfa is houdster van het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 0 823 327 voor een “Method for making positive photosensitive lithographic printing plate”. Terwijl de procedure aanhangig is, heeft Agfa conservatoir (derden)beslag tot afgifte gelegd op partijen FITplaten. Xingraphics vordert opheffing van de gelegde beslagen op de FIT-, Primus dan wel digitale printplaten.

Gelet op de door het hof gegeven verklaring voor recht van indirecte inbreuk door Xingraphics en het bevel tot afgifte van de FIT-platen waarmee die inbreuk plaatsvindt, kan voorshands niet gezegd worden dat het door Agfa ingeroepen recht ondeugdelijk voorkomt. De vordering wordt afgewezen.

4.11. Iets anders is hoe de bewoordingen ‘alle genoemde FIT-platen’ moeten worden uitgelegd. Gelet op de overwegingen en het dictum van het hof (vgl. 2.7. en 2.8.) dient het bevel naar voorlopig oordeel zo te worden begrepen dat het (anders dan het ruimer geformuleerde verbod) beperkt is tot afgifte van de FIT-, FIT X-tra-, FIT Melior- en FIT X-tra Melior-platen, welke ook in de appelprocedure voor lagen. Zoals het hof - ‘om misverstanden te voorkomen’ - overwoog hebben de toe te wijzen vorderingen uitsluitend betrekking op het grondgebied van Nederland en berusten zij op indirecte octrooiinbreuk. Dit is het gevolg van de beperkte territoriale werking van de in artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding en het gebruik van die middelen voor toepassing van de uitvinding (namelijk: in Nederland). Alle grensoverschrijdende ‘inbreuk’ blijft dan ook buiten schot, wat, om met Huydecoper/Van Nispen te spreken2, aanzienlijke mogelijkheden voor ontduiking van deze regeling schept.

4.12. Hier wringt ook de schoen. Het is in het beperkte kader van dit kort geding, waarin geen plaats is voor nadere bewijsvoering, niet goed mogelijk te treden in de juistheid van Xingraphics’ (eerst in dit geding geponeerde) stelling dat de door Hudig gehouden platen (die eigendom zijn van Xingraphics) niet in Nederland maar uitsluitend daarbuiten zijn aangeboden en/of geleverd (zodat daarmee geen indirecte inbreuk is gemaakt en aldus niet onder het bevel tot afgifte zouden vallen), welke stelling door Agfa gemotiveerd wordt betwist. Dat Xingraphics dit standpunt in de bodemprocedure - zowel in eerste aanleg als appel - niet heeft ingenomen, terwijl zij nota bene, zoals Agfa naar voren heeft gebracht, in een eerdere vordering tot opheffing (vgl. 2.4.) wél heeft betoogd dat de bij Atece én Hudig gelegde beslagen ertoe leidden dat de levering van FIT-platen in Nederland per direct werd ‘lamgelegd’, komt ongerijmd voor en lijkt vooralsnog mogelijk een aanwijzing van het tegendeel te zijn.

4.14. Hoe dit alles ook zij, in het kader van de in dit geding te maken belangenafweging is de voorzieningenrechter, gelet op het feit dat de in het arrest bepaalde termijnen voor opgave en afgifte binnen afzienbare tijd verstrijken en niet kan worden uitgesloten dat het door Agfa geschetste gevaar van frustratie van het bevel tot afgifte zich inderdaad zal voordoen, van oordeel dat het belang van Agfa bij handhaving van de status quo aanzienlijk zwaarder weegt dan het door Xingraphics gestelde belang. Onder die omstandigheden is het bepaald aangewezen dat het beslag in ieder geval tot de voor opgave van informatie en afgifte in het arrest bepaalde termijnen zijn verstreken vooralsnog blijft liggen op de bij Hudig aangetroffen partij platen.