Dossiers

Gerecht EU 11 december 2014, zaak T-440/13 (Doos met chocolaatjes)
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Absolute weigeringsgrond. Millano heeft 3D-merk voor een doos met chocolaatjes aangevraagd. De onderzoeker heeft het merk geweigerd, vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Vereenvoudigde geometrische vormen worden over het algemeen voor chocolade producten gebruikt en de vierkante chocolaatjes wijken niet significant af van wat in de markt gebruikelijk is. De combinatie van 18 blijkbaar loszittende, vierkante chocolaatjes, in drie rijen van zes, is te banaal. Het beroep wordt afgewezen.

 23      La chambre de recours, à l’issue d’une analyse de la marque demandée, prise en chacun de ses éléments, à savoir, un groupe de cubes et un support moulé, puis en la combinaison desdits éléments, a conclu que cette marque était dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a ainsi relevé que cette marque, à savoir un signe tridimensionnel résultant de la combinaison de 18 cubes d’apparence chocolatée, non reliés entre eux, de base carrée et de côtés en forme de trapèze, et d’un support moulé comportant 18 creux ayant chacun la forme d’un chocolat, disposés en trois rangées de six creux chacune, était banale et dépourvue de tout élément de nature à lui permettre de jouer, auprès du public pertinent, un rôle d’indication d’origine commerciale.

24      La requérante n’avance aucun argument de nature à contredire cette appréciation.

25      S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner si la marque demandée divergeait de manière significative de la norme et des habitudes du secteur, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il était notoire que les formes géométriques simplifiées étaient généralement utilisées comme formes pour des produits en chocolat et que, par conséquent, les cubes qui constituaient un élément de la marque demandée ne se démarquaient pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur. S’agissant de l’élément formé du support moulé, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il constituait un mode habituel de présentation d’un nombre déterminé de petits chocolats et que le fait de présenter des petits chocolats dans un support extrudé avec des creux pour les accueillir, en trois rangées parallèles de six chocolats, était banal et habituel. Dans son appréciation globale de la marque, la chambre de recours a correctement conclu à l’absence de caractère distinctif.

Op andere blogs:
Marques

Laatste plaatsen - Holiday Inn - Amsterdam, woensdag 17 december 2014, 12.00 - 15.15 uur
Dé jaarlijkse bijeenkomst over octrooirechtjurisprudentie. Bart van den Broek en Simon Dack bespreken met u een selectie van belangrijke octrooirechtjurisprudentie van het afgelopen jaar. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele octrooirechtontwikkelingen in de rechtspraak. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. Deze cursus biedt verdieping voor de specialist met voorkennis (3 PO-punten).
Hier aanmelden

Programma
11.45 – 12.00 uur Ontvangst en intekenen
12.00 – 13.30 uur Bart van den Broek & Simon Dack, Hoyng Monegier LLP
13.30 – 13.45 uur pauze
13.45 – 15.15 uur Simon Dack & Bart van den Broek, Hoyng Monegier LLP
15.15 uur Einde programma

Onder meer de volgende onderwerpen en uitspraken komen aan bod:
Beschermingsomvang - HR, IEF 13726 (Medinol/Abbott)
Inventiviteit - HR, IEF 14252 (Leo/Sandoz -inventiviteit) en
FRAND - Rb Den Haag, IEF 14323 (Vringo/ZTE) en EC, IEF 13801/13804 (Motorola/Samsung)

Opleiding/accreditaties

3 Punten voor de Permanente Opleiding (Nederlandse Orde van Advocaten)
3 Punten voor de Permanente Vorming (Orde van Vlaamse Balies) ingebracht ex artikel 2 Reglement inzake Permanente Vorming)
3 Punten voor de BMM-opleiding (pilot)

Locatie
Holiday Inn, De Boelelaan 2, 1083 HJ Amsterdam.
Klik hier voor een routebeschrijving, parkeergarage onder Holiday Inn.

Kosten deelname
€ 350,00 Per persoon
€ 295,00 Sponsors IE-Forum
€ 100,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, uw factuur wordt direct toegezonden als bevestiging. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier, uw factuur ontvangt u direct. Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie, thee en documentatie.

Hier aanmelden

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Hieronder de tabel met arresten die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen.

T-75/13	Momarid	LONARID	Gedeeltelijke vernietiging
T‑272/13			Beroep verworpen
T‑494/13 & T‑495/13		WATT	Beroep verworpen
T‑595/13		COMPRESSOR	Beroep verworpen

T-176/13		Generia	Beroep verworpen
T‑278/12		PROFEX	Vernietiging
T‑307/13			Vernietiging
T-519/13	VALDASAAR	Val d’Azur	Beroep verworpen
T‑605/11	BIOCERT	BIOCEF	Vernietiging
T-10/09			Beroep verworpen
T-12/13		ARTITUDE	Beroep verworpen
T-235/12			Vernietiging
T-440/13			Beroep verworpen
T-480/12			Vernietiging
T-618/13	AAVA CORE	JAVA	Beroep verworpen
T-712/13	REHABILITATE		Beroep verworpen

 Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

AMI 2014-6

BIE 2014-11

Mediaforum 2014-11/12

Wilt u ook uw vakblad hiervoor kosteloos aanmelden, stuur uw inhoudsopgave naar redactie@ie-forum.be.

AMI
Artikelen
Ter inleiding
F.W. Grosheide
De parodie-exceptie als geharmoniseerd EU-concept: op zoek naar een rechtvaardig evenwicht tussen auteursrecht en expressievrijheid
D. Voorhoof
Ruim baan voor de literaire parodie
E.A. Kuitert & R.J.Q. Klomp
Tien jaar verder: de parodie-exceptie in de rechtspraktijk
M. de Cock Buning & N. van Lingen
De bevrijdende lach: hoe het Europese Hof het keurslijf van het gesloten beperkingenstelsel minder laat knellen
M.R. de Zwaan
Enige rechtsvergelijking na het Deckmyn-arrest
F.W. Grosheide
Jurisprudentie
Nr. 16 • HvJ EU 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds/Vandersteen e.a. m.nt. K.J. Koelman
Rechtspraak in het kort
Jaaroverzicht

Berichten Industriële Eigendom
Artikel
Proceskostenveroordeling volgens “de glijdende schaal van Verkade”. Het ongeldigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-) toepasselijkheid van art. 1019h Rv – Charlotte Vrendenbarg 226

Conclusie Mr. D.W.F. Verkade inzake Leo Pharmaceutical Products/Sandoz BV, onderdelen 1, 5 en 7 231

Rechtspraak
modellenrecht
Nr. 58 HvJ EU 19 juni 2014, C-345/13, Karen Millen/Dunnes, IEF 13959 (uitlegging van de artikelen 6 en 85, lid 2, van Gemeenschapsmodellenverordening; beoordeling van het eigen karakter van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en van de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt; vergelijking van betrokken model met de kenmerken van verschillende, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen) – met noot van J.L.R.A. Huydecoper 239

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 59 Vzr. Rechtbank Den Haag 19 december 2013, Unilever/Procter & Gamble, IEF 13362 (voorzieningenrechter bevoegd ondanks overeenkomst tot arbitrage; spoedeisend belang; octrooi geldig; inbreukverbod toegewezen) 248

Nr. 60 Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 13378 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig) 251

Merkenrecht
Nr. 61 Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, Technical Support Oosterhout/TSO Techniek, IEF 14157 (vordering tot intrekking licentie en vordering tot verbod gebruik beeldmerk levert misbruik van recht op) 252

Boekaankondiging
Peter Claassen en Jeff Keustermans (red.), Landmark IP decisions of the European Court of Justice 2008-2013, Brussel/Gent, Larcier, 2014 – Constant van Nispen 252

Inhoud Mediaforum nr 11/12:
Opinie
De Zwarte Pieten-zaak levert onverwachte pepernoten op
Eric Daalder
Rechtspraktijk
Rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse radiofrequenties: tweede deel van een tweeluik (aanbevelingen voor veranderingen)
Paul Waszink
Reactie
Reactie wetsvoorstellen bronbescherming
Suzanne Poppelaars
Rechtspraktijk
Aanbevelingen van de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming
Otto Volgenant
Wetsvoorstellen
Wetsvoorstellen Journalistieke Bronbescherming
Jurisprudentie
Nr. 22 HvJ EU 17 oktober 2013, Raad/Access Info e.a. m.nt. A. Buijze
Nr. 23 HvJ EU 3 september 2014, Deckmyn/Vandersteen e.a. m.nt. D. Voorhoof
Nr. 24 ABRvS 9 juli 2014, TROS/CvdM m.nt. L.H. Doorman
Nr. 25 Rb. Den Haag 23 juli 2014, Strafadvocaten e.a./Staat m.nt. B. van der Sloot
Nr. 26 Rb. Rotterdam 2 oktober 2014, Vodafone e.a./Min. EZ m.nt. C.J. Wolswinkel

HvJ EU 12 december 2013, IEF 14405, zaak C-493/12 (Eli Lilly tegen Human Genome Sciences)
ABC. Voorwaarden voor verkrijging van dit certificaat, Begrip 'door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product’. Bewoordingen van conclusies van basisoctrooi. Functionele en structurele definitie van werkzame stof. EOV. Artikel 3, sub a ABC-verordening moet aldus worden uitgelegd dat, om te kunnen oordelen dat een werkzame stof wordt „beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi”, het niet noodzakelijk is dat de werkzame stof in de conclusies van dit octrooi wordt vermeld middels een structurele formule.

Wanneer deze werkzame stof onder een functionele formule valt die is vermeld in de conclusies van een door het EOB verleend octrooi, staat artikel 3, sub a, in beginsel niet eraan in de weg dat een ABC voor deze werkzame stof wordt afgegeven, evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 van het EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat, om te kunnen oordelen dat een werkzame stof wordt „beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van deze bepaling, het niet noodzakelijk is dat de werkzame stof in de conclusies van dit octrooi wordt vermeld middels een structurele formule. Wanneer deze werkzame stof onder een functionele formule valt die is vermeld in de conclusies van een door het Europees Octrooibureau verleend octrooi, staat artikel 3, sub a, in beginsel niet eraan in de weg dat een aanvullend beschermingscertificaat voor deze werkzame stof wordt afgegeven, evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.

Gestele vragen:

1) Op basis van welke criteria moet worden vastgesteld of ‚het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi’ in de zin van artikel 3, sub a, van verordening [nr. 469/2009]?
2) Moeten andere criteria worden toegepast wanneer het product geen samengesteld product is, en zo ja, welke zijn dan die andere criteria?
3) Is het voldoende dat in een conclusie betreffende een antilichaam of een klasse van antilichamen het antilichaam of de antilichamen worden omschreven aan de hand van hun bindingsgedrag ten opzichte van een doelproteïne, of dient met betrekking tot dat antilichaam of die antilichamen een structurele definitie te worden verstrekt, en zo ja, hoe gedetailleerd dient deze dan te zijn?

Rechtbank Den Haag 10 december 2014, IEF 14472 (Borr€ls tegen BRRLS)
Merkenrecht. Contractenrecht. Tussen partijen is een samenwerking voor de organisatie van netwerkborrels voorbereid en zijn merkregistraties 070BORREL, 010BORREL, 020BORREL en BRRLS gedaan op naam van Borr€ls BV. Op het moment van deponering van de merken werkten partijen samen en was het hun bedoeling die samenwerking in Borr€ls onder te brengen. Depots zijn niet als te kwader trouw aan te merken. BBRLS heeft de merken 070BORREL en BRRLS gebruikt voor een netwerkborrel in februari 2013, het inbreukverbod wordt toegewezen. Aangezien gedaagde eerder handelsnamen gebruikte en, als er al in de intentieverklaring handelsnaamoverdracht gelezen dient te worden, is door beëindiging van de samenwerking de overdrachtverplichting geëindigd.

4.13. Gelet op de voorgeschiedenis is aannemelijk dat partijen beoogden gezamenlijk de in opdracht van [Y] ontwikkelde logo’s, benamingen en tekens te (blijven) gebruiken in het kader van de organisatie van netwerkborrels. Van belang is dat Borr€ls B.V. de logo’s als Benelux-merken op haar naam heeft gedeponeerd en laten inschrijven. Dit gebeurde op een moment dat [A], [B] en [Y] samenwerkten en het hun bedoeling was die samenwerking onder te brengen in Borr€ls B.V. Wat er van de mogelijke antedatering van de (opzeggings- of beëindigings-)brief van [Y] aan [B] en de persoonlijke betrokkenheid van [Y] – die door Borr€ls B.V. is aangevoerd maar door hem uitdrukkelijk wordt ontkend – bij de deponering van de merken ook zij, vast staat dat de merkinschrijvingen op naam van Borr€ls B.V. zijn verricht op 23 april 2012, terwijl de samenwerking op zijn vroegst op 24 april 2012 door [Y] is beëindigd, en volgens [Y] zelfs pas in mei 2012.
4.14. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van kwade trouw bij de merkregistratie aan de zijde van Borr€ls B.V. in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE, noch anderszins. Borr€ls B.V. wist weliswaar van het eerdere gebruik van de logo’s (die destijds nog niet als merk waren geregistreerd) door [Y], maar mocht, gelet op de (voorgenomen) samenwerking, ervan uitgaan dat zij toestemming had, althans gerechtigd was, de Merken op haar naam te registreren, althans [Y] heeft onvoldoende onderbouwing verschaft om tot een conclusie van kwade trouw te kunnen komen. Dat er overigens sprake is van onrechtmatig handelen op grond waarvan Borr€ls c.s. geen beroep zou (meer) kunnen doen op de Merken, is door [Y] onvoldoende onderbouwd gesteld. Daarbij weegt mee dat vaststaat dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de beëindiging van de samenwerking of de afwikkeling daarvan en dat [Y] en Borr€ls B.V. – al dan niet tezamen met [Y] – ook na de beëindiging van de samenwerking nog borrels heeft georganiseerd waarbij gebruik gemaakt is van de Merken.

Handelsnaamrechten
4.16. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt dat uit hetgeen door Borr€ls B.V. is aangevoerd niet blijkt dat zij gerechtigd is tot bepaalde handelsnamen, althans daarvoor is door haar onvoldoende onderbouwing verschaft. Als er al sprake is van handelsnaamrechten op door Borr€ls B.V. genoemde aanduidingen, valt daarmee nog niet in te zien dat deze rechten aan Borr€ls B.V. zouden toekomen. Vaststaat immers dat [Y] al eerder netwerkborrels organiseerde onder die benamingen. Dat er handelsnamen ten tijde van de samenwerking tussen [B], [A] en [Y] door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of dat Borr€ls B.V. dergelijke handelsnamen feitelijk voor haar onderneming heeft gevoerd, is gesteld noch gebleken. Als er al in de intentieverklaring een verplichting dient te worden gelezen op grond waarvan [Y] verplicht was om handelsnamen in te brengen in Borr€ls B.V., dan brengt de beëindiging van deze samenwerking door [A] en [Y] met zich mee dat daarmee ook een dergelijke verplichting is geëindigd, althans Borr€ls B.V. heeft geen concrete onderbouwing verschaft om daarover anders te oordelen. Hetzelfde geldt voor de door Borr€ls B.V. genoemde url’s, domeinnamen, Facebookpagina’s en websites. Als die niet al tijdens de samenwerking door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of anderszins bij Borr€ls B.V. zijn komen te berusten, is er na de beëindiging van de samenwerking geen grond om die alsnog over te (laten) dragen aan Borr€ls B.V.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark

Hof Amsterdam 9 december 2014, IEF 14471 (Pretium tegen Vara)
Uitspraak ingezonden door Laura Broers en Bas Le Poole, Houthoff Buruma. Executie. Vara is veroordeeld om uitzending verwijderd te houden uit diverse media op straffe van een dwangsom van €20.000 per dag met een maximum van €500.000 [IEF 13273]. De uitzending was nog zeker 25 dagen te zien op de website van Kassa en werd vooral veel bekeken door de advocaten van Pretium en Vara. De voorzieningenrechter [IEF 13493] heeft de executie op grond van het bodemvonnis geschorst voor zover deze het bedrag van €20.000 aan verbeurde dwangsommen overtreft totdat in hoger beroep (in bodemprocedure) is beslist.

Pretium maakt misbruik van haar executiebevoegdheid door niet Vara te waarschuwen en aanspraak te maken op betaling. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en beveelt Pretium de tenuitvoerlegging van vonnis van 20 november 2013 te staken en gestaakt te houden voor zover het om de verbeurte van dwangsommen gaat boven de € 20.000.

3.8. Nu Pretium niet aan haar jegens Vara ontstane verplichting heeft voldaan om Vara te waarschuwen als hiervoor (onder 3.7) omschreven, maakt zij misbruik van haar bevoegdheid tot executie voor zover zij aanspraak maakt op betaling door Vara van de dwangsommen die deze met ingang van 7 december 2013 heeft verbeurd. Daarbij neemt het hof mede in aanmerking dat, naar vaststaat, enerzijds de onverkorte versie van de gehele Kassa-uitzending in de periode van 5 december 2013 tot en met 2 januari 2014 in totaal 314 maal is bekeken vanaf slechts 31 ip-adressen - waarvan bijna de helft (152 keer) door het kantoor van de advocaten van Pretium (en onder meer twaalf maal door het kantoor van de advocaten van Vara en dertien maal door NPO) - en dat anderzijds het maximumbedrag aan verbeurde dwangsommen over die periode liefst € 500.000,= bedraagt, welke omstandigheden verder bijdragen tot het oordeel dat Pretium geen in redelijkheid te respecteren belang heeft, en dus misbruik van bevoegdheid maakt, bij executie van de door Vara verbeurde dwangsommen. Daaraan voegt het hof volledigheidshalve toe dat uh het voorgaande volgt dat geen sprake is van misbmik van recht voor zover Pretium aanspraak heeft gemaakt op betaling van de eenmalig op 6 december 2013 door Vara verbeurde dwangsom, zoals ook de voorzieningenrechter reeds heeft overwogen, tegen welke beslissing evenmin is gegriefd.

3.11. Het incidentele appel is gericht tegen de conclusie die de voorzieningenrechter heeft getrokken uit de overwegingen in conventie, te weten (rechtsoverweging 5.10 van het bestreden voimis) dat Pretium misbruik van bevoegdheid maakt

"voor zover zij in afwachting van de uitslag van het door Vara tegen het Vonnis ingestelde hoger beroep meer dan € 20.000,00 aan dwangsommen executeert",

zodat de executie van de dwangsommen zal worden geschorst tot de uitkomst van het hoger beroep voor zover meer dan € 20.000,= wordt geëxecuteerd. Volgens Vara leidt (bekrachtiging van) een dergelijk dictum tot onnodige executiegeschillen omdat (zo begrijpt het hof), als de uitgesproken schorsing geldt totdat in de bodemprocedure is beslist en het bodemvonnis wordt bekrachtigd, opnieuw de vraag aan de orde komt of Pretium ook het bodemvonnis mag executeren voor zover het om de verbeurte van dwangsommen boven een bedrag van € 20.000,= gaat. Het hof overweegt hieromtrent dat het in het voorgaande heefit geoordeeld dat Pretium, kort gezegd, misbruik van bevoegdheid maakt voor zover zij de dwangsommen die zijn verbeurd met ingang van 7 december 2013 executeert, en niet heeft geoordeeld dat daarvan sprake is voor zover Pretium dit doet in afwachting van de uitkomst van het door Vara tegen het bodemvormis ingestelde hoger beroep. In het oordeel van het hof ligt besloten dat ook als het bodemvonnis wordt bekrachtigd, Pretium misbruik van bevoegdheid maakt voor zover zij de dwangsommen die zijn verbeurd met ingang van 7 december 2013 executeert. Dh betekent dat aangewezen is een veroordeling uh te spreken tot (enkel) staking en gestaakt houden van de executie voor zover het gaat om de verbeurte van dwangsommen boven een bedrag van € 20.000,=. De conclusie is dat de grief in het incidentele appel slaagt.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 3 november 2014, IEF 14470, zaak C-484/14 (McFadden)
Auteursrecht. IPKat: If a person offers [free] non-password-protected access to the Internet [this is what apparently Mr McFadden deliberately did, so that everybody could connect to his shop's WLAN], and an unknown user passes a piece of copyright-infringing music over that Internet connection [this is what happened four years ago], then can the person offering the Internet access be absolved of legal liability on the basis that he is but a ‘mere conduit’ under [Article 12 of] the EU’s ‘E-Commerce’ Directive 2000/31/EC [read in light of Recital 42 in the preamble to this very directive]?

Gestelde vragen:

1. Is the first half-sentence of Article 12(1) (...) in conjunction with Article 2(a) of Directive 2000/31/EC ('Directive on electronic commerce'), in conjunction with Article 1 point 2 of Directive 98/34/EC as amended by Directive 98/48/EC, to be interpreted as meaning that 'normally provided for remuneration' means that the national court must establish whether a. the person specifically concerned, who claims the status of service provider, normally provides this specific service for remuneration, or b. there are on the market any providers at all who provide this service or similar services for remuneration, or c. the majority of these or similar services are provided for remuneration?

2. Is the first half-sentence of Article 12(1) of (...) Directive on electronic commerce') to be interpreted as meaning that 'provision of access to a communication network' means that the only criterion for provision in conformity with the Directive is that access to a communication network (for example, the internet) should be successfully provided?

3. Is the first half-sentence of Article 12(1) (...) in conjunction with Article 2(b) of 'Directive on electronic commerce', to be interpreted as meaning that, for the purposes of 'provision' within the meaning of Article 2(b) of 'Directive on electronic commerce', the mere fact that the information society service is made available, that is to say, in this particular instance, that an open Wireless Local Area Network is put in place, is sufficient, or must the service be 'actively promoted', for example?

4. Is the first half-sentence of Article 12(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') to be interpreted as meaning that 'not liable for the information transmitted' precludes as a matter of principle, or in any event in relation to a first established copyright infringement, any claims for injunctive relief, damages or payment of the costs of the warning notice and court proceedings which the person affected by a copyright infringement pursues against the access provider?

5. Is the first half-sentence of Article 12(1) in conjunction with Article 12(3) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') to be interpreted as meaning that the Member States must not to allow the national court, in substantive proceedings against the access provider, to make an order requiring the access provider to refrain in future from enabling third parties to make a particular copyright-protected work available for electronic retrieval from online exchange platforms via a specific internet connection?

6. Is the first half-sentence of Article 12(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') to be interpreted as meaning that, in the circumstances of the main proceedings, the provision contained in Article 14(1)(b) of Directive 2000/31/EC is to be applied mutatis mutandis to a claim for a prohibitory injunction?

7. Is the first half-sentence of Article 12(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') in conjunction with Article 2(b) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') to be interpreted as meaning that the requirements applicable to a service provider are confined to the condition that a service provider is any natural or legal person providing an information society service?

8. If Question 7 is answered in the negative, what additional requirements must be imposed on a service provider for the purposes of interpreting Article 2(b) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')?

9.
(a) Is the first half-sentence of Article 12(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'), taking into account the existing protection of intellectual property as a fundamental right forming part of the right to property (Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union) and the provisions of the following directives on the protection of intellectual property, in particular copyright:

- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society;

- Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, and taking into account the freedom of information and the fundamental right under EU law of the freedom to conduct a business (Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), to be interpreted as meaning that it does not preclude a decision of the national court, in substantive proceedings, whereby the access provider is ordered, with costs, to refrain in future from enabling third parties to make a particular copyright-protected work or parts thereof available for electronic retrieval from online exchange platforms via a specific internet connection and it is left to the access provider to determine what specific measures he will take in order to comply with that order?

(b) Does this also apply where the access provider is in fact able to comply with the prohibition imposed by the court only by terminating or password-protecting the internet connection or examining all communications passing through it in order to ascertain whether the particular copyright-protected work is unlawfully transmitted again, and this fact is apparent from the outset rather than coming to light only in the course of enforcement or penalty proceedings?

Op andere blogs:
IPKat

OHIM Invalidity division 10 december 2014, IEF 14468 (CHUNK - Noosa tegen Desir)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak en Ivy de Bruijn, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Noosa is met succes een nietigheidsprocedure gestart tegen Europees woordmerk CHUNK. Er is voldoende bewijs overlegd (waaronder KvK-inschrijving, domeinnaam-whois, Benelux en EU-merken) waaruit blijkt dat het merk identiek aan dat van Noosa te kwader trouw is geregistreerd. De merkhouder had van Noosa al een cease and desist-letter ontvangen. Het feit dat merknamen niet werken genoemd, is geen legitieme reden om het teken te registreren, wetende dat een ander het al gebruikt.

The evidence is indicative of bad faith since it demonstrates that the proprietor knowingly filed an registered a Community trade mark, identical to that of the applicant's and covering identical goods and services. The applicant had already contacted the proprietor via the cease and desist letter informing them of the breach of their design and copyright rights. The fact that trade marks were not mentioned at that time is not a legitimate reason for the proprietor to register a sign, knowing that another party is using it, particularly when they are already infringing other rights. Moreover there is evidence that the CTM proprietor has already encountered problems and face fines due to infringing intellectual property rights that belong to others.

Hof Amsterdam 9 december 2014, IEF 14467 (R. Moszkowicz tegen TMG Telegraaf)
Uitspraak ingezonden door Laura Broers en Bas Le Poole, Houthoff Buruma. Mediarecht. Rechtmatige publicatie. Onder de koppen 'Moszkowich-telg fraudeverdachte' en 'tientiallen aangifte tegen Moszkowicz' zijn in de Telegraaf en op haar site artikelen verschenen over eiser. Het OM heeft bevestigd dat er wel aangiften zijn gedaan, maar dat er ingevolge artikel 27 Sv dat eiser nog geen verdachte is. Het hof bevestigt de geweigerde rectificatie en schadevergoeding. De Telegraaf is geen juridisch vakblad, maar een krant voor gewone mensen. De in het artikel gebruikte termen 'verdacht' en 'gedupeerd' wijkt niet af van wat in het spraakgebruik gewoonlijk is.

3.8 (...) Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten zwaarder dient te wegen is afhankelijk van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval, die hiertoe moeten worden beoordeeld en bij welke beoordeling aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 24 juni 1983, NJ 1984/801 ter zake heeft overwogen. Toepassing van dit uitgangspunt leidt, op de hierna te noemen gronden, voorshands tot het oordeel dat TMG op geen van de haar door Moszkowicz verweten, onder 3.5 genoemde punten de grenzen van de haar toekomende uitingsvrijheid heeft overschreden en dat TMG dus, anders dan hij meent, tegenover Moszkowicz niet onrechtmatig heeft gehandeld.

3.9. Met betrekking tot het verwijt dat TMG Moszkowicz in strijd met de waarheid heeft aangeduid als verdachte van oplichting, welke aanduiding in de kop van het onder 3.2 genoemde artikel is verkort tot 'fi-audeverdachte', staat voorop dat vast staat dat tegen Moszkowicz aangiften zijn gedaan die het Openbaar Ministerie reden hebben gegeven om tegen hem een onderzoek in te stellen. Dit blijkt niet alleen uit de onder 3.4 aangehaalde brief maar ook uit, onbestreden, telefonische mededelingen van een medewerker van het Openbaar Ministerie aan de verslaggever van 'De Telegraaf die de aangevallen artikelen heeft geschreven. Blijkens de schriftelijke weergave van een telefoongesprek op 11 maart 2014 tussen beiden heeft die medewerker verklaard: '[E]r is eigenlijk niet zoveel veranderd; het enige dat ik toen heb gezegd dat kan ik blijven zeggen: er zijn aangiften binnengekomen van oplichting en die worden onderzocht', en voorts dat deze aangiften 'tegen hem', Moszkowicz, zijn gedaan. Met betrekking tot het verwijt dat TMG zonder grond heeft gemeld dat het daarbij is gegaan om tientallen aangiften, staat voorop dat de advocaat die in het onder 3.3 genoemde artikel is aangehaald op 23 mei 2014 schriftelijk heeft verklaard dat hij 'gedurende twee jaar door 20 tot 25 mensen telefonisch [is] benaderd die beweren financieel gedupeerd te zijn door Robert Moszkowicz' en dat voor zover hem bekend, '15-20 mensen daadwerkelijk aangifte [hebben] gedaan bij de politie tegen Robert Moszkowicz.' Verder is volgens een, voorshands niet onjuist gebleken, verklaring van 28 mei 2014 van de verslaggever die de aangevallen artikelen heeft geschreven, uit een rondgang langs drie bij hem bekende advocatenkantoren naar voren gekomen dat in totaal 21 personen met bijstand van die kantoren aangifte tegen Moszkowicz hebben gedaan. Met betrekking tot het verwijt dat TMG ten onrechte heeft bericht dat klanten door Moszkowicz zijn gedupeerd, staat voorop dat het feit ter zake waarvan aangiften zijn gedaan, oplichting, naar zijn aard betrekking heeft op gedrag dat anderen dupeert, in die zin dat zij als gevolg van dat gedrag op geld waardeerbaar nadeel ondervinden.

3.10. Op grond van het bovenstaande moet ervan worden uitgegaan dat de aanduiding van Moszkowicz als verdachte van oplichting, de melding dat tegen hem tientallen aangiften zijn gedaan en de berichtgeving dat klanten door Moszkowicz zijn gedupeerd, ieder voor zich voldoende steun vonden in het ten tijde van de publicatie van de onder 3.2 en 3.3 genoemde artikelen beschikbare feitenmateriaal. Hierbij is mede van belang dat 'De Telegraaf, zoals TMG ook heeft aangevoerd, geen juridisch vakblad is maar, in de woorden van TMG, 'een krant voor gewone mensen' en dat het gebruik van de termen 'verdachte' en 'gedupeerd' in de genoemde artikelen niet afwijkt van de zin die daarin in het spraakgebruik gewoonlijk wordt toegekend in een geval waarin, zoals hier, het Openbaar Ministerie een onderzoek tegen een bepaalde persoon is begonnen en waarin tegen die persoon meervoudig aangifte van oplichting, en daarmee van benadeling als hierboven omschreven, is gedaan. Van belang is bovendien dat het recht op vrijheid van meningsuiting meebrengt dat het TMG in beginsel vrijstaat zich bij haar berichtgeving in 'De Telegraaf te bedienen van bewoordingen die met het gewone spraakgebruik overeenstemmen en van toonzettingen die zij voor het publiek waarop zij zich richt, geëigend acht. Jn het licht van het voorgaande brengen de omstandigheden dat Moszkowicz volgens de definiëring van artikel 27 Wetboek van Strafvordering (nog) geen verdachte is, zoals het Openbaar Ministerie hem bij de onder 3.4 aangehaalde brief heeft meegedeeld, dat hij niet door een rechter schuldig is bevonden aan oplichting als gedefinieerd in artikel 326 Wetboek van Strafrecht en dat de melding dat tegen hem tientallen aangiften zijn gedaan gelet op de hierboven genoemde aantallen enigszins geëxalteerd is, niet mee dat moet worden geoordeeld dat de door Moszkowicz bestreden uitlatingen onvoldoende steun hadden in het beschikbare feitenmateriaal. Dit wordt niet anders doordat het onder 3.9 aangehaalde telefoongesprek en de onder 3.9 genoemde verklaringen dateren van na de publicatie van de aangevallen artikelen, aangezien uit niets blijkt dat de feiten ten tijde van de publicatie van die artikelen anders lagen of dat TMG toen niet over de feiten beschikte waarop die artikelen steunen. Het aangehaalde gesprek en de genoemde verklaringen hebben eerder de strekking te bevestigen dat TMG daarover toen al wel beschikte.

Lees de uitspraak (pdf/html)