Dossiers

OHIM Board of Appeal 27 september 2012, R 991/2011-3 (BS Studio A/S tegen Naturkram Giot aps) (vloerkleed)

Modellenrecht. Bewijs. BS Studio is houder van het Gemeenschapsmodellenrecht 819 313-0008 voor 'vloerkleden gemaakt van vilten bolletjes'. Naturkram Giot aps heeft met succes de nietigheid van het model verzocht op basis van artt. 4 - 9 CDR. Het bewijs zou onvoldoende zijn om van nieuwheidsschadelijke openbaarmaking te kunnen spreken, omdat de foto's ongedateerd zijn en het niet mogelijk is gelijkenis aan te tonen met het modellenrecht.

Artikel 28(1)(b)(v) CDIR vraagt slechts om bewijs bestaande uit 'documents proving the existence of those earlier designs'.

14. Likewise, there are no provisions as to any compulsory form of evidence that must be furnished the Office, but it is clear from its wording that this list is not exhaustive (‘shall include the following’).

Onder verwijzing naar Heinz flacon T-450/08, worden de afbeelding uit de Sharda-folder, foto's van een expositie en een rekening gedateerd vóór de registratie van het model tezamen als voldoende bewijs aangenomen voor nieuwsheidsschadelijke prior design.

De verschillen in de specifieke rangschikking van de vilten balletjes geeft weinig betekenis aan de overall impression. De geïnformeerde gebruiker zal zich ervan bewust zijn dat de rangschikking het resultaat is van de verschillen in vormen van het uiteindelijke kleed. De beslissing wordt niet vernietigd.

21 Considered in their entirety, D1, D2 and D4 together prove that a rectangular rug made of multicoloured felt balls was disclosed within the meaning of Article 7(1) CDR prior to the filing date of the RCD.

26 The contested RCD is registered for rugs. Therefore, the informed user to be taken into account is he whoever habitually purchases rugs, puts them to their intended use and informs himself about the rugs available on the market by visiting furniture stores and browsing the Internet and the relevant catalogues.

Overall impression produced on the informed user30 The contested RCD and the prior design both show a rug made from a multitude of small, coloured felt balls with a random distribution of the different colours. They differ in that in the RCD the balls are arranged concentrically and in the prior design they are arranged in rows.

31 Both designs coincide in that they show a vividly coloured rug made of hundreds of small coloured felt balls. Taking into account the almost unlimited freedom of the designer in relation to rugs, the difference in the specific arrangement of the balls has only a minor impact on the overall impression produced by the designs. Moreover, the informed user will be aware that the different arrangements are the result of the differences in shape; a rectangular shape can only be obtained by arranging the balls in rows whereas a concentric arrangement will always result in a circular shape. As rightly held by the contested decision, the contested design therefore lacks individual character within the meaning of Article 6 CDR.

Op andere blogs:
Meubelrecht.nl (Wanneer moet je een product als model registreren? En wat zijn de vereisten voor modelbescherming?)

Link / Uitreiking Internet Scriptieprijs 2012: Auteursrechthandhaving op Internet

Auteursrechthandhaving op Internet’ in Felix Meritis, Amsterdam. Tijdens het symposium wordt de Internet Scriptieprijs 2012 uitgereikt. Daarnaast komen interessante sprekers aan het woord; Ot van Daalen (directeur Bits of Freedom), Okke Delfos Visser (deputy general counsel bij The Motion Picture Association of America), Joost Poort (senior economisch onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA) en Marietje Schaake (per video, Europarlementariër D66). Het symposium is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk op aanmelding via de website.

Inschrijven: link
Waar Felix Meritis, Amsterdam
Wanneer 22 november, 13:30 – 17:00 uur
Prijs: gratis
Bijlage: pdf

Programma
Tijdens het symposium komen de finalisten van de Internet Scriptieprijs en interessante sprekers aan het woord:

Ot van Daalen is directeur van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Voorheen was hij advocaat bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Okke Delfos Visser is deputy general counsel bij The Motion Picture Association of America (MPA) in Brussel, de branchevereniging van zes grote Amerikaanse film en tv-studio’s. Bij de MPA houdt hij zich onder andere bezig met de bestrijding van online piraterij.

Joost Poort is senior economisch onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht. Hij was één van de auteurs van de studie Digitale drempels (2012) waarin juridische, economische en technische knelpunten voor een legaal digitaal aanbod van muziek, films, games en boeken worden beschreven. Recent onderzocht hij de reactie van consumenten op de blokkade van The Pirate Bay.

Marietje Schaake (per video) is lid van het Europees Parlement voor D66. Haar werk in het Europees Parlement richt zich onder meer op de volgende onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Cultuur, Media en Onderwijs. Momenteel is zij rapporteur voor de eerste EU strategie over digitale vrijheid in het buitenlands beleid van de EU.
 

Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN BY1494 (Top Logistics voorheen Mevi tegen Bacardi) en (Bacardi tegen Top Logistics voorheen Mevi)

In navolging van IEF 9042. Rechtspraak.nl: Merkenrecht; (geen) uitputting; parallelimport van drank; goederen die door merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht zijn niet met toestemming van merkhouder fysiek in Rotterdam gebracht; deels T1-status, deels geplaatst onder accijnsschorsingsregeling. Een aantal flessen in gedecodeerd. Beslissing om vragen te stellen aan HvJ EU of goederen die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling ingevoerd zijn in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de Merkenrichtlijn. Verder oordeel over al dan niet bestaan van verplichtingen van douane-expediteur om informatie te verschaffen over goederen waarmee derden inbreuk (dreigen te) plegen of dreigen onrechtmatig te handelen.

35. Gelet op het bovenstaande is het hof voornemens – zoals door Mevi in haar memorie van antwoord en bij pleidooi in hoger beroep is voorgesteld – op de voet van artikel 267 VWEU de volgende vragen aan het Hof van Justitie EU voor te leggen.

Deze vraag betreft goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in Verordening (EG) nr. 450/2008).
Wanneer dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsings-regeling moeten zij dan
i.   worden aangemerkt als ingevoerd, dan wel
ii.   worden aangemerkt als niet ingevoerd, dan wel
iii.  behoudens tegenbewijs worden vermoed in de EER te zijn (binnengebracht met als doel ze aldaar in de handel te brengen en derhalve) ingevoerd
in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijnen?

Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de houder van een Beneluxmerk (of van een nationaal merk van een van de andere lidstaten) zich in beginsel niet kan verzetten tegen het gebruik van het teken voor waren die onder het merk door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (zie artikel 2.23, lid 3 BVIE)(4). Wanneer de waren niet door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER op de markt zijn gebracht is pas sprake van inbreuk als de vermeende inbreukmaker het teken gebruikt in het economisch verkeer, bijvoorbeeld door waren onder het teken in te voeren, in een lidstaat, waar de merkhouder merkrechten heeft. Van invoeren is, in het licht van het in de Europese Unie geldende Douanewetboek, geen sprake indien de goederen zijn geplaatst onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Afhankelijk van de te stellen vraag verschillen de relevante gebieden derhalve.

Citaten ter overweging

27. Het Hof van Justitie EG heeft in het Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006,8 geoordeeld dat art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) – hierna: de Richtlijn(2) – (waarop artikel 2.20 BVIE is gebaseerd) en (het voor het Gemeenschapsmerk geldende gelijkluidende) art. 9 lid 1 en 2 sub c van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11) – hierna: GMV(3) –aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap - onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot - van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd.

29. Nu daarvan geen sprake is bij de beslagen T1-goederen kan niet worden aangenomen dat deze goederen in merkenrechtelijke zin zijn ingevoerd.

30. Bij AGP-goederen, die niet langer de T1-status hebben, moet worden aangenomen dat deze goederen douanetechnisch zijn ingevoerd en geplaatst onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Dat hoeft echter niet te betekenen dat steeds sprake is van invoeren in merkenrechtelijke zin als douanetechnisch is ingevoerd; er zouden andere redenen kunnen zijn om aan te nemen dat geen sprake is van invoer in merkenrechtelijke zin. De in deze procedure te beantwoorden vraag is of AGP-goederen zijn ingevoerd in merkenrechtelijke zin, waarvoor nodig is dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Partijen twisten over het antwoord op voormelde vraag.

Commissie Auteursrecht, Advies 'Een flexibele regeling voor user-generated content', 21 maart 2012.

Deel 1 van het advies van de Commissie Auteursrecht over de mogelijkheden van het invoeren van een flexibel systeem van beperkingen op het auteursrecht. (Kamerbrief hierbij)

SEO, Flexible Copyright, The Law and Econo mics of Introducing an Open Norm in the Netherlands, SEO-report nr. 2012-60.

Engelstalige rapport van SEO over de juridische en economische aspecten van het introduceren van een open norm (flexibele uitzondering) in de Nederlandse Auteurswet. Bij het specificeren van de open norm is gekeken naar de mogelijkheden die vallen binnen en buiten de kaders van het Europese recht.

Uit't advies:
I. Adviesaanvraag en werkwijze Commissie Auteursrecht
I.1 Adviesaanvraag
I.2 Beraadslaging Commissie Auteursrecht
I.3 Gevolgde aanpak en opbouw advies
II. Een flexibele regeling voor user-generated content
II.1 Een algemene, op de drie-stappentoets gebaseerde open norm
II.2 De vrije bewerking in de zin van art. 13 Aw
II.3 De parodie-exceptie (art. 18b Aw)
II.4 De citaat-exceptie (art. 15a Aw)
III. Conclusie

Zoals in het inleidende hoofdstuk is uiteengezet gaat de Commissie in dit advies alleen in op de bestaande juridische mogelijkheden tot het opnemen van een flexibele regeling voor usergenerated content in de Nederlandse Auteurswet. Het momentum voor het invoeren van zo’n regeling neemt duidelijk toe. In het ‘Groenboek Auteursrecht in de Kenniseconomie’ uit 2008 heeft de Europese Commissie de wenselijkheid van een beperking voor user-generated content reeds onderzocht.5 En in Canada is momenteel een wetsvoorstel aanhangig waarin een expliciete regeling voor (niet-commercieel) creatief hergebruik van werken is opgenomen.

De Commissie stelt dat de vraag naar de juridische mogelijkheden tot het introduceren van een flexibele regeling voor user-generated content moet worden voorafgegaan door het antwoord op de vraag naar het gebruik dat men wel of niet wil toestaan. Een nieuwe regeling voor user-generated content dient ruimte te bieden voor creatief hergebruik in de niet beroeps- of bedrijfsmatige sfeer. Om als user-generated content te worden aanmerken moet in elk geval aan de volgende criteria zijn voldaan. Het moet gaan om een bewerking van bestaande werken voor niet-professionele doeleinden en er moet een creatieve bewerkingsslag hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, er moet door de gebruiker iets substantieels aan een bestaand werk worden toegevoegd. De wetgever hoeft het begrip user-generated content overigens niet bij wet te definiëren, maar kan de toegestane handelingen ook duidelijk in een wettelijke bepaling beschrijven. In het Canadese wetsvoorstel komt het begrip user-generated content ook niet als zodanig voor. De term kan eventueel in de Memorie van Toelichting nader worden omlijnd.

Als een bewerking op grond van een nieuwe wettelijke regeling wordt aangemerkt als user-generated content, dan moet de maker ook de bevoegdheid hebben om de creatie online beschikbaar te stellen via platforms zoals YouTube, MySpace, Hyves, etc. Het dient voor de toepassing van de regeling niet uit te maken dat de online beschikbaarstelling geschiedt via een commercieel geëxploiteerd kanaal. Dat betekent niet dat voortgezette exploitatie door derden is toegestaan. Indien een exploitant (zoals een wasmiddelenproducent) een als usergenerated content aangemerkte bewerking wil hergebruiken (bijvoorbeeld in een reclamefilmpje), dan moet daarvoor toestemming worden verkregen van zowel de bewerker als de rechthebbende(n) van het oorspronkelijke werk.

De Commissie onderzoekt daarom of en in hoeverre in Nederland een flexibele regeling voor user-generated content kan worden ingevoerd, waarbij enerzijds zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor creatief hergebruik, maar anderzijds niet wordt afgedaan aan aanspraken op een eventuele vergoeding voor rechthebbenden voor gebruik dat niet onder de regeling valt. Daarbij wordt nauwlettend in het oog gehouden welk gebruik op grond van de huidige Nederlandse Auteurswet al is toegestaan, welke aanpassingen nodig zijn en in hoeverre deze aanpassingen op grond van de Auteursrechtrichtlijn kunnen worden doorgevoerd.

De Commissie merkt op dat het introduceren van een nieuwe beperking die specifiek ziet op user-generated content vanuit Europeesrechtelijk perspectief problematisch is. De bestaande, limitatieve lijst van beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn biedt daarvoor geen ruimte. Ook het invoeren van een nieuwe – op de drie-stappentoets gebaseerde – fair usebepaling die de kaders van de in de Auteursrechtrichtlijn opgesomde beperkingen te buiten gaat, staat op gespannen voet met de bestaande communautaire regelgeving (para. II.1).

Het is wel denkbaar dat voor het introduceren van flexibiliteit om user-generated content mogelijk te maken wordt aangehaakt bij bestaande bepalingen. De Commissie onderzoekt of en in hoeverre het mogelijk is om het gebruik van werken voor user-generated content onder voorwaarden toe te staan door user-generated content aan te merken als ‘vrije bewerking’ in de zin van art. 13 Aw (para. II.2); aan te haken bij de parodie-exceptie van art. 18b Aw (para. II.3); en/of aan te haken bij de citaat-exceptie van art. 15a Aw (para. II.4). Zoals hieronder wordt uiteengezet voelt de Commissie het meest voor deze laatste mogelijkheid.

Vzr. Rechtbank Almelo 2 oktober 2012, LJN BY1638 (Twentaccount Advies B.V. tegen vof Twent Account Bedrijfs- en Fiscaal Advies)

Handelsnaamrecht. In de ontbindingsovereenkomst van de maatschap is bepaald: “Beide partijen blijven het recht houden de naam Twentaccount en de slogan “de mensen achter de cijfers” te voeren. Nadat de samenwerking in de maatschap Twentaccount was beëindigd, is [N] – conform de ontbindingsovereenkomst – verder gegaan met Twentaccount Advies B.V. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben – eveneens conform de ontbindingsovereenkomst – een start gemaakt met de v.o.f. Twentaccount Accountants en Fiscalisten.

Onder het eerste gedachtestreepje vordert Twentaccount Advies – kort gezegd – dat gedaagden hun handelsnaam zodanig moeten wijzigen dat daarin het bestanddeel ‘advies’ niet meer voorkomt.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagden hoofdelijk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de handelsnaam Twentaccount Bedrijfs & Fiscaal advies zodanig te wijzigen dat het bestanddeel “advies”daarin niet meer wordt gevoerd en bepaalt dat dit bevel geldt voor iedere openbare uiting (waaronder briefpapier, website enz.); en  verbiedt gedaagden hoofdelijk om vanaf de 31ste dag na betekening van dit vonnis in hun handelsnaam de term “advies” te bezigen.

4.2.  Niet in geschil is dat het wijzigen van de handelsnaam door gedaagden an sich niet in strijd is met artikel 6 van de ontbindingsovereenkomst. Twentaccount Advies heeft zich echter op het standpunt gesteld dat het gedaagden op grond van artikel 6 van de ontbindingsovereenkomst verboden is om het bestanddeel “advies” in hun handelsnaam te gebruiken. Gedaagden hebben aangevoerd dat dit artikel zo niet kan worden uitgelegd.

4.12.  Ten aanzien van de (uiterst subsidiaire) stelling van gedaagden dat het gevorderde onder het eerste gedachtestreepje in de dagvaarding dient te worden afgewezen omdat geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het onder het tweede gedachtestreepje gevorderde, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Onder het eerste gedachtestreepje vordert Twentaccount Advies – kort gezegd – dat gedaagden hun handelsnaam zodanig moeten wijzigen dat daarin het bestanddeel ‘advies’ niet meer voorkomt. De vordering tot wijziging van de handelsnaam is iets anders dan de vordering dat gedaagden de handelsnaam niet meer mogen bezigen. Dit laatste kan immers ook zonder de handelsnaam bij de kamer van koophandel te laten wijzigen.

Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, LJN BY1753 ([A] Street One Barneveld / Wijchen tegen Street-one Modehandel b.v.)

Merkenrecht. Franchiseovereenkomst. Domeinnaam. Geen onjuiste prognoses franchisegever. Franchisegever Street One Modehandel B.V. heeft op haar rustende zorgplicht om advies en bijstand te geven om tot een succesvolle exploitatie te komen nageleefd. Geen schuldeisersverzuim franchisegever. Tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door franchisenemer door ontoelaatbaar gedrag en het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten door zonder de daarvoor vereiste schriftelijke toestemming een domeinnaam te laten registreren en via de website met die domeinnaam een webshop te openen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever en schadeplichtigheid franchisenemer.

4.29 Uit de inhoud van de overeenkomsten en de zin die partijen daar in de gegeven omstandigheden aan mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, volgt dat samenwerking een essentieel onderdeel is van de contractuele relatie tussen partijen. Dit staat met zoveel woorden in de POS-overeenkomsten en volgt ook meer in het algemeen uit het gegeven dat in de gangbare verschijningsvorm van franchising sprake is van een systeem een hechte en voortdurende samenwerking tussen de betrokken partijen.
De uitingen van [A] getuigen van weinig respect, zijn niet constructief en zijn niet gericht op samenwerking. [A] heeft zich gedurende een langere periode zo geuit in de contacten met Street One en is daarmee doorgegaan nadat Street One hem erop had gewezen dat hij daarmee moest stoppen. De onder 4.25 geciteerde e-mailberichten van 25 december 2011 bevestigen dit beeld.
Van Street One kon niet worden gevergd dat zij het voortduren van dit gedrag van [A], ook na herhaalde verzoeken om dat na te laten, zou (blijven) billijken en de samenwerking met [A] zou voortzetten. Dit leidt tot de conclusie dat [A] met zijn gedrag de (verdere) samenwerking onmogelijk heeft gemaakt. Hij is daarmee toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten.

ad v) registreren domeinnaam www.streetone.nl en gebruik domeinnaam voor webshop
4.30Met het registreren van de domeinnaam en het gebruik daarvan voor de door hem gelanceerde website heeft [A] gebruik gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE. [A] heeft daar nooit met zoveel woorden toestemming voor gekregen van Street One.

4.32 Uit het voorgaande volgt dat [A] zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat [A] niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen.
Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door [A], maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops. Of deze stellingen van [A] juist zijn kan dus in het midden blijven.

De rechtbank
in conventie
5.1.wijst de vordering af;

in reconventie
5.2 verklaart voor recht dat de POS-overeenkomsten op 7 november 2011 buitengerechtelijk zijn ontbonden;

5.3 veroordeelt [A] tot betaling van schadevergoeding aan Street One op te maken bij staat en te vereffenen bij wet;

Op andere blogs:
DomJur 2012-909 (Street One – Street-One Modehandel B.V.)
Sprout (Webwinkel beginnen met de naam van je franchisegever? Eerst even kijken of dat wel mag!)
Internetrechtspraak (Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012 (Street One))

Rechtbank 's-Gravenhage 31 oktober 2012, zaaknr. 412843/ HA ZA 12-189 (PSV n.v. tegen Geretti Sports b.v.)

Uitspraak ingezonden door Luc Tacx, Goorts & Coppens advocaten.

PSV is houdster van verschillende merken voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) onder het Benelux-woordmerk PSV. Onder deze PSV-merken worden met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder wedstrijdshirts voor de voetbalclub, casual kleding en badartikelen. Daarnaast exploiteert PSV een website voor PSV artikelen, www. psvfanstore.nl.

Geretti Sport exploiteert een sportwinkel te Helmond. Zij verkoopt offiële PSV artikelen. Naast de winkel, exploiteert Geretti verschillende webwinkels, waaronder psvshop.nl. Op naam van Geretti Sports staan meerdere domeinnamen geregistreerd waarin de naam PSV is verwerkt. PSV stelt dat Geretti met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op het merk van PSV. PSV  vordert dat Geretti Sports iedere inbreuk op het merk en de handelsnaamrechten van PSV staken en gestaakt te houden en dat de domeinnamen van Geretti worden overgedragen aan PSV. De rechtbank wijst de vorderingen af, PSV heeft onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat er sprake is van verwarring.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake van is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sport duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de van op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet voor de  hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af.

Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, zaaknr 200.059.579/01 (Medinol Ltd. tegen Abbott B.V.)

Uitspraak en samenvatting ingezonden door Simon Dack en Peter van Schijndel, Hoyng Monegier.

Het Hof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis IEF 8483 waarin er geen inbreuk werd aangenomen op het octrooi van Medinol, omdat het begrip “meander pattern” in de conclusies moest worden uitgelegd aan de hand van definitie in de beschrijving van een meanderpatroon als “a periodic pattern about a center line”. Dat impliceerde, aldus de rechtbank, dat de patronen symmetrisch moesten zijn. Daaraan werd niet voldaan door de aangevallen stents.

Ook het hof komt tot de conclusie dat er geen sprake is van inbreuk, zij het om andere redenen: het octrooi van Medinol was in feite beperkt tot stents met eerste meanderpatronen die 180 graden uit-fase waren, met piek-tot-piek verbindingen, die longitudinale krimp vertonen bij expansie.

Het octrooi loste het krimpprobleem op door middel van een compensatiemechanisme tussen de eerste en tweede meanderpatronen.  De aangevallen stents waren in-fase stents met piek-tot-dal eerste meanderpatronen, waarin geen krimp optreedt bij expansie, zodat geen compensatie nodig is. Er was dus geen sprake van inbreuk. De kwestie van symmetrie kon daarmee onbesproken blijven.

Medinol had een nieuw vrijwel identiek octrooi uit dezelfde familie aan de appel-zaak toegevoegd. Ook daarop was er - onder meer om dezelfde redenen - geen sprake van inbreuk.

Medinol heeft bezwaar gemaakt tegen de gevorderde proceskosten. Abbott had aangevoerd dat de zaak zeer omvangrijk was en mede door de wijze van presentering van de zaak veel onderzoek heeft gevergd, hetgeen het Hof plausibel voorkwam. Proceskosten ad EUR 508.196,55 toegewezen.

Inbreuk
6. Volgens Medinol brengen Abbott c.s. onder meer de volgende stents in de handel: de 'Multi-Link Vision, Multi-Link-S, Xience en de Xience Prime' in normale en miniuitvoering (hiema: 'de Abbott stents'). Medinol stelt dat de Abbott stents letterlijk dan wet op equivalente wijze inbreuk maken op de octrooien EP '902 en EP '449.

7. Het hof overweegt ambtshalve dat ingevolge artikel 691id 1 van het Europees Octrooiverdrag (en het daarbij behorende protocol inzake de uitleg) de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg dienen.
Het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 EOV- dat "is intended to provide guidance how Art. 69 should be applied with respect to determining the scope of protection of the granted European patent" luidt thans als volgt:

(...)

Artikel 69 EOV en het bijbehorende Protocol zijn naar uit de toelichting btijkt bij de Akte van herziening van het Europees Octrooiverdrag inhoudelijk niet gewijzigd.

EP 1.181.902 B2

8.4 Het hof merkt op dat de basiselementen van stents algemeen bekend waren ten tijde van de prioriteitsdocumenten, evenals de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld. Er zijn reeds talrijke oplossingen in de stand van de techniek aangedragen om de 'de ideate stent' te construeren. Naar het oordeel van het hof reduceert Medinol met het gestelde onder 7.51 in feite deelkenmerk (v) tot de genoemde verbindingen tussen de ringen.

Meanderpatronen
9.1 Partijen twisten allereerst over de vraag wat in conclusie 1 moet worden verstaan onder deelkenmerk (iv) 'eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken' en deelkenmerk (v) 'tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting. '

Samenvattend, uit Lau is bekend (zie in dit verband ook MvA, 163), dat een stent met een verticaal golfvormig in-fase patroon met piek-tot dal verbindingen zich bij expansie fundamenteel anders gedraagt dan een stent met een verticaal golfvormig ( 180°) uit-fase patroon met piek-tot-piek verbindingen: expansie van dit uit-fase patroon leidt tot 'foreshortening', terwijl expansie van bedoeld in-fase patroon daarentegen tot geen (althans minimale) 'foreshortening' leidt.

Scaffolding

17. (...) Kortom, het is de vakman volstrekt duidelijk dat de (vorm van de) ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) en de daarmee bereikte 'scaffolding' (na expansie) onlosmakelijk zijn verbonden met de in de onderhavige stent specifiek toegepaste (180°) uit-fase eerste meanderpatronen en de daartussen aangebrachte piek-tot-piek verbindingen elk in de vorm van een enkele bocht.

Aangezien deze laatste technische maatregelen niet in de Abbott-stents worden toegepast, maken deze stents geen inbreuk op het octrooi, ook als men vanuit de invalshoek van de vaatondersteuning de inbreukvraag beziet.

Gelet op het voorgaande kan de behandeling van de vraag of conclusie I voor de meanderpatronen impliciet "symmetrie" vereist, achterwege blijven. Ook op andere (aanvullende) niet-inbreukargumenten van Abbott c.s., zoals intertwining/overlap, behoeft het hof niet meer in te gaan.

EP 0.846.449 81

19. (...) Naar het oordeel van het hofzal de vakman begrijpen dat een (gerede) buis vervaardigd van 'flat metal' een verbindings- of lasnaad heeft ter plaatse van de be ide naar elkaar gebogen langsranden van de vlakk.e metaalplaat. Een geextrudeerde metalen buis mist een dergelijk lasnaad. Ook als de opvatting van Medinol wordt gevolgd, voldoen de Abbott-stents niet aan het eerste deelkenmerk van conclusie I wegens het ontbreken van een dergelijke lasnaad. Alleen al hierom maken de Abbott-stents geen inbreuk op EP '449.

20. Abbott c.s. hebben in productie 14 een transponeringstabel opgenomen met onder meer conclusie I van EP '902 en conclusie I van EP '449. Daaruit blijkt dat de deelkenmerken (iii)- (viii) van conclusie I van EP '902 nagenoeg letterlijk overeenkomen met de deelkenmerken (iii)-(viii) van conclusie I van EP '449. Aangezien ook de inhoud (beschrijving en tekeningen) van beide octrooien niet wezenlijk verschilt, betekent dit dat de uitleg die hierboven aan de deelkenmerken (iii)- (viii) van conclusie I van EP '902 is gegeven eveneens geldt voor de deelkenmerken (iii)-(viii) van conclusie I van EP '449. Nu bij genoemde uitleg de Abbott-stents geen inbreuk maken op conclusie I van EP '902, maken de Abbott-stents ook om deze reden geen inbreuk op conclusie I van EP '449. Evenmin is van inbreuk op de volgconclusies 2, 5, 7, 8, of9 van EP '449 sprake, nu deze conclusies afuankelijk zijn van conclusie I.

21. Uit het voorgaande volgt dat de grieven 1-9 en II niet kunnen leiden tot vemietiging van het vonnis en dat Medinol geen belang meer heeft bij de bespreking van de grieven voor zover deze het symmetrie-argument betreffen. Medinol heeft evenmin be lang bij grief I 0 betreffende de betrokkenheid van Abbott Logistics B.V., daar de afwijzing van de vorderingen door de rechtbank reeds om een andere reden zal worden gehandhaafd. Grief 12, de algemene grief, heeft naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis.

Op andere blogs:
Deterink (Flexible expendable stent)

Ktr. rechtbank Amsterdam 30 oktober 2012, LJN BY2617, Rolnr. 1323814 CV EXPL 12-4617 (A.de Jong, h.o.d.n. 'Guus de Jong Photography' tegen W.)

Uitspraak ingezonden door Kitty van Boven, I-ee.

Professioneel fotograaf Guus de Jong vordert schadevergoeding, omdat een foto van Jan Wauters die Jan Mulder interviewt driemaal zijn gebruikt op twee websites (redhetvoetbal.nl en oppa.site90.com) ter illustratie van een bespreking van een biografie over Jan Mulder. De kantonrechter oordeelt dat er door het driemaal gebruiken van zijn foto op twee websites van W. inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten wordt gemaakt en kent schadevergoeding toe ad 200% de gederfde licentie inkomsten inclusief volledige proceskostenveroordeling.

27. Vaststaat dat de naam van De Jong niet bij de publicatie was vermeld. Het door de Jong gestelde biedt gelet op artikel 25 lid Auteurswet voldoende aanknopingspunt om aan te nemen dat W door de foto op zijn websites te plaatsen tevens inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van De Jong. De kantonrechter volgt De Jong in zijn stelling dat er sprake is van verlies aan exclusiviteit en vermindering van zijn exploitatiemogelijkheden. Als slechts een bedrag ter hoogte van de licentievergoeding zou worden toegewezen, zou het derden vrij staan om de toestemming pas te kopen op het moment dat de auteursrechthebbende de gebruiker daarop aanspreekt. Bij het toewijzen van immateriële schade wordt aangesloten bij de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie die, ondanks dat er geen contractuele relatie tussen partijen bestond, wel een aanvaardbaar uitgangspunt vormen om de schade op te baseren. Een verhoging van de schadevergoeding met 100% van gederfde licentie inkomsten is in beginsel redelijk. W heeft echter gesteld te goeder trouw te hebben gehandeld omdat hij dacht met de toestemming van de uitgeverij voor publicatie van de tekst ook toestemming voor publicatie van de foto te hebben toestemming. Bovendien heeft W. foto's na sommatie direct van de site gehaald. Onder die omstandigheden wordt ten aanzien van de inbreuk op de persoonlijkheidsrechten een schadevergoeding van € 225, 00 toegewezen. 

De kantonrechter veroordeelt W tot betaling aan Jong van: €1.020,00 aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 november 2011.

Lees de grosse hier Rolnr. 1323814 CV EXPL 12-4617, LJN BY2617.

B. Kist, Sony claimt recht op acteur, NRC Handelsblad 31 oktober 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Alsof Albert Heijn zijn eigen ‘filiaalmanager’ Harry Piekema, de man die al jaren de hoofdpersoon speelt in de tv-commercials van de supermarkt, voor de rechter sleept. Zo voelt het recente optreden van Sony in de Verenigde Staten een beetje.

In september diende het bedrijf bij de rechtbank in Californië een klacht in tegen acteur Jerry Lambert. Lambert was tussen 2009 en 2012 in tvcommercials ‘het gezicht’ van Playstation, één van Sony’s meest succesvolle producten. Onder de naam Kevin Butler [red. YouTube] speelde Lambert de fictieve vicepresident van Playstation in meer dan dertig verschillende commercials. Zo werd het typetje Kevin Butler in de VS een begrip.

Toen het contract van Lambert met Sony eind 2011 afliep, ging de acteur op zoek naar een nieuwe broodheer. Dat werd bandenfabrikant Bridgestone. Maar toen Bridgestone in één van zijn spotjes de acteur als anonieme Bridgestone-werknemer een spelletje op de Nintendo Wii liet spelen, sloegen bij Sony de stoppen door.

In zijn aanklacht eist Sony dat Lambert stopt met zijn optredens in de commercials van de bandenfabrikant. Het character Kevin Butler is een iconische persoonlijkheid geworden die direct geassocieerd wordt met Playstation. Gebruik van het Kevin Butler-personage voor de verkoop van andere producten is een schending van de intellectuele eigendommen van Sony, aldus de elektronicafabrikant.

Uit de stukken blijkt dat Lambert volgens zijn contract met Sony tot aan augustus 2012 geen concurrerende videoproducten mocht promoten. De Bridgestone-commercial verscheen 3 dagen na afloop van deze termijn voor het eerst op de tv.

Hoewel Bridgestone en Lambert de elektronicafabrikant natuurlijk wel een beetje op stang hebben gejaagd door Lambert in de bandenreclame op een Nintendo-apparaat te laten spelen, gaat de claim van Sony wel heel ver. Sony stelt dat het, ook na afloop van het contract, nog een soort exclusieve merkrechten bezit op het character Kevin Butler en daarmee blijkbaar ook op de persoon van de acteur Jerry Lambert zelf. Lambert bedient zich immers in de Bridgestone- reclame helemaal niet van de naam of het typetje Kevin Butler. Uit de aanklacht lijkt nu te volgen dat Lambert van Sony überhaupt geen commerciële schnabbels voor anderen meer mag doen.

Op dit moment wisselen de partijen achter de schermen hun argumenten uit. Het is nog niet bekend wanneer de zaak door de rechter behandeld wordt. De zaak doet denken aan een Nederlands relletje in 2004. Toen verschenen twee van de ‘drie vrienden van Amstel’, de acteurs die 6 jaar lang de hoofdrol hadden gespeeld in de tv-commercials van Amstelbier, plotseling in een spotje van concurrent Bavaria. Kon dat dan zomaar? „Ja, want Heineken had zelf het contract met de drie acteurs opgezegd. En dan houdt het op”, laat Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van Heineken, weten. „Het schetste ook wel weer de kracht van onze campagne dat Bavaria er mee aan de haal ging.”

Anders liep het in 2007 af met Peer Mascini, vooral bekend van de geestige commercials voor het merk Melkunie, uitgezonden tussen 1992 en 1997, waarin Mascini een koe streng toespreekt: „Ik had nog zo gezegd: geen bommetje!” Toen Mascini tien jaar later ditzelfde typetje in een reclame voor Beemsterkaas opvoerde, kreeg hij van de rechter te horen dat dat niet kon. Hoewel Mascini op dat moment geen contract meer had, oordeelde de rechter toch dat de commercial verwarrend voor de consument was, vooral nu het om een letterlijke kopie van de populaire Melk- Uniereclame ging.

Of Jerry Lambert ook over de schreef is gegaan is de vraag. Contractueel schijnt hij een vrij man te zijn en van verwarringsgevaar kan eigenlijk geen sprake zijn. Het gaat hier immers om een reclame voor banden. Dat zou nog wel een zware dobber voor Sony kunnen worden.

Wat zou acteur Harry Piekema, het gezicht van Albert Heijn, eigenlijk voor afspraken hebben? Is hij straks vrij om te gaan en staan waar hij wil, of ligt hij na afloop van de samenwerking nog jaren aan de ketting? Een woordvoerder van Albert Heijn wil er weinig over kwijt: „Wij hebben duidelijke afspraken met Piekema en vinden het niet nodig daarover nu mededelingen te doen. Wij willen het beeld en het mysterie rondom de filiaalmanager zoveel mogelijk beschermen. ” Daar komen we niet veel verder mee. Maar het lijkt uitgesloten dat Piekema de eerste jaren na afloop van zijn relatie met Albert Heijn plotseling in een C1000-commercial opduikt.

Bas Kist