HR 30 november 2012, LJN BX8441 (Pretium Telecom B.V. tegen Omroepvereniging Vara)

Als randvermelding in navolging van IEF 8528.

Ook in deze zaak gaat het om de uitzendingen die de verweerster in cassatie, Vara, in het televisieprogramma "Kassa" heeft gewijd aan de door de eiseres tot cassatie, Pretium, in praktijk gebrachte telefonische wervingsmethode voor de door Pretium aangeboden diensten op het gebied van de telecommunicatie. Ook in de thans te beoordelen zaak heeft Pretium in kort geding sancties terzake van de Kassa-uitzendingen gevorderd; en ook in deze zaak had Pretium daarbij in de eerste aanleg succes, maar kwam het hof bij de beoordeling in hoger beroep tot een andere uitkomst.

Uit de conclusie P-G Huydecoper

7. Onderdeel I verdedigt in subonderdeel I.1 dat het hof de norm voor "journalistieke" zorgvuldigheid zou hebben miskend. Deze klacht werd ook in de eerdere cassatieprocedure Pretium/Vara aangevoerd; en zoals ik al even opmerkte, legt Pretium hierbij maatstaven aan, die de rechtens geldende maatstaven aanmerkelijk te boven gaan. Deze klachten verdienen dan ook op dezelfde voet te worden beoordeeld, als in de eerdere arresten is gebeurd.

9. Onderdeel II verdedigt in subonderdeel II.1, in het verlengde van de klacht(en) van onderdeel I, een hoge norm als het gaat om het onderzoek dat van publiciteitsmedia verwacht mag worden bij het publiceren van voor derden nadelige uitingen. Klachten op hetzelfde stramien zijn in de eerdere zaak Pretium/Vara verworpen. Ik verwijs naar alinea 13 van de conclusie voor het eerdere arrest Pretium/Vara.

WIPO Panel Decision (Wolter Wefers Bettink) 12 november 2012, D2012-1858 (Fun Promotion International B.V. tegen respondent) > magictwistyworm.com

Beslissing ingezonden door Leonie Gerding en Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..

Domeinnaamrecht. Over de bekende magic twisty-worm. Er is sprake van een verwarringwekkende gelijkenis tussen de domeinnaam en het Benelux merk Magic Twisty. De Respondent meent een belang te hebben omdat zij wereldwijd de "original" worm verkoopt en zich niet concentreert op de Benelux, waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Het panel doet eigen onderzoek via een Google Search. Dat levert meerdere producenten op, maar geen van hen claimt specifieke IE-rechten. Er is geen sprake van een legitiem belang van Respondent.

Omdat MAGIC TWISTY al sinds 1970 wordt gebruikt en in andere landen is geregistreerd, aldus de Respondent, geeft deze er blijkt van kennis te hebben van de markt van "wormspeelgoed". Een simpele opdracht in het merkenregister had duidelijk gemaakt dat er een merk is geregistreerd. Omdat een worm toy wordt aangeboden die niet van Complainant afkomstig is, Google AdWord "Magic Twisty" wordt gebruikt en een promotievideo van Complainants website werd gebruikt, is er vermoeden van kwader trouw. De overdracht wordt bevolen.

In its Response, the Respondent states that the “worm toy” is sold worldwide under different names and that the Complainant has registered the Trademarks only in the Benelux. The Respondent claims it does not focus on the Benelux area, but worldwide. This is why its website is in the English language.

Onder A:
In the Panel’s view, the use of this descriptive word [red. "worm"] cannot prevent the Domain Name from being confusingly similar to the Trademark MAGIC TWISTY.

Onder B:
The Panel derives from the Response that the Respondent claims to have a legitimate interest because it sells the “original” worm toy and that it offers its products for sale worldwide and does not focus on the Benelux, as the Complainant would do. Apparently the Respondent asserts that it was using the Domain Name prior to notice of the dispute in connection with a bona fide offering of goods or services, as set out in paragraph 4(c)(i) of the Policy. (...) In fact, a Google search has shown the Panel that there are several producers of worm toys and none appear to claim to have any specific intellectual property rights in that product.

Onder C:
(...) By using the Domain Name for a website offering a worm toy not originating from the Complainant, using the AdWord “Magic Twisty” to advertise its website to users of the Google search engine and – at least initially – displaying on its website a promotion video taken from the Complainant’s website, featuring the MAGIC TWISTY Trademark, it is likely that the Respondent is attempting to attract Internet users to its website, by creating a likelihood of confusion with the Trademarks as to the source, affiliation, or endorsement of the Respondent’s website.

The Panel concludes that the Domain Name has been registered and is being used in bad faith.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van twaalf oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie oktober 2012.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 29 november 2012, zaaknr. 428666 / KG ZA 12-1109 (Stichting Videma tegen Hertog-Inn)

Uitspraak ingezonden door Anneke Stekelenburg, Jacqueline Seignette, Höcker advocaten.

Stichting Videma sluit overeenkomsten met rechthebbenden waarin deze haar te machtigen om namens hen op te treden tegen inbreuk en schadevergoeding te vorderen. In dit geval heeft Videma Hertog-Inn, een bed and breakfast (met vijf kamers), uitgenodigd een licentie te nemen. Zij beschikt niet over een licentie voor de doorgifte van televisieprogramma's. Een deurwaarder heeft zich blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal als gast laten inschrijven en vastgesteld dat op de televisie in de kamer een groot aantal zenders beschikbaar was.

Onder verwijzing naar SGAE/Rafael Hoteles [IEF 3022] en Divani [IEF 8924] wordt een inbreukverbod op de doorgifte aan hotelkamers en vertoning in de gemeenschappelijke ruimten gevorderd. Nu de toestemming ontbreekt, worden de licentievergoedingen van 2009 tot en met 2012, zoals gevorderd, toegewezen. De overwegingen die aan het Rafael Hoteles-arrest ten grondslag liggen lijken dan ook zonder meer van toepassing op het onderhavige geval. Een relevant onderscheid tussen hotelkamers en kamers in een bed and breakfast is niet te maken.

Er is geen reden om Stichting Videma haar eigen kosten te laten dragen, omdat er sprake zou zijn van een proefproces of omdat Stichting Videma op onzorgvuldig wijze zou hebben geprocedeerd. Hertog-Inn is integendeel bij herhaling in de gelegenheid gesteld een licentie te nemen, maar heeft het, naar vooralsnog moet worden vastgesteld op niet houdbare gronden, op een procedure aan laten komen.

4.1.4. Uit het door Stichting Videma aangehaalde arrest inzake SGAE - Rafael Hoteles (LJN BF9316) volgt dat al sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1 van richtlijn 2001/29 wanneer het werk op zodanige wijze in een hotelkamer voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat het voor de leden van dit publiek toegankelijk is, ongeacht of daarvan gebruik wordt gemaakt (vergelijk het arrest onder 43). Het Hof van Justitie hecht daarbij belang aan de omstandigheid dat de mededeling een winstoogmerk heeft (overweging 44) en oordeelt dat het privékarakter van hotelkamers niet in de weg staat aan te nemen dat een mededeling aan het publiek plaatsvindt (overweging 54). Het begrip openbaarmaking in artikel 3 Auteurswet moet op overeenkomstige wijze worden uitgelegd (vergelijk H.R. 19 juni 2009, LJN BH7602).

4.1.5. Vooralsnog valt niet in te zien dat het voorgaande zou gelden voor doorgifte van televisieprogramma's in hotelkamers, maar niet van toepassing zou zijn op kamers in een bed and breakfast. Hertog-Inn heeft daarvoor ook geen argumenten aangevoerd, anders dan dat de omvang van het gebruik van de kamers in een bed and breakfast geringer zou zijn en de gast zou verblijven in de huiselijke kring van de gastvrouw. Dat laatste is mogelijk een kwestie van sfeer, maar doet niet af aan het gegeven dat aan het publiek tegen betaling tijdelijk verblijf in een kamer wordt aangeboden. Dat de intensiteit van het gebruik van kamers relevant zou zijn blijkt niet. De overwegingen die aan Rafael Hoteles arrest ten grondslag liggen lijken dan ook zonder meer van toepassing op het onderhavige geval. Een relevant onderscheid tussen hotelkamers en kamers in een bed and breakfast is niet te maken.

Lees de grosse KG ZA 12-1109, afschrift (schone pdf) KG ZA 12-1109.

Op andere blogs:
Novagraaf (Bed & Breakfast in beeld)

Uit't persbericht: Nederlandse en Franse consumenten- en makersorganisaties hebben zich verenigd in het Platform 3©-DA – Consumers and Creators for Creation in the Digital Age. De organisaties presenteren donderdag 29 november een gezamenlijke visie voor een eerlijk vergoedings- en licentiesysteem voor digitale content. Dit platform, verwelkomt door Europarlementariërs van verschillende politieke stromingen, wil een evenwichtig antwoord bieden voor alle betrokken belangen bij het rechtenbeheer online. Vanaf 29 november is ook de website www.3c-da.org actief.

Voorstellen
Het 3©-DA Platform stelt daarom twee, elkaar aanvullende, maatregelen voor:

I. Legaliseer het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privépersonen door de introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement). Het commercieel faciliteren van peer-to-peer gebruik zal enkel toegestaan zijn onder de voorwaarden zoals beschreven in deel II van het voorstel.
II. Voor on-demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren, stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding. Deze wettelijke vergoedings- en licentiemodellen (die in Frankrijk, Nederland en de meeste andere Europese lidstaten voor radio-uitzendingen en thuis kopiëren al jaren ingezet worden) beogen een duurzaam evenwicht te creëren tussen de betrokkenen en respecteren zowel de privacy van consumenten en de vrijheid van meningsuiting, als het recht van makers en producenten op een eerlijke vergoeding.

Klik hier voor uitgebreide uitleg/ uitleg van de praktijk.

C.J.S. Vrendenbarg, Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12069.

Update van IEF 12065 met IEF 12062. Update: De vraag rijst of de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv (nog) wel van toepassing zijn te achten op, bijvoorbeeld, een nietigheidsprocedure die is ingesteld in het kader van een inbreukprocedure. Deze problematiek speelt op dit moment in de zaak Apple / Samsung [IEF 12062], waarin Samsung in reconventie (voorwaardelijk) de nietigheid vordert van het Nederlands deel van het octrooi van Apple. Samsung wordt ten aanzien van de reconventionele vordering in het ongelijk gesteld. In verband met het arrest Bericap/Plastinnova rijst de vraag wat dient te gebeuren met de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de consequenties van het arrest voor deze zaak. Het Europese Hof rept echter niet over de toepasselijkheid van de richtlijn in een dergelijke situatie. In het algemeen heeft het Europese Hof geen of nauwelijks aandacht voor de positie van de (zich met succes) verwerende, (beweerdelijk) inbreukmakende partij. Wat dient te gebeuren met de proceskosten indien de ‘inbreukmaker’ zich met succes verweert tegen de rechthebbende, bijvoorbeeld door middel van een geslaagde nietigheidsactie tegen het ingeroepen IE-recht? Naar mijn mening dient conform de restrictieve benadering onderscheid te worden gemaakt tussen:

(i) op zichzelf staande nietigheidsprocedures (denk aan een nietigheidsprocedure geïnitieerd door iemand die zelf geen merkhouder is, maar de nietigheid van een merk inroept omdat het ingeschreven merk onderscheidend vermogen mist) en
(ii) nietigheidsprocedures die zijn ingesteld in het kader van een inbreukactie. De eerste categorie nietigheidsprocedures valt buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn. Dat volgt uit het arrest in de zaak Bericap/Plastinnova, waarin het ook ging om een op zichzelf staande nietigheidsprocedure, in dit geval met betrekking tot een gebruiksmodel. De tweede categorie nietigheidsprocedures kan worden gelijkgesteld met een verweer in of naar aanleiding van een inbreukprocedure en valt om die reden wel onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. Binnen dat kader laat artikel 14 richtlijn / 1019h Rv ruimte voor een veroordeling van die rechthebbende in de proceskosten van de wederpartij, wanneer de rechthebbende in het ongelijk wordt gesteld: immers rept de bepaling over de ‘in het ongelijk gestelde partij’ en niet over de ‘inbreukmakende partij’. Een succesvol verweer van de ‘inbreukmaker’, of dit nu is gevoerd in de inbreukprocedure zelf, door middel van een reconventionele vordering of een nietigheidsprocedure die plaatsvindt in het kader van de inbreukprocedure, dient kortom gehonoreerd te worden met een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 14 richtlijn / 1019h Rv.

Rechtbank 's-Gravenhage 28 november 2012, zaaknr. 424500 / HA ZA 12-925 (X hodn By Lou Lou tegen Hu Group B.V.)

Procesrecht. Geen nietigheid van de dagvaarding door onduidelijke vermelding eiser. "Gevestigd te" in plaats van "woonplaats hebbende te". De gedaagde, de Hu Group, beroept zich op nietigheid van de inleidende dagvaarding en vordert dat de rechtbank deze bij incidenteel vonnis nietig verklaart, omdat niet exact duidelijk is geworden wie in de onderhavige procedure de eisende partij is.

Hu Groep kan niet serieus volhouden, aldus eiser, dat het woord ‘gevestigd’ en de toevoeging ‘handelende onder de naam By Lou Lou’ tot enige onduidelijkheid kan leiden. De dagvaarding vermeldt duidelijk dat eiseres de natuurlijke persoon [X] is. [X] is woonachtig te ’s-Gravenhage. In dit verband wordt er op gewezen dat op grond van artikel 1:10 van het Burgerlijk Wetboek zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon woonplaats hebben op een adres waar zij wonen c.q. hun zakelijke activiteiten verrichten. Bij zakelijke activiteiten spreekt men van “gevestigd te”, in plaats van “woonplaats hebbende te”.

De toevoeging “tevens handelend onder de naam By Lou Lou, gevestigd te ’s-Gravenhage” moet kennelijk aldus worden begrepen dat de onderneming van [X] kantoor houdt te ’s-Gravenhage. Gezien artikel 1:14 van het Burgerlijk Wetboek is daarmee (tevens) ’s-Gravenhage aan te merken als woonplaats van [X] omdat de onderhavige procedure kennelijk betrekking heeft op een aangelegenheid die de onderneming betreft. Anders dan Hu Group aanvoert, is dus ook niet verzuimd in de dagvaarding de woonplaats van [X] te vermelden.

3.1. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen. Gelet op de aanhef van de dagvaarding, waarin uitdrukkelijk is gesteld dat de vorderingen worden ingesteld door “de natuurlijke persoon [X]”, is duidelijk wie de eisende partij is. De dagvaarding lijdt in dat opzicht niet aan een gebrek. De toevoeging “tevens handelende onder de naam By Lou Lou, gevestigd te ’s-Gravenhage” moet kennelijk aldus worden begrepen dat de onderneming van [X] kantoor houdt te ’s-Gravenhage. Gezien artikel 1:14 van het Burgerlijk Wetboek is daarmee (tevens) ’s-Gravenhage aan te merken als woonplaats van [X] omdat de onderhavige procedure kennelijk betrekking heeft op een aangelegenheid die de onderneming betreft. Anders dan Hu Group aanvoert, is dus ook niet verzuimd in de dagvaarding de woonplaats van [X] te vermelden.

3.2. Zo bij Hu Group enige twijfel zou zijn ontstaan door het gebruik van het woord “gevestigd”, dan zal bij nadere bestudering van de dagvaarding gebleken zijn dat de vorderingen zijn gebaseerd op intellectuele-eigendomsrechten van [X], zodat niet serieus kan worden volgehouden dat de indruk is gewekt dat niet zij, maar By Lou Lou B.V. eiseres zou zijn. Dat als productie 1 uittreksels uit het handelsregister van twee vennootschappen in het geding zijn gebracht met als enige toelichting “Informatie over [X]” maakt dit niet anders. Mede gelet op de overige omstandigheden is immers bepaald onwaarschijnlijk dat Hu Group serieus heeft gemeend uit deze productie te kunnen opmaken dat de vorderingen
zijn ingesteld door een van de betreffende vennootschappen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Over chirurgische spuiten.
(B) + (C) Over een merk dat ingeschreven was in een niet-EU-lidstaat en vordering tot nietigverklaring ná toetreding tot de Unie.

Gerecht EU 29 november 2012, zaak T-171/11 (Hopf / OHMI (Clampflex))

(A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1514/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende inschrijving van het woordmerk „Clampflex” voor waren van de klassen 5, 9, 10, 17 en 20. Het beroep wordt toegewezen voor zover het chirurgische spuiten ["Spritzen"] betreft.

46 Im vorliegenden Fall entspricht der Teil der angefochtenen Entscheidung, in dem es um „Spritzen“ geht, jedoch nicht diesen Anforderungen, da die Beschwerdekammer keine Ausführungen zur Art des Verhältnisses zwischen diesen Waren und dem fraglichen Zeichen gemacht hat. Die Gruppe, die zum einen aus „Spritzen“ und zum anderen aus den übrigen Waren der Klasse 10 besteht, ist nicht hinreichend homogen, um die Argumentation zum Verhältnis zwischen diesen übrigen Waren und dem fraglichen Zeichen automatisch auf die „Spritzen“ übertragen zu können. Auf den ersten Blick erscheint die Notwendigkeit der Verwendung einer Klemme für den Gebrauch einer Spritze oder das Bestehen einer anderen Verbindung zwischen Spritzen und Klemmen nicht offensichtlich. Um zu dem Schluss zu gelangen, dass ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen „Spritzen“ und der Bedeutung des Zeichens Clampflex besteht und dieses Zeichen folglich in Bezug auf „Spritzen“ beschreibend ist, muss erklärt werden, wie die Verwendung einer Spritze mit der einer Klemme zusammenhängen kann. Die angefochtene Entscheidung enthält hierzu keine Erklärung. Aus dieser Entscheidung geht nicht hervor, dass die maßgeblichen Verkehrskreise unmittelbar und ohne weitere Überlegung einen konkreten Zusammenhang zwischen „Spritzen“ und dem Wortzeichen Clampflex herstellen werden. Die Feststellung der Beschwerdekammer, dass das Zeichen in Bezug auf „Spritzen“ beschreibend sei, ist daher nicht hinreichend begründet. Dieser Begründungsmangel kann von Amts wegen berücksichtigt werden und genügt grundsätzlich für sich allein, um die Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer zu begründen und folglich zu deren teilweiser Aufhebung zu führen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 9. September 2011, Deutsche Bahn/HABM – DSB [IC4], T‑274/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 64).

Gerecht EU 29 november 2012, zaak T-537/10 (Adamowski / OHMI - Fagumit (FAGUMIT beeldmerk met woordelement / woordmerk))

(B) en (C) Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 1002/20091 en R 1003/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en houdende nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement / woordmerk „FAGUMIT” bevat, voor waren van de klassen 12 en 17, in het kader van de vordering tot nietigverklaring ingediend door de houder van het nationale beeldmerk dat het woordelement / woordmerk „FAGUMIT” bevat (inmiddels ook met internationale inschrijving), voor waren van klasse 17. Beroep wordt afgewezen. Houder kan ook beroep doen op de verordening als het merk enkel is ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Lid 3 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009 verwijst namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Het verzoek om nietigverklaring had interveniënte vóór de toetreding tot de Unie kunnen doen, zodat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet afdoet aan de gegrondheid van deze verzoeken en evenmin gevolgen heeft voor de wettigheid van de bestreden beslissingen.

19 In dit verband kan de houder van het in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bedoelde merk zich beroepen op de nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, sub b, van deze verordening, ook al is dat merk enkel ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Anders dan de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, verwijst lid 3 ervan namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Indien de inschrijving van het merk in een lidstaat een toepassingsvoorwaarde zou zijn van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zou deze bepaling bovendien de leden 1 en 5 van dat artikel overlappen. Derhalve moet met het BHIM worden geconstateerd dat interveniënte de hierboven in punt 6 genoemde verzoeken om nietigverklaring had kunnen indienen vóór de toetreding van de Republiek Polen tot de Unie, zodat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet afdoet aan de gegrondheid van deze verzoeken en evenmin gevolgen heeft voor de wettigheid van de bestreden beslissingen.

25 In deze omstandigheden zij er in de eerste plaats op gewezen dat het betrokken document niet verwijst naar de mogelijkheid voor verzoekster om een gemeenschapsmerkaanvraag in te dienen voor het hierboven in punt 2 afgebeelde teken. In dit verband zij opgemerkt dat verzoekster niet is genoemd in dit document en dat dit niet gewaagt van de mogelijkheid om dat teken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

26 In de tweede plaats bestonden Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich en Fagumit Schweiz, zoals verzoekster voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep heeft aangevoerd, weliswaar nog niet toen het betrokken document werd verzonden, maar dit document kan simpelweg aldus worden opgevat dat interveniënte zich er niet tegen heeft verzet dat de betrokken vennootschappen de handelsnaam „Fagumit” dragen en het desbetreffende merk – hoogstens op exclusieve basis – gebruiken in het kader van hun activiteiten.

27 Verzoekster kan zich niet beroepen op het feit dat interveniënte zich niet heeft verzet tegen het gebruik van het litigieuze teken door andere dan de in het document van 10 april 1998 genoemde vennootschappen. Zoals verzoekster in punt 33 van de verzoekschriften aanvoert en zoals blijkt uit de documenten die zij heeft voorgelegd voor het BHIM, is het teken gebruikt in het kader van de verkoop van door interveniënte geproduceerde goederen. Een dergelijk gebruik vloeit evenwel logischerwijs voort uit de samenwerking tussen interveniënte en de verdelers van haar goederen, en levert geen bewijs op dat zij afstand heeft gedaan van het hierboven in punt 6, tweede streepje, afgebeelde teken, op grond waarvan eenieder een gemeenschapsmerkaanvraag zou kunnen indienen voor dat teken of het dominerende bestanddeel ervan.

28 Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het document van 10 april 1998 niet aldus kon worden uitgelegd dat hierbij aan verzoekster enige toestemming in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is verleend om de litigieuze merken in te schrijven.

29 In deze context is de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat haar verhouding met interveniënte informeel was, zodat de lijst van onder het document van 10 april 1998 vallende vennootschappen niet als uitputtend kan worden beschouwd, irrelevant. Deze omstandigheid, gesteld al dat zij vaststaat, doet immers niet af aan de conclusie van de kamer van beroep, aangezien het betrokken document geen toestemming oplevert in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, doet.

Gerecht EU 28 november 2012, zaak T-29/12 (Alva management / OHMI  - BenQ Materials (Daxon))

(C) Gemeenschapsmerk - vernietiging van de beslissing R 2191/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 november 2011, waarbij is verworpen het oppositieberoep tegen de beslissing rondom het woordmerk DALTON voor waren van de klassen 3, 5, 18, 25, 35, 41 en 44 op basis van ouder gemeenschapswoordmerk DAXON. Beroep wordt verworpen. De opmerkzaamheid van vaklui is hoog voor kunsthuid voor chirurgische doeleinde en farmaceutische huidverzorgingsproducten.

41 Dieses Vorbringen ist jedoch als ins Leere gehend zurückzuweisen. Selbst wenn man nämlich annähme, dass die von der angemeldeten Marke und die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren ähnlich seien, änderte dies nichts an der Richtigkeit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung in Bezug auf das Fehlen von Verwechslungsgefahr für diese Waren. Die maßgebenden Verkehrskreise bestehen nämlich, wie in den Randnrn. 22 und 23 des vorliegenden Urteils dargelegt, aus Fachleuten, deren Aufmerksamkeit hoch ist, und die Beschwerdekammer ist zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass selbst für identische Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe.

42 Hieraus folgt, dass das Vorbringen der Klägerin, wonach die „künstliche Haut für chirurgische Zwecke“ und die pharmazeutischen Hautpflegeprodukte ähnlich seien, als ins Leere gehend zurückzuweisen ist, ohne dass ein Vergleich dieser Waren vorgenommen zu werden brauchte (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2011, Galileo International Technology/HABM – Galileo Sistemas y Servicios [GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS], T‑488/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 50 und 51).

BBIE 20 november 2012, oppositienr. 2005611 (Mad Dogg Atheletics Inc. tegen Vereniging Exclusieve Sportcentra)

Uitspraak ingezonden door Sesanne Leeuwenburg, Intellectueel Eigendom advocaten.

Merkenrecht. Oppositie op grond van oudere Europese woordmerken SPIN, SPIN FITNESS en SPINNING tegen gecombineerd woord-/beeldmerk SPIN FOR LIFE. De oppositie wordt afgewezen. Merk ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeld- en woordelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van  overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merken en teken die gelegen is in een deel van de woordelementen, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

35. In tegenstelling tot opposant, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor een fietsfitnessprogramma en alle waren en diensten die daar betrekking op hebben. Dit wordt ook bevestigd in de uitspraak van de Rechtbank van ’s-Gravenhage van 29 april 2008 waar beide partijen naar verwijzen. Behalve de uiteenzetting van opposant in zijn argumenten, zijn er geen stukken ingediend waaruit het tegendeel blijkt. Er is één stuk van opposant waarop het teken “spinning” (overigens in combinatie met een gestileerd beeld van een fietser) voorkomt, dit betreft een artikel uit een tijdschrift inzake een schikking met Batavus B.V. Het andere stuk betreft een uitdraai van Van Dale online woordenboek, waarbij achter het woord “spinning” opgenomen staat dat het een merk betreft. Dit is echter nog geen reden om aan te nemen dat er ook sprake is van onderscheidend vermogen van die betreffende naam. Van Dale neemt immers op het enkele verzoek van de merkhouder op of er sprake is van een merk: “Van Dale onderzoekt niet op eigen initiatief of een woord een merknaam is. Een woordenboek is immers geen merknamenregister. Echter, door opname in het woordenboek menen sommigen dat ze mogen concluderen dat zij de merknaam niet (meer) hoeven te respecteren. Daarom onderneemt Van Dale actie op het eerste verzoek van een merknaamhouder.” (bron: https://vraagbaak.vandale.nl/merknamen.html?q=merknamen). De ingediende stukken zijn overigens ook niet toereikend om aan te tonen dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten.

C.J.S. Vrendenbarg, Kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12065.

Een bijdrage van Charlotte Vrendenbarg, Universiteit Leiden.

(...) Een nietigheidsprocedure heeft betrekking op de geldigheid van, i.c., een gebruiksmodel en niet op inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, en valt daarom buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn.

Deze uitspraak verrast op zich niet, nu alles in de totstandkomingsgeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn erop wijst dat de Europese wetgever met deze richtlijn heeft beoogd te voorzien in maatregelen en procedures uitsluitend voor gevallen van inbreuk (of hoogstens dreigende inbreuk) op IE-rechten. Uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 1019 t/m 1019i Rv, die de implementatie vormen van de Handhavingsrichtlijn, blijkt niet dat de Nederlandse wetgever een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren dan de richtlijn.

De Nederlandse rechtspraak daarentegen laat geen eenduidig beeld zien. Zo zijn proceskostenveroordelingen ex artikel 1019h Rv toegewezen in procedures die uitsluitend de geldigheid van een IE-recht betroffen. Een dergelijke, ruime interpretatie van het toepassingsbereik staat tegenover de restrictieve benadering, waarbij als voorwaarde voor toepasselijkheid van (bijvoorbeeld) artikel 1019h Rv wordt gesteld dat de procedure daadwerkelijk betrekking heeft op (dreigende) inbreuk of plaatsvindt in het kader van een inbreukactie. (Voor voorbeelden uit de rechtspraak van deze uiteenlopende benaderingswijzen zie het overzicht “Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken” [IEF 11780], punt 7 t/m 9 en de noot onder HR 22 juni 2012 (Knooble/Staat en NNI) in BIE 2012/65 [login]; IEF 11479). Het onderhavige arrest van Europese Hof schept duidelijkheid, althans bevestigt hetgeen ook wel volgt uit de Handhavingsrichtlijn (en de Memorie van Toelichting): de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv zijn alleen van toepassing wanneer sprake is van (dreigende) inbreuk op een IE-recht.

Lees de gehele bijdrage hier.