Contracten  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 september 2012, zaaknr. 524143 / KG ZA 12-1153 HJ/NLA (Emryss B.V. tegen X) hersteld

Uitspraak ingezonden door Keetje IJff, IJff advocaten.

Executie-kort geding na IEF 11632 (HandelsRb Namen, België), IEF 10164 (Rb Amsterdam). Verrekening dwangsommen met royalty-vergoeding uit boekpublicaties. Emryss vordert opheffing van het executoriaal beslag op roerende zaken, betaling van €100.000 aan verbeurde dwangsommen en verrekening met de royaltyvergoeding. Bij verkoop van beslagen zaken, die is door X aangezegd, kan Emryss haar  bedrijfsvoering  niet meer voortzetten.

Nu over de verbeurte van dwangsommen door X in de bodemprocedure is beslist, maar dit niet heeft geleid tot opheffing van de beslagen, vordert Emryss de betaling van €100.000 aan de verbeurde dwangsommen. Het beroep van Emryss op opschorting in verband met een tegenvordering wordt, zo begrijpt de voorzieningenrechter, succevol omgezet in een beroep op verrekening van de door X verbeurde dwangsommen met de royalty-aanspraken van X. De wederzijdse vorderingen gaan hierdoor teniet. Aangezien grond voor de vordering waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen door verrekening teniet is gegaan, heft de voorzieningenrechter het beslag op.

4.7. (...) Nu X aan het kort gedingvonnis van 8 september 2011 aanspraak ontleent op betaling van royalties en door Emryss onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de hoogte van deze aanspraak correspondeert met een ander bedrag - laat staan welk ander bedrag - dan EUR 23.165,61 waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen, zoals hiervoor weergegeven onder 2.4, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de wederzijdse vorderingen teniet gaan tot een bedrag van EUR 23.165,61. Nu inmiddels is gebleken dat uit het bankbeslag een bedrag van EUR 2.613,99 aan de deurwaarder is overgemaakt, neemt de voorzieningenrechter aan dat dit bedrag aan X zal worden doorbetaald, zodat dit op zijn royaltyvordering in mindering moet worden gebracht; per saldo bedrag deze EUR 20.511,62.

4.8. (...) Een mogelijk restitutierisico op dit punt dient gezien het feit dat X door zijn eigen gedragingen over zich heeft afgeroepen dat dwangsommen verbeurd werden, voor rekening van X zelfs te blijven. Reeds om diezelfde reden gaat een beroep  op matiging van dwangsommen niet op. Voor het onthouden van een uitvoerbaar  bij voorraadverklaring aan de veroordeling is onvoldoende reden.

4.9. Aangezien de vordering waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen door verrekening teniet is gegaan, is er voor deze beslaglegging geen grond meer. De voorzieningenrechter zal het beslag dan ook opheffen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, zaaknr. 421257 / KG ZA 12-613 (Advance Magazine Publishers Inc. tegen Remark B.V.)

Uitspraak ingezonden door Joke Bodewits en Berber Brouwer, Bergh Stoop & Sanders.

Merkenrecht. Contractenrecht (schikkingsovereenkomst). VOGUE, GLAMOUR. Alle vorderingen afgewezen. GLAMOUR geen bekend merk. GLAMOUR is een zeer veelvuldig voorkomende aanduiding in verband met producten of diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode.

Eiseres Advance is een uitgeverij die via haar dochteronderneming Condé Nast tijdschriften uitgeeft, waaronder VOGUE en GLAMOUR. Advance is houdster van verschillende merkrechten ten aanzien van de tekens VOGUE en GLAMOUR, onder meer ten aanzien van tijdschriften. Remark is houdster van diverse (deels oudere) merken ten aanzien van het teken VOGUE, voor onder meer producten voor lichamelijke verzorging in klasse 3 en 5. Tussen Advance en de rechtsvoorganger van Remark is in 2001 een schikkingsovereenkomst gesloten waarin onder meer is afgesproken dat (de rechtsvoorganger van) Remark het merk VOGUE in de Benelux mag gebruiken "in connection with body care products, especially shower gels, shampoo and deodorants". Remark heeft in 2011 de verzorgingsproductlijn VOGUE Glamour geïntroduceerd en haar producten onder meer via de website www.vogue-glamour.nl gepromoot. Advance meende dat er sprake was van merkinbreuk en heeft Remark gesommeerd de gestelde merkinbreuk te staken. Advance vordert samengevat na eiswijziging en na aanvullende eiswijziging ter zitting onder meer dat het Remark wordt verboden lichamelijke verzorgingsproducten, dan wel hulpwaren voor dergelijke producten te verhandelen onder het teken VOGUE GLAMOUR, diensten gerelateerd aan mode en lichamelijke verzorging aan te bieden onder een teken waarvan VOGUE GLAMOUR, of daarmee overeenstemmende tekens, deel uitmaakt. Alle vorderingen zijn afgewezen.

Het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR door Remark valt binnen de door de schikkingsovereenkomst toegestane vormen van gebruik van het teken VOGUE. Het gebruik door Remark van het teken VOGUE valt voorts binnen de eigen merkrechten. De merkrechten VOGUE van Advance kunnen niet tegen Remark worden ingeroepen. Eveneens geen inbreuk op GLAMOUR merken. Geen soortgelijke waren. GLAMOUR.

4.12. Evenmin kan worden aangenomen dat inbreuk wordt gemaakt als bedoeld in artikel 9lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Remarkt heeft gemotiveerd bestreden dat GLAMOUR een bekend merk is in de Gemeenschap c.q. de Benelux: Advance heeft in dit verband gewezen op een aantal omstandigheden waaruit die bekendheid zou moeten blijken (onder meer uitgaven voor marketing van 8,5 miljoen euro sinds 2005, marktaandeel in de advertentiemarkt van vrouwentijdschriften van circa 6%, een maandelijkse oplage van circa 150.000 stuks, een bereik van circa 300.000 lezers en een wereldwijde oplage van 71 miljoen stuks per jaar), maar deze omstandigheden overtuigen voorshands niet dat het GLAMOUR merk bij het relevante publiek in de Gemeenschap c.q. de Benelux in voldoende mate bekend is om als bekend merk te worden aangemerkt.

Voorshandels oordelend heeft Remark voldoende aannemelijk gemaakt dat GLAMOUR een veelvuldig gebruikte aanduiding is in verband met producten of diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode.

Lees de grosse hier KG ZA 12-613, schone pdf hier.

Op andere blogs:
DomJur 2012-899

US District Court Southern District of New York 7 september 2012, 12 Civ. 00201 (AJN) (The Velvet Underground tegen The Andy Warhol Foundation)

Een samenvatting en analyse van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

In steekwoorden: Auteursrecht. (niet-ingeschreven) merkenrecht. Licenties voor hergebruik. Gratis artwork. Stichting als erfgenaam. Onthoudingsverklaring met ruime omschrijving. Doorwerking van rechtspraak in de praktijk. Negatieve verklaring voor recht. Naar Nederlands recht.

Op 9 september is door de Amerikaanse District Court of New York uitspraak gedaan in een door de Velvet Underground (hierna ook: ‘de band’) tegen de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) aangespannen procedure. De procedure handelt over een wereldwijd bekende illustratie die Andy Warhol van een banaan heeft gemaakt. Dat was in 1967, toen de Velvet Underground haar baanbrekende eerste album uitbracht, getiteld The Velvet Underground & Nico, ook wel ‘ The Banana Album’ genoemd. Alhoewel de band destijds nooit enig commercieel succes heeft gekend, geldt de Velvet Underground wel als één van de belangrijkste muzikale invloeden voor alternatieve rockbands. Warhol verklaarde in 1966 dat hij een sponsor was van de band en ontwierp vervolgens gratis het artwork voor het album, te weten een grote gele banaan met daarbij een gestileerde handtekening van Andy Warhol. In het vonnis wordt overigens, ondanks deze handtekening, uitdrukkelijk opgemerkt dat op het album een ‘ copyright notice’ met de naam van Andy Warhol ontbreekt.

De band viel uit elkaar in 1972, maar hield in 1993 nog eenmalig een allerlaatste ‘ European Reunion Tour’. Ook Paradiso in Amsterdam werd op 8 juni 1993 bezocht in het kader van de tour, en schrijver dezes mocht daarbij aanwezig zijn. Het was de allereerste keer ooit dat bezoekers van Paradiso maar liefst honderd gulden moesten neertellen voor een optreden, dat immers uniek was. Ook een zwart t-shirt met daarop de beruchte banaan is sindsdien in mijn bezit. Alhoewel er dus wel degelijk merchandisingsartikelen met de banaan zijn verkocht na 1972 en er reclame is gemaakt met de bananenprint, bleek de allerlaatste licentie van de band te dateren uit 2001: een advertentie voor het merk Absolut Vodka.

In 2009 had de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) een brief gezonden aan de band, waarin werd aangegeven dat zij meende dat de band inbreuk maakte op het auteursrecht van de stichting op de bananenprint. De Velvet Underground betwistte daarop de aanspraak van AWF op een auteursrecht en beriep zich op haar beurt op een eigen merk, waarvan echter de geldigheid door de stichting werd betwist. In het vonnis wordt een paar keer opgemerkt dat volgens de band sprake is van een bananenontwerp met ‘secundary meaning as VU’s mark’. De band heeft dus geen ingeschreven merkrecht. Ik begrijp dat het hierbij gaat om:

‘A doctrine of trademark law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an item is produced or sponsored by that user.’

Medio 2011 krijgt de band er via een blogartikel in The New York Times lucht van dat AWF van plan is toestemming te geven voor het afdrukken van het bananenlogo en drie andere Andy Warhol prints op iPhone en iPad hoesjes. De band klimt vervolgens in januari 2012 in de pen en verzoekt AWF, dat nog steeds een auteursrecht claimt op de tekening, het gebruik ervan te staken. Aanvankelijk stelt de band zich daarbij op het standpunt dat AWF niet over een auteursrecht kán beschikken aangezien het ontwerp zich bevindt in het publieke domein. Andy Warhol heeft de banaan in 1966 namelijk aangetroffen in een advertentie, welke zich in 1966 al in het publieke domein bevond. Het ontwerp is in 1967 bovendien zonder ‘ copyright notice’ verschenen, aldus de band. In 1966 claimt dan ook niemand een auteursrecht op het ontwerp en ook daardoor bevindt het ontwerp zich in het publieke domein. Het ‘publieke domein’ argument is overigens in latere versies van de rechtsvordering van Velvet Underground geschrapt en blijkt niet meer uit het vonnis, maar het argument is er wel de oorzaak van dat AWF op de gedachte komt dat de band dan mogelijk geen rechtens te respecteren belang meer heeft bij de door haar verlangde verklaring voor recht. De band blijft zich intussen beroepen op het feit dat zij het bananenlogo gedurende tenminste 25 jaar voortdurend en onafgebroken heeft gebruikt als merk. Het ontwerp betreft zelfs een icoon, dat door het publiek wordt opgevat als toebehorende aan Velvet Underground.

De band heeft uitgerekend dat AWF jaarlijks tenminste 2,5 miljoen dollar verdient aan het verstrekken van licenties met Andy Warhol prints en dient naast een verzoek om een (negatief gestelde) verklaring voor recht, te weten dat AWF geen auteursrecht heeft op het ontwerp, tevens een financiële claim in bij de rechter. De rechter wijst de vorderingen van de band echter allemaal af.

AWF voert verweer. De band is al veertig jaar geleden uit elkaar gevallen dus heeft geen enkel recht van spreken meer volgens AWF. En juist door het beroep van de band op het publieke domein, althans door zich niet te beroepen op een eigen auteursrecht, heeft de band geen enkel rechtens te respecteren belang meer bij de verlangde verklaring voor recht. Daar komt bij dat AWF inmiddels een onthoudingsverklaring heeft getekend met daarin een ruime omschrijving:

‘ to refrain from making any claim(s) or demand(s), or from commencing, causing, or permitting to be prosecuted any action in law or equity’

De onthoudingsverklaring begunstigt zowel de band als een aantal daaraan gelieerde entiteiten. Kortom: in de optiek van de stichting ontbreekt er een juridisch relevant geschil aangezien AWF heeft verklaard nimmer te zullen procederen tegen partijen waarmee de band in heden, verleden of toekomst zaken doet met betrekking tot het bananenlogo.

De Amerikaanse rechter gaat daar in mee en stelt vast dat de zeer ruim gestelde onthoudingsverklaring met zich meebrengt dat van een juridisch relevant geschil met betrekking tot het auteursrecht op het bananen ontwerp geen enkele sprake (meer) is of kan zijn. Dat volgt uit de toepassing van de Amerikaanse Declatory Judgment Act (hierna: DJA). Er is geen concrete, daadwerkelijke (dreigende) schade meer aan te wijzen, terwijl abstracte discussies over het recht buiten het bereik van de DJA vallen. Deze wet is daar simpelweg niet voor bedoeld. De DJA staat niet toe dat een verklaring voor recht wordt verstrekt op basis van hypothetische feiten en standpunten. Het bananendispuut blijkt dus uiteindelijk een lege schil.

Of een onthoudingsverklaring inderdaad een juridische procedure kan blokkeren, hangt volgens de Amerikaanse rechter onder meer af van drie factoren:

• De reikwijdte van de verklaring: in dit geval breed;
• Heeft de onthoudingsverklaring wel of niet betrekking op zowel huidige als toekomstige gedragingen en producten: in deze zaak is dat zo;
• Bewijs ten aanzien van eventuele toekomstige inbreukmakende activiteiten: die zijn kennelijk niet aangetoond.

Vervolgens oordeelt de rechter over de vraag of er dan wellicht nog een actueel geschil aanwezig is tussen partijen. De band meent van wel, immers, de auteursrecht/merkenrecht controverse hangt nog boven partijen en de band claimt ook geld. Velvet Underground vreest met name dat haar toekomstige licentienemers t.z.t. alsnog met juridische acties van AWF geconfronteerd kunnen worden. De vraag is dan ook vooral of dergelijke mogelijke toekomstige gedragingen van AWF in de onthoudingsverklaring zijn gedekt. Dat is in feite een vraag van interpretatie van de tekst van de onthoudingsverklaring. Alhoewel de rechter géén declaratoir vonnis wil uitspreken, stelt de rechter in het vonnis wél vast dat de beperkte interpretatie van de band onjuist is. Ook eventuele toekomstige acties van AWF tegen licentienemers van de band vallen onder de onthoudingsverklaring, aldus de rechter. Grappig, hoe het oordeel van de Amerikaanse rechter dat een declaratoir vonnis niet kan worden gegeven, dan toch nog impliciet leidt tot het definitief vaststellen van een rechtsverhouding tussen partijen, te weten middels de uitleg van het contract.

Alhoewel de Velvet Underground haar rechtszaak formeel heeft verloren, heeft zij de strijd materieel wél gewonnen, immers AWF kan op geen enkele wijze meer optreden tegen licentienemers van de band. AWF heeft aan haar vermeende auteursrecht dus niets meer en licenties blijven voorbehouden aan de Velvet Underground.

Nederland
Hoe zit dat in Nederland? In het Nederlandse rechtstelsel is in artikel 3:302 BW bepaald dat de rechter ‘op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon’ omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uitspreekt. In artikel 3:303 BW is vervolgens geregeld dat zonder voldoende belang, niemand een rechtsvordering toekomt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de categorie ‘onmiddellijk betrokken personen’ uit artikel 3:302 BW niet persé samenvallen met de in artikel 3:303 BW bedoelde personen die voldoende belang bij de rechtsvordering moeten hebben. Iemand die belang heeft bij een rechtsvordering is niet steeds een ‘onmiddellijk daarbij betrokken persoon’ en omgekeerd kan een onmiddellijk betrokken persoon niettemin geen belang hebben bij het instellen van een vordering. In welk geval deze persoon ook geen vordering toekomt (zie T&C bij artikel 3:302 en 3:303 BW).

De gevraagde verklaring voor recht kan zowel positief als negatief luiden: bepaald gedrag is juist wel of juist niet onrechtmatig. Een gevorderde verklaring voor recht strekt er toe tot het op jegens de bij die rechtsverhouding betrokkenen op bindende wijze vaststellen van het bestaan of preciseren van de inhoud van een rechtsverhouding. Vertalen we de Bananen-casus naar Nederlands recht, dan is de kans groot dat moet worden geoordeeld dat een declaratoir vonnis in beginsel mogelijk is vanwege het feit dat zowel de Velvet Underground, die een beroep doet op haar merkrecht als de AWF met haar beroep op het auteursrecht, aan te merken zijn als ‘onmiddellijk betrokken personen’. De gevorderde verklaring voor recht zou er dan toe kunnen strekken dat door de rechter voor partijen bindend wordt vastgesteld dat Velvet Underground bijv. over een (sterker) merkrecht op de Banenprint kan beschikken.

Of de Nederlandse rechter tevens zal oordelen dat de band - ondanks de onthoudingsverklaring - (nog steeds) voldoende belang heeft bij haar vordering valt echter niet goed te voorspellen. In dat geval zal de Haviltex-formule op de onthoudingsverklaring worden losgelaten, dan wel de letterlijke tekst meer tot uitgangspunt worden genomen, bijv. als de tekst van de onthoudingsverklaring in overleg tussen partijen, die zich daarbij lieten vertegenwoordigen door een advocaat, is opgesteld. Indien AWF dan tijdens de procedure niet bereid zou blijken haar voorgenomen licentie voor gebruik van het bananenlogo op iPad en iPhone hoesjes te staken, lijkt de kans dat AWF alsnog veroordeeld zou worden tot het staken en gestaakt houden van dergelijk toekomstig gedrag mij zeker niet ondenkbaar. Een verklaring om af te zien van een beroep op een bepaalde claim (auteursrecht op het logo) en zich te zullen onthouden van juridische acties tegenover de band en haar relaties, is m.i. iets anders dan een, liefst op straffe van een dwangsom, verklaring van de gedaagde partij dat bepaald voorgenomen, inbreuk makend gedrag alsnog achterwege zal blijven.

Margriet Koedooder

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 september 2012, zaaknr. 425808 / KG ZA 12-904 (X tegen Omroepvereniging VPRO)

Uitspraak ingezonden door Freek Stoové, ABC Legal.

Als randvermelding. Onvoldoende concrete rectificatie. Mediarecht / bescherming van politiekgetint televisieformat. Winnaar van een wedstrijd mag deelnemen aan het politiek televisieprogramma "Premier Gezocht!". Vanwege het strafrechtelijk verleden wordt een deelnemer  uitgesloten. De kandidaat zou mogen deelnemen met ondertekening van de Quitclaim II waardoor X onder meer zou verklaren dat hij geen strafblad heeft. Via de voorzieningenrechter wordt alsnog om deelname verzocht, maar deze wordt afgewezen. De VPRO heeft onweersproken betoogd dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan, nu deelnemer toch een strafrechtelijk verleden te hebben. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen: "de invulling van het persbericht is in de onderhavige formulering onvoldoende concreet."

4.5. Vaststaat verder dat X op 4 augustus 2012 via de sociale media heeft bericht dat hij deel zou gaan nemen aan het programma. Naar aanleiding van die berichtgeving heeft een journalist van het dagblad BN de Stem op 3 augustus 2012 een e-mailbericht aan de VPRO gezonden waarin zij op de hoogte werd gesteld van het strafblad. De VPRO heeft (onweersproken) betoogd dat door deze gang van zaken en vertrouwensbreuk tussen haar en X is ontstaan.

Rechtbank Almelo 18 juli 2012, LJN BX2848 (Dael 'O Ring Toys B.V. tegen Otto Simon B.V.)

Over exclusiviteit. Eiseres heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten betreffende de koop van 28.800 stuks Deal ‘O Rings (behendigheidsspeelgoed). Deze zijn geleverd, maar slechts ten dele betaald. Eiseres vordert in deze procedure betaling van de nog openstaande facturen alsmede enige andere kosten. Gedaagde stelt dat zij de facturen niet hoeft te betalen omdat ze de overeenkomst heeft ontbonden. De overeenkomst is ontbonden omdat eiseres haar deel van de overeenkomst niet is nagekomen, namelijk de afspraak dat aan gedaagde exclusiviteit is gegeven voor wat betreft de Deal ‘O Rings. Deze exclusiviteit hield in dat eiseres niet aan andere groothandels in Nederland zou leveren. Eiseres heeft dat toch gedaan en daarmee is ze tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank draagt gedaagde op om de gestelde exclusiviteit te bewijzen.

3. Hoewel de omvang van de conclusies en aktes anders doet vermoeden, komt deze kwestie in essentie, althans in de allereerste plaats, neer op beantwoording van één vraag, namelijk: is er exclusiviteit overeengekomen.

4. Als er geen exclusiviteit is overeengekomen, is er geen grond voor ontbinding wegens wanprestatie. De levering van Deal ‘O Rings aan andere groothandels, is dan immers niet in strijd met enige overeenkomst.

5 Naar het oordeel van de rechtbank heeft geen van beide partijen in dit stadium al aangetoond dat exclusiviteit niet, respectievelijk wel, is overeengekomen. (...)

De stelling van Dael ‘O Ring Toys dat ze met de exclusiviteit die Otto Simon claimt, nooit zou hebben ingestemd omdat die geografisch en in de tijd onbeperkt is, en de stelling dat exclusiviteit altijd in een schriftelijke overeenkomst wordt neergelegd, wordt door Dael ‘O Ring Toys zelf ondermijnd met haar brief van 18 maart 2011 (productie 4 bij dagvaarding). In deze brief biedt Dael ‘O Ring Toys, bij wijze van schikkingsvoorstel, alsnog aan “om in het vervolg ook levering van deze beperkte aantallen aan andere groothandels achterwege te laten”.

Op andere blogs:
Speelgoedrecht (Exclusiviteit? Leg de afspraak vast en vraag om bevestiging)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 augustus 2012, zaaknr, 422692, KG ZA 12-697 (Wiegand AG tegen Logimedical B.V.)

Afgelopen distributieovereenkomst. Slaafse nabootsing. Geen auteursrechtinbreuk op de promotionele afbeeldingen.

Wiegand ontwikkelt en verhandelt o.a. medicijnverdeelwagens (Flexline). Zij heeft met Logimedical een exclusieve distributieovereenkomst die wordt opgezegd. Logimedical ontwikkelt sindsdien medicijnwagens onder het merk EUROMODUUL. Ter promotie van de medicijnwagens heeft zij een folder gebruikt waarin afbeeldingen zijn opgenomen (zie uitspraak, r.o. 2.3 en 2.11).

Naar voorlopig oordeel moeten de Euromoduul-medicijnwagens van Logimedical worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Flexline-medicijnwagens van Wiegand. Deze vordering wordt onder last van een dwangsom toegewezen.

Betreft de afbeeldingen: die stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Deze vordering wordt afgewezen.

Betreft het merkgebruik: Logimedical is, zo is niet in geschil, gerechtigd om het WIEGAND-merk op haar website te gebruiken, omdat zij nog altijd WIEGAND-producten verkoopt en daartegen is geen bezwaar. Het is niet aannemelijk gemaakt dat Logimedical het Wiegandmerk gebruikt (heeft) voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Deze vordering wordt afgewezen. Wel dient zij de aanduiding "exclusief distributeur en partner" te verwijderen van haar website.

4.4. Logimedical heeft naar voorlopig oordeel met haar Euromoduul-medicijnwagens onvoldoende afstand gehouden van de Flexline-medicijnwagens. Niet in geschil is dat het  uiterlijk van de Euromoduul-medicijnwagens en de Flexline-medicijnwagens overeenstemt. Logimedical heeft zelf aangevoerd dat zij zich na de beëindiging van de distributierelatie met Wiegand genoodzaakt heeft gezien snel een "vergelijkbaar product" op de markt te brengen om haar klanten te kunnen behouden. De Euromoduul-medicijnwagens zijn qua vormgeving echter meer dan vergelijkbaar met de Flexline-medicijnwagens. De vormgeving is vrijwel identiek. Gegeven die grote mate van overeenstemming is voorshands voldoende aannemelijk dat daardoor verwarring kan ontstaan in de markt, mede gelet op het feit dat Logimedical tot recent de exclusief distributeur van onder meer de Flexline-medicijnwagens was en zij de Flexline-medicijnwagens nog altijd aanbiedt.

4.5. Het volgens Logimedical belangrijkste verschil, een topblad van roestvrij staal in plaats van sanitized kunststof, kan niet leiden tot een ander oordeel. Tussen partijen staat namelijk vast dat Wiegand haar Flexline-medicijnwagens uitrust met diverse topbladen, waaronder topbladen van roestvrij staal. De overige verschillen die Logimedical heeft genoemd, te weten geborsteld in plaats van glanzend roestvrij staal, iets grotere bumpers en een iets smallere handgreep, zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend. Mede gezien de diversiteit van de op de markt beschikbare medicijnwagens moet voorshands worden aangenomen dat Logimedical op veel meer onderdelen evengoed een andere weg had kunnen inslaan.

4.6. Het betoog van Logimedical dat zij genoodzaakt was om op korte termijn een alternatief product te ontwikkelen voor haar klanten omdat Wiegand de distributierelatie onregelmatig heeft beëindigd, moet worden gepasseerd. De gestelde onregelmatige beëindiging rechtvaardigt naar voorlopig oordeel niet dat Logimedical een slaafse nabootsing van producten van Wiegand op de markt brengt. Daar komt bij dat in dit kort geding niet kan worden uitgegaan van een onregelmatig beëindiging van de distributierelatie omdat Logimedical in de settlement agreement van 28 november 2011 heeft ingestemd met de voorwaarden waaronder de distributierelatie is beëindigd.

Afbeeldingen
4.8. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van een auteursrechtinbreuk met betrekking tot de afbeeldingen die Logimedical gebruikt in haar folder. Die afbeeldingen stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Daarbij staat voorop dat de overeenstemming ten minste gedeeltelijk wordt verklaard door het feit dat het gaat om afbeeldingen van een nagenoeg identiek product, te weten de medicijnwagens van Wiegand en Logimedical, en dat die afbeeldingen eenzelfde doel dienen, te weten het tonen van specifieke details van dat product in reclamemateriaal. Daarnaast heeft Logimedical gewezen op een aantal verschillen tussen de afbeeldingen, zoals het gebruik van andere kleuren, andere uitsnijdingen en het gebruik van een gespiegelde weergave. Mede gelet op het feit dat Wiegand niet heeft toegelicht wat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar afbeeldingen zijn, is van inbreuk naar voorlopig oordeel geen sprake.

Merkgebruik
4.10. Naar voorlopig oordeel is evenmin sprake van merkinbreuk. In dit verband staat voorop dat niet in geschil is dat Logimedical gerechtigd is om het WIEGAND-merk te gebruiken op haar website, omdat Logimedical nog altijd WIEGAND-producten verkoopt. Op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft Wiegand ook bevestigd dat zij daar geen bezwaar tegen heeft. Het probleem is volgens Wiegand dat Logimedical het Wiegandmerk ook heeft gebruikt voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Dat laatste heeft Wiegand echter voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 393217 / HA ZA 11-1371 (JMQ Trading B.V. tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Royaltyvergoeding in het octrooirecht. In het tussenvonnis [red. IEF 11165] heeft de rechtbank overwogen dat JMQ recht heeft op royalty's waarbij JMQ ten minste recht heeft op €25.000 per contractjaar. De rechtbank stelt vast welk bedrag Beckers aan JMQ dient te voldoen.

Beckers heeft de stellingen niet weersproken, behalve ten aanzien van de verschuldigde royalty over het contractjaar waarin de overeenkomst is ontbonden. De minimum verkoopvolumegarantie van €25.000 aan royalty's dient vanwege die beëindiging naar evenredigheid te worden verminderd. De rechtbank wijst een totaalbedrag toe van €106.562,43 (€12.543,65 vermeerderd met 3 maal €25.000 en met €19.027,78). Ook wordt succesvol de wettelijke rente per 1 augustus van ieder kalenderjaar gevorderd.

Lees de grosse HA ZA 11-1371

Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2012, LJN BX4955 (eiser tegen BeFrank PPI N.V.)

Het pitchen van een reclameconcept en -strategie. Een pitch wordt gekwalificeerd als een contractueel aanbod. Er zitten geen IE-Rechten op een pitch. Er is ook geen bijzondere omstandigheid dat in strijd met maatschappelijk verkeer onbeschermde IE-rechten zijn gebruikt.

BeFrank PPI N.V. is een premiepensioeninstelling (PPI). Zij voert pensioenregelingen uit en bouwt pensioenvermogen op, maar draagt niet zelf het risico; het risico wordt gedragen door een verzekeraar. Eiser heeft een zogenoemd Communicatie- en Creatieadvies aan BeFrank gepresenteerd. Wat betreft intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van de pitch van wordt niet beschermd door regels omtrent de bescherming van intellectueel eigendom (IE).

Eiser voert aan dat deelnemers aan een pitch vogelvrij zijn, en dat het denkbaar is dat bijzondere omstandigheden maken dat het gebruik maken van onbeschermde intellectuele voortbrengselen in een bepaald geval wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig. Zulke bijzondere omstandigheden zijn in casu echter niet gesteld en ook niet gebleken. De vorderingen worden afgewezen.

3.2. (...) Subsidiair stelt [handelsnaam] dat het handelen van BeFrank als onrechtmatig moet worden beschouwd. Immers, als het zou zijn toegestaan om (onderdelen van) een pitch-voorstel vrijelijk te gebruiken, dus zonder dat daarvoor van de desbetreffende niet-winnende pitcher toestemming is verkregen, dan zou dat betekenen dat deelnemers aan een pitch vogelvrij zijn, in die zin dat zij geen enkele bescherming van hun (werk)kapitaal genieten, dat voor het belangrijkste deel bestaat uit de door hen aangedragen ideeën en merk- en communicatiestrategieën. Dit kan niet het geval zijn, en door zonder toestemming van [handelsnaam] gebruik te maken van (onderdelen van) het Communicatie- en Creatieadvies handelt BeFrank dan ook in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig jegens [handelsnaam].

4.5.  De inhoud van de pitch van [handelsnaam] wordt – en partijen hebben hierover ook geen verschil van mening – niet beschermd door regels omtrent de bescherming van intellectueel eigendom (IE). Voor ideeën, zoals vervat in de pitch van [handelsnaam], heeft de wetgever geen bescherming willen bieden, in de zin van het toekennen van exclusieve en afdwingbare rechten op dergelijke ideeën. Deze keuze van de wetgever en het concrete resultaat daarvan – de inhoud van de pitch van [handelsnaam] is niet beschermd – maakt dat het (eventuele) gebruik van de ideeën van [handelsnaam] door BeFrank in beginsel niet in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Als dat anders was, zou dat immers in feite een verruiming van de door de wetgever afgebakende bescherming uit de IE-wetgeving betekenen. Denkbaar is dat bijzondere omstandigheden maken dat het gebruik maken van onbeschermde intellectuele voortbrengselen in een bepaald geval wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig. Zulke bijzondere omstandigheden zijn in casu echter niet gesteld en ook niet gebleken.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Rechtbank Amsterdam: pitch niet beschermd)
Quafi (Uitspraak: inhoud van een (elevator) pitch niet beschermd door het IE-recht)
SOLV (De juridische kwalificatie van een pitch)

Vzr. Rechtbank Arnhem 16 augustus 2012, LJN BX4908 (Lusaro b.v. c.s. tegen Tonli beheer b.v.)

Samenwerkingsovereenkomst. Vordering tot opheffing van het gelegde executoriale derdenbeslag en staking executie van de vonnissen van 16 mei 2011 [red. IEF 9796] en 13 juni 2012.

Bij vonnis in kort geding van 16 mei 2011 heeft de voorzieningenrechter eiser veroordeeld tot teruggave aan Lusaro van (het chassis van) de lichtgewicht caravan op straffe van verbeurte van een dwangsom. De vordering tot voorzetting van de samenwerkingsovereenkomst, omdat deze niet rechtsgeldig zou zijn beëindigd, heeft de voorzieningenrechter afgewezen.

Bij eindvonnis: De samenwerkingsovereenkomst is niet rechtsgeldig ontbonden of opgezegd en eiser wordt veroordeeld tot nakoming. De (afzonderlijk) gevorderde dwangsom zal worden afgewezen omdat het ter beschikking stellen van de neuswielmodule wordt beschouwd als een element van de voortzetting van de samenwerking, waartoe [eiser] c.s. reeds op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld. Gezien het feit dat aan deze veroordeling (aparte dwangsom voor niet ter beschikking stellen van de neuswielmodule) niet separaat een dwangsom is verbonden, is gezien het enkele feit dat de neuswielmodule nog niet is teruggegeven niet per se een dwangsom verbeurd. Dit aspect dient te worden betrokken bij de vraag of aan de veroordeling tot voortzetting van de samenwerking is voldaan.

Het feitencomplex zorgt er voor dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter er onvoldoende zekerheid bestaat dat er tot op heden dwangsommen zijn verbeurd. Dit leidt er toe dat de executie van het vonnis zal worden geschorst. Weliswaar heeft [eiser] c.s. geen schorsing maar staking van de executie gevorderd, maar in de vordering tot staking ligt het mindere, schorsing, besloten. Voor een bevel tot staking van de executie bestaat anderzijds namelijk ook onvoldoende grond. Het is niet zo evident dat er geen dwangsommen zijn verbeurd dat [gedaagde] c.s. alleen al op grond daarvan misbruik van bevoegdheid maken door de executoriale beslagen te handhaven. Het onder de Provincie Gelderland gelegde derdenbeslag worden opgeheven.

4.14.  Er staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter met onvoldoende mate van zekerheid vast dat een bodemrechter zal oordelen dat [eiser] c.s. met de door hem verrichte handelingen niet aan het gebod tot voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst heeft voldaan en daarom dwangsommen heeft verbeurd. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. In het vonnis van 13 juni 2012 is overwogen (ro. 3.6.) dat de partijen zich zullen moeten bezinnen op de vraag hoe uitvoering kan worden gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Lusaro 2, voortzetting van Lusaro 1’ nu het subsidiebesluit van 9 september 2010 is gewijzigd door dat van 9 juni 2011. [eiser] c.s. heeft gesteld dat verdere samenwerking slechts mogelijk is indien de subsidieverstrekkende autoriteit daar haar medewerking aan verleent. Die stelling is niet gemotiveerd betwist zijdens [gedaagde] c.s., sterker nog, deze heeft verklaard dat het in 2010 aan hem verstrekte voorschot was verbruikt en daarmee in wezen bevestigd dat aanvullende subsidie zou dienen te worden verstrekt. Dat [eiser] c.s. voorstelt zich te richten op een wijzigingsverzoek aan de Management Autoriteit is in dat licht voorstelbaar. Met [gedaagde] c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat het aan [eiser] is om nadere informatie over de stand van zaken in het project te verstrekken, althans meer informatie dan het overzicht van 13 juli 2012, doch het gegeven dat [eiser] c.s. deze informatie nog niet heeft verstrekt, is onvoldoende voor het oordeel dat [eiser] c.s. in ernst niet kon betwijfelen dat wat hij deed onvoldoende was. Daarbij wordt tevens in overweging genomen dat een veroordeling tot voortzetting van de samenwerking in zekere mate een duurkarakter heeft, dat duidelijk is dat voor effectuering van de samenwerking nog nader overleg tussen de partijen nodig was, dat de bestreken periode de zomerperiode betreft waarin zowel de advocaat van [gedaagde] c.s. als die van [eiser] c.s. als [eiser] zelf met vakantie gingen en dat de eerste bespreking – van 9 juli 2012 – in ieder geval in overleg met de advocaat van [gedaagde] c.s. op die datum is gepland.

4.15.  Een en ander leidt er toe dat naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende zekerheid bestaat dat er tot op heden dwangsommen zijn verbeurd. Dit leidt er toe dat de executie van het vonnis zal worden geschorst. Weliswaar heeft [eiser] c.s. geen schorsing maar staking van de executie gevorderd, maar in de vordering tot staking ligt het mindere, schorsing, besloten. Voor een bevel tot staking van de executie bestaat anderzijds namelijk ook onvoldoende grond. Het is niet zo evident dat er geen dwangsommen zijn verbeurd dat [gedaagde] c.s. alleen al op grond daarvan misbruik van bevoegdheid maken door de executoriale beslagen te handhaven.

4.16.  De schorsing van de executie van de dwangsommen zal in zoverre worden toegewezen, dat schorsing van de executie van de dwangsommen tot en met de datum van dit vonnis zal worden bevolen. Voor een verdergaande veroordeling voor wat betreft de toekomst bestaat geen grond. Voor een veroordeling op straffe van een dwangsom is geen aanleiding. Aangenomen moet worden dat dit vonnis voldoende waarborg vormt dat de executerend deurwaarder alvorens daarover in een bodemprocedure is beslist niet tot executie van dwangsommen tot en met de datum van dit vonnis over zal gaan.

Beslag
4.17. Dan de vordering tot opheffing van de beslagen. Het beslag onder de provincie Gelderland zal worden opgeheven, aangezien namens [gedaagde] c.s. ter zitting is verklaard dat hij gezien het belang van ook [gedaagde] c.s. bij de voortgang van het project met opheffing daarvan kan instemmen. Weliswaar is zijdens [gedaagde] c.s. gesteld dat hij dan de voorkeur zou geven aan een geclausuleerde opheffing (alleen voor de vorderingen op de provincie die betrekking hebben op het project Lusaro II), maar ook met algehele opheffing kon hij instemmen, zo heeft de voorzieningenrechter begrepen. Nu hiervoor reeds is geoordeeld dat [gedaagde] c.s. geen misbruik van bevoegdheid maakt, is voor de opheffing van de overige beslagen geen grond. Dat [eiser] c.s. daardoor zwaar in hun belang worden getroffen en dat de voortgang van het project daardoor in gevaar komt – zoals zij stellen – maakt op zich niet dat [gedaagde] c.s. misbruik van bevoegdheid maakt.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 augustus 2012, LJN BX4508 (Dr. Media tegen C)

Managementovereenkomst artiest/zanger Gers Pardoel (media). Nakoming contractuele verplichting, geen stilzwijgende verlenging van de overeenkomst. Schuldeisersverzuim; conservatoir beslag; overdracht van informatie en domeinnamen. Vordering over en weer tot nakoming van een contractuele verplichting.

Dr. Media heeft middels een persbericht uit doen gaan waarin o.a. staat "Sinds 1 juli j.l hebben wij als DR.MEDIA artist management in goed overleg de samenwerking met artiest [C] beëindigd." Hieruit kan worden afgeleid dat er instemming was met de zijdens gedaagde gewenste beëindiging van de overeenkomst en heeft gedaagde geen wanprestatie gepleegd door een overeenkomst te sluiten met een nieuwe manager. Eiser vordert overlegging van financiële bescheiden, een voorschot op de schadevergoeding ex 6:74 BW van €65.000 voor de betaling van inkomsten uit optredens die reeds voor beëindiging van de managementovereenkomst waren geboekt en eveneens op de inkomsten voortvloeiend uit anderszins gedurende de looptijd van de overeenkomst gemaakte afspraken.

5.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het beroep van Dr. Media op het bepaalde in artikel 10.1 van de Overeenkomst ongegrond. In artikel 9 is bepaald dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en dat deze na die periode “stilzwijgend” zal overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een redelijke uitleg van deze bepaling brengt met zich dat ingeval [C] aangeeft dat hij de overeenkomst niet wenst te verlengen (zoals hij op 18 februari 2011 gedaan heeft, zie 2.3) deze alsdan niet “stilzwijgend” wordt voortgezet. Daar komt bij dat uit de uitlatingen van Dr. Media jegens [C] en naar derden toe, zoals weergegeven onder 2.4 en 2.5, kan worden afgeleid dat Dr. Media heeft ingestemd met de door [C] gewenste beëindiging. Deze beëindiging laat uiteraard onverlet dat partijen gehouden zijn tot nakoming van de gedurende de looptijd van de overeenkomst ontstane verplichtingen.

Deze verplichtingen liggen met name op het financiële vlak. De voorzieningenrechter acht voor volledige toewijzing hiervan nader onderzoek noodzakelijk (waarvoor kort geding procedure zich niet leent). Geen opheffing van conservatoir beslag. [C] moet wel een voorschot van bijna 14.000 euro betalen Dr. Media moet twee domeinnamen zonder restricties overdragen.

5.11.  Nu het over en weer gaat om de nakoming van een contractuele verplichting zijn de vorderingen, met inachtneming van het voorgaande, toewijsbaar. De voorzieningenrechter merkt hierbij het volgende op.

5.12.  Ter terechtzitting is de indruk ontstaan dat geen van partijen een volledig inzicht heeft in het zakelijke deel van de financiële administratie van [C]. Ook is niet weersproken dat [C] voor het verstrekken van informatie afhankelijk is van derden, zoals BUMA/Stemra, en dat deze organisaties de benodigde informatie eerst enige tijd na afloop van een bepaald tijdvak beschikbaar stellen. Het komt de voorzieningenrechter raadzaam voor dat ieder van partijen aan de ander duidelijk maakt over welke stukken zij beschikt en welke stukken haars inziens nog ontbreken. Alsdan wordt duidelijk op welke wijze [C] kan voldoen aan de jegens hem uit te spreken veroordeling in conventie en kan Dr. Media een volledige verantwoording afleggen van het gevoerde beheer. Aangezien dit thans nog onvoldoende duidelijk is zal, mede ter voorkoming van onnodige executiegeschillen, vooralsnog aan de voorafgaande veroordelingen geen dwangsom worden verbonden. Mocht op enig moment blijken dat [C] niet aan de jegens hem uitgesproken veroordeling voldoet dan kan Dr. Media alsnog overlegging van alsdan concreet te benoemen stukken vorderen, waaraan dan desgewenst een dwangsom kan worden verbonden. In het omgekeerde geval kan [C] zo nodig in rechte aangeven waarin Dr. Media ten aanzien van de jegens haar uitgesproken veroordeling in gebreke is gebleven en nakoming (op straffe van een dwangsom) daarvan vorderen.

5.13.  Dr. Media vordert in de tweede plaats betaling van € 65.000,-. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

5.14.  Dr. Media grondt haar vordering primair op wanprestatie van [C], welke er in bestaat dat hij met een nieuwe manager in zee is gegaan. Hiervoor onder 5.6 is reeds weergegeven dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de overeenkomst op 15 juni 2011 is geëindigd. [C] heeft derhalve geen wanprestatie gepleegd door nadien een overeenkomst met een andere manager te sluiten. De primaire vordering zal daarom worden afgewezen.

6.8. bepaalt dat Dr. Media binnen tien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2] zonder enige restrictie, waaronder begrepen het verlangen van enige vergoeding, worden overgedragen aan [C] door een verzoek daartoe te richten aan de Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN) en deze overdracht binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis daadwerkelijk te realiseren;

6.9. bepaalt dat Dr. Media uiterlijk tien werkdagen na betekening van dit vonnis de originele exemplaren van de namens [C] met de Vereniging Buma, de Stichting Stemra, Top Notch Music V.O.F. en Universal Music Publishing B.V. gesloten overeenkomsten aan de raadsman van [C] over dient te dragen;

Op andere blogs:
Artiestenmanagers en goodwill (DeVos blog)