Contracten  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, KG ZA 12-337 (Diadora Sport tegen Sport Illimitato Gruppo)
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juli 2010, KG ZA 10-401 (Sport Illimitato Gruppo tegen Diadora Sport)

Uitspraken ingezonden door Simon Dack en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Licentieovereenkomst. Beslag op merkenrechten. Executiekortgeding waarin SIG wordt verboden haar eerdere vonnis uit 2010 te executeren, omdat zij geen licentievergoedingen meer heeft betaald en de overeenkomst alsnog tussentijds werd opgezegd.

Diadora is houdster van internationaal beeldmerk en gemeenschapsmerk ook wel 'forked badge device' genoemd.

SIG had een exclusieve licentie voor het in Nederland distribueren van kleding en schoenen. In een eerder kort geding in 2010, voerde SIG succesvol aan dat de distributieovereenkomst het faillissement van oude Diadora had overleefd, en dat de nieuwe eigenaar van het merk, Diadora Sport, gebonden was aan de overeenkomst.

Achtergrond van het executiegeding was dat SIG stelde dat Diadora Sport zich niet aan het vonnis hield en dat er dwangsommen waren verbeurd. SIG heeft zelf de afname van goederen en betaling van licentievergoedingen aan Diadora Sport opgeschort. Diadora vordert in dit executiegeding aan dat de beslagen worden opgeheven en dat aan SIG verboden wordt om verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het vonnis uit 2010. De voorzieningenrechter heft de beslagen op en overweegt dat SIG geen rechtmatig belang heeft bij (verdere) executie, nu de overeenkomst alsnog door Diadora Sport rechtsgeldig is beëindigd onder Italiaans recht per 30 maart 2011. Er wordt een verbod opgelegd voor de executie van het vonnis van 8 juli 2010.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Verbod op (toekomstige) executie
4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom
4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van € 10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, 27 april 2012, LJN BW4423 (eisers tegen Mageko v.o.f. c.s.)

Als randvermelding. Beëindiging opdrachtovereenkomst en de afgifte van (digitale werk)tekeningen. Retentierecht.

Tussen partijen is een opdrachtovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een machine (PROTO) waarin is opgenomen dat gedaagden digitale gegevens (ontwerp) als ook de producten zal vervaardigen en de fysieke machinebouw zou uitvoeren. Een aantal facturen zijn betaald. Eisers hebben de opdracht schriftelijk opgezegd en vorderen nu de afgifte van zaken en actuele digitale en fysieke ontwerptekeningen en de tot en met productie-detailniveau uitgewerkte werktekeningen.

De vordering wordt afgewezen, behoudens de zaken waar omtrent gedaagden hebben verklaard dat definitieve detailtekeningen reeds (bijna) gereed zijn. Er is geen aanleiding voor een dwangsom.

5.11.  De onderhavige vordering zal derhalve worden afgewezen, behoudens ten aanzien van die zaken waar omtrent [gedaagden] c.s. zich ter zitting bereid hebben verklaard om de definitieve detailtekeningen, reeds gereed dan wel nog als zodanig te maken uit de concepttekeningen, met uitsluiting van die betreffende de stapelaar en de driehoeksvouwer – waarvoor [eisers] c.s. niet hebben betaald – af te geven. Voor het bepalen van een dwangsom in verband hiermee ziet de rechtbank geen aanleiding.

Interessant is de combinatie van opdracht en de zelf ingebrachte zaken voor uitvoering van die opdracht:

5.6.  [gedaagden] c.s. hebben aangevoerd dat omtrent de door [eisers] c.s. zelf ingebrachte zaken niets is geregeld in de overeenkomst. Dit komt de voorzieningenrechter juist voor: deze zaken betreffen immers noch gegevens noch door [gedaagden] c.s. geproduceerde zaken, waarvoor gefactureerd kon worden. In zoverre kan voor de gevorderde afgifte van lijnunit, bandtransporteur en lijmsysteem geen titel worden ontleend aan de overeenkomst van opdracht. [gedaagden] c.s. beroepen zich ter zake op het retentierecht van artikel 6:52 BW.

5.8.  De voorzieningenrechter acht deze discussie voor het beoordelen van de vordering tot afgifte niet van doorslaggevende betekenis. Hieraan gaat namelijk vooraf de vraag of [gedaagden] c.s. met recht een beroep kunnen doen op een retentierecht als bedoeld in artikel 6:52 BW en wel voor alle door [eisers] c.s. opgeëiste zaken. Ingevolge dit artikel is een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter acht deze samenhang in dit geval voldoende gegeven. De norm die in dit verband aan de orde is, is of [eisers] c.s. in strijd handelen met de redelijkheid en billijkheid door afgifte van zaken op te eisen zonder zelf te presteren in het kader van de verbintenis.

HR 27 april 2012, LJN BV1301 (De Beeldbrigade/X) en LJN BV1299 (X/Bell Microproducts)

Als randvermelding vanwege het auteursrechtelijke element rondom software. Verschenen op ITenRecht onder IT 767. De Hoge Raad heeft bij arrest van 27 april 2012 geoordeeld over een sedert lang omstreden kwestie: de toepasselijkheid van titel 7.1 (inzake de koopovereenkomst) op standaardsoftware.

"Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download." (r.o. 3.5).

De Cassatieblog voegt hieraan toe:

Komt het leveren van software neer op het leveren van een zaak of een vermogensrecht? Je zou kunnen redeneren dat de drager (dvd, usb-stick, etc.) inclusief de software in de vorm van elektromagnetische data die daarop is vastgelegd, een stoffelijk object is dat voor menselijke beheersing vatbaar is, en daarmee een zaak in de zin van art. 3:2 BW. Maar dat is bij software niet het hele verhaal. Een computerprogramma is ook een voortbrengsel van de menselijke geest en als zodanig beschermd door het auteursrecht. Dat betekent ook dat software zonder toestemming van de rechthebbende niet verveelvoudigd mag worden, maar verveelvoudiging is precies wat er gebeurt wanneer een programma bijvoorbeeld wordt geïnstalleerd, geladen of uitgevoerd (vergelijk art. 45i Auteurswet). Bij de aanschaf van software is daarom ook altijd sprake van het (impliciet of expliciet) verkrijgen van een gebruiksrecht, en dat recht is in elk geval geen zaak in de zin van art. 3:2 BW.

Verder van IT 767. De beslissing heeft alleen betrekking op standaardsoftware.

"3.5 In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de toepasselijkheid van de kooptitel niet is beperkt tot de koop van zaken volgens de begripsomschrijving van art. 3:2 BW. Uit art. 7:47 BW, waarin is bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op vermogensrechten, blijkt dat de wetgever de kooptitel van toepassing heeft geacht op alle goederen als bedoeld in art. 3:1 BW, en dus aan die titel een ruim bereik heeft willen geven wat betreft het voorwerp van de koopovereenkomst. Voorts is van belang dat een overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcomputerprogrammatuur - op een gegevensdrager of via een download - voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaffen dat geïndividualiseerd is en waarover hij feitelijke macht kan uitoefenen. Dit alles pleit voor toepasselijkheid van de kooptitel op een zodanige overeenkomst.

Deze toepasselijkheid is ook wenselijk omdat de kooptitel een uitgewerkte regeling geeft inzake conformiteit, klachtplicht en verjaring, en omdat met die toepasselijkheid de rechtspositie van de koper wordt versterkt (met name in het geval van consumentenkoop en koop op afstand). In al deze opzichten bestaat geen aanleiding de aanschaf van standaardsoftware te onderscheiden van de koop van zaken en vermogensrechten.

Van belang in dit verband is voorts de afdeling over koop op afstand. Uit art. 7:46d lid 4, aanhef en onder c, BW moet worden afgeleid dat deze afdeling mede van toepassing is op computerprogrammatuur, en wel zonder dat daartoe de omschrijving van het voorwerp van de koopovereenkomst specifiek voor deze afdeling is uitgebreid. Daarom zou het ongerijmd zijn indien niet ook de aanschaf van computerprogrammatuur die niet op afstand is verricht, als koop in de zin van titel 7.1 zou worden gekwalificeerd. Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download. "

De beslissing in het arrest is overigens wel beperkt tot uitsluitend de vraag of de kooptitel (en in het bijzonder de toepasselijke verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW) van toepassing is.

"Niet aan de orde is derhalve de goederenrechtelijke aard van software, en evenmin de kwalificatie van (de titel van verkrijging van) de gebruiksrechten die bij de aanschaf van de software worden verkregen." (r.o. 3.4)

Zie voor het gelijkluidende oordeel in de vrijwaringszaak over koop ten behoeve van doorlevering HR 27 april 2012, LJN BV1299. Zie voor het arrest van het Hof (Hof Amsterdam 1 juni 2010, LJN BM6320) dat in deze zaak aan de orde was tevens IT 16.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 april 2012, KG ZA 12-198 (Infostrada tegen S. c.s. h.o.d.n. Coolbreeze)

Opdracht registratie domeinnaam. Infostrada legt zich toe op onder meer internationale vermarkting van sportrechten en de productie, distributie en publicatie van sport media content. S. was als freelancer werkzaam voor Infostrada en had als opdracht o.a. het opzetten en begeleiden van mediaprojecten. Voor één van de belangrijkste klanten KNHS was S. betrokken bij het online platform paardensport.tv en heeft daarom in opdracht de domeinnaam aangekocht.

S. heeft - zie de e-mailcorrespondentie - het geld voor de registratie ontvangen, maar heeft de domeinnaam niet overgedragen. S. is contractueel gebonden de domeinnaam over te dragen aan opdrachtgever KNHS en wordt daartoe veroordeeld.

4.2 (...) Uit dat bericht volgt dat de registratie van het domein en de hosting geen deel uitmaken van de overeenkomst. S. stelt dat hij er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij het domein op eigen naam had geregistreerd en dat hij ook gewoon de jaarlijkse kosten heeft voldaan.

4.3. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter partijen voorgehouden dat er in deze geen sprake is van een concrete schriftelijke overeenkomst maar dat de inhoud van de overeenkomst moet worden afgeleid uit de verklaringen van partijen en met name de beschikbare email correspondentie. De door partijen gegeven uitleg en ook de daarop gebaseerde vordering van Infostrada is op onderdelen niet in lijn met deze correspondentie.

4.5. De uitleg die S. c.s. geeft aan de e-mail van 11 april 2008 is naar voorlopig oordeel ook onaannemelijk. Uit die mail volgt juist dat S. de Domeinnaam heeft aangekocht voor de KNHS. Dat de kosten voor registratie en hosting nog niet zijn gefactureerd is begrijpelijk in het licht van het gegeven dat S. de Domeinnaam niet heeft overgedragen aan de KNHS. In werkelijkheid heeft hij immers de domeinnaam op zijn eigen naam geregistreerd en heeft als houder de site onder die domeinnaam doen hosten.

4.6. De voorzieningenrechter heeft dan ook ter zitting het voorlopig oordeel uitgesproken dat S. contractueel gebonden is de Domeinnaam over te dragen aan de KNHS.

Op andere blogs:
DomJur

Conclusie AG HvJ EU 24 april 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof, Duitsland.

Herpublicatie van IT 763. Gebruikte software, tweedehands softwarelicenties, begrip "rechtmatige verkrijger".

In steekwoorden: Uitleg van artikel 4, lid 2, eerste alinea, en van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 111, blz. 16). Downloaden van internet, op basis van een softwarelicentie en met toestemming van de rechthebbende, kopieëren van gedownloade computerprogramma’s op een gegevensdrager. De vraag of een beroep op uitputting kan worden gedaan terzake van het recht van de rechthebbende om controle uit te oefenen op de verdere distributie van kopieën van het computerprogramma. Handel in „tweedehandse” softwarelicenties van programma’s die de eerste verkrijger heeft gedownload. Begrip „rechtmatige verkrijger”.

Conclusie AG:

„1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moet aldus worden uitgelegd dat het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie heeft overgedragen.

Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden aangemerkt, elke beschikbaarstelling in de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van een kopie van een computerprogramma voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen betaling van een vaste prijs.

2) De artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht van de kopie van een computerprogramma de tweede verkrijger dit programma niet met een beroep op de uitputting van het recht op distributie van deze kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie gewist of gebruikt hij deze niet meer.”

Op andere blogs:
IPKat (UsedSoft: "Would they have wiped their own? " Bot advises CJEU)

Hof 's-Gravenhage 17 februari 2009, zaaknr. 105.001.165 (Princo tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.)

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Voorafgegaan door IEF 8290, IEF 4060. Nog niet eerder gepubliceerd, maar belangrijk voor de 843a Rv-jurisprudentie. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking.Vanwege een door de Europese Commissie aan Philips toegezonden comfort letter is daarvan in dit geval geen sprake. Afwijzing vordering.

Tussen partijen geldt een standaard licentieovereenkomst de "CD-WO/MO Disc Agreement" om CD-R's in Taiwan te produceren en wereldwijd te verkopen. In dit incident heeft Princo een exhibitievordering ingesteld waarbij hij, zo gesteld, "een rechtmatig belang bij de gevraagde informatie [heeft], omdat deze relevant is voor de beoordeling van het onderhavige geschil (...) terwijl het gaat om een (post)contractuele verhouding tussen partijen."

Princo legt aan haar vordering ten grondslag dat Philips deelt in de licentieopbrengsten en dat het licentieprogramma veelvuldig onderwerp van gerechtelijke procedures is geweest. Daarin ging het om de overeenstemming van het licentieprogramma met het mededingingsrecht.

Artikel 843a Rv spreekt over inzage in bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking, hieronder valt ook de onrechtmatige daad. Aangezien de Commissie aan Philips een comfort letter heeft gezonden, is er geen sprake van strijd met het mededingingsrecht en dus is er geen sprake van een onrechtmatige daad. Voorts is het onvoldoende duidelijk gemaakt waar Princo een afschrift van wenst. Aldus de minister van Justitie bij de behandeling art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Het Hof wijst de vordering van Princo af en veroordeelt Princo in de kosten.

5. Het hof merkt op dat in het hoofdgeding weliswaar de hoogte van de  licentievergoedingen aan de orde is, maar dat de vorderingen, de stellingen en het verweer niet zien op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn. Derhalve zal worden uitgegaan van artikel 843a Rv zonder de wijziging van artikel 1019a Rv.

Bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij is
8. (...) Tussen Princo en Philips heeft een contractuele verhouding bestaan. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, dat heeft geleid tot artikel  1019a in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, valt onder "rechtsbetrekking in artikel 843a Rv tevens onrechtmatig handelen van een partij. zoals hierboven onder 6 is overwogen is aan Philips een comfort letter gezonden. Bij deze stand van zaken gaat het hof er thans van uit dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake van handelen van Philips in strijd met het Europese mededingingsrecht en dus ook niet van onrechtmatig handelen van Philips.
(...)
In dit geval is voorts naar het oordeel van het hof slechts sprake van een vermoeden van Princo (...); voor deze situatie is artikel 843a Rv niet bedoeld. Mitsdien is naar 's hofs oordeel aan het vereiste onder a) niet voldaan.

Bepaalde bescheiden
8. Princo heeft de brieven waarvan inzage althans een afschrift wenst niet met name (of met data) maar slechts met een kenmerk aangeduid. Princo heeft, gelet op de genoemde publicaties, onvoldoende duidelijk gemaakt welke licenties hij op het oog heeft en heeft ook de periode (volgens hem tot 9 februari 2006) niet duidelijk omschreven. Uit vorenstaande publicaties volgt immers dat reeds een comfort letter is verzonden eind juli 2003 na het intrekken van de klachten. Bovendien wordt aangenomen dat artikel 843a Rv geen ruimte biedt voor een "fishing expedition". Dit volgt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot artikel 843a Rv en ook uit de mededeling van de minister van Justitie bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, waarbij de minister erop heeft gewezen dat de exhibitieplicht van art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Derhalve is aan het vereiste onder c) [red. bepaaldheid van bescheiden] niet voldaan.

Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 3 april 2012, LJN BW0811 (CORAM / Geesa tegen [A] UV Techniek B.V.)

Uitleg licentieovereenkomst legionella-douchekoppen. Vernietiging van die overeenkomst op grond van dwaling.

Naar aanleiding van de publiciteit over de legionella-affaire in Bovenkarpsel in 1999 heeft geïntimeerde een ontwerp gemaakt voor een douchekop met een UV-lamp waarmee legionella kan worden bestreden. Geïntimeerde heeft deze uitvinding wereldwijd geoctrooieerd. Zij heeft een prototype van deze douchekop laten maken en een daarop betrekking hebbend informatieblad. Voor de vercommercialisering beschikte ze zelf niet over de juiste kennis, financiële middelen en schaalgrootte om zelf een risicovol ontwikkelingstraject in te gaan.

Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde. Het hof volgt de gestelde beroepen op dwaling, misbruik van omstandigheden en strijd met redelijkheid en billijkheid niet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [met dank aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BW0860].

Verder in citaten:

8.  Naar het oordeel van het hof hebben [appellanten] onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit is af te leiden dat partijen, naast de licentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan die inhield dat [geïntimeerden] dienden bij te dragen in de kosten van de ontwikkeling van de UV handdouche. Voor die stelling is in de gedingstukken geen steun te vinden. Blijkens de gedingstukken, hetgeen door [appellanten] niet is bestreden, was het de taak van [appellante sub 2] om van het geoctrooieerde ontwerp een product te ontwikkelen dat vervolgens door [appellanten] op de markt gebracht zou worden. Door [appellanten] is evenmin bestreden dat partijen daartoe de licentieovereenkomst zijn aangegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het gegeven de strekking van de licentieovereenkomst onduidelijk wat de inhoud van zo'n samenwerkingsovereenkomst was.

11.  Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde.

Dwaling
12.  Het geschil spitst zich voorts toe op de vernietigbaarheid van de licentieovereenkomst. [appellanten] beroepen zich op dwaling.

14.  Uit het informatieblad blijkt voldoende duidelijk dat sprake was van een idee voor een prototype dat is uitgewerkt in de vorm van een productontwerp. Het is eveneens voldoende kenbaar dat de in het informatieblad opgenomen informatie uitsluitend betrekking heeft op het daarin opgenomen prototype. Naar het oordeel van het hof hebben [geïntimeerden] voldoende onderbouwd dat de in het informatieblad opgenomen informatie juist is (zie CvD, pt. 17 - 21).Tegen de achtergrond dat het aan [appellante sub 2] was om het geoctrooieerde productontwerp verder te ontwikkelen, kan niet worden volgehouden dat [appellante sub 2] op grond van de tekst van het informatieblad in de onjuiste voorstelling van zaken is komen verkeren dat de door haar te ontwikkelen UV douche zou voldoen aan de in het informatieblad genoemde (NEN)normen.

19.  Met [geïntimeerden] is het hof van oordeel dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de enkele omstandigheid dat [de bestuurder] in de veronderstelling verkeerde dat [de directeur] akkoord was met de beëindigingsovereenkomst dwaling oplevert, nog daargelaten dat door [appellanten] geen feiten zijn gesteld of gebleken waaruit volgt [geïntimeerden] bij [de bestuurder] de indruk hebben gewekt dat [de directeur] reeds akkoord was. [appellante sub 1] was immers geen partij was bij de beëindigingsovereenkomst waarmee de tussen [geïntimeerden] en [appellante sub 2] gesloten licentieovereenkomst werd beëindigd. Voorts is het hof met [geïntimeerden] van oordeel dat in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden dat [de bestuurder] als directeur van [appellante sub 2] en [de directeur] als directeur van [appellante sub 1] die op haar beurt bestuurder is van [appellante sub 2], elkaar op elkaar op de hoogte houden van hun gesprekken met [geïntimeerden] Ook op die grond faalt een beroep op dwaling.

Redelijkheid & billijkheid
23. (...) Het hof merkt allereerst op dat de rechter bij toepassing van artikel 6: 248 lid 2 BW de nodige terughoudendheid zal moeten betrachten. In dat licht bezien, is het hof van oordeel dat [appellanten], mede gelet op de stellingen van [geïntimeerden] dat het de bedoeling van partijen was dat [appellante sub 2] verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de UV douche en zij verder niets verdiend hebben aan de UV douche door het uitblijven van de exploitatie daarvan, onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die haar beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kunnen dragen. Dit geldt temeer nu het hier een transactie betreft tussen commerciële partijen en "spijt achteraf" geen geslaagd beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid oplevert.

Inhoud licentieovereenkomst
28.  In de licentieovereenkomst wordt niet vermeld of over de eenmalige vergoeding van € 60.000,- BTW is verschuldigd. Op de twee facturen die door [geïntimeerden] krachtens artikel 4 van licentieovereenkomst aan [appellante sub 2] zijn verstuurd, is over het totale bedrag van € 60.000,- BTW in rekening gebracht. Door [appellanten] zijn, mede gelet op het feit dat de facturen zonder protest zijn voldaan, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de door hen voorgestane uitleg kunnen dragen dat over de eenmalige vergoeding geen BTW is verschuldigd. Voorts stuit de desbetreffende vordering af op de verleende finale kwijting. De grief faalt derhalve.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 23 maart 2012, KZ ZA 12-37 (Lubbers Wonen tegen Koninklijke Auping) - LJN BW1035

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx advocaten.

Merkenrecht. Overgang naar een ander distributiestelsel. Opzegging. Auping zal worden geboden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, Lubbers een distributieovereenkomst aan te bieden van het type Select. Auping is gehouden de distributieovereenkomst na aanvaarding door Lubbers onverkort na te komen door het leveren van de collectie tegen de gebruikelijke margeafspraken.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de overgang naar een ander distributiestelsel als zodanig een voldoende zwaarwegende belang kan zijn om een bestaande distributieovereenkomst te beëindigen, mits daarbij aan een aantal voorwaarden is voldaan. Auping heeft besloten over te gaan op een selectief distributiestelsel en heeft daarbij kwantitatieve eisen gesteld. Het stellen van dergelijke eisen is toegestaan, mits een en ander op objectieve criteria berust en niet door willekeur wordt gekenmerkt.

4.9. De voorzieningenrechter komt al met al tot de conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat de door Auping aangevoerde opzeggingsgrond voldoende zwaarwegend is om tot beëindiging van de distributieovereenkomst te leiden.

Op andere blogs:
DeGier|Stam blog (Ik wil mijn distributienetwerk wijzigen. Mag ik in dat geval de overeenkomst met een distributeur beëindigen?)

Rechtbank Zutphen 21 maart 2012, LJN BV9327 (Werzalit GmbH tegen Quick Service)

Merkenzaak. Werzalit Duitsland brengt, onder het merk Werzalit, bouwelementen van kunststof met houtspaander als vensterbanken, balkon- en gevelbekleding, tafelbladen en profielen op zowel de Nederlandse markt als daarbuiten. Quick Service mocht langs andere kanalen dan het dealernetwerk van Werzalit ook producten verkopen. De licentievergoeding wordt, zo luidt de brief van de advocaat, niet gezien als licentievergoeding maar als vergoeding voor de schade die Werzalit Duitsland lijdt als gevolg van merknaaminbreuk.

Het merkrecht op het merk Werzalit is vervallen per 4 augustus 2009. Voor zover dit merkrecht niet is vervallen, geldt dat Werzalit AG & Co merkhoudster is. Quick Service heeft nooit producten die zij heeft afgenomen van Werzalit Oostenrijk als producten van Werzalit Duitsland verkocht. Bovendien is zij nog steeds gerechtigd producten van Werzalit Duitsland te verkopen.

Degene die zich erop beroept dat waren door of met toestemming van de houder in het verkeer zijn gebracht, draagt de bewijslast van deze feiten. Het is aldus niet relevant of Quick Service op de hoogte was van de beëindiging van de licentie overeenkomst. Quick dient de verkoop van Werzalit producten te staken en gestaakt te houden.

Verder in citaten:

5.3.  Degene die zich erop beroept dat waren door of met toestemming van de houder in het verkeer zijn gebracht, draagt de bewijslast van deze feiten. In deze zin ook HvJ 8 april 2003, BIE 2004, 11. Uit deze bewijsregel volgt dat het niet relevant is of Quick Service ervan op de hoogte was dat de licentieovereenkomst tussen Werzalit Duitsland en Quick Service op 1 maart 2007 is geëindigd. Bewijslevering op dit punt voegt dus niets toe, zodat dat achterwege kan blijven.

Dictum:
6.4.  veroordeelt Quick Service de verkoop van Werzalit producten voor zover zij deze heeft afgenomen of afneemt van Werzalit Oostenrijk en/of Topalit GmbH, en het gebruik van de merknaam Werzalit voor die producten, te staken en gestaakt te houden,

6.5.  veroordeelt Quick Service om aan Werzalit Duitsland een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 6.4 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, met een maximum van € 250.000,

6.6.  veroordeelt Quick Service in de proceskosten, aan de zijde van Werzalit Duitsland tot op heden begroot op € 10.655,93,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,