Contracten  

Rechtbank Amsterdam 10 april 2013, Zaaknummer C/13/522119 / HA ZA 12-894 (NL Film & TV tegen Independent Films Distributie)

Uitspraak ingezonden door Sander Dikhoff en Gaico Bos, Bousie advocaten.

Contractenrecht. Filmpraktijk. Geschil tussen producent (NL Film) en distributeur (Independent Films) over het stopzetten van de productie van de film. Welke partij is schuldig aan het afblazen van de film, over de inhoud van de tussen partijen bestaande overeenkomst, over de vraag welke van de partijen is tekortgeschoten in de nakoming ervan, welke van de partijen de overeenkomst kon ontbinden en wie aan wie schade moet voldoen.

Van de inzendende advocaat:
De producent, eiser in conventie, vordert verklaring voor recht dat de distributeur in strijd heeft gehandeld met de tussen partijen bestaande distributieovereenkomst, dat de distributeur onrechtmatig heeft gehandeld en dat de producent de tussen partijen bestaande overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Tenslotte vordert de producent een bedrag van ruim 750.000 Euro vermeerderd met rente.

In reconventie vordert de distributeur verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen partijen wordt gevormd door een licentiecontract aangevuld met nadere afspraken, dat de producent is tekortschoten in de nakoming van de tussen partijen bestaande overeenkomst, dat de producent jegens de distributeur onrechtmatig heeft gehandeld door de film stop te zetten en te pogen de overeenkomst te ontbinden en dat de producent onrechtmatig beslag heeft gelegd. Voorts vordert de distributeur ontbinding van de overeenkomst en betaling van een bedrag van ruim 530.000 Euro vermeerderd met rente.
 
De conventionele vorderingen van NL Film worden afgewezen. “Ten slotte wordt ook de vordering onder 5, tot vergoeding van schade, afgewezen.”
 
Reconventionele vorderingen van Independent Films worden toegewezen. NL Film moet schadevergoeding betalen aan Independent Films. “Nu vast is komen te staan dat NL Film toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst dient zij de schade die Independent als gevolg van de tekortkoming in de nakoming heeft geleden te vergoeden.“

Aangezien de hoogte van de schade tijdens de comparitie niet aan de orde is geweest, krijgt Independent Films de gelegenheid bij akte de schade nader te onderbouwen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 9 april 2013, LJN BZ8218, zaaknr. 200.096.763 (Adventure Bags B.V. tegen Kruidvat Retail B.V.)

Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In navolging van het eindvonnis [IEF 9783]. Algemene voorwaarden. Battle of the Forms. Standaardgarantie. Aansprake op schadeloosstelling voor kosten (vermeend) IE-inbreuken. Het hof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis.

In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. De aanspraak op schadeloosstelling voor kosten, schade en verliezen als gevolg van (vermeende) IE-inbreuken is in de algemene voorwaarden opgenomen.

Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot. De grieven worden afgewezen, het hof bekrachtigt het gewezen vonnis.

In het eindvonnis werd onder meer bepaald:

4.28.  Adventure Bags heeft dergelijk bewijs niet geleverd. Integendeel, navraag door Kruidvat bij Oilily heeft haar geleerd dat Oilily van mening was dat de betreffende Granny’s Scarf-producten wel inbreukmakend waren. Dit heeft ook geleid tot het starten van een bodemprocedure door Oilily tegen Adventure Bags en Kruidvat onder meer met betrekking tot de Granny’s Scarf-producten.

Uit het arrest van het Hof:

4.7 Grief III ziet op wat, naar het hof voorkomt, de kern van het geschil is, te weten: of de artikelen 6 en 7 van de algemene inkoopvoorwaarden in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend zijn, althans dat het in die gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Kruidvat zich op deze bepalingen beroept. Daarbij gaat in het bijzonder artikel 6iii van de algemene inkoopvoorwaarden voor zover deze bepaling Kruidvat jegens Adventure Bags aanspraak geeft schadeloosstelling voor alle kosten, schaden en verliezen die Kruidvat maakt of lijdt als gevolg van (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms(rechten) van derden.

4.9 In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. In zoverre contracteerden partijen samen over "riskante producten", producten die het reële risico met zich brachten dat derden zich daartegen, al dan niet met grond, zouden gaan verzetten. Welk risico volgens Adventure Bags nog werd vergroot doordat het niet ging om een kleine afnemer, maar om Kruidvat dat met de geleverde waren op grote schaal en met veel reclame-inspanningen en tegen een lage prijs zou gaan verkopen.

(...)

4.10. Tegen die achtergrond kan ook niet worden gezegd dat Adventure Bags op een verstrekkend beding in de algemene voorwaarden als artikel 6 niet bedacht hoefte te zijn. Daarbij speelt mede een rol dat partijen naast deze algemene voorwaarden waaronder Kruidvat wilde contracteren, wat zij zoals hiervoor is overwogen ook duidelijk had te kennen gegeven, kennelijk geen specifieke condities zijn overeengekomen, alsmede dat, zo al niet juist is dat de algemene voorwaarden op 14 september 2007 met Klein zijn besproken, in elk geval vaststaat dat Klein de voorwaarden heeft ondertekend en per bladzijde heeft geparafeerd. (...)

Zoals hiervoor is overwogen, bracht de transactie waarin Adventure Bags zich heeft begeven voor beide partijen het risico met zich dat zij zouden worden geconfronteerd met inbreukclaims en dat zij in dat verband kosten zouden moeten maken. Zoals de rechtbank in rov. 4.8 overwoog, was dat risico om (als eerste) te worden aangesproken voor Kruidvat als (grote) verkoper waarschijnlijk nog groter dan voor Adventure Bags. Voor beide partijen geldt voorts dat zij het bedoelde risico weliswaar kunnen beperken door voldoende afstand van bestaande producten te nemen, maar dat zij niet in de hand hebben dat derden zich zullen melden met claims die weliswaar ongegrond of zelfs puur speculatief zijn, maar ter afwering waarvan wel (proces)kosten moeten worden gemaakt (die overigens in de procedures waarom het hier gaat volledig plegen te worden vergoed). Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot.

Lees het vonnis zaaknr. 200.096.763 en LJN BZ8218 (pdf)

Rechtbank Amsterdam 22 februari 2013, LJN BZ6225 (Clubmessage B.V. en GSM Information Network tegen Motricity Inc.)

Contractueel geschil over domeinnaam. Vordering tot overdracht domeinnaam afgewezen, verbod om domeinnaam aan derden aan te bieden of te leveren toegewezen.

ClubMessage (CM) verkoopt zakelijke producten en diensten op basis van een eigen SMS-netwerk. GIN biedt verschillende technische oplossingen op het gebied van mobile messaging en commerce. CM is sinds medio 2012 enig aandeelhouder van GIN. CM vordert om Motricity te bevelen de registratie van de Domeinnaam en alle andere domeinnamen die op grond van de Share Purchase Agreement zijn overgegaan. Weliswaar heeft Motricity de opdracht aan SEDO om de Domeinnaam op de veiling te koop aan te bieden ingetrokken, maar dat biedt op zichzelf geen garantie dat deze niet aan een derde zal worden verkocht.

De voorzieningenrechter verbiedt Motricity de domeinnaam aan te bieden en/of te leveren aan derden, totdat in een bodemprocedure ten aanzien van de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist.

4.15.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
Bovendien lijkt de definitie in Schedule 1 een onduidelijkheid te bevatten, in die zin dat daarin melding wordt gemaakt van intellectual property rights “owned by the Company (GIN) as set out in Annex 8.1”, terwijl volgens eerdergenoemde brief (2.2) de daarin vermelde domeinnaam gin.nl als “owned by Motricity” wordt aangeduid, hetgeen door Motricity niet is tegengesproken.
In lid 3 is vervolgens bepaald dat de transactie geen gevolgen heeft voor een eventueel gebruiksrecht van GIN op enig intellectueel eigendomsrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient dit zo te worden gelezen dat (ook) als gebruik wordt gemaakt van een andere domeinnaam door GIN dan de in annex 8.1 vermelde domeinnamen, een dergelijk gebruik door de overname niet zou kunnen worden beperkt. De stelling van Motricity dat artikel 8 lid 3 alleen zou zien op software en niet op andere intellectuele eigendomsrechten is, gezien de tekst daarvan en het hiervoor overwogene, onvoldoende onderbouwd.

4.13.  Daar komt bij dat CM c.s. terecht heeft gesteld dat het op grond van het bepaalde in artikel 21 van de SPA op de weg van Motricity had gelegen om het al dan niet overdragen en/of blijven gebruiken van de Domeinnaam door CM c.s. tijdens de onderhandelingen ter sprake te brengen. Aannemelijk is immers dat het niet overdragen, althans het niet meer kunnen gebruiken van de Domeinnaam tot aanpassing van de koopprijs zou hebben kunnen leiden, ervan uitgaande dat CM c.s. het gebruik van de Domeinnaam daadwerkelijk zou willen voortzetten. Voorshands bestaat onvoldoende aanleiding om in dit kort geding van het tegendeel uit te gaan.

4.14.  Voor zover Motricity de (overdracht van de) Domeinnaam bewust niet met CM c.s. heeft besproken vanwege de grote commerciële waarde die de domeinnaam – los van GIN, maar in verband met aan de drankindustrie gerelateerde bedrijven – mogelijk vertegenwoordigt, gelet op de prijzen die voor aanverwante domeinnamen zoals whiskey.com en vodka.com zijn betaald, komt dat, in het licht van het voorgaande, voor haar risico. Indien CM c.s. (ook) voornemens zou zijn om de Domeinnaam niet zelf te (blijven) gebruiken, maar aan een derde te verkopen ligt dat mogelijk anders, maar daarvoor bestaan vooralsnog geen aanwijzingen.

4.15.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
 

Rechtbank Amsterdam 20 maart 2013, zaaknummer C/13/525965 / HA ZA 12-1130 (Schafthuizen tegen Uitgeverij Van Oorschot B.V.) - (7Mb!)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam advocaten.

Zie eerder Schafthuizen tegen Van Oorschot. Auteursrecht. Contractenrecht. Wel toestemming ongepubliceerd en gepubliceerd werk. Geen sprake van wilsgebrek door geestesstoornis (depressie). Wet bescherming persoonsgegevens. Privéleven tegenover vrijheid van meningsuiting

Uit hetgeen de rechtbank met betrekking tot de toestemming tot het gebruik van ongepubliceerde werken van Reve heeft overwogen komt naar voren dat Schafthuizen de gelegenheid heeft gehad om de tekst van deel drie van de Biografie in zijn geheel vooraf in te zien en daarbij al die passages te schrappen die hem onwelgevallig waren. Hij heeft dus ook ten aanzien van deel drie van de Biografie de gelegenheid gehad controle te houden over wat er met betrekking tot zijn privéleven in zou worden opgenomen.

In citaten:
4.1. Aan zijn vorderingen legt Schafthuizen samengevat ten grondslag dat het derde deel van de Biografie is gepubliceerd zonder zijn toestemming althans dat een eventuele gegeven toestemming niet de uitdrukking is geweest van zijn wil, omdat hij handelde onder invloed van een stoornis in zijn geestvermogens.
Als auteursrechthebbende op het werk van Reve was hij bevoegd het gebruik van a. ongepubliceerd werk van Reve en b. gepubliceerd werk van Reve toe te staan of niet.
Als betrokkene in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft hij daarnaast de bevoegdheid te verhinderen dat zijn persoonsgegevens zonder zijn toestemming worden verwerkt in een bestand.

Toestemming ongepubliceerd werk?
Naar het oordeel van de rechtbank is aan alle voorwaarden die in de overeenkomst aan de toestemming voor het gebruik van ongepubliceerd werk in deel drie van de Biografie zijn gesteld voldaan en is die toestemming verkregen. (r.o. 4.5)

Toestemming gepubliceerd werk?
De rechtbank is van oordeel dat Van Oorschot c.s. er vanuit mocht gaan dat de toestemming van Schafthuizen niet alleen betrekking had op ongepubliceerd werk, maar ook op gepubliceerd werk. Dat geldt te meer nu Schafhuizen bij het schrappen van passages ook in citaten van gepubliceerd werk heeft geschrapt en daarbij ook delen van gepubliceerd werk heeft laten staan. Hij kan dus niet onwetend zijn geweest dat er in de Biografie ook werd geciteerd uit gepubliceerd werk.

In ieder geval heeft Schafthuizen onvoldoende gesteld om zijn stelling dat de geciteerde gedeelten de grenzen van het citaatrecht van artikel 15a van de Auteurswet zouden overstijgen aannemelijk gemaakt.

Wilsgebrek
4.10 (...) Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Oorschot c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat een eventueel wilsgebrek niet kenbaar was en ook niet kenbaar hoefde te zijn. De omstandigheid dat iemand aan een depressie lijdt zoals uit het interview met de Volkskrant naar voren komt is immers zodanig geen aanwijzing dat iemand niet in staat is zijn belangen naar behoren te waarderen.

Wet bescherming persoonsgegevens
4.14 Met Schafthuizen is de rechtbank van oordeel dat van ondubbelzinnige toestemming zijnerzijds als bedoeld in artikel 8 onder a Wbp geen sprake is geweest. In geen van de contacten die er tussen Schafthuizen en Van Oorschot c.s. zijn geweest is op enig moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp aan de orde gesteld.

De voorwaarden die in artikel 8 Wbp aan de verwerking van persoonsgegevens zijn gesteld zijn echter niet cumulatief, maar alternatief. Dat betekent dat als aan maar één van de voorwaarden is voldaan de gegevens mogen worden verwerkt.
De voorwaarden onder b t/m e spelen in deze zaak geen rol.
Beoordeeld moet worden of de voorwaarde onder f van toepassing is en Van Oorschot c.s. op die grond tot verwerking van de persoonsgegevens van Schafthuizen bevoegd was.(...) het belang van Van Oorschot c.s. is het belang van de publicatie van de Biografie. De Biografie is een uitingsvorm die in artikel 10 van het EVRM een bijzonder bescherming heeft gekregen. Dat door de publicatie op de persoonlijke levenssfeer van Schafthuizen inbreuk wordt gemaakt kan evenmin worden betwist. (...) Schafthuizen kan op voet van artikel 8 EVRM dan ook aanspraak maken op respect voor zijn privéleven.

4.15. Zoals door Van Oorschot c.s. onweersproken is gesteld, is een deel vn de in de Biografie genoemde privéaspecten van het leven van Schafthuizen reeds eerder door met zijn medeweten gepubliceerde werken aan de openbaarheid prijsgegeven. Terecht heeft Schafthuizen daar tegenover gesteld dat die publicatie door Reve of hemzelf werden gecontroleerd en da hij het daarbij zelf in de hand had om te bepalen welke aspecten van zijn privéleven naar buiten kwamen en in welke context dat gebeurde. Die enkele omstandigheid is dan ook niet voldoende om de belangenafweging naar het belang van Van Oorschot c.s. te doen doorslaan.

Uit hetgeen de rechtbank hiervoor met betrekking tot de toestemming tot het gebruik van ongepubliceerde werken van Reve heeft overwogen komt naar voren dat Schafthuizen de gelegenheid heeft gehad om de tekst van deel drie van de Biografie in zijn geheel vooraf in te zien en daarbij al die passages te schrappen die hem onwelgevallig waren. Hij heeft dus ook ten aanzien van deel drie van de Biografie de gelegenheid gehad controle te houden over wat er met betrekking tot zijn privéleven in zou worden opgenomen.

Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank dat met zijn te respecteren belangen in voldoende mate rekening is gehouden en in thans te maken afweging het belang van Schafthuizen niet meer prevaleert boven het belang van Van Oorschots c.s..

Proceskosten in conventie: veroordeelt Schafthuizen in de proceskosten €21.341,73 en €24.824,09 en in reconventie: een bedrag van €8.963,55 en proceskosten €384,00.

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 26 februari 2013, LJN BZ3650 (MKB Developments B.V. hodn MKB Bedrijvenindex tegen CommunicatieTechniek Twente B.V.)

Aquisitiefraude. Logo/Merkgebruik. Registratie MKB Bedrijvenindex op internet. MKB Developments vordert betaling. Kantonrechter wijst vordering af.

CCT heeft een getuige doen horen in het kader van de aan haar opgedragen bewijsopdracht om bedrog te bewijzen: "Ik was niet bekend met de bedrijven Index. Ik ben toen op de site gaan kijken. Ik heb toen gezien dat zij wat in elkaar hadden geprutst. Ze hebben tekst van onze eigen website gehaald en ze hebben een bekend logo gebruikt. Voor die tijd hadden we daar geen registratie. Het logo wat er op stond gebruikte wij al heel lang niet meer. (...) Het logo dat wij hanteren staat op het briefpapier en dat is groen. En op internet is het een wat breder logo met wat meer gegevens. Het logo dat op de wensite is gebruikt was blauw."

Naar het oordeel van de kantonrechter is CTT geslaagd in de aan haar opgedragen bewijsopdracht. De heer [B] dacht dat hij een formulier tekende, waarmee hij een registratie op het internet beëindigde. Hij heeft het faxbericht niet gelezen. Hij vertrouwde op de telefonische informatie die hij van MKBD had gekregen. Door het gebruik van de term ‘MKB’ had de heer [B] geen reden om aan die telefonische informatie te twijfelen. CTT had dus niet de wil om met MKBD een overeenkomst aan te gaan. De door de heer [B] gezette handtekening hield derhalve geen aanvaarding van het schriftelijke aanbod van MKBD in. Het schriftelijk aanbod kwam niet overeen met hetgeen partijen mondeling hadden besproken.

Er was dus sprake van bedrog. De heer [B] ging ook geen overeenkomsten aan namens CTT. Bij CTT ontbrak de wil om het schriftelijk aanbod van MKBD te aanvaarden. Er is derhalve geen rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Dat er sprake was van een misverstand heeft CTT, gezien ook de kerstperiode, binnen een redelijke termijn aan MKBD kenbaar gemaakt. Op 22 of 23 december 2010 kwam CTT erachter dat er wat was misgegaan, omdat zij op die datum een factuur van MKBD had ontvangen. Tussen kerst en oud & nieuw werd er niet of nauwelijks gewerkt bij CTT. Bij brief van 4 januari 2011 heeft CTT aan MKBD bericht dat er sprake was van miscommunicatie.

2.6.  De kantonrechter zal op grond van het bovenstaande de vordering van MKBD afwijzen. De kantonrechter heeft bij deze beoordeling tevens laten meewegen dat MKBD geen overleg heeft gevoerd over de wijze waarop de registratie op het internet zou plaatsvinden. Dit heeft de heer [B] verklaard. Ook de heer [K] heeft verklaard dat hij met de klant geen overleg heeft gehad over hoe de vermelding op het internet eruit zou komen te zien. Het door MKBD gebruikte logo was niet juist. Dus ook over de wijze van registratie is geen overleg geweest.

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2013, LJN BZ2599 (vof Delltatech)

Merkenrecht. Beëindiging samenwerking. Octrooien op hardware. Software. Medische toepassingen.

Drie vennoten hebben met elkaar samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling, marketing en verkoop van apparatuur en software voor medische toepassingen. De samenwerking vond aanvankelijk plaats in de vorm van een vof en nadien van een bv. De vennoten hebben met elkaar gesproken over de beëindiging van de tripartiete samenwerking. In dat kader is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Vervolgens zijn de verhoudingen verstoord. In het kader van enerzijds de afwikkeling van de samenwerking en anders de voortzetting van de werkzaamheden door twee van de drie vennoten zijn over en weer verschillende vorderingen ingesteld. De vorderingen hebben in conventie onder meer betrekking op managementfee/onkosten, overname van aandelen en schadevergoeding ter zake van het gebruik van de software en het woordmerk. In reconventie hebben de vorderingen onder meer betrekking op niet - afgedragen omzet, het liquidatiesaldo en schadevergoeding wegens winstderving.

De rechtbank stelt voorop dat de software en het woordmerk zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f.. De vordering tot het terug op naam van de v.o.f. zetten van de Europees woordmerkregistratie heeft geen juridische grondslag. Weliswaar heeft eiser bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening 207/2009.

De zaak wordt aangehouden.

In citaten:
2.6.  Blijkens een screenshot van de [gedaagde 4]-website van de v.o.f. is daarop vermeld:

All patents and trade[gedaagde 2]s in this software and hardware are property of Delltatech Netherlands.

2.7.  Het woordmerk [gedaagde 4] is op 8 juni 2005 in Europa gedeponee[g[gedaagde 1]de 1] van [gedaagde 1] (“[X]”). Op verzoek van [gedaagde 1] is dit, ondanks later protest van [eiser 1] aan het BHIM, per 7 april 2010 gewijzigd in “[g[gedaagde 1]de 1]”. In de Verenigde Staten stond het woordmerk geregistreerd ten name van de v.o.f. De Amerikaanse inschrijving is op 18 augustus 2009 geëindigd. Op 9 maart 2005 zijn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft door [eiser 1] en [gedaagde 1] Europese octrooiaanvragen gedaan en verkregen op de uitvinding van de [gedaagde 4]-simulator. Bij brief van 8 juli 2010 van de TU Delft heeft zij met onmiddellijke ingang de aan haar verleende octrooien laten vervallen.

2.14 (...)
Merknaam en Octrooi

Eerste discussiepunt was merknaam [gedaagde 4] en het octrooigebruik.
Afgesproken is dat er geen belemmeringen zijn om het octrooi te gebruiken door [eiser 1] en [gedaagde 1]. [gedaagde 1] en [eiser 1] geven elkaar alle ruimte om de hardware te gebruiken onder eigen naam. Verder is er afgesproken dat, nationaal en internationaal, geen van de partijen gebruik kan maken van de merknaam [gedaagde 4].
Met de TU Delft moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden mbt de kosten van het octrooi.

6.5.  De rechtbank overweegt het volgende. Gelet op het hiervoor onder 6.4 sub c) weergegeven verweer van [gedaagden] is in elk geval duidelijk dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van de software; de zogenaamde executable files. Uit de processtukken blijkt dat deze software werd gebruikt ten behoeve van de verkoop van de [gedaagde 4]-simulator. Dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van in elk geval de executable files is te kwalificeren als een vermogensrecht van de v.o.f. Bij elke doorontwikkeling die relevant was voor (de verkoop van) het product, werd er feitelijk een nieuwe executable file aan de v.o.f. ter beschikking gesteld. Dit komt neer op een licentie voor de v.o.f. die het recht geeft op nieuwe updates. Het is moeilijk voorstelbaar hoe anders het product kon worden doorontwikkeld en aangepast aan de eisen van de klanten en het voortschrijdend inzicht van de ontwerper(s). Kortom: zolang de samenwerking van partijen voortduurde kon gebruik gemaakt worden van de software zoals die werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de in de v.o.f. samenwerkende vennoten.

6.11.  Naar de rechtbank begrijpt vormt het in de Verenigde Staten gedeponeerde woordmerk geen afzonderlijke grondslag van de vorderingen. Daaraan zal verder dan ook voorbij worden gegaan. Hetzelfde geldt voor de stellingen die partijen hebben gewisseld over de octrooien betreffende de hardware, nu ten aanzien van deze octrooien geen vorderingen worden ingesteld.

6.38.  De rechtbank stelt in dit kader voorop dat, zoals hiervoor onder 6.5/6.6 en 6.9 is overwogen, de software van de [gedaagde 4]-simulator (althans het recht gebruik te maken van in elk geval (de updates van) de executable files) en het woordmerk [gedaagde 4] zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f. Eveneens moet hetgeen hiervoor onder 6.18 ter zake van de op of omstreeks 1 maart 2010 gemaakte afspraken als uitgangspunt worden genomen.

E. De vordering van [eiser 1] tot veroordeling van [gedaagde 1] het woordmerk [gedaagde 4] weer op naam van de v.o.f. te doen zetten
6.42.  Aan zijn vordering op dit punt heeft [eiser 1] ten grondslag gelegd dat [gedaagde 1] medio 2010 onrechtmatig zichzelf in plaats van de v.o.f. als rechthebbende van het gemeenschapsmerk [gedaagde 4] heeft laten registreren bij het BHIM. Deze onrechtmatige wijziging dient ongedaan te worden gemaakt, aldus [eiser 1].

6.44.  Sprake is van een gemeenschapsmerk als bedoeld in Verordening (EG) nr. 207/2009. [eiser 1] heeft weliswaar bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening. [eiser 1] wordt verzocht de juridische grondslag van zijn thans ingestelde vordering te onderbouwen met inachtneming van het Europees Merkenrecht, waarbij hij zich tevens dient uit te laten over de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam. Zijn enkele stelling dat het woordmerk “terug moet” naar de v.o.f. en dat daarvoor een juridische procedure nodig is, is onvoldoende om als grondslag van de vordering te kunnen dienen en voor de rechtbank om ambtshalve haar bevoegdheid te beoordelen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2013, LJN BZ1981 (appellant tegen Nano Technology Instruments-Europe B.V.)

Merkenrechtelijk aspect in een arbeidsrechtelijk zaak. Kwader trouw merkdepot van een werknemer. NT-MDT houdt zich bezig met de productie en wereldwijde verkoop van hightech microscopen en toebehoren voor nano-technologische toepassingen.

Zij heeft haar logo als merk geregistreerd in Rusland en bij het BBIE middels een spoedinschrijving gedeponeerd voor waren in klasse 9, onder meer wetenschappelijke en optische (meet)instrumenten. NTI is de Europese distributeur voor de producten van NT-MDT geweest. Appellant is statutair bestuurder.

Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Het is daarom zonder toestemming te kwader trouw gedaan.

4.26. (...) Mede gelet op de koers die [appellant] tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving aandeelhouders uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

Ook voor zover NTI haar onderhavige (arbeidsrechtelijk-financiële) vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen.

Grondslag van de vorderingen:
4.4 (...) [appellant] heeft namens NTI een arbeidsovereenkomst met [betrokkene 4] gesloten waarin een beëindigingsvergoeding van een jaarsalaris is neergelegd, ongeacht de reden voor ontslag, wat geen redelijk oordelend bestuurder zou doen. Bij het aangaan van deze overeenkomst was sprake van een tegenstrijdig belang gezien de vriendschappelijke relatie tussen [appellant] en [betrokkene 4]. Doordat [appellant] [betrokkene 4] ertoe heeft bewogen het te kwader trouw gedeponeerde merk niet aan NTI maar aan NanoTech Holding over te dragen, heeft hij in feite zelf de hand gehad in het ontslag van [betrokkene 4] De door de kantonrechter aan [betrokkene 4] toe te kennen ontslagvergoeding komt dan ook voor rekening van [appellant].

4.26  Verder is het in opdracht van [appellant] op 24 november 2006 zonder toestemming gedane merkdepot te kwader trouw gedaan, zoals het hof in de eveneens bij dit hof aangebrachte zaak tussen NT-MDT e.a. en Nanotech Holding (zaaknummer 200.029.990) heeft geoordeeld. Het hof verwijst naar de overwegingen 4.12 tot en met 4.14 van het in die zaak gewezen arrest, welke overwegingen het hof in de onderhavige zaak overneemt nu partijen dienaangaande in beide zaken, voor zover van belang, dezelfde stellingen hebben betrokken. Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak. Mede gelet op de koers die [appellant] vanaf 24 november 2006 tegenover NT-MDT voer, waaronder de op dezelfde dag als het onderhavige spoeddepot verrichte uitschrijving van [aandeelhouder 2] en [aandeelhouder 1] uit het handelsregister en het feit dat [appellant] in zijn verhouding met NTI (en NT-MDT) de gedeponeerde rechten heeft ingezet teneinde nakoming van de door hem gepretendeerde arbeidsrechtelijke aanspraken jegens NTI te verzekeren, moet het onderhavige merkdepot worden aangemerkt als te kwader trouw verricht in de zin van art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en de daaraan overeenkomstig het arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 juni 2009 (LJN: BI8974) te geven uitleg.

4.41  Naar het oordeel van het hof heeft NTI – op wie in dit verband de stelplicht en bewijslast rust – onvoldoende gesteld om de aanwezigheid van een (indirect) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] onder de genoemde voorwaarden aanwezig te achten. De enkele omstandigheid dat tussen [appellant] en [betrokkene 4] ten tijde van diens aanstelling vriendschappelijke contacten bestonden, is hiertoe onvoldoende. Dat – tegenover de andersluidende stellingen van [appellant] – de positie van [betrokkene 4] bij KPN die hij heeft opgegeven voor zijn overstap naar NTI evenals diens vaardigheden zijn aanstelling onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet rechtvaardigden, heeft NTI onvoldoende onderbouwd zodat het hof hieraan voorbijgaat. Uit de handelwijze van [betrokkene 4] in november 2006 en begin 2007 betreffende het merkdepot volgt nog geen tegenstrijdig belang van [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4] op 1 januari 2006. Ten overvloede merkt het hof nog op dat is gesteld noch gebleken dat NTI zich op enig moment tegenover [betrokkene 4] op de nietigheid van de door NTI met hem gesloten arbeidsovereenkomst wegens een (voor [betrokkene 4] kenbaar) tegenstrijdig belang heeft beroepen. Dat [appellant] door de aanstelling van [betrokkene 4] zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft uitgevoerd zodat hem dienaangaande in de gegeven omstandigheden een ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 10 januari 1997, LJN: ZC2243) en hij op de voet van artikel 2:9 BW aansprakelijk is voor de thans gevorderde schade is daarom niet komen vast te staan.

4.42  Ook voor zover NTI haar onderhavige vordering heeft gebaseerd op onrechtmatig profiteren door [appellant] van een tekortkoming door [betrokkene 4] in zijn arbeidsverhouding met NTI om het merkrecht aan NT-MDT over te dragen, kan de grief niet slagen. NTI heeft hiertoe, zo begrijpt het hof de grief, gesteld dat [appellant] reeds ten tijde van het merkdepot (derhalve op 24 november 2006) voor ogen stond dat [betrokkene 4] door dit toen mede op zijn naam te zetten, bij een latere weigering en een daaropvolgend eventueel ontslag de ontslagvergoeding zou kunnen opstrijken. Dat bij het merkdepot bij [appellant] (en [betrokkene 4]) tegenover NTI reeds een dergelijk vooropgezet plan bestond, is door [appellant] betwist en daarvoor zijn naar het oordeel van het hof ook onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld.

Voor zover NTI ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep nog heeft willen betogen dat [appellant] na zijn eigen ontslag, in februari 2007 met zijn verzoek aan [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding over te dragen, diens weigering op eenzelfde verzoek van NTI en daarmee diens ontslag bewust heeft uitgelokt en daarvan (los van enig vooropgezet plan) onrechtmatig heeft geprofiteerd, betreft het een te laat aangevoerde, nieuwe feitelijke grondslag, waaraan het hof voorbijgaat. Ten overvloede merkt het hof in dit verband nog op dat NTI in dat verband ook onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen allereerst dat de beslissing van [betrokkene 4] het merkrecht aan Nanotech Holding (overwegend) kan worden toegeschreven aan (het daartoe strekkende verzoek van) [appellant] en voorts dat het ontslag (en de daaraan voor NTI verbonden schade bestaand in de ontslagvergoeding) uitsluitend kan worden toegeschreven aan de handelwijze van [betrokkene 4] betreffende het merkrecht van NT-MDT, mede in het licht van het feit [betrokkene 4] zich na het ontslag van [appellant] ziek heeft gemeld. Ten slotte is, voor zover nog van belang, eveneens onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat [appellant] bij de aanstelling van [betrokkene 4], op welk moment de onderhavige afvloeiingsregeling is overeengekomen, al een dergelijk plan voor ogen stond.

Rechtbank Den Haag 13 februari 2013, LJN BZ3888 (Firefly Management B.V. tegen Stichting Bloemenbureau Holland)

Uitspraak ingezonden door Kriek Wille, Van Doorne.

Contractenrecht. IE speelt zijdelings mee. Opschorting onderhandelingen "no-go voor dit moment". Wilsovereenstemming en subsidiair: onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen. Betaling van €10.000 nu geen samenwerking tot stand is gekomen.

Firefly voert het management van Ilse de Lange. BBH is een stichting die de bevordering van de verkoop van bloemen en planten ten doel heeft. Partijen zijn met elkaar in onderhandeling over een mogelijke samenwerking, die inhield dat het portret en de muziek van Ilse de Lange zouden worden ingezet ter promotie en ondersteuning (door partijen ook aangeduid als endorsement) van BBH, die daarvoor zou betalen en zich zou inzetten om de bekendheid van de artiest in het buitenland te vergroten.

Partijen hebben met elkaar gesproken, onder meer aan de hand van een concept-overeenkomsten, zonder (daar) volledig overeenstemming over te bereiken. Dat voor BBH sprake was van een "no-go voor dit moment", met andere woorden van opschorting van de onderhandelingen, heeft BBH daarna in niet voor misverstand vatbare bewoordingen geschreven aan Firefly, die dit in redelijkheid niet anders kon opvatten en dat ook zo heeft opgevat.

Uit de emails blijkt dat partijen in hoofdlijnen drie onderwerpen wensten te regelen. De endorsement van de artiest, de "deal met Universal" en het Gelredome concert. De "deal met Universal" betreft de rechtenkwesties die gemoeid waren met de endorsement van de artiest, meer in het bijzonder de afspraken over gebruik van de rechten die door Universal werden gehouden en de daarvoor te betalen vergoedingen. Het gegeven dat de rechtenkwesties niet (in hoofdlijnen) waren geregeld, staat reeds in de weg aan het oordeel dat partijen de door Firefly gestelde wilsovereenstemming in de vorm van een "rompovereenkomst".(...)

Vaststaat dat niet alle onderwerpen ten minste op hoofdlijnen geregeld waren, en er geen sprake kan zijn van overeenstemming tussen partijen over de beoogde samenwerking, ook niet in de door Firefly gestelde vorm van een rompovereenkomst.

Uit de ondubbelzinnig geformuleerde tekst van het bedoelde emailbericht, de betaling van € 10.000, blijkt dat BBH deze vergoeding verschuldigd is in het geval geen samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Het verweer van BBH dat dit bedrag moet worden beschouwd als een investering in de samenwerking met BBH stuit af op deze ondubbelzinnig geformuleerde tekst en het gegeven dat gesteld noch gebleken is dat partijen nadien een andere afspraak hebben gemaakt met de door BBH gestelde inhoud. Er is geen samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen en de rechtbank veroordeelt BBH in conventie tot het betalen aan Firefly van € 10.000.

4.1. (...) Dat voor BBH sprake was van een "no-go voor dit moment", met andere woorden van opschorting van de onderhandelingen, heeft BBH daarna (in het onder 2.28 bedoelde emailbericht) in niet voor misverstand vatbare bewoordingen geschreven aan Firefly, die dit in redelijkheid niet anders kon opvatten en dat ook zo heeft opgevat.(...)

4.3 Gelet op het voorgaande geldt als uitgangspunt voor de beoordeling dat BBH op 1 maart 2011 de onderhandelingen over de samenwerking tot oktober 2011 heeft opgeschort. Firefly was het daar niet mee eens en stelt primair dat toen reeds sprake was van een "rompovereenkomsf, waarin partijen overeenstemming hadden bereikt op hoofdlijnen en slechts sprake was van nader in te vullen ilwitte vlekken". BBH betwist dit gemotiveerd, door onder meer aan te voeren dat de rechtenkwesties die waren gemoeid met de endorsement niet waren geregeld en dat de overeenkomst zonder regeling dienaangaande een "lege huls" was.

4.8 Het gegeven dat de rechtenkwesties niet (in hoofdlijnen) waren geregeld staat reeds in de weg aan het oordeel dat partijen de door Firefly gestelde wilsovereenstemming in de vorm van een "rompovereenkomst". De overige geschilpunten over de door Firefly gestelde wilsovereenstemming kunnen onbesproken blijven.

Lees de uitspraak zaaknr. C/09/395685 / HA ZA 11-1642, LJN BZ3888.

WIPO 23 januari 2013, nr. D2012-2309 (Merk-Echt B.V. tegen Tilma Consultants)

Beeldmerk. Woordmerk MERK-ECHT. Domeinnaam "merkecht.com". Registratie te kwader trouw. Contractuele geschillen

Eiser is merkhouder van een Benelux beeld- en woordmerk "MERK-ECHT'. Respondent is één van de drie founding shareholders van de Merk-Echt B.V. en heeft zijn aandeel in het bedrijf in 2009 verkocht aan Merk-Echt B.V.. Het merk werd in beginsel geregistreerd door Respondent, zowel het beeldmerk als het woordmerk zijn overgedragen aan eiser in 2009.

De domeinnaam "merkecht.com" is op 20 november 1999 geregistreerd door Respondent. De betreffende domeinnaam heeft grote gelijkenissen met het merk 'MERK-ECHT'. Vaststaat dat er verwarringsgevaar bestaat ten opzichte van het  merk van eiser. De shareholders en eiser waren op de hoogte van de registratie van de domeinnaam door gedaagde, aangezien zij bekend waren met de periodieke betalingen voor de domeinnaam. Respondent heeft de domeinnaam gebruikt om gebruikers door te linken naar zijn website, van registratie te kwader trouw is geen sprake.

De WIPO-procedure leent zich niet voor het beoordelen van contractuele geschillen, daarvoor staat de gang naar de gewone rechter open. De vordering tot overdracht wordt afgewezen.

A. Identical or Confusingly Similar
Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires that the Complainant demonstrates that the disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights. In the present case, the Complainant has sufficiently demonstrated that it has rights in the trademarks mentioned in paragraph 4 above. It is well established that top level domain extensions such as “.com” may typically not be considered in the assessment under paragraph 4(a)(i) of the Policy (e.g. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003). When comparing the disputed domain name with the Complainant’s word mark MERK-ECHT, the only difference is that the disputed domain name fails the hyphen. This does not, however, change the overall impression of the disputed domain name which remains very similar to said word mark MERK-ECHT. Accordingly, the Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to a trademark in which the Complainant has rights.

B. Registered and Used in Bad Faith
(...) However this may be, even if (future) use of the disputed domain name would be in bad faith, the Panel reminds the Complainant that it should also be established that the disputed domain name was registered in bad faith. The Complaint and Response are at odds as to whether the Respondent was authorized to register the disputed domain name in its own name in 1999, which is when the Complainant was established. The Complainant, or its other shareholders, must have known that the disputed domain name was registered by the Respondent as they alleged to have paid the annual renewal fees for the disputed domain name and the Complainant has actually been using the disputed domain name to link Internet users to its website. The Panel considers this to be an indication that the Complainant (at least implicitly) agreed to the registration of the disputed domain name by the Respondent, even though the beneficiary owner is the Complainant. The registration of the disputed domain name was therefore not made in bad faith.

Additionally, the Panel observes that this domain name dispute is part of a greater dispute between the parties, apparently based on contract(s) and alleged non-compliance. The parties have ample opportunity in ordinary court proceedings to argue their case. The Policy offers, however, limited administrative proceedings for domain names that potentially conflict with trademarks and which purpose is to prevent the misuse of the domain name system by so-called cybersquatters. These administrative proceedings are not intended to solve contractual disputes, and the Panel is lacking both the power and the legal means to deal with questions concerning an underlying contractual relationship and the legality of a right of retention (see LPA LES PRODUITS ASSOCIES SA vs. ICCWorldWide Limited, WIPO Case No. D2000-0900).

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2013, zaaknr. C/13/517223 / HA ZA 12-603 (eiser tegen K. Beheer)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

In navolging van IEF 10955. Mediarecht. Pilotaflevering. Contract en (spel)voorwaarden. Immateriële schade. Over het willen verzilveren van een prijs. Eiser vordert een rol in de tv-serie "Who's in, who's out" omdat hij via internet een rol in een pilot heeft gewonnen. In de algemene (spel)voorwaarden staat dat de winnaar van de pilot ook gegarandeerd een van de hoofdrollen heeft in de serie als deze op tv wordt uitgezonden. Het winnen van de rol in de pilot levert, na opnieuw ontwikkelen van de serie, geen rol op. K Beheer heeft geen invloed op de keuze van de acteurs en kan de overeenkomst niet nakomen.

Eiser vordert een verklaring voor recht dat K. Beheer aansprakelijk is voor de door eiser geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Eiser heeft niet gesteld wat de waarde van de prestatie is, het verzoek tot vervangende schadevergoeding wordt afgewezen. Van materiële schade is geen sprake aangezien het enkel opwerpen van een puur hypothetische mogelijkheid onvoldoende is om schade aan te nemen. Vergoeding van immateriële schade vindt slecht plaats wanneer aan de voorwaarden van artikel 6:106 BW is voldaan. Niet gesteld nog gebleken is dat aan deze voorwaarden is voldaan, de vordering tot immateriële schadevergoeding wordt afgewezen. De rechtbank wijst de vordering af.

Leestips: 4.5, 4.7 en 4.10.