Dossiers

GvEA, 15 december 2009, zaak T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapsbeeldmerk BEST BUY (vrijwel alle klassen). Niet onderscheidend.

27. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Zeichen BEST BUY von einem Rechteck eingefasst ist, das eine einfache geometrische Form mit der Funktion ist, die Information hervorzuheben, und der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft verleiht. Die visuelle Präsentation von Werbeslogans hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen.

28. Auch wenn hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, dass der hervorgehobene Buchstabe „B“, der jeweils den ersten Buchstaben der Wörter „Best“ und „Buy“ bilde, eine originelle, eigentümliche und nicht werbeübliche grafische Gestaltung aufweise, eingeräumt werden kann, dass die Anordnung des Zeichens BEST BUY in der Werbung nicht sehr gängig ist, bleibt doch festzustellen, dass in großflächigen Einzelhandelsgeschäften verwendete Werbeslogans im Allgemeinen bildlich gestaltet sind. Auch die Tatsache, dass der Buchstabe „B“ am Anfang des Zeichens seinen beiden Wortbestandteilen gemeinsam ist, kann allein dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen. Ebenso wenig kann das Zeichen Unterscheidungskraft aus der verwendeten Schriftart gewinnen, da diese allgemein gebräuchlich ist.

29. Im Übrigen wird, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, der Buchstabe „B“ von den maßgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres als Teil jedes der beiden Worte „Best“ und „Buy“ aufgefasst werden. Somit ist ausgeschlossen, dass das angemeldete Zeichen als „est Buy“ oder „Best uy“ gelesen werden könnte.

Lees het arrest hier.

GvEA, 15 december 2009, T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. tegen OHIM / Merck KGaA,

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschaspwoordmerk  TRUBION o.g.v. ouder Gemeenschapsbeeldmerk TriBion Harmonis (geneesmiddelen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

41. Moreover, it must be held that the term ‘tribion’ is likely to play the main role in the relevant public’s process of memorising the sign, since, as OHIM rightly states, that term is likely to be perceived by consumers as the sign indicating the commercial origin of the goods, whereas the term ‘harmonis’ is likely to be perceived as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

42. In this respect, it should be noted that, in the health products sector and to an even greater extent in the sector of products complementing health products, such as that of dietetic preparations, manufacturers very frequently market product lines within ranges bearing a specific word sign indicating the commercial origin of the goods followed by various word elements with an essentially descriptive and/or laudatory function of the characteristics specific to the different products in the range.

43. Even if it is true, as the applicant claims, that physical and mental harmony probably cannot be regarded as an intrinsic characteristic of dietetic preparations for medical use, that finding in no way detracts from the fact that, as OHIM and the intervener rightly contend, the term ‘harmonis’ is sufficiently close to the term ‘harmony’ to give rise to positive associations in the public’s mind, so that it may well be perceived as a laudatory term suggesting that the goods in question restore the body’s balance. It is therefore likely that consumers will perceive the term ‘harmonis’ as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

44. As regards the figurative element, although it is larger than the word element of the earlier mark, it is not arranged in a specific, original or elaborate manner, in such a way that it might significantly influence the overall impression produced by the earlier sign. Moreover, as OHIM rightly states, that figurative element has no clear semantic content on its own.

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2009, T-483/08, Giordano Enterprises Ltd tegen OHIM / José Dias Magalhães & Filhos lda

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk GIORDANO (kleding) tegen ouder national woordmerk GIORDANO (schoeisel). Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Verwarringsgevaar.

29. In the present case, the Board of Appeal relied not only on the fact that the goods at issue were aesthetically complementary but also on the consideration, which the Court has also found to be valid in the present judgment, that both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [‘goods made of leather and imitations of leather,  particularly bags, beach bags, handbags, waist bags etc. – IEF]. and ‘footwear’ are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree.

(…)

33. In making an overall assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court considers that, although the goods covered by the two trade marks are similar only to a certain degree, that relatively limited level of similarity is offset by the fact that the two signs at issue are themselves identical. Thus, the Board of Appeal was right to decide that a likelihood of confusion exists between the earlier Portuguese mark, registered for ‘footwear’ in Class 25, and the Community trade mark which the applicant seeks to register both in respect of ‘clothing’ and ‘headgear’ in Class 25 and also in respect of the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above.

Lees het arrest hier.

Email aan redactie n.a.v. vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 december 2009, IEF 8401:

“goedenavond ik zou graag willen weten in het normaal nederlands of het verkoop van waveboards wel of niet verboden is volgens street surfing wel maar dat kan ook alleen zijn omdat zij bijna niks verkopen want die zijn 3 keer zo duur kunnen jullie het duidelijk maken met vriendelijke groet G.”

Hoge Raad, 4 december 2009, conclusie A-G Verkade in nr. 08/03362, Kraft Jacobs Suchard SA tegen Mars Inc. (met dank aan Jurriaan Jansen, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Merkenrecht. Vormmerk. Conclusie in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, IEF 5332). De AG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft. De middelonderdelen falen allen, o.a.:

5.16. Middelonderdeel III. l klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe zou strekken 'dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang', nu bij het bepalen van de beschermingsomvang 'het algemeen belang' (bij vrijhouding of anderszins) niet mag worden meegewogen.

5.17. Hoewel aan de steller van het onderdeel kan worden toegegeven dat het Hof van Justitie van de EG (inmiddels) heeft geoordeeld dat, gegeven de geldigheid van een merk, het algemeen belang om epaalde tekens voor allen beschikbaar te houden, als zodanig geen beperking vormt op het uitsluitend merkrecht of, anders gezegd, beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zonder dat daarbij gewicht toekomt aan de vrijhoudingsbehoefte behalve voor zover art. 6 van de Merkenrichtlijn daartoe aanleiding geeft, baat dit het onderdeel niet.

M.i. is de door het middelonderdeel aangevallen deeloverweging ten overvloede gegeven en niet dragend voor 's hofs oordeel dat de WAVE-verpakking niet identiek is aan de merken van Kraft (waartoe het hof verwijst naar eerdere rechtsoverwegingen) en dat evenmin sprake is van overeenstemming (waartoe het hof wat betreft het reep- en staafmerk verwijst naar de afwijkende derde dimensie en wat betreft de 'Abschnitt' naar de afwijkende piramidevorm en verdikte rand), zodat het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV en 13A lid 1 sub c BMW (oud)/artikel9 lid 1 sub c GMV strandt. Nu het onderdeel zich niet richt tegen deze (dragende) overwegingen stuit het hierop af.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, rolbeslissing van 9 december 2009, HA ZA 09-3931, High Point Sarl tegen KPN B.V.  (met dank aan Roald Minneboo, NautaDutilh).

Octrooirecht. Rolbeslissing m.b.t. verzoek KPN tot schorsing en afgifte van bescheiden (discovery eerdere rechthebbende octrooi)  in VRO procedure. Niet toewijsbaar. “Schorsing of aanhouding van de procedure zou dit procesregime aanmerkelijk verstoren.” Zie ook Rechtbank Den Haag, 26 mei 2009, IEF 7954 (High Point / KPN)

3.1. De verlangde schorsing van de procedure dan wel de subsidiair verzochte aanhouding zouden KPN in de gelegenheid moeten stellen bewijsmateriaal te verzamelen dat haar in de hoofdzaak te voeren verweer zou kunnen ondersteunen. Het gaat hier met name om de door Avaya [een eerdere rechthebbende tot het octrooi – IEF] in de discovery procedure te produceren documenten.

3.2. In de hoofdzaak heeft KPN nog niet geantwoord. Hoewel zij haar venveren nog niet heeft geformuleerd is aannemelijk - gelet op het de posities welke KPN innam in het kort geding en ook gelet op de door haar geëntameerde bodemzaak gericht op de vernietiging van het octrooi - dat KPN in elke geval een materieel niet-inbreuk verweer zal gaan voeren en daarnaast, bij wijze van verweer, de geldigheid van de het octrooi zal betwisten. De verzoeken zien op andere nader te formuleren verweren. Voor alle verweren geldt dat zij deze naar voren kan brengen zodra KPN daartoe over enig aanknopingspunt beschikt. Het volledige bewijs kan ook in een latere fase van de procedure worden gepresenteerd.

3.3. Het incident ex artikel 843a Rv heeft de strekking High Point te doen overleggen, In afschrift, dezelfde stukken die Avaya in de discovery dient te produceren, voorrover deze ook in handen van High Point zijn. Het zou dus moeten gaan om alle stukken die haar verweer zouden kunnen ondersteunen. Voorshands is dit verweer nog niet gevoerd, in elk geval is vooralsnog onvoldoende gesubstantieerd dat er sprake is van een onrechtmatige daad.

3.4. De VR0 procedure is in het leven geroepen om de octrooihouder dan wel de partij die octrooi-inbreuk wordt verweten een procedure te bieden waarin met behoud van processuele waarborgen op aanvaardbare en voorzienbare termijn een bodembeslissing kan worden verkregen. Schorsing of aanhouding van de procedure zou dit procesregime aanmerkelijk verstoren. Dit geldt ook voor het verlangde pleidooi indien dat in dit stadium zou worden bepaald.

3.5. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid, als overwogen onder 3.2 en 3.3, dat zowel het verzoek tot schorsing als het verzoek tot afgifte afschrift bescheiden in de huidige stand van de procedure in de hoofdzaak nog niet toewijsbaar voorkomen, ziet de rechtbank aanleiding - omdat in dit geval de zaak niet meebrengt dat eerst en vooraf in de incidenten wordt beslist - het pleidooi in de incidenten te bepalen gelijktijdig met het reeds bepaalde pleidooi in de hoofdzaak, dat wil zeggen op 4 juni 2010.

Lees de rolbeslissing hier.

Prof. dr. M.R.F. Senftleben, Vrije Universiteit, Bird & Bird: Pacman forever – preservering van computergames. Recent verschenen in AMI 2009/6, p. 221-228 (zie ook: www.ami-online.nl).

Tijdens het opstellen van de digitale auteursrechtagenda stonden digitale exploitatierechten, de reikwijdte van beperkingen en de bescherming van technische voorzieningen centraal. Over de conservering van digitaal cultureel materiaal voor toekomstige generaties werd daartegenover nauwelijks nagedacht. De gevolgen van dat verzuim voor de culturele erfgoedsector zijn echter zwaarwegend. Bibliotheken, musea en archieven vervullen hun taken nu in een juridisch schemergebied en dat brengt veel rechtsonzekerheid met zich mee. Het ingewikkelde samenspel van verschillende Europese richtlijnen en de daaruit voortvloeiende nationale bepalingen met betrekking tot beperkingen, technische voorzieningen en de mogelijke voorrang van contractuele regelingen dreigt de preservering van digitaal materiaal te frustreren. Daar komt bij dat ook het sluiten van individuele overeenkomsten met de rechthebbenden in het geval van verweesde werken geen uitkomst biedt. De rechthebbende zal eenvoudigweg niet getraceerd kunnen worden, wat een oplossing  langs contractuele weg onmogelijk maakt.
 
De complexiteit van het probleem blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar het juridische kader voor de conservering van computergames dat in AMI 2009/6, p. 221-228, is gepubliceerd. Games hebben zich snel ontwikkeld. Tussen de games voor klassieke homecomputers, zoals de legendarische Atari, en moderne online multiplayer games, zoals World of Warcraft, liggen nauwelijks twee decennia. Voor de duurzame conservering van dit culturele materiaal brengt deze snelle ontwikkeling een aantal niet te onderschatten problemen met zich mee. Het is met name noodzakelijk om de games los te koppelen van verouderde, inmiddels in onbruik geraakte hardware en dragers, en over te brengen naar een modern platform waarop zij onafhankelijk van de oorspronkelijke computersystemen gedraaid kunnen worden. Binnen het bestaande auteursrechtelijke kader kunnen de daarmee gepaard gaande gebruikshandelingen slechts op basis van een aantal niet onomstreden premissen zonder de toestemming van de rechthebbenden worden uitgevoerd:

1) De decompilatie van computerprogramma’s op de voet van art. 45m Aw dient ruim te worden opgevat, in die zin dat decompilatie ook is toegestaan om een emulatiesysteem te creëren dat de werking van geanalyseerde besturingsprogramma’s nabootst en deze programma’s in wezen substitueert. Op deze wijze wordt het mogelijk het beoogde moderne platform, waarop games onafhankelijk van verouderde computersystemen gedraaid kunnen worden, te creëren.

2) Voorts dient de beperking betreffende preserveringskopieën (art. 16n Aw) ten opzichte van de regeling inzake de verveelvoudiging van software voor het beoogde gebruik (art. 45j Aw) als een bijzondere regeling te worden opgevat. Op deze wijze biedt art. 16n Aw bibliotheken, musea en archieven een solide basis voor de verveelvoudiging van computergames in het kader van het overzetten naar het beoogde moderne platform (‘porteren’) – ondanks de op dit punt omstreden reikwijdte van art. 45j Aw.

3) Met betrekking tot de bescherming van technische voorzieningen dient ervan te worden uitgegaan dat in plaats van het kraakverbod ex art. 29a lid 2 Aw uitsluitend de regeling in art. 7 lid 1 sub c van de Softwarerichtlijn van toepassing is. Ondanks de betekenis van audiovisuele gamecomponenten dient dit niet alleen te gelden ten opzichte van de programmatuur maar ook met betrekking tot in de game verwerkte beeld-, muziek- en filmelementen.

4) Licentieovereenkomsten dienen voorts in die zin restrictief te worden uitgelegd dat een algemeen contractueel verbod tot verveelvoudiging en beschikbaarstelling niet voldoende is om de in artt. 16n (preserveringskopie) en 15h Aw (beschikbaar stellen middels daarvoor bestemde, interne terminals) neergelegde beperkingen uit te sluiten. Contractuele afspraken zouden dus alleen voorrang kunnen hebben indien de bijzondere, in deze bepalingen beschreven vormen van gebruik specifiek zijn uitgesloten.

Tegen deze achtergrond wordt duidelijk dat het juridische kader voor de conservering van computergames in een deerniswekkende staat verkeerd. De moeilijkheden op het terrein van games dienen als uitgangspunt te worden genomen voor een breed initiatief dat de juridische hinderpalen op weg naar de preservering van digitaal cultureel materiaal in het algemeen beoogt weg te nemen. In dit verband valt niet alleen te denken aan regelingen inzake verweesde werken. Een AMvB op de voet van art. 29a lid 4 Aw ten gunste van bibliotheken, musea en archieven zou een verdere stap in de juiste richting zijn.

Lees het volledige AMI-artikel hier of hier (ami-online.nl).

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2009, KG ZA 09-1525, Hyundai Motor Company & Greenib Car B.V. tegen Automobielbedrijf Van der Vliet Goes B.V.

Merkenrecht. Dealerjurisprudentie. Zonder advocaat verschenen voormalig dealer en reparateur voert geen merkenrechtelijk verweer en ziet merkenrechtelijk inbreukvorderingen m.b.t. gebruik Hyundai-merk op gevel en op internet toegewezen. Gedaagde heeft naar mening van de voorzieningenrechter wel belang bij het enkele houderschap van de domeinnaam hyundaivdvliet.nl.

4.4. Van der Vliet heeft tegen de vordering sub 1 gegrond op merkenrecht geen verweer gevoerd. Bij die stand van zaken zal deze worden toegewezen op de wijze zoals hieronder verwoord.

4.6. Ter verduidelijking en ter voorkoming van executiegeschillen wijst de voorzieningenrechter erop dat toewijzing van deze vordering betekent dat Van der Vliet er zorg voor dient te dragen dat van het internet, met name onder de domeinnaam autovdvliet.nl en onder de domeinnaam autozeeland.nl, de pagina die de onderneming van Van der Vliet betreft, alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Voorts dient Van der Vliet alle HYUNDAI tekens op en rond haar bedrijf te verwijderen.

4.7. Met betrekking tot de domeinnaam hyundaivdvliet.nl heeft Hyundai niet meer gesteld dan dat Van der Vliet daarvan houdster is. De domeinnaam wordt niet gebruikt, althans verwijst niet naar Auto van der Vliet.

4.8. Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig. Omtrent het gebruik van de domeinnaam door Van der Vliet, eventueel een dreigend gebruik, heeft Hyundai niets gesteld. Hoewel een rechtmatig gebruik van de domeinnaam onder de huidige omstandigheden niet goed voorstelbaar is, heeft Van der Vliet wel belang bij het enkele houdersschap, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ander er mee aan de haal gaat of voor het geval zij opnieuw tot een samenwerking met Hyundai zou komen. Het gevorderde sub 2 zal daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 december 2009, KG ZA 09-1119, Romex AG c.s. tegen ROM-X Benelux BVBA (met dank aan Roeland Donker, Allen & Overy).

Merkenrecht. Vervolg op: Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 september 2009, IEF 8181, waarin,  kort gezegd, is geoordeeld dat Romex Duitsland rechthebbende is van het merk Romex en dat Rom-x, nu de distributierelatie met Romex Duitsland is beëindigd, ieder gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX dient te staken en gestaakt te houden. Tussen partijen is nu in geschil of het gebruik van het teken ROM-X in de naam Rom-x Benelux in strijd is met dit vonnis.  De rechtbank concludeert dat dat inderdaad zo is en wijst de vorderingen toe. Verbod en rectificatie. Rechtsmacht baseert de voorzieningenrechter o.a. (vereinbarung) op art 31 EEX-Vo.

Voortdurende inbreuk: 4.7. De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Het enkel veranderen van de letter e in een gedachtenstreepje (op de productverpakking van de voegmortel met behulp van typex uitgevoerd) is hiervoor onvoldoende. Bij de Engelse uitspraak van Rom-x is het verschil in het geheel niet auditief waarneembaar. Romex heeft onweersproken gesteld dat het gebruik van de Engelse taal niet ongebruikelijk is in een internationale markt als de voegmortel markt. Met de wijziging van Romex in Rom-x heeft Rom-ex aldus onvoldoende uitvoering gegeven aan het vonnis van 1 l september 2009.

Rechtsmacht: 4.2. (…) Voor zover Romex haar vorderingen baseert op de Vereinbarung komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 1 EEX-Vo rechtsmacht toe. Artikel 3 1 EEX-Vo verleent immers de rechterlijke autoriteiten van een lidstaat de bevoegdheid om voorlopige of bewarende maatregelen te nemen overeenkomstig de wetgeving van deze geadieerde rechter, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 december 2009, KG ZA 09-1608, Kruidvat Retail B.V. regen Adventure Bags B.V. (met dank aan Nanda Ruyters & Martin Hemmer, AKD Prinsen Van Wijmen)

Auteursrecht. Weekendtas. Opheffingskortgeding na ex parte. “Zelfs als zou auteursrecht rusten op het ontwerp (…), dan nog kan de beschikking van 19 november niet in stand blijven, omdat Kruidvat op dat recht naar voorlopig oordeel geen inbreuk maakt.” 1019h proceskosten “tot op heden”: €20.074,50.

4.6. Anders dan viel op te maken uit de foto's bij het verzoekschrift, lieten de ter zitting getoonde exemplaren een aantal in het oog springende verschillen in de vormgeving van de tassen zien. (…0 Een en ander leidt ertoe dat de totaalindruk die door de Kruidvat-tas wordt gewekt vrij plomp is, terwijl de tas van Adventure Bags eerder een getailleerde indruk wekt. Er is naar voorlopig oordeel kortom reeds op grond van de duidelijk afwijkende vormgeving geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. Die verschillende indruk wordt nog versterkt door de afkijkende dessins. De door Kruidvat verhandelde tas kan derhalve niet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp van Adventure Bags. De door Adventure Bags benadrukte overeenkomsten, zoals de kunstlederen bies en strook ter plaatse van de bevestiging van het schouderhengsel, de handvatten en de rivets, maken dit niet anders, nu deze voor de vormgeving van dergelijke tassen gebruikelijke elementen betreffen die niet in het oog springend zijn en derhalve van ondergeschikte betekenis. Daarbij dient tevens in aanmerking te worden genomen dat er reeds sinds jaar en dag soortgelijke tassen als die van Adventure Bags op de markt zijn, zodat, indien op de vormgeving van die tas al auteursrecht zou rusten, de beschermingsomvang daarvan beperkt is.

Lees het vonnis hier.