Contracten  

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (Pacific Island TraVEL B.V. tegen Bushman B.V.)
PIT houdt zich bezig met het aanbieden van, bemiddelen bij en organiseren van reizen naar onder meer Afrika en de Indische oceaan onder de handels- en merknaam 'Impala Tours' en gebruikt de domeinnaam www.impalatours.nl. Tussen PIT en Bushman is een licentieovereenkomst gesloten waarmee Bushman het recht op het gebruik en eigendom van de handels- en merknaam 'Impala Tours' krijgt voor de indirecte verkoop van reizen, er is een rapportageverplichting en een non-concurrentiebeding in opgenomen. Verder mag Bushman geen gebruik maken van de domeinnaam, het beeldmerk of de telefoonnummers van Impala Tours. Bij strijd met de overeenkomst verbeurt Bushman boetes en mag PIT de overeenkomst opzeggen. Nu Bushman een logo hanteert dat erg lijkt op dat van PIT, verscheidene domeinnamen met 'Impala Reizen' gebruikt en niet voldoet aan de overige bedingen, trekt PIT de licentie in.

De voorzieningenrechter oordeelt dat PIT de licentie rechtsgeldig mocht intrekken. Nu er geen licentieovereenkomst meer is hoeft PIT het merkgebruik van Bushman niet te gedogen. Er is sprake van verwarringsgevaar nu beiden reizen aanbieden in Afrika en de Indische oceaan. Bushman moet stoppen met het gebruik van het merk- en de handelsnaam en de domeinnamen overdragen. Verder moet Bushman een overzicht van alle aangegane inkoop- en verkoopverplichtingen aan PIT verstrekken en het non-concurrentiebeding nakomen. Ook moet zij de contractueel verbeurde dwangsommen betalen.

De beoordeling
5.21 Het voorgaande betekent dat PIT rechtsgeldig tot opzegging van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 zich moest houden aan het non-concurrentiebeding van artikel 5.1 van de activa-overeenkomst, en dus met ingang van die datum niet betrokken mocht zijn bij het aanbieden en verkopen van reizen naar Afrika en de Indische oceaan, zowel voor de directe als de indirecte markt (behoudens de ‘timesharepunten-uitzondering’). Vaststaat dat Bushman niet tot staking van deze activiteiten is overgegaan, zodat de op staking daarvan gerichte vordering van PIT in beginsel toewijsbaar is. De voorzieningenrechter constateert wel dat door de opzegging de uitzondering op het non-concurrentiebeding met betrekking tot de timesharepunten niet is komen te vervallen, zodat dat onderdeel van het gevorderde bevel zal worden uitgezonderd.

5.23 De opzegging van de licentieovereenkomst betekent voorts dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 geen gebruik meer mag maken van de handelsnaam “Impala Reizen”. Vast staat evenwel dat Bushman het gebruik van die handelsnaam heeft gecontinueerd. Daarmee heeft Bushman inbreuk gemaakt op het recht van PIT met betrekking tot de handelsnaam “Impala Tours”. De voorzieningenrechter volgt Bushman niet in haar stelling dat niet voldaan is aan het (door artikel 5 Handelsnaamwet gestelde) vereiste van gevaar voor verwarring, omdat partijen met de wijziging van de handelsnaam van “Impala Tours” in “Impala Reizen” dat gevaar voldoende zouden hebben ondervangen. De handelsnamen van partijen verschillen immers maar in geringe mate van elkaar. Het eerste (meest kenmerkende) deel “Impala” is hetzelfde, en het tweede deel is begripsmatig hetzelfde. Het publiek zal de Engelse term “Tours” niet anders begrijpen dan het Nederlandse woord “Reizen”. Aangezien beide partijen:
- de handelsnaam gebruiken voor het aanbieden van reizen naar dezelfde bestemmingen (Afrika en de Indische Oceaan),
- landelijk actief zijn en - via hun websites dezelfde markt bereiken (zowel reisbureaus als particulieren), acht de voorzieningenrechter het gevaar voor verwarring aannemelijk. Overigens wordt het bestaan van gevaar voor verwarring ook bevestigd door het feit dat Bushman regelmatig particulieren die geïnteresseerd waren in een reis die onder de naam “Impala Reizen” werd aangeboden, heeft verwezen naar PIT. Nu de licentieovereenkomst is geëindigd, hoeft PIT dit verwarringsgevaar niet meer voor lief te nemen. Het gevorderde bevel om gebruik van de handelsnaam “Impala Reizen” te staken en gestaakt te houden, zal dan ook worden toegewezen.

5.24. Ten aanzien van het beroep van PIT op haar merkrecht heeft Bushman alleen als verweer aangevoerd dat zij van PIT toestemming tot gebruik van het beeldmerk van PIT heeft verkregen in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Door het einde van de licentieovereenkomst is deze toestemming evenwel komen te vervallen, zodat dit verweer faalt. Voor zover het gaat om het woordmerk IMPALA van PIT, is dit door PIT gedeponeerd na het einde van de licentieovereenkomst, zodat de toestemming van PIT nooit betrekking heeft kunnen hebben op dit merk. Het gevorderde bevel om inbreuk op de merkrechten van PIT te staken en gestaakt te houden is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.25. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel om de domeinnamen www.impalareizen.nl, www.impalareizen.org en www.impalareizen.info aan PIT over te dragen. Door het eindigen van de licentieovereenkomst handelt Bushman in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van PIT en daarmee onrechtmatig door deze domeinnamen te blijven gebruiken. Tegenover het zwaarwegende belang van PIT tot handhaving van haar intellectueel eigendomsrecht staat geen rechtens te respecteren belang van Bushman bij het voortzetten van het gebruik van deze domeinnamen, zodat Bushman tot overdracht daarvan aan PIT moet overgaan.

Rechtbank Den Haag 25 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12307 (NSpyre tegen Nederlandsch Octrooibureau)
NSpyre drijft sinds 1987 een onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Na een management buy out voert zij de bedrijfsnaam TASK24 en door een verloren kort geding sinds 2011 de naam NSpyre. NSpyre verwijt NLO een aantal beroepsfouten en stelt NLO aansprakelijk voor de daardoor geleden aanzienlijk schade.

Van MeMo2, het marketingbureau dat is ingeschakeld voor de rebranding naar TASK24, én eiseres mag worden verwacht dat zij zouden doorvragen naar de werkelijke bedoeling van het registreren van een merk. Het staat vast dat de merkgemachtigde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Het is het niet relevant of MeMo2 óf NSpyre als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger. De rechtbank verklaart voor recht een beroepsfout is gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24.

4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van informed consent verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico’s. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

4.3. Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2.

4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [X] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [X] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [W] en [Y] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [Z] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [W] om een heel belangrijke en grote opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico’s en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.

4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen.

De beslissing
De rechtbank:
- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.1 t/m 4.9;
- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.10 t/m 4.15;

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1418 (pdf)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 augustus 2013 (W en Almteq tegen Siemens)
Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur.
W. is een specialist op het gebied van 3D-printing. Almteq houdt zich bezig met de distributie van 3D printers. Siemens heeft beslag laten leggen op computers op grond van 28 Aw en 2.22 BVIE waarmee inbreuk gepleegd zou worden op de programma's NX 8.5 en Solid Edge van Siemens. Partijen hebben afspraken gemaakt over een schadevergoeding en over het aan het verkeer onttrekken van de inbreukmakende computers met illegale software. Door onderling afspraken te maken is er een nieuwe rechtssituatie gecreëerd met als gevolg dat de situatie en de vordering op grond waarvan er beslag is gelegd, is komen te vervallen. De voorzieningenrechter heft het beslag op en veroordeelt Siemens medewerking te verlenen aan het opheffen van het beslag. Siemens wordt in de gelegenheid gesteld de programmatuur te laten verwijderen.

4.3. Partijen twisten over de vraag of de vaststellingsovereenkomst vernietigbaar is, omdat deze onder bedreiging dan wel misbruik van omstandigheden tot stand zou zijn gekomen. W. c.s. heeft dit betoogd en Siemens heeft dit betwist. OF de vaststellingsovereenkomst daadwerkelijk onder bedreiging dan wel misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, kan zonder nader feitenonderzoek en/of verdere bewijsvoering, waarvoor deze procedure zich niet leent, niet worden vastgesteld. De voorzieningenrechter gaat er dan ook voorshands van uit dat de tussen partijen tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst nog steeds bestaat tussen partijen.

4.3. In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen onderling afspraken gemaakt over een schadevergoeding en over het aan het verkeer onttrekken van de inbreukmakende computers met illegale software, die in de bedrijven van W. c.s. aanwezig waren. Door onderling, nadat het verlof tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewaring was verleend, afspraken te maken hebben Siemens en W. c.s. een nieuwe rechtssituatie gecreëerd met als gevolg dat de rechtssituatie en de vordering op grond waarvan het verlof tot het leggen van conservatoir beslag is verleend, is komen te vervallen. Vorenstaande brengt met zich dat het beslag onrechtmatig is. Gelet hierop is de vordering van W. c.s. tot opheffing van het beslag tot afgifte van de BTO laptop en tot opheffing van het beslag op de Dell PC toewijsbaar.

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013 zaaknummer 200.078.460 (Fox tegen Spectranetics)
Uitspraak ingezonden door Klaas de Vries, Brinkhof NV.
Zie eerder IEF 8906. Rechtsverwerking naar buitenlands recht. Erkenning van buitenlands vonnis. Octrooirecht, althans royaltygeschil. Eiser is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen). In een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen ook zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen) worden afgewezen. Het hof bekrachtigt het bovenstaande vonnis waarvan beroep.

Rechtsverwerkingsverweer

4.26. Volledigheidshalve merkt het hof dan nog op dat het Amerikaanse recht, waaronder dat van de Staat Virginia, wel degelijk figuren kent die zich verzetten tegen honorering van door Fox gevolgde strategie. Ten eerste geeft de doctrine van de "unclean hands" de rechter een ruime bevoegdheid om, juist (maar zeker niet uitsluitend) in zaken waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, oneerlijk gedrag van de (vermeende) rechthebbende buiten de procedure af te straffen door hem (zeker tegenover de door dat gedrag benadeelde partij) de gevraagde rechtsbescherming te ontzeggen. Ten tweede zijn de diverse varianten van de figuur "estoppel", in het bijzonder de "judicial estoppel" die - evenals de Nederlandse rechtsverwerking - voorkomen dat iemand in rechte aanspraken geldend maakt, wanneer hij zich eerder (in een eerdere procedure) contrair heeft gedragen een wijze die met het nadien (alsnog) geldend maken van dat recht niet is te verenigen.

Overige leestips:
Overdracht: 4.17
Bevrijdende betaling: 4.18 e.v.
Erkenning buitenlands vonnis: 4.30-4.31

Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5971 (Nanada Music tegen Golden Earring)
Uitspraak ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V.
Zie eerder: IEF 11451. Uitgaverechten, muziek, inspanningsplicht en de contractsontbinding, bewijs.

In mei 2012 heeft de rechtbank bij tussenvonnis bewezen geacht dat Nanada c.s. de op haar uit hoofde van de muziekuitgave-overeenkomsten rustende promotie- en exploitatie-inspanningen in de periode van 2000 tot 25 augustus 2010 niet naar behoren heeft verricht. De rechtbank heeft Nanada in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren. Op Nanada rustte een doorlopende inspanningsverplichting, zij is vanaf 25 augustus 2005 tekort geschoten in haar verplichtingen en daarom kon Golden Earring tot buitengerechtelijke ontbinding overgaan. Het beroep op rechtsverwerking slaagt niet. De herrelease van albums op vinyl, cd en digitaal via I-Tunes en Spotify wordt mede toegeschreven aan Nanada, maar dit wordt niet ondersteund met bewijs. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.

Nanada heeft het eerder door gedaagde geleverde bewijs niet weten te ontzenuwen. Nanada heeft een getuige doen horen en een groot aantal producties in het geding gebracht welke volgens haar hebben geleid tot daadwerkelijke exploitatie en substantiële inkomsten voor gedaagde. De getuigenverklaring en de afzonderlijk overlegde stukken verschaffen zowel afzonderlijk als in samenhang onvoldoende duidelijkheid over de omvang en de aard van de activiteiten van Nanada met betrekking tot exploitatie en promotie van de muziekuitgave-rechten. Dat er enkele activiteiten zijn verricht staat vast, maar het overzicht van exploitatie en promotiewerkzaamheden en het bewijsmateriaal is onvoldoende.

De beoordeling
2.1 De rechtbank heeft bij tussenvonnis voorshands bewezen geacht dat Nanada c.s. de uit hoofde van de muziekuitgave-overeenkomsten op haar rustende promotie- en exploitatie-inspanningen ten behoeve van de muziekwerken van [gedaagde] in periode van 2000 tot 25 augustus 2010 niet naar behoren heeft verricht. Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs.

2.10 Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Voor de vraag of Nanada c.s. daarin is geslaagd, is het voldoende als het door gedaagde voorhands geleverde bewijs wordt ontzenuwd.

Verjaring
2.6 Op Nanada c.s. rustte een doorlopende inspanningsverplichting. De rechtsvordering tot ontbinding op grond van tekortkomingen die zich hebben voorgedaan in de periode van 25 augustus 2005 was op 25 augustus 2010 niet verjaard. Als dat komt vast te staat dat Nanada c.s. in de periode vanaf 25 augustus 2005 tekort is gekomen in de nakoming van haar verplichtingen, kon [gedaagde] op grond daarvan op 25 augustus 2010 overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding. Dit leidt ertoe dat voor de beoordeling of Nanada c.s. tekort is gekomen in de nakoming uitsluitend de promotie- en exploitatie-inspanningen in de periode van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010 relevant zijn. Het na het tussenvonnis opgeworpen verjaringsverweer van Nanada c.s. leidt er dan ook toe dat deels wordt teruggekomen op hetgeen de rechtbank bij tussenvonnis dienaangaande heeft overwogen.

Rechtsverwerking
2.8 Voor het aannemen van rechtsverwerking i enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraken alsnog geldend zou maken. Van bijzonder omstandigheden op grond waarvan bij Nanada c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [gedaagde] zijn aanspraken niet meer geldend zou maken is, is niet gebleken. Het uitblijven van klachten is daarvoor op zichzelf niet voldoende.
Van de door Nanada c.s. aangevoerde bewijsnood is evenmin sprake, nu in het voorgaande is overwogen dat voor de beoordeling van de tekortkoming de periode vóór 25 augustus 2005 niet relevant is. Daar komt bij dat Nanada c.s. zelf uitdrukkelijk bewijs op dit punt heeft aangeboden. Het beroep op rechtsverwerking wordt dan ook verworpen.

2.9 De rechtbank komt thans toe aan de beoordeling van het tegenbewijs, zoals opgedragen in et tussenvonnis. Daarbij dient het volgende als uitgangspunt. Zoals in het tussenvonnis reeds is vastgesteld, zijn de contractuele verplichtingen van Nanada c.s. inspanningsverplichtingen. In het kader van de bewijsopdracht gaat het thans nog uitsluitend om de promotie- en exploitatieverplichtingen in de periode van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010. [gedaagde] mocht van Nanada c.s. verwachten dat zij zich gedurende deze periode voortdurend zou inspannen om uit de muziekwerken waarvan de exploitatie en promotie aan haar is opgedragen, het maximale rendement te halen. Op [gedaagde] rust de bewijslast van haar stelling dat dit niet is gebeurd. De rechtbank heft bij tussenvonnis overwogen dat [gedaagde] voorshands heeft bewezen dat Nanada c.s. niet aan de op haar rustende inspanningsverplichtingen ter zake heeft voldaan. Dat thans is vastgesteld dat van een andere, kortere periode moet worden uitgegaan bij die beoordeling, namelijk vanaf 25 augustus 2005, maakt dit niet anders, omdat nog steeds geldt dat Nanada c.s. tot aan het tussenvonnis over de periode tot 2008 (nagenoeg) geen onderbouwing heeft gegeven van de volgens haar door haar verrichte werkzaamheden.

2.10 Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Voor de vraag of Nanada c.s. daarin is geslaagd, is het voldoende als het door gedaagde voorhands geleverde bewijs wordt ontzenuwd.

2.11. Nanada c.s. heeft van de haar geboden gelegenheid tot het leveren van tegenbewijs gebruik gemaakt en daartoe de heer W.J. van Kooten, directeur, eigenaar en medeoprichter van Nanada en Red Bullet (hierna: van Kooten), als getuige doen horen. Anders dan [gedaagde] betoogt, is de verklaring van Van Kooten niet aan te merken als een verklaring van een partijgetuige, die geen bewijs in haar voordeel kan opleveren indien geen aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten betreffen, dat zij die verklaring voldoende geloofwaardig maken. Deze beperking van de bewijskracht van een partijgetuigenverklaring geldt immers alleen ni het geval een partij als getuige wordt gehoord omtrent door haar te bewijzen feiten. In dit geval is hiervan geen sprake nu de bewijslast -kort gezegd - de niet nakoming door Nanada c.s. in de betreffende periode op [getuige] rust.

2.12. Voorts heeft Nanada c.s. een groot aantal producties in het geding gebracht. Volgens haar blijkt uit die bewijsmiddelen dat haar inspanningen hebben geleid tot daadwerkelijke exploitatie en substantiële inkomsten voor [gedaagde].

2.13. De verklaring van Van Kooten verschaft de rechtbank, zowel afzonderlijk als in samenhang met de overgelegde schriftelijke stukken bezien, onvoldoende duidelijkheid over de omvang en de aard van de activiteiten die Nanada c.s. van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010 heeft verricht met betrekking tot exploitatie en promotie van de muziekuitgave-rechten van [gedaagde]. Dat er enkel activiteiten zijn verricht staat vast, maar dat had de rechtbank al vastgesteld in het tussenvonnis.
(...)
Nanada c.s. heeft zich voorafgaand aan het tussenvonnis bereid verklaard een overzicht van alle door haar in de periode 2000 tot 25 augustus 2010 verrichte exploitatie- en promotiewerkzaamheden, voorzien van bewijsmateriaal, in het geding te brengen, waarna de rechtbank haar daartoe bij tussenvonnis de gelegenheid heeft geboden. De nadien door Nanada c.s. overgelegde producties met toelichting zijn naar het oordeel van de rechtbank echter onvoldoende.
(...)
Weliswaar heeft Van Kooten uitgebreid betoogd dat de herrelease van albums op vinyl en CD en digitaal via ITunes en Spotify door Red Bullet en de verkrijgbarheid via de online shop van Red Bullet als een gezamenlijke activiteit moet worden beschouwd, die ook aan Nanada c.s. kan worden toegeschreven, maar deze stelling wordt niet door de overlegde stukken ondersteund.
c.s. worden aangemerkt. Dit geldt te meer nu de verwerking en afhandeling van de muziekuitgave-rechten door de collectieve beheersorganisatie Buma/Stemra geschiedt en Nanada c.s. daarvoor dus hoofdzakelijk administratieve werkzaamheden hoeft te verrichten, hetgeen niet op één lijn te stellen is met de thans enkel aan de orde zijnde promotie- en exploitatieverplichtingen van Nanada c.s.

2.14 De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat Nanada c.s. niet is geslaagd in het tegenbewijs.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl(link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5971 (pdf)
Grosse HA ZA 11-2296 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (eiser tegen White Villa Entertainment c.s.)
Vordering intrekking aanspraak op vergoeding fonogrammenproducent. Wet Naburige rechten deels toegewezen. Vaststellingsovereenkomst. [eiser] is een Nederlandse DJ en maker van onder andere dance muziek. White Villa is een platenmaatschappij en is tevens eigenaar en exploitant van een opnamestudio te Ede. In 2004 zijn [eiser] en White Villa een Licentie-overeenkomst aangegaan en heeft White Villa sindsdien (tenminste) 16 tracks van [eiser] (onder de naam [B] uitgebracht. Per 1 juli 2009 heeft Cloud 9 de muziek catalogus - ‘all master and license rights’- overgenomen van White Villa. In januari 2012 heeft [eiser] zich als fonogrammenproducent aangemeld bij de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) en aanspraak gemaakt op de producentengelden van zijn tracks.

De voorzieningenrechter gebiedt White Villa c.s om een aangetekende brief te zenden aan Sena waarbij zij verklaart alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden.

3.1. [eiser] vordert, samengevat, na vermeerdering van eis, (hoofdelijke) veroordeling van White Villa c.s.,
primair: A. om, uiterlijk binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis, haar claim op het (producentenaandeel in) de billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7 van de WNR voor de [B] tracks volledig in te trekken (dat wil zeggen voor de gehele periode vanaf het eerste releasejaar van de betreffende tracks), door uiterlijk binnen de genoemde termijn een aangetekende brief (met een kopie per e-mail) te zenden aan Sena, met de in het petitum van de dagvaarding genoemde opmaak en inhoud; (...).

4.1. [eiser] heeft zijn vorderingen in de eerste plaats gestoeld op de stelling dat White Villa c.s. de bij 2.11 aangehaalde overeenkomst dient na te komen. Niet in geschil is dat deze overeenkomst kan worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst waarmee werd beoogd de geschillen tussen partijen in der minne te regelen. Deze vaststellingsovereenkomst (hierna aan te duiden als: de schikkingsovereenkomst of ook: de schikking) heeft betrekking op de vergoedingen die Sena uitkeert aan de fonogrammenproducent van de [B] tracks, de zogenoemde ‘producentenvergoedingen’. De definitie van fonogrammenproducent in de WNR luidt als volgt: ‘de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen’. In de door Sena gehanteerde definitie is daaraan toegevoegd: ‘en die daarvoor de financiële verantwoordelijkheid heeft’.

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat voorshands niet voldoende aannemelijk wordt geacht dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de zienswijze van [eiser] ten aanzien van de uitleg van de schikking zal volgen, zodat niet behoeft te worden toegekomen aan het beroep op dwaling van White Villa c.s. Ten overvloede wordt daarbij opgemerkt dat voor zover White Villa c.s. zich erop beroept dat zij gedwaald heeft bij de totstandkoming van de schikking omdat [eiser] bij overeenkomst van 29 augustus 2007 al afstand zou hebben gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke (zodat de schikking geheel overbodig was) die stelling – los van de vraag of die overeenkomst een vervalsing is, hetgeen [eiser] stelt, maar White Villa c.s. uitdrukkelijk betwist – wordt verworpen. [gedaagde 2] heeft immers ter zitting desgevraagd meegedeeld de overeenkomst van 29 augustus 2007 weliswaar niet direct in zijn administratie te hebben aangetroffen, maar de inhoud ervan wel ‘in zijn hoofd’ te hebben gehad, tijdens de totstandkoming van de schikking. De inhoud van die brief heeft hij dus bij de totstandkoming van de schikking kunnen betrekken. Ook de verklaring van White Villa c.s. dat zij de [B] tracks royaltyvrij aan Cloud 9 heeft overgedragen, wijst erop dat [gedaagde 2] er al voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst van uitging dat [eiser] afstand had gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke.

4.13. [eiser] heeft gesteld dat in het geval de schikkingsovereenkomst ontbonden of vernietigd zou zijn en dus alle daarin gemaakte afspraken ongedaan zouden moeten worden gemaakt, de producentenvergoeding eveneens aan hem toekomt, omdat niet White Villa maar hijzelf als fonogrammenproducent in de zin van artikel 1 WNR en voor Sena dient te worden aangemerkt. Los van de omstandigheid dat de schikking vooralsnog rechtsgeldig wordt geacht, kan die stelling voorshands evenmin worden onderschreven, aangezien vooralsnog niet kan worden aangenomen dat White Villa c.s. sowieso niet als fonogrammenproducent van de [B] Tracks kan worden aangemerkt, omdat [eiser] zijn betwisting van de stelling dat White Villa c.s. het uitbrengen van de tracks heeft gefaciliteerd en daarin heeft geïnvesteerd, door het ter beschikking stellen van de studio en dergelijke (en dus kan worden aangemerkt als degene die de muziekwerken voor het eerst heeft vervaardigd of doen vervaardigen en daarvoor de financiële verantwoordelijkheid had) niet, althans onvoldoende, heeft onderbouwd.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt White Villa en [gedaagde 2], gezamenlijk en afzonderlijk, om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis een aangetekende brief te zenden aan Sena, afdeling Repartitie, t.a.v. mw. [C] en mw.mr. [D], met kopieën per e-mail naar de adressen: [mailadres 1] en [mailadres 2], met de navolgende inhoud, op briefpapier van White Villa in gebruikelijk, goed leesbaar lettertype, zonder nader commentaar, met ondertekening door [gedaagde 2], en met afschrift naar de raadsvrouw van [eiser]:

“Geachte mevrouw [C] en mevrouw [D],
Hierbij bericht ik u als volgt. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een kort geding plaatsgevonden waarin door [eiser] als eiser, tegen ondergetekende en White Villa Entertainment B.V. (“White Villa”) als gedaagden, een vordering is ingesteld tot nakoming van de tussen [eiser] en White Villa gesloten vaststellingsovereenkomst van 22 januari 2013, waarvan een kopie is bijgevoegd. Op grond van het vonnis van 20 juni 2013 van de voorzieningenrechter in voormeld kort geding deel ik u hierbij mede dat White Villa op grond van die vaststellingsovereenkomst per omgaande alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en bij deze verklaart dat zij ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden. Een kopie van het vonnis is eveneens bijgevoegd. (ondertekening)”

5.2. bepaalt dat White Villa c.s. hoofdelijk een aan [eiser] te betalen dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag dat zij niet of niet volledig aan het onder 5.1 genoemde gebod voldoet, met een maximum van € 50.000,-;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (pdf)

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (Incorporated Effice Software North America Inc. tegen SDF-Effice B.V.)
Intellectueel eigendomsrecht. Software. Betrokkenheid curator. Geldigheid en uitleg overeenkomst.
ESNA drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en distributie van handelssoftware voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. Effice B.V. richt zich ook op software voor de automatisering in de sierteeltsector (hierna: de Effice-software). Tussen Effice B.V., [C] en [D] enerzijds en ESNA anderzijds is een overeenkomst, genaamd “Software Distribution and Marketing Agreement”, gesloten (zie r.o. 2.5 en 2.6).

Aan Effice B.V., [C] en Matrix is medio maart 2013 een voorlopige surseance van betaling verleend. Zij zijn alle op 22 maart 2013 in staat van faillissement verklaard. De curator in de faillissementen van Effice B.V., [C] en Matrix (hierna tezamen: Effice c.s.) heeft het immateriële actief van Effice c.s. op 12 april 2013 verkocht en geleverd aan SDF. De curator heeft daaraan voorafgaand de overeenkomsten vernietigd dan wel ontbonden. ESNA stelt zich op het standpunt dat SDF inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten rustende op de Effice-software (auteurs-, handelsnaam- en merkrechten (beeldmerken, logo’s)).

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. In artikel 12.1 van de overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”.

ESNA eigenaar op grond van de onder 2.5 en 2.6 geciteerde overeenkomsten?
5.7. Uit het bepaalde in de - door [A] opgestelde en met [D] en hun juridisch adviseur (aangenomen mag worden dat zij alle drie in meer of mindere mate aan te merken zijn als professionals in het betreffende markt-/juridisch segment) besproken - overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 kan dit in elk geval niet worden afgeleid.

5.7.1. Immers, in artikel 12.1 van bedoelde overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat is Effice B.V. eventueel tezamen met de “co-authors”; dat ESNA een “co-author” op het oorspronkelijke softwareprogramma is, is gemotiveerd betwist door SDF en vindt verder ook geen steun in de overgelegde stukken. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”. Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 “Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers [Nb. arcering en onderstreping vzr] any and all Intellectual Property Rights relating to the Software (…) for Distributors territory to Distributor”, doch daarmee is in de gegeven omstandigheden en bezien in de gehele context van de overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te bewerkstelligen.

Hoewel in beginsel het auteursrecht (vergelijk artikel 2 Aw) met het oog op overdracht splitsbaar is naar bijvoorbeeld landsgrenzen en in zoverre de door ESNA verdedigde constructie (dat beoogd is de rechten voor bepaalde regio’s over te dragen) denkbaar is, was in die bedoeling voor de formulering van artikel 12.1 en considerans A geen denkbare reden. Die bedoeling had daar juist heel eenvoudig verwoord kunnen worden. Het ligt veeleer voor de hand dat partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 bedoeld hebben te bereiken dat Effice B.V. respectievelijk Effice B.V. en zekerheidshalve [C] en [D] een zeker gebruiksrecht/licentie aan ESNA toekent/toekennen. Dit kan ook worden afgeleid uit het bepaalde in artikel 11 van die overeenkomsten; op grond van de tekst van dat artikel is niet aannemelijk dat ESNA voor intellectuele eigendomsrechten, naast de distributierechten, zie artikel 11.2, een (redelijke) prijs heeft betaald. De voorzieningenrechter vindt buiten de context van de overeenkomsten bevestiging van haar voorlopig oordeel dat bedoeld is een gebruiksrecht en niet de alomvattende intellectuele eigendomsrechten aan ESNA over te dragen in bijvoorbeeld productie 7 van SDF (een e-mail van [A] van 22 november 2012 te 5:42 uur aan o.a. [D]): “Masterplan Effice: (…) Stap 5: (woensdag 28-11) ESNA verstrekt lening aan Effice B.V. waarbij IP alle software verpand wordt”.

5.7.2. Het bepaalde in artikel 20.3 (ook bezien in verhouding tot de artikelen 12.1 en 12.2) en artikel 20.6 van de overeenkomsten doet aan het voorgaande niet af. Meer specifiek geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 20.3 (“In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.”) dat de inhoud van deze bepaling geen effect kan sorteren, gelet op het bepaalde in artikel 35 Fw. Immers, voor de overdracht van deze rechten is levering vereist. Met het intreden van het faillissement van Effice c.s. is vooralsnog de curator daartoe de enige beschikkingsbevoegde (behoudens hetgeen hierna onder 5.13 is overwogen). De curator heeft juist de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (primair) vernietigd en de immateriële activa aan SDF geleverd. Het stond partijen voorshands niet vrij om in strijd met de wettelijke regeling levering overbodig te achten.

5.7.3. Denkbaar is, zoals ESNA heeft gesteld, dat sprake is van min of meer uitgebreide aanpassingen in de software door haar. In dat geval zou ESNA een beroep op het bepaalde in artikel 8.6 van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 toekomen. Daartoe is echter, in het kader van dit kort geding, onvoldoende concreet gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat ESNA de in dat artikellid bedoelde - min of meer ingrijpende - herzieningen heeft aangebracht in de oorspronkelijke Effice-software. Bovendien laat deze bepaling de rechten op de oorspronkelijke software onverlet en tussen partijen staat vast dat geen sprake is van een door ESNA ontwikkeld geheel nieuw, zelfstandig programma.

5.8. De stelling van ESNA dat [D] tegenover afnemers zou hebben verklaard dat de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software bij een entiteit in Canada zouden rusten leidt niet tot een andere conclusie dan de voorgaande. Hoewel een dergelijke uitlating er mogelijk op zou kunnen wijzen dat toch bedoeld was deze rechten aan ESNA over te dragen, is evenzeer denkbaar dat [D] op de distributierechten/licenties heeft gedoeld.

5.9. Verder geldt dat, naar eigen zeggen van ESNA (pleitnotitie punt 3), het de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Effice-software zouden worden ondergebracht in een aparte entiteit, een software holding, waarin [D] en [A] de directie zouden moeten gaan voeren en al dan niet naast investeerders de aandelen zouden gaan houden. Tegelijkertijd stelt ESNA en staat in feite vast dat deze holding niet is opgericht. Daargelaten of de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nu beoogd was, gerealiseerd/voltooid is dit doel in elk geval niet. Aan wie dit te wijten is doet thans niet ter zake. Aan de als productie 1 bij dagvaarding overgelegde PowerPoint presentatie waarop ESNA zich beroept en die in lijn met haar redenering lijkt te zijn kunnen in deze procedure geen verstrekkende rechten worden ontleend (sprake is van een ‘pitch’). Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat ESNA de IP Holding zou worden die de intellectuele eigendomsrechten in de beoogde samenwerkingsstructuur zou gaan houden en dus evenmin dat zij zonder meer intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software geldend zou kunnen gaan maken. In tegendeel, beoogd lijkt oprichting van een aparte entiteit, los van de entiteit die optreedt als distributeur/exploitant die ESNA onmiskenbaar is.

Conclusie
5.14. In de gegeven omstandigheden waarin op dit moment in deze tegen enkel SDF aangespannen procedure geen uitsluitsel kan worden gegeven over de geldigheid en de uitleg van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012, maar voorshands de visie van SDF aannemelijker voorkomt dan die van ESNA, acht de voorzieningenrechter in het kader van een belangenafweging, mede uit pragmatische overwegingen, onvoldoende grond aanwezig om in de situatie zoals deze thans bestaat wijziging te brengen door toewijzing van de vorderingen van ESNA. De continuïteit in de exploitatie en distributie van de Effice-software is daarbij van doorslaggevend belang geacht, als ook de marktpositie van beide partijen. Namens SDF is ter zitting verklaard dat zij bezig is met de uitrol van het door haar gemaakte plan van aanpak; zij heeft onder meer met betrekking tot de Effice-software een helpdesk opgezet en heeft in dat verband mensen aan het werk. De bestaande klanten zijn ook geïnformeerd over de overdracht. Haar doel is dat de bestaande klanten hun vertrouwen terugwinnen in het product en klant blijven. SDF richt zich daarbij eerst op Nederland, op de (ongeveer 300) Nederlandse klanten en (5) Belgische klanten. Zij is voornemens in de toekomst met de Effice-software de grens over te gaan. Voor rekening en risico van ESNA dient in dit kader voorshands te blijven dat zij haar gestelde (financiële) belangen niet eerder heeft veiliggesteld. Het voorgaande geldt ook nu op dit moment niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure ten voordele van ESNA zal worden beslist.

6. De beslissing
De voorzieningenrechter

in het incident
6.1. compenseert de kosten van de procedure in het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

in de hoofdzaak
6.2. wijst de vorderingen af,
6.3. veroordeelt ESNA in de proceskosten, aan de zijde van SDF tot op heden begroot op € 1.405,00, te vermeerderen met nakosten ad € 131,00 (respectievelijk € 199,00 ingeval van betekening van dit vonnis),
6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (pdf)

Rechtbank Overijssel 31 juli 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 (Buma tegen Reobijn BV, in vrijwaring: naam 3)

Openbaarmaking Buma-repertoire. Aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Auteurswet moet een ruime betekenis worden toegekend. In 2009 heeft een personeelsfeest van Reobijn plaatsgevonden. Tijdens dit personeelsfeest heeft (onder meer) [naam 1] opgetreden, die was ingehuurd door [gedaagde in vrijwaring], in opdracht van Reobijn. Reobijn heeft aan Buma geen opgave en ook geen afdracht met betrekking tot de muziek gedaan. Buma start een procedure. Reobijn heeft [gedaagde in vrijwaring] in vrijwaring opgeroepen, omdat zij meent dat zij met [gedaagde in vrijwaring] een zogenaamde all-in-prijs is overeengekomen.

De rechtbank oordeelt dat Reobijn moet worden gezien als initiator èn eindafnemer, waaruit volgt dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De vorderingen van Buma worden toegewezen. In vrijwaring wordt [gedaagde in vrijwaring] veroordeeld tot opgave van de ten gehore gebrachte werken van het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn tot een veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om al datgene te betalen wat zij verschuldigd is jegens Buma wordt afgewezen. De vordering is onvoldoende bepaalbaar.

Buma stelt dat Reobijn de organisator is van het evenement. Reobijn stelt dat niet zij, maar [gedaagde in vrijwaring] moet worden beschouwd als degene die openbaar heeft gemaakt, nu [gedaagde in vrijwaring] het optreden van [naam 1] heeft georganiseerd. Subsidiair is Reobijn van mening dat theaterzaal De Kappen, waar het bedrijfsfeest plaatsvond, heeft te gelden als degene die openbaar heeft gemaakt. Meer subsidiair dient [naam 1], als optredend artiest, te worden beschouwd als degene die het repertoire openbaar heeft gemaakt.

In de hoofdzaak

4.4 De rechtbank begrijpt het betoog van Reobijn in dit verband aldus dat zij stelt dat zij niet de norm-adressant is. Naar het oordeel van de rechtbank moet, gelet op het standaardarrest van de Hoge Raad van 6 mei 1938 (NJ 1938, 634), aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Aw een ruime betekenis worden toegekend en dient Reobijn als opdrachtgever van het personeelsfeest te worden aangemerkt, waarbij zij als oogmerk heeft gehad het aan haar personeel ten gehore doen brengen van muziek, uitgevoerd door [naam 1]. Daarmee is gegeven dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De verweren van Reobijn dat andere partijen dienen te worden beschouwd als degene(n) die openbaar hebben gemaakt, doen daar niet aan af. Weliswaar zijn deze andere partijen onmisbare schakels in de uitvoering van de muziek behorend tot het Buma-repertoire, maar moet Reobijn worden gezien als initiator èn eindafnemer. Uit het vorengaande volgt dat de rechtbank van oordeel is dat Buma Reobijn terecht aanspreekt.

4.5 De vorderingen van Buma moeten dus worden toegewezen, behalve het bevel aan Reobijn om opgave te doen van de door haar georganiseerde (andere) evenementen en de namen van de artiesten die tijdens de desbetreffende evenementen hebben opgetreden, nu Reobijn onweersproken heeft gesteld geen andere evenementen te hebben (georganiseerd) dan het betreffende bedrijfsfeest en Buma derhalve geen belang heeft bij deze vordering.

In vrijwaring

4.10 De vordering van Reobijn zal worden toegewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] tot het doen van opgave van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn zal worden afgewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn te betalen al datgene waartoe Reobijn in de hoofdzaak jegens Buma mocht worden veroordeeld, omdat deze vordering onvoldoende bepaalbaar is.

5 De beslissing

De rechtbank

In de hoofdzaak:
5.1 Verbiedt Reobijn om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorende tot het door Buma beheerde repertoire ten gehore wordt gebracht, een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn aan Buma van een direct opeisbare dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat gedaagde aan het opgelegde verbod geen gehoor mocht geven, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.2 Beveelt Reobijn om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan Buma schriftelijk een door een register-accountant gecertificeerde opgave te doen van:
- de namen van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden;
- de behaalde recettes en uitbetaalde gages/uitkoopsommen ten aanzien van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden; Een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn van een direct door eiseres opeisbare dwangsom van € 100,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat Reobijn enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.3 Veroordeelt Reobijn om binnen 7 dagen na de hierboven genoemde opgave aan Buma verschuldigde vergoeding conform het Algemeen Tarief, te weten 3,5% of 7% van de recettes of uitkoopsommen/gages, te vermeerderen met BTW te voldoen.
5.4 Veroordeelt Reobijn in de proceskosten in hoofdzaak, aan de zijde van Buma tot op heden begroot op € 1.569,64.
5.5 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.

In vrijwaring:
5.7 Beveelt [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn opgave te doen van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire, opdat Reobijn tijdig en volledig kan voldoen aan hetgeen waartoe zij onder
punt 5.2 is veroordeeld jegens Buma.
5.8 Veroordeelt [gedaagde in vrijwaring] zowel in de proceskosten in vrijwaring, aan de zijde van Reobijn tot op heden begroot op € 983,21.
5.9 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.10 Wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013, zaaknr. 200.115.916 (Leushuis c.s. tegen Geïntimeerden c.s.)

Uitspraak ingezonden door Pascal Hulsegge, JPR Advocaten.

In de zaak van de koeien- en kippenschilderijen wordt het vonnis vernietigd. De openbaarmaking van de schilderijen gesigneerd met 'Fiore' kan niet worden gekwalificeerd als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw. Ook bestaat er na beëindiging van de opdrachtrelatie geen (impliciet)  gebruiksrecht meer. Geïntimeerden c.s. worden bevolen de inbreuk te staken. In de zaak van de kikker- en papegaaienschilderijen wordt het vonnis bekrachtigd. Er is onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken zijn overgenomen, waardoor niet voldoende aannemelijk is dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

De koeien- en kippenschilderijen
4.7 Onder grief II (memorie van grieven, onder 38-40) voeren Leushuis c.s. (onder meer) aan dat de openbaarmaking van de schilderijen onder de naam van en/of gesigneerd met 'Fiore' niet kwalificeert als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw.

4.8 Dit betoog slaagt. Geïntimeerden c.s. hebben hun - door Leushuis c.s. gemotiveerd betwiste - stelling dat 'Fiore' een handelsnaam van Geïntimeerden c.s. is, onvoldoende onderbouwd. Blijkens hetgeen partijen hierover hebben gesteld en ter zitting nog nader is toegelicht, verwijst de aanduiding 'Fiore' uitsluitend naar de (groep van) free-lance kunstenaars die onder diezelfde signatuur in opdracht van Geïntimeerden c.s. schilderijen vervaardigen. Desgevraagd heeft [...], eigenaar van Geïntimeerden c.s., ter zitting in hoger beroep ook verklaard dat Fiore als zoekterm op internet vermoedelijk niet naar Geïntimeerden c.s. leidt. Verder wijst het hof in dit verband op productie 11 bij memorie van grieven, volgens welke webuitdraai Fiore een kunstenaarscollectief is. Ter zitting is gebleken dat het daarbij om een website van een wederverkoper gaat waarbij Geïntimeerden c.s. niet is betrokken. Ook uit deze website blijkt niet van een (voor het publiek duidelijk) relatie tussen de aanduiding 'Fiore' en de rechtspersoon Geïntimeerden c.s.. Dat op de eigen website van Geïntimeerden c.s. voor het publiek duidelijk zou zijn dat met 'Fiore' gesigneerde schilderijen exclusief voor Geïntimeerden c.s. zijn vervaardigd, is niet in voldoende mate aannemelijk geworden. Bovendien is het hof voorshands van oordeel dat de vermelding bij de openbaarmaking van de naam van een collectie onvoldoende is om te bewerkstelligen dat deze is openbaargemaakt 'als van de rechtspersoon afkomstig' in de zin van artikel 8 Aw. Tegen een ruimere uitleg van het vereiste dat het werk als afkomstig van de rechtspersoon is openbaar gemaakt, spreekt naar het voorlopige oordeel van het hof voorts dat artikel 8 Aw een uitzondering vormt op de hoofdregel dat de (feitelijke) maker auteursrechthebbende is. Het hof wijst in dit verband nog op recente jurisprudentie van het Europese Hof (HvJEU 9 februari 2012, C-277/10, Luksan/Van der Let), in welk licht een ruime uitleg van artikel 8 ten nadele van de feitelijke maker en ten gunste van de rechtspersoon te minder voor de hand ligt.

4.10 De grieven II en III, voor zover daarin is betoogd dat het beroep van Geïntimeerden c.s. op art. 8 Aw moet falen, omdat de schilderijen niet als van haar afkomstig zijn openbaargemaakt, zijn dan ook gegrond en behoeven voor het overige geen bespreking meer. Dat laatste geldt ook voor de grieven I en IV, waarmee door Leushuis c.s. wordt bestreden dat Geïntimeerden c.s. de onderhavige schilderijen als eerste openbaar heeft gemaakt. Grief V, voor zover gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Geïntimeerden c.s. krachtens art. 8 Aw auteursrechthebbende is op de koeien- en kippenschilderijen, slaagt eveneens.

4.12 Met de diverse verwante koeien- en kippenschilderijen (zoals door Geïntimeerden c.s. met productie 17 is onderbouwd) heeft Geïntimeerden c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is en was van een 'umfeld' van min of meer vergelijkbare koeien- en kippenschilderijen. Dit brengt naar het voorlopige oordeel van het hof voor de schilderijen van Leushuis mee dat de auteursrechtelijke beschermde trekken van de in productie 8 afgebeelde koeien- en kippenschilderijen beperkt zijn tot de (exacte) wijze waarop de koeien en kippen verbeeld zijn, waardoor de omvang van de auteursrechtelijk bescherming hiertoe beperkt blijft. Voorshands is het hof dan ook van oordeel dat alleen (vrijwel) exacte kopieën van de schilderijen van Leushuis als auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Voor zover Leushuis c.s. een verdergaande (stijl)bescherming pretenderen, bestaat daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof rechtens geen grondslag.

(Impliciet) gebruiksrecht Geïntimeerden c.s.
4.18 Aldus is het hof voorshands van oordeel dat Geïntimeerden c.s. gedurende de samenwerking met Leushuis c.s. krachtens een impliciet verleende licentie bevoegd was de hier bedoelde in opdracht gegeven koeien- en kippenschilderijen al dan niet door derden te (laten) verveelvoudigen en de originelen, evenals verveelvoudigingen daarvan, aan derden te verkopen. Gelet op de voor Leushuis c.s. voldoende kenbare strekking van die samenwerking en handelswijze van Geïntimeerden c.s., strekte dit gebruiksrecht zich gedurende die samenwerking tevens uit tot het tonen van die werken aan (potentiele) eindafnemers op de website van Geïntimeerden c.s. en (zonodig) in haar winkel/galerij. Na beëindiging van de opdrachtrelatie mocht Geïntimeerden c.s. er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat dit gebruiksrecht voortduurde en mocht Geïntimeerden c.s. uitsluitend nog de zich in haar voorraad bevindende (resterende) exemplaren behouden en verkopen. (...)

De kikker- en papegaaienschilderijen
4.21 Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Leushuis c.s. onvoldoende geconcretiseerd (per schilderwerk) dat de desbetreffende schilderijen gezien hun sterke gelijkenis met de door Geïntimeerden c.s. in het geding gebrachte foto's (producties 18 en 19 van Geïntimeerden c.s.) voldoen aan de hiervoor vermelde maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming. Maar ook indien deze schilderijen van Leushuis c.s. voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, hebben Leushuis c.s. in dit kort geding onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken van welke specifieke schilderijen zijn overgenomen in welke specifieke schilderijen van Geïntimeerden c.s. en/of welke (combinatie van) oorspronkelijke elementen is overgenomen. Aldus is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van deze groep schilderijen sprake is van auteursrechtinbreuk door Geïntimeerden c.s..

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

In de zaak tussen Rolofes en Geïntimeerden c.s.:
bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 voor zover het gaat om het dictum onder 5.1 en vernietigt dit voor het overige;
veroordeelt Rolefes in de kosten van beide instanties, aan de zijde van Geïntimeerden c.s. begroot op nihil;

In de zaak van Leushuis en Geïntimeerden c.s. :
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 en, opnieuw recht doende:
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest het (doen) vervaardigen, aanbieden, tentoonstellen, verhandelen, verhuren, leveren en op voorraad hebben van (nagenoeg identieke) verveelvoudigingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen - met uitzondering van het leveren, verhandelen en op voorraad hebben van reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde en door haar verkregen exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest iedere openbaarmaking van afbeeldingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen, waaronder op de website [...] en in catalogi, - met uitzondering van de reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde, door haar verkregen en nog niet verkochte exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);

In beide zaken:
veroordeelt Geïntimeerden c.s. - hoofdelijk - tot terugbetaling van de proceskosten voor de eerste aanleg, voor zover Leushuis c.s. deze op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter aan Geïntimeerden c.s. hebben betaald, (...);
bepaalt de termijn voor het instellen van de bodemprocedure op drie maanden vanaf de datum van dit arrest;
verklaart dit arrest, voor zover het bovenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:5404 (pdf)
Zaaknr. 200.115.916 (afschrift) 

Hof Amsterdam 6 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (StMicroElectronics N.V. tegen Nokia OYJ)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.
In navolging van IEF 12639 en IEF 12588. Rechtspraak.nl: IPR artt. 2 en 31 EEX-Vo / Fins recht. De Nederlandse kortgedingrechter is bevoegd kennis te nemen van vordering tot het treffen van voorlopige voorziening tegen in Nederland gevestigde vennootschap ondanks forumkeuze en arbitraal beding. Nu voorshands aannemelijk is dat een exclusiviteitsperiode van één jaar is overeengekomen, dient ST zich te onthouden van levering aan derden. Dat ST octrooirechten heeft op haar vindingen doet dan niet ter zake.

2.4. Met haar grief 1 in principaal beroep betoogt ST dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Volgens haar is de PPA niet van toepassing en heeft de voorzieningenrechter bovendien op onjuiste wijze artikel 31 EEX-verordening toegepast.
Indien de PPA inderdaad, om welke reden dan ook, niet van toepassing zou zijn (het hof komt daar hierna op terug) en tussen partijen geen forumkeuze zou gelden, dan geldt dat de Nederlandse rechter zonder meer op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de zaak kennis te nemen, omdat ST in Nederland gevestigd is.
In het geval de PPA wel tussen partijen geldt dient op grond van de daarin opgenomen forumkeuze het geschil van partijen beslecht te worden door arbiters te Helsinki. Gesteld noch gebleken is dat Nokia in een Finse arbitrageprocedure een voorlopige voorziening kan verkrijgen als thans door haar gevorderd. In dat geval is op grond van artikel 31 EEX-Verordening de Nederlandse rechter, als rechter van de woonplaats van gedaagde, bevoegd deze voorziening te treffen mits er een reële band met Nederland bestaat. Dat is het geval, niet alleen omdat ST in Nederland gevestigd is maar ook omdat zij geen lege brievenbusmaatschappij is, zo blijkt uit het voorstel tot afsplitsing, en bovendien haar dochtermaatschappij International, waar de onderneming van ST na de afsplitsing grotendeels in is ondergebracht, ook in Nederland gevestigd is. Dat de onderneming mogelijkerwijs daadwerkelijk wordt gedreven door de Zwitserse branch, doet daar niet aan af.
De voorzieningenrechter heeft derhalve met juistheid aangenomen dat hij bevoegd was van de zaak kennis te nemen, zodat de eerste principale grief in zoverre hoe dan ook niet kan slagen. Op de klacht van ST met betrekking tot de grensoverschrijdende rechtsmacht komt het hof hierna onder 2.10 terug.

2.7. De PPA is een raamovereenkomst die de voorwaarden bevat waaronder Nokia en ST wereldwijd leveringsovereenkomsten zullen sluiten. Uitgangspunt is daarom dat ook op de opdracht tot levering van MEMS-Tufnel microfoons de PPA van toepassing is. Volgens ST houdt haar presentatie van november 2009 een aanbod in om te leveren met een periode van exclusiviteit vanaf de final sample date van 6 maanden. Buiten kijf is dat Nokia dat deel van het aanbod nooit heeft aanvaard. Nu dat is opgenomen in een presentatie van november 2009, waarna ST niet is geselecteerd en ST daarna op 4 mei 2012 niet alleen niet op de zes maanden termijn is teruggekomen, maar zelfs memoreerde dat zij zich door de PPA gebonden achtte, en bovendien toepassing van de termijn 6 maanden na final sample date tot het ongerijmde resultaat zou leiden dat de periode van exclusiviteit eind december 2012 zou zijn verstreken, derhalve ruim voordat Nokia de telefoons met MEMS-Tufnel microfoons op de markt kon brengen, is het primaire standpunt van ST onaannemelijk.
Dat de PPA in dezen volledig van toepassing zou zijn is evenmin aannemelijk, omdat Nokia in haar RFQ uitdrukkelijk heeft bepaald dat er een periode van exclusiviteit van 1 jaar na het begin van mass sales van de Nokia telefoon zou zijn. Tegen die achtergrond behoeft het standpunt van Nokia omtrent de toepasselijkheid van de PPA bepaling omtrent exclusiviteit nadere bewijslevering, waarvoor een kort geding zich niet leent.
Bij deze stand van zaken is het hof derhalve, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat voor ST evenals voor de aanbieders van Tufnel microfoons met een andere technologie, een exclusiviteitsperiode van één jaar geldt waarbij voor ST de datum van mass sales gerekend dient te worden vanaf de datum dat door Nokia telefoons met de MEMS-Tufnel microfoons op de markt werden gebracht. Zowel de vijfde principale grief als de eerste incidentele grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.8. In het licht van het voorgaande kunnen de grieven 3 en 4 in principaal beroep evenmin slagen. Voor de te leveren MEMS-Tufnel microfoons geldt een van de PPA afwijkende exclusiviteitsperiode van één jaar. Dan doet het er niet toe of deze microfoons wel of niet customised products zijn in de zin van de PPA. Evenmin is van belang of ST de desbetreffende technologie zelf ontwikkeld heeft en daarop octrooien heeft of kan verkrijgen. De exclusiviteit geldt voor alle door ST te leveren MEMS-Tufnel microfoons.

2.13. Met betrekking tot grief 3 in incidenteel beroep merkt het hof allereerst op dat het op grond van artikel 31 EEX-Verordening bevoegd is voorlopige maatregelen te treffen volgens zijn eigen nationale wetgeving. Of een recall naar Fins recht mogelijk is, is derhalve niet van belang. Wel van belang is dat een recall een vergaande maatregel is, waarvan degene die deze vordert dient te onderbouwen dat deze passend en geboden is. De enkele omstandigheid dat Nokia vermoedt dat ST nog voorraad heeft en deze uitlevert is daarvoor niet toereikend. Waar het om gaat is dat derden nog MEMS-Tufnel microfoons in voorraad hebben die zij aan ST moeten terugzenden, en dat is niet aannemelijk geworden gelet ook op het just in time voorraadbeleid dat blijkens mededelingen ter zitting bedrijven als HTC en ook Nokia zelf voeren. De derde incidentele grief slaagt daarom niet.

2.17. De slotsom is dat de principale grieven falen, zodat het principaal beroep zal worden verworpen. ST dient de kosten daarvan te dragen. De incidentele grieven slagen gedeeltelijk. Het hof zal een deel van de vorderingen van Nokia, voor zover in eerste aanleg afgewezen, alsnog toewijzen en voor het overige beslissen als hierna te doen. Nu partijen in incidenteel beroep beiden op enige punten in het ongelijk gesteld worden, zal het hof de kosten daarvan compenseren als hierna te bepalen.

3 Beslissing

Het hof:
In principaal beroep:
verwerpt het beroep; veroordeelt ST in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Nokia begroot op € 683,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor salaris;

In incidenteel beroep:
vernietigt het vonnis voor zover daarin de hierna toe te wijzen vorderingen zijn afgewezen, en in zover opnieuw rechtdoende:
gebiedt ST in aanvulling van beslissing 5.1 van het vonnis om iedere gelieerde vennootschap zoals gedefinieerd in de PPA te instrueren overeenkomstig het aan haar opgelegde gebod; verhoogt het in beslissing 5.2 van het vonnis bepaalde maximum van de dwangsom vanaf de datum van betekening van dit arrest tot € 5.000.000,--; bekrachtigt het vonnis voor het overige; bepaalt dat in incidenteel beroep ieder de eigen kosten draagt;

In principaal en incidenteel beroep:
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (pdf)