Contracten  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 december 2013, KG ZA 13-931 (AAA Entertainment tegen Cinemavault)
Contractenrecht. Films. Licentievergoeding. In het kort: AAA Entertainment is een productiemaatschappij en heeft de film The Seven of Daran - The Battle of Pareo Rock geproduceerd. Voor internationale distributie is een overeenkomst met Cinemavault gesloten. Cinemavault heeft recht op een sales fee van 15% van de licentievergoedingen. De overeenkomst wordt door AAA opgezegd en er moeten nog achterstallige betalingen worden betaald ad $107.950. Cinemavault wordt bevolen het distribueren van de film en het ontvangen van licentievergoedingen te staken. Ook moeten alle marketingmaterialen worden geretourneerd. Er wordt een bedrag van $55.585,50 toegewezen.

Leestips: 4.3, 4.4, 4.7 - 4.9.

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (Makro tegen Diesel)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF9158 en IEF10868. Merkenrecht. Uitputting. Economische verbondenheid. In citaten: Hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting kunnen beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd (r.o. 3.2).

Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af. (r.o. 3.4.3)

De Hoge Raad verwerpt het beroep [anders: Conclusie AG].

3.4.2 (...) Als uitvloeisel van een en ander heeft het HvJEU vraag 2 als volgt beantwoord:
“Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

3.4.3 Het hof heeft (in rov. 13) geoordeeld dat de 1994-overeenkomst en 1994-machtiging inhouden dat, voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel moet hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, en dat deze aldus een bepaling behelzen inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. In het licht van punt 22 en 23 van het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn, derhalve een beperking die – in de formulering van de beantwoording van vraag 2 in dat arrest: – ‘overeenkomt’ (Engels: ‘is included’, Frans: ‘correspond à’, Duits: ‘entspricht’) met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen, zoals het onderdeel wil, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

3.4.4 Op dit alles stuiten de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 af. Onderdeel 2.1.1 bevat geen klachten.

3.6 Onderdeel 2.1.5 keert zich tegen rov. 11-15, voor zover het hof daarin uitleg heeft gegeven aan de 1994-overeenkomst en -machtiging, zonder acht te slaan op de Spaanse uitspraken en zonder Diesel te bevelen haar Spaanse procesdossier over te leggen. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Tribunal Supremo tot bewijs kunnen strekken ten faveure van het standpunt van Makro c.s., nu daaruit blijkt dat Cosmos niet heeft gehandeld in strijd met contractuele bepalingen. Deze klacht faalt. De waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het hof is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

3.7 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 3) ten onrechte heeft geoordeeld dat de Spaanse uitspraken in deze procedure alleen in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht en klaagt dat het verlangen (van Makro c.s.) om overlegging door Diesel van haar procesdossier op de voet van art. 22 en 843a Rv niet is gehonoreerd. Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het hof kon, in het licht van hetgeen het (in rov. 3 en 17) had overwogen en van de volgens rov. 4 van het tussenarrest tot uitgangspunt te nemen feiten, zonder schending van enige rechtsregel, tot het in rov. 18 neergelegde oordeel komen dat voor een zodanig bevel geen grond bestond. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 12-1458 (Ablynx tegen Unilever, BAC IP)
Uitspraak mede ingezonden door Iris Kranenburg, Brinkhof.
Octrooirecht. Licenties. Uitleg 'gereserveerde sector'. Toepassing Belgisch/Nederlands recht. Niet toekomen aan 1162 Belgisch BW. Aanhouding wegens verbeterde specificatie proceskosten.

Ablynx is een in 2001 opgericht en sinds 2007 beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf dat actief is in het onderzoek naar en de ontwikkeling van zogenaamde Nanobodies, een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten met therapeutische werking die zijn afgeleid van de variabele domeinen van zogenaamde “zware-keten antilichamen” die voorkomen in kameelachtigen.

De “zware-keten antilichamen” en de variabele domeinen ervan zijn begin jaren ’90 ontwikkeld door de onderzoekers Prof. R. Hamers en Dr. C. Casterman, werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel (“VUB”). De octrooien van de VUB in Europa en de VS zijn gelicentieerd aan het Vlaams Interuniversitait Instituut voor Biotechnologie voor alle toepassingsterreinen, met uitzondering van de Gereserveerde Sector. Ablynx heeft volgens een overeenkomst een exclusieve wereldwijde sublicentie onder de Hamers-octrooien van het VIB verkregen. Gedaagden hebben van BAC een niet-exclusieve wereldwijde sublicentie verkregen voor de exploitatie van de Hamers-octrooien beperkt tot de Gereserveerde Sector (zie r.o. 2.5).

Unilever c.s. heeft een onderzoek in Bangladesh naar het gebruik van ARP1 (een VHH gericht tegen het rotavirus) bij kinderen gesponsord. Uit de correspondentie blijkt dat Unilever haar beperkte licentie begreep en geen inbreuk maakt.

De rechtbank kan in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd. Aangezien de overeenkomsten geen onduidelijkheid laten, komt artikel 1162 Belgische BW (uitleg beding ten nadele van degene die de licentie heeft bedongen) niet aan de orde.

Unilever wordt in de gelegenheid gesteld een verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen. De beslissing wordt aangehouden.

4.1. Partijen twisten over de vraag hoe naar het toepasselijke Belgische recht de in 2.5 omschreven licentie, en met name hoe de term “Gereserveerde Sector” moet worden uitgelegd en of daaronder voedingsmiddelen of -additieven met een geneeskrachtige werking vallen. (...)

4.2. Naar Belgisch recht geldt wel – althans zo is door mr. Vandermeulen ter zitting aangegeven – dat mocht na toepassing van voormelde uitleg volgens het zogenaamde Haviltex-criterium nog altijd onduidelijkheid bestaan, volgens artikel 1162 van het Belgische Burgerlijke Wetboek het beding ten nadele wordt uitgelegd van degene die de licentie heeft bedongen (in dit geval: Unilever c.s.).

4.3. De rechtbank is met Unilever c.s. van oordeel dat bij toepassing van de hiervoor onder 4.1 vermelde maatstaf geen sprake is van (dreigend) handelen buiten de verleende licentie, waartoe de volgende omstandigheden redengevend zijn. Hierbij wordt er met Ablynx van uitgegaan dat het doel van het onderzoek van Unilever c.s. is om op enig moment VHH’s toe te voegen aan een verpakt voedingsmiddel, bijvoorbeeld VHH’s gericht tegen het rotavirus aan verpakte rijst.(...)
4.5. Hierbij komt dat bij de cosmetische producten onder iii) genoemd nadrukkelijk wel zijn uitgezonderd die producten die medisch georiënteerd zijn. Door het ontbreken van die uitzondering bij verpakte voedingsproducten zal de kennelijk destijds bij Unilever c.s. levende gedachte dat bij voedingsproducten geen enkele restrictie bestond, nader voeding zijn gegeven. In dit kader is niet zonder belang dat Unilever c.s. onbestreden heeft gesteld dat VUB de betreffende tekst heeft opgesteld met – evenzeer onbestreden – deskundige juridische bijstand.(...)

4.6. Aan het voorgaande doet niet af dat – zo al juist, hetgeen Unilever c.s. uitvoerig heeft betwist – de eventueel op enig moment naar aanleiding van het onderzoek in Bangladesh door VHsquared of Unilever c.s. te verhandelen voedingsmiddelen met daaraan toegevoegd VHH’s werkzaam tegen het rotavirus, vergunningplichtig zouden zijn in het kader van de geneesmiddelenwetgeving omdat deze onder de in die wetgeving gehanteerde definitie van geneesmiddel zouden vallen. In de licentieovereenkomst wordt immers ten aanzien van de Gereserveerde Sector niet verwezen naar die regelgeving en evenmin blijkt dit enige rol te hebben gespeeld bij de onderhandelingen van partijen. Laat staan dat voldoende duidelijk wordt aangegeven dat daar, zoals Ablynx bepleit, de cesuur zou liggen voor het onderscheid in de door VUB verleende licentie waar het verpakte voedingsproducten betreft. Reden te minder om dit aan te nemen is het reeds hiervoor overwogen gebrek aan enige verwijzing naar (niet) medische toepassingen bij verpakte voedingsproducten, terwijl dit wel bij cosmetische producten is opgenomen.

4.7. Evenmin kan de rechtbank in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd.

Proceskosten
4.14. Hoewel de rechtbank als hoofdregel in verband met een goede proceseconomie op dit punt geen nadere stukkenwisseling toestaat, moet zij onderkennen dat in deze zaak sprake is van een enigszins omvangrijker specificatie dan in de zaak door deze rechtbank beslist op 13 juni 20122. Bovendien heeft Unilever c.s. een – als gezegd, onvoldoende –reden aangevoerd waarom zij niet meer heeft gespecificeerd. Onder deze specifieke omstandigheden acht de rechtbank het opportuun Unilever c.s. in de gelegenheid te stellen, zoals zij subsidiair heeft verzocht, een verbeterde specificatie van haar kosten in het tweede incident en in de hoofdzaak in te dienen, waarop Ablynx vervolgens kan reageren, waarna zal worden beslist. De beslissing zal dan ook in zijn geheel worden aangehouden.

M.T.M. Koedooder, WURGCONTRACTEN - Waarom artiesten soms de slaven van beroemdheid zijn, in: Jonge Balie-bundel* ‘Recht: kunst of kunde’.
Bijdrage ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners.
De huidige, succesvolle televisietalentenshows waren aanvankelijk bedoeld om nieuw talent aan te boren. Bekende artiesten coachen onbekend talent, dat was de formule. Maar inmiddels blijken deze shows steeds vaker mede een etalage voor al ontdekt talent dat weer in de vergetelheid is geraakt. Karl Michael, een halve finalist in The Voice UK 2013, is daar een voorbeeld van. Na al eerder twee platencontracten te hebben gehad en te hebben meegezongen op een Bruno Mars-opname, sleet hij zijn dagen als glazenwasser. The Voice geeft zijn doodgebloede carrière een nieuwe impuls. Zelfs wereldberoemde artiesten als Shakira en Will.i.am doen tegenwoordig graag mee als coach. Het geeft hun de gelegenheid om voor een massaal publiek zichzelf en hun producten te promoten. Doordat het kijkerspubliek een liedje moet downloaden en massaal moet stemmen om een kandidaat te laten winnen, bereikt een onbekende artiest in de Top 3 meestal direct een hoge positie in de diverse hitparades, waaronder de iTunes-top 10. Talentenshows zijn ‘big business’ geworden, maar vooral voor de producent en eigenaar. De kandidaten zijn daar slechts een onderdeel van. Hetgeen goed blijkt uit de door hun getekende contracten. Gaat het hierbij om wurgcontracten?

Dit artikel is ingekort, lees hier de volledige bijdrage.

Toekomst TV-shows
Terug naar de Reality TV-shows, zoals The Voice. Gaan deze talentenprogramma’s op termijn wellicht aan hun eigen succes ten onder? Er zijn inmiddels zoveel programma’s geweest, dat voor de winnaars steeds vaker geen succesvolle carrière in de muziek blijkt te zijn weggelegd. Er zijn inmiddels veel meer ex-deelnemers dan er plaatsen zijn voor nieuwe supersterren. Idols is inmiddels gestopt met het aanbieden van een gegarandeerd platencontract aan de als nummer 2 geëindigde deelnemer van een serie programma’s. In andere shows staat geen resultaatsverplichting meer opgenomen als het gaat om de winnaar, maar een voorzichtige inspanningsverplichting. En wie kent Jermaine Paul, de 2012-winnaar van The Voice in Amerika? Een wurgcontract is niet veel waard, als de kijkcijfers sterk dalen en het programma daardoor van de buis wordt gehaald. Steeds vaker gaat de publiciteit rond de programma’s niet meer over de zoektocht naar een nieuwe superartiest, maar staan vooral de superartiesten/coaches zelf in de schijnwerpers. Dat is een teken aan de wand. Is het eerste album van een winnaar minder succesvol dan gehoopt, dan laat de platenmaatschappij de artiesten al weer snel ‘vallen’. De opties worden niet opgenomen, de artiest zoekt het verder maar uit. De zucht naar beroemdheid zal wel altijd blijven bestaan, maar voor een langdurige carrière is meer nodig.

Margriet Koedooder
*Jonge Balie Congres

Ktr. Rechtbank Den Haag 3 juli 2013, CV EXPL 12-7620 (X Photography tegen VE)
Uitspraak ingezonden door Katelijn van Voorst, Fox Waldmeister Advocaten.
Auteursrecht. Hotlink. Schikking. Contractrecht. X Photography is maker en rechthebbende op een foto van Johan Cruijff waarop hij afgebeeld staat met gespreide armen in voetbaltenue tijdens de WK finale van 1974. Onder de naam JayJay heeft VE de foto op de website retecool.com geopenbaard middels een "hotlink". De eigenaar van retecool.com publiceert een artikel over de kwestie en de schikkingsonderhandelingen. Dit zou een schending zijn van de tussen X en VE overeengekomen voorwaarde tot vertrouwelijkheid van de schikking. Er zijn slechts voorafgaand aan de schikking mededelingen gedaan aan de eigenaar van retecool.com.

Uit de passage: "Hiermee gaan zowel X als zijn advocaat akkoord en is het dossier gesloten" volgt niet dat VE de vertrouwelijkheid heeft geschonden. De eigenaar van retecool.com heeft verklaard dat hem alleen is verteld dat er een regeling was bereikt zonder dat VE er verder iets over heeft te zeggen; daaruit heeft hij zelfstandig de conclusie getrokken dat het dossier gesloten is. De vordering van X is niet-ontvankelijk en de schikking is nog altijd van kracht.

3.4. (...) Het tot dat moment in het artikel beschreven verloop van de schikkingsonderhandelingen, biedt dan ook geen steun voor de stelling van X dat VE na het sluiten van de schikkingsovereenkomst de voorwaarde van vertrouwelijkheid heeft geschonden.

3.5. Daarmee wordt toegekomen aan de beantwoording van de vraag of de passage in het artikel "Hiermee gaan zowel X als zijn advocaat akkoord en is het dossier gesloten", tot een ander oordeel leidt. X beroept zich met name op deze passage ter onderbouwing van de gestelde schending van vertrouwelijkheid. (...) Anders dan X betoogt, volgt daaruit niet dat VE de overeengekomen vertrouwelijkheid moet hebben geschonden. Daartoe wordt verwezen naar de verklaring van [RETECOOL]. [RETECOOL]  heeft verklaard dat hij, nadat de schikkingsovereenkomst was gesloten, wel contact heeft gehad met VE, maar dat VE hem alleen heeft verteld dat er een regeling was bereikt zonder er verder iets over te zeggen. X heeft niet gesteld dat VE reeds daarmee de overeengekomen vertrouwelijkheid heeft geschonden.

3.6. Concluderend kan X, in het licht van de betwisting van VE en de verklaring van [RETECOOL], niet worden gevolgd in zijn betoog dat uit het artikel volgt dat VE de overeengekomen vertrouwelijkheid moet hebben geschonden. Voor zover X met zijn stelling dat VE zich had dienen te onthouden aan de discussie op internetpagina naar aanleiding van artikel, betoogt dat VE daarmee de overeengekomen vertrouwelijkheid heeft geschonden, passeert de kantonrechter dat betoog als onvoldoende onderbouwd. Nu X, gelet op de gemotiveerde betwisting van VE, onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat VE de overeengekomen vertrouwelijkheid heeft geschonden, wordt niet toegekomen aan het leveren van bewijs en passeert de kantonrechter het bewijsaanbod. Aangezien de schikkingsovereenkomst tussen partijen nog van kracht is, zal X niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Rechtbank Midden-Nederland 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5345 (Proces Design Centre BV tegen AKZO Nobel)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.
Contractrecht. Succes- of implementatievergoeding. PDC heeft consultancy- en advieswerkzaamheden verricht voor Akzo Nobel voor de inrichting van een nieuwe fabriek in China. Twee van de negen ideeën zijn geïmplementeerd in het productieproces van de fabriek. Akzo Nobel heeft PDC betaald, partijen verschillen van mening over de aanvullende vergoeding uit artikel 4 onder b van de overeenkomst, waarin door PDC een beloningsconstructie wordt gelezen in geval van implementatie van de door PDC geleverde ideeën. De beloning is op eenduidige en eenvoudige wijze vast te stellen en ter vervanging van de licentievergoeding die PDC normaal bedingt.

Dat uit de zinssnede "This is a gentleman's agreement to be judged by AKZO NOBEL" geen nakoming in rechte kan worden afgedwongen wordt afgewezen. De uitleg van de overeenkomst komt aan op wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het is onvoldoende dat één van beide partijen een bepaalde bedoeling had.

Akzo Nobel wordt veroordeeld tot het betalen van €110.000 vermeerderd met de wettelijke rente ex 6:119a BW en gebiedt in geval van toekomstige implementaties, al dan niet deels, van de voorstellen van PDC, PDC daarvan binnen 6 maanden deugdelijk te informeren.

4.6. Een aantal feiten en omstandigheden die PDC heeft aangevoerd en die relevant zijn voor de beoordeling van de door haar voorgestane uitleg van de overeenkomst (zoals weergegeven in overweging 4.3.) zijn door Akzo Nobel niet betwist, zodat de rechtbank deze als vaststaand zal aannemen. Dit betreffen de volgende feiten en omstandigheden:
-
De door PDC in opdracht van Akzo Nobel uitgevoerde werkzaamheden waren gericht op het verbeteren van de efficiëntie van bestaande productieprocessen van Akzo Nobel voor een nieuwe fabriek in China, die nog moest worden opgestart;
-
Akzo Nobel zal slechts overgaan tot het implementeren van een nieuw productieproces in één van haar fabrieken, indien dat naar verwachting tot een groter rendement zal leiden;
-
Partijen hebben over de inhoud van artikel 4, onder b, van de overeenkomst onderhandeld, waarbij de zin “This is a gentleman’s agreement to be judged by AKZO NOBEL” in een latere versie van de concepten van de overeenkomst is toegevoegd;
-
PDC is tijdens deze onderhandelingen - in tegenstelling tot Akzo Nobel - niet bijgestaan door een jurist;
-
De aanvankelijke zinsnede “new feasable process” is in deze latere versie vervangen door de zinsnede “cheaper feasable process”;
-
Verder is het aanvankelijk opgenomen sub c van artikel 4 van de overeenkomst komen te vervallen, waarin ten behoeve van PDC een licentievergoeding was bepaald;
-
De voornoemde wijzigingen in de eerdere versie(s) van de overeenkomst vinden hun oorsprong in kritiek van Akzo Nobel op de oorspronkelijke redactie van het artikel;
-
Deze oorspronkelijke redactie vindt haar oorsprong in de standaardcontracten die PDC gebruikt bij het sluiten van overeenkomsten met haar opdrachtgevers;
-
Door PDC werd in de onderhandelingen aanvankelijk een hoger tarief voor haar werkzaamheden bedongen dan is overeengekomen in de bij de overeenkomst behorende “Appendix 1”;
-
Akzo Nobel wenste de overeenkomst en de daaruit voor partijen voortkomende verplichtingen overzichtelijk en duidelijk te houden en wenste discussie achteraf over de uitleg ervan zoveel mogelijk te voorkomen.
4.7.
Op grond van de hiervoor in overweging 4.6. genoemde vaststaande feiten en de daaruit volgende context waaronder de overeenkomst is aangegaan komt de rechtbank tot de conclusie dat de door PDC voorgestane uitleg van de overeenkomst voorshands bewezen moet worden geacht. Deze uitleg houdt in dat de tekst van artikel 4, onder b, van de overeenkomst moet worden gezien als beloningsconstructie in geval van implementatie van de door PDC geleverde ideeën, waarbij de beloning op eenduidige en eenvoudige wijze is vast te stellen, ter vervanging van de licentievergoeding die PDC normaal gesproken bedingt. Omdat de rechtbank haar voorshandse oordeel reeds baseert op deze vaststaande feiten, is niet meer van belang of het overige feitenrelaas komt vast te staan zoals dat door PDC wordt aangevoerd ter ondersteuning van deze uitleg van de overeenkomst en zoals dat door Akzo Nobel wordt betwist. Aan bewijslevering door PDC van dit feitenrelaas wordt daarom niet toegekomen.
4.10.
Verder stelt Akzo Nobel dat het aan haar is om te beoordelen of zij op grond van artikel 4, onder b, van de overeenkomst gehouden is tot het voldoen van een vergoeding aan PDC. Hierbij wijst zij op de zinsnede “to be judged by AKZO NOBEL” en betwist zij de door PDC voorgestane uitleg van de overeenkomst (zoals weergegeven in overweging 4.3.).
Ter staving van de aldus door haar betwiste voorlopige uitleg door de rechtbank voert Akzo Nobel aan dat deze ter vermijding van schenkingsrechten opgenomen clausule een juridische grondslag vormt voor een mogelijk door Akzo Nobel aan PDC te betalen vergoeding, voor het geval Akzo Nobel daar vanwege het succes van de ideeën van PDC aanleiding voor zou zien. De rechtbank overweegt naar aanleiding daarvan dat zelfs indien na het leveren van tegenbewijs zou komen vast te staan dat Akzo Nobel het zelf wenselijk achtte om een dergelijke juridische grondslag in de overeenkomst op te nemen, dit niet tot gevolg zou hebben dat daarmee de door PDC voorgestane uitleg van de overeenkomst in voldoende mate gemotiveerd zou zijn betwist. Daarbij is van belang dat het bij de uitleg van overeenkomsten aankomt op wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten - gelet op de in overweging 4.5. weergegeven maatstaf die op grond van jurisprudentie geldt bij die uitleg. Dat betekent dat onvoldoende is dat komt vast te staan dat één van beide partijen een bepaalde bedoeling had bij de overeenkomst: voor een uitleg conform die bedoeling is vereist dat die bedoeling bij het aangaan van de overeenkomst voor de andere partij ook kenbaar was. In dit geval is gesteld noch gebleken dat Akzo Nobel tijdens de onderhandelingen ook aan PDC te kennen heeft gegeven in de overeenkomst een grondslag te willen opnemen voor een op initiatief van Akzo Nobel aan PDC te betalen vergoeding. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat Akzo Nobel de door PDC voorgestane uitleg van de overeenkomst ook in zoverre onvoldoende heeft betwist en dat aan het toelaten van Akzo Nobel tot het leveren van tegenbewijs ook op dit onderdeel niet wordt toegekomen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 12-1335 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7090 (Tempting Brands A.G. tegen Tempting Brands B.V.)
Tempting Brands A.G. (TBAG)  is houder van het merk Route 66. Tempting Brands B.V. (TBBV) was licentienemer van TBAG en heeft gebruikgemaakt van het merk 'Route 66'. TBAG heeft de licentie inmiddels opgezegd, alleen niet met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. TBBV gebruikt het merk nog steeds en TBAG vordert dat TBBV het gebruik van het merk staakt. TBBV vordert in reconventie vergoeding van kosten gemaakt met betrekking tot een beurs in Londen.

De voorzieningenrechter wijst zowel de vorderingen in conventie als in reconventie toe. Het is niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de opzegging van de overeenkomstig niet geldig is. TBBV mag de rechten dus niet meer uitoefenen. Het is aannemelijk dat de bodemrechter de schadevergoeding zal toewijzen, nu de afgesproken opzegtermijn niet is gehanteerd.

5 De beoordeling in conventie en in reconventie
5.1. Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of TBBV nog bevoegd is de benaming “ROUTE 66” te gebruiken. Tussen partijen is niet in geschil dat TBAG rechthebbende ter zake het gebruik van die benaming is en dat zij in 2008 aan TBBV het recht heeft verschaft om derden een licentie voor het gebruik ervan te verlenen.

5.2. Uit de e-mail van 20 februari 2013 van [vertegenwoordiger eiser] aan [vertegenwoordiger gedaagde] blijkt dat TBAG op die datum de overeenkomst op basis waarvan TBBV bevoegd was om licenties aan derden te verstrekken heeft opgezegd. Uit de overige gedingstukken blijkt niet dat TBAG deze opzegging op enige wijze ongedaan heeft gemaakt. Dit betekent dat in beginsel TBAG als merkhouder kan opkomen tegen het verdere gebruik door TBBV van de benaming “ROUTE 66”, voor zover dat gebruik in strijd is met de rechten van TBAG.

5.3. Indien echter aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de opzegging van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zoals TBBV betoogt, zal in dit kort geding het oordeel moeten luiden dat TBBV vooralsnog nog steeds haar rechten uit de overeenkomst uit mag oefenen.

5.4. De voorzieningenrechter acht het echter niet aannemelijk dat de bodemrechter tot dat oordeel zal komen. TBBV wordt er niet in gevolgd dat de overeenkomst exclusief en onherroepelijk is aangegaan en dus niet voor opzegging vatbaar is. Mogelijk hebben partijen wel op zodanige wijze uitvoering gegeven aan hun samenwerking dat geconcludeerd kan worden dat TBBV een bepaalde mate van exclusiviteit heeft verworven. Maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het de bedoeling van partijen is geweest dat de overeenkomst onherroepelijk is aangegaan en dat partijen deze niet konden opzeggen. Daarom moet worden aangenomen dat de overeenkomst in beginsel niet langer voortduurt en dat TBBV als gevolg van de opzegging niet meer bevoegd is om licenties aan derden te verstrekken.

5.5. TBBV heeft aangevoerd dat, ingeval moet worden uitgegaan van een opzegging, TBAG een opzegtermijn van twee jaar in acht had moeten nemen. Deze termijn acht de voorzieningenrechter te lang. Het is mogelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG niet met onmiddellijke ingang de overeenkomst kon opzeggen en dat een opzegtermijn in acht genomen had moeten worden, maar dat deze termijn dan zo lang zou zijn dat de overeenkomst thans geacht kan worden nog steeds te bestaan, wordt vooralsnog niet aannemelijk geacht.

5.6. Dit betekent dat de vordering sub 1 in conventie, die ertoe strekt dat TBBV de benaming “ROUTE 66” niet zal gebruiken op de Brand Licensing Europe beurs, toewijsbaar is.

5.7. Wel is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG als gevolg van de opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn schadeplichtig is en dat zij aan TBBV een schadevergoeding moet voldoen. Naar verwachting komen de kosten die TBBV voor de beurs in Londen heeft gemaakt, voor vergoeding in aanmerking. De vordering in reconventie tot betaling van deze kosten zal daarom worden toegewezen als voorschot op en ter verrekening met hetgeen TBAG ten gronde zal blijken schuldig te zijn. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat TBAG deze vergoeding niet verschuldigd zal zijn ingeval TBBV in strijd met dit vonnis toch aanwezig zal zijn op de beurs in Londen.

5.8. Het in conventie gevorderde gebod aan TBBV, om het gebruik van de benaming “ROUTE 66” in het kader van licentieverstrekking aan derden voor het gebruik van de “ROUTE 66”-merkrechten van TBAG te staken, is ook toewijsbaar, met dien verstande dat het gebod geldt totdat de bodemrechter anders zal hebben geoordeeld. TBAG heeft een spoedeisend belang bij dit gebod, ter voorkoming van inbreuk op haar merkrechten.

5.9. Hoewel TBBV heeft aangevoerd dat zij vrijwillig aan dit vonnis zal voldoen, zal aan het verbod en gebod een dwangsom worden verbonden. Het conflict tussen partijen duurt al enige maanden en behelst meerdere kwesties, zodat het met het oog op de preventieve werking verstandig lijkt om zekerheidshalve een (ambtshalve gematigde) dwangsom op te leggen.

5.10. In reconventie zijn de primaire vorderingen als gevolg van hetgeen hiervoor is overwogen niet toewijsbaar. Subsidiair heeft TBBV nog gevorderd om TBAG te verbieden op enigerlei wijze gebruik te maken van de Style Guide en het daarmee samenhangende approval process. Volgens TBAG behoort de Style Guide niet toe aan TBBV maar waarschijnlijk aan [derde]. Dit kort geding leent zich er niet voor om te onderzoeken wie de rechthebbende is. Gelet op de tegengestelde standpunten van partijen kan niet zonder meer worden aangenomen dat de Style Guide aan TBBV toebehoort en dat zij gerechtigd is om zich tegen het gebruik door TBAG te verzetten. Daarom is de vordering niet toewijsbaar, maar aan TBAG wordt in overweging gegeven om voorlopig prudent met de Style Guide en het approval process om te gaan.

5.11. Gezien het feit dat beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-218/12 (Lokman Emrek v Vlado Sabranovic) - dossier - persbericht
Als randvermelding. Bevoegdheid. Reclamerecht. Verzoek om een prejudiciële beslissing, Landgericht Saarbrücken. Uitlegging van artikel 15, lid 1, sub c, van EEX-Verordening. Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten. Geval waarin een ondernemer beschikt over een website die is „gericht” naar de woonstaat van de consument. Noodzaak van een causaal verband tussen deze activiteit en het sluiten van de overeenkomst door de consument. Eventuele beperking van de bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten tot op afstand gesloten overeenkomsten. Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 1, sub c, van EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat er een causaal verband bestaat tussen het middel – een website – dat wordt gebruikt om de commerciële of beroepsactiviteit te richten op de lidstaat waar de consument woont, en het sluiten van de overeenkomst met deze consument. Wel vormt het bestaan van een dergelijk causaal verband een aanwijzing dat de overeenkomst verband houdt met een dergelijke activiteit.

Gestelde vragen:

„1)      Wanneer de website van een ondernemer voldoet aan de voorwaarde van het ‚gericht’ zijn, is dan voor de toepassing van artikel 15, lid 1, sub c, van verordening nr. [44/2001] als verdere, ongeschreven voorwaarde vereist dat de consument door de website van de ondernemer is aangezet tot het sluiten van de overeenkomst, dus dat er een causaal verband bestaat tussen de website en het sluiten van de overeenkomst?

2)      Indien de voorwaarde van het ‚gericht’ zijn in causaal verband moet staan tot het sluiten van de overeenkomst, is dan voor de toepassing van artikel 15, lid 1, sub c, van verordening nr. 44/2001 bovendien vereist dat de overeenkomst door middel van technieken voor verkoop op afstand wordt gesloten?”

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 14 oktober 2013,  ECLI:NL:RBOBR:2013:5692 (Van den Borne en ARTISTS & BANDS B.V. tegen Van de Water)
Overname IE-rechten uit faillissement. Schriftelijkheidsvereisten. Te ruime uitleg van "gedurende de arbeidstijden of daarbuiten". Rechtspraak.nl: Kern van dit kort geding is de vraag wie rechthebbende is van het woord- en beeldmerk The Clash of the Coverbands.

Uitgangspunt is dat Van den Borne als houder als oorspronkelijk rechthebbende moet worden aangemerkt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Van den Borne de merken op enig moment heeft overgedragen aan een inmiddels gefailleerde stichting. In dat geval moet worden aangenomen dat Van de Water rechthebbende is geworden uit hoofde van de met de curator gesloten koopovereenkomst waarbij deze merken zijn verkocht.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit het enkele feit dat Van den Borne de exploitatie van de merken heeft ondergebracht in de stichting niet kan worden afgeleid dat daarmee ook de merken aan de stichting zijn overgedragen. Artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht van een merk, op straffe van nietigheid, schriftelijk moet worden vastgelegd. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat met artikel 14 uit de arbeidsovereenkomst is beoogd alle intellectuele eigendomsrechten van Van den Borne over te dragen aan de stichting, dus ook rechten ontstaan vóór aanvang van het dienstverband. Aannemelijker is dat de zinsnede “gedurende de arbeidstijden of daarbuiten” slechts betrekking heeft op prestaties en verrichtingen van de werknemer tijdens het dienstverband, dus na 1 februari 2011, zowel tijdens de gebruikelijke werkuren als daarbuiten.

Vast staat dat het woordmerk The Clash of the Coverbands en het bijbehorende beeldmerk tot stand zijn gekomen in 2004 respectievelijk 2009, dus ruimschoots vóór aanvang van het dienstverband. Daarmee vallen die merken naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder de strekking van artikel 14 en kan dat artikel dus niet worden aangemerkt als een schriftelijke vastlegging van de overdracht van die merken door Van den Borne aan de stichting. (...) Dat betekent dat moet worden aangenomen dat Van den Borne ten tijde van het faillissement van de stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en dus niet in de boedel van de stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Van de Water als rechthebbende moet worden aangemerkt.

Van de Water heeft voor de door hem gestelde overdracht van de merken twee gronden aangevoerd. Ten eerste zou de overdracht blijken uit het feit dat de stichting sinds haar oprichting de merken heeft geëxploiteerd door het onder deze naam verzorgen van de bandcompetitie. Ten tweede zou tussen de stichting en Van den Borne met ingang van 1 februari 2011 een arbeidsovereenkomst zijn gesloten, waarin is bepaald alle prestaties en verrichtingen van de werknemer gedurende de arbeidstijden of daarbuiten die kunnen leiden tot vestiging van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever toebehoren.

Dat geldt echter ook voor Van den Borne zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen Van den Borne en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat Van den Borne zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Bands. Dat betekent dat Van den Borne zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. Van den Borne zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen. Vorderingen van Artists & Bands worden grotendeels toegewezen; vorderingen van Van de Water in reconventie worden afgewezen.

5.6. Dat betekent dat moet worden aangenomen dat [verzoeker]ten tijde van het faillissement van de Stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en de merken dus niet in de boedel van de Stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]als rechthebbende moet worden aangemerkt. Dat geldt echter ook voor [verzoeker]zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen [verzoeker]en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat [verzoeker]zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Brands. Dat betekent dat [verzoeker]zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. [verzoeker]zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.

5.7. Resteren de vorderingen voor zover die door Artists & Bands zijn ingesteld. De eerste vordering die strekt tot het staken en gestaakt houden van met The Clash of the Coverbands overeenstemmende tekens is toewijsbaar. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van [verweerder]dat geen verwarringsgevaar te duchten is tussen (de totaalindrukken van) The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso. Immers [verzoeker]c.s. hebben onbetwist gesteld dat de toevoeging “The Only Road To Paradiso” slechts als subtitel moet worden gezien en van ondergeschikt belang is. Daarbij hebben [verzoeker]c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat met gebruikmaking van verschillende vennootschappen en stichtingen gedurende een lange periode onder de naam “The Clash of the Coverbands” jaarlijks bandcompetities zijn georganiseerd.
Voor zover [verweerder]dat teken nog niet zou hebben gebruikt in het economisch verkeer, dan bestaat gelet op haar stellingen in dit kort geding – namelijk dat zij rechthebbende is - voldoende concrete dreiging om aan te nemen dat zij dit wel zal gaan doen. De vordering zal daarom op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden toegewezen als na te melden. Voorts is voldoende aannemelijk dat [verweerder]met het gebruik van de facebookpagia facebook.com/theclashoftecoverbands eveneens inbreuk maakt op het merkrecht zodat ook dat gebruik zal worden verboden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

5.8. Dat geldt ook voor de tweede vordering. Niet in geschil is dat The Clash of te Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso door [verzoeker]c.s. als handelsnamen zijn gebruikt. Op grond van artikel 5a Hnw is het [verweerder]verboden die handelsnamen te voeren.

(...)
6.1. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]rechthebbende is van de woordmerken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso, het bijbehorende beeldmerk en de handelsnaam The Clash of the Coverbands. Dat betekent dat [verweerder]zich niet kan verzetten tegen gebruik daarvan door [verzoeker]c.s. De vorderingen van Van de Water
Zullen daarom worden afgewezen.

De voorzieningenrechter, in conventie,.
7.1. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang van betekening van dit vonnis iedere gebruik van het teken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de facebookpagina facebook.com/theclashofthecoverbands;

7.2. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnaam The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso;

7.3. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om te staken en gestaakt te houden het aanbieden en in het verkeer brengen van producten en diensten onder gebruikmaking van tekens en aanduidingen waarin de lettercombinatie “The Clash of the Coverbands” of daarmee overeenstemmende lettercombinaties voorkomen,

7.4. veroordeelt [verweerder]om aan Artists & Bands een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 7.1., 7.2. of 7.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,