Procesrecht  

Nog even een stukje uit de nieuwste beslagsyllabus (samengesteld onder verantwoordelijkheid van het LOVC, het Landelijk overleg van de voorzitters van de sectoren civiel van de rechtbanken), 7e (verbeterde) versie, februari 2009.

"Bewijsbeslag betreffende rechten van intellectuele eigendom (artikel 1019b lid1 juncto artikel 1019c lid 1 Rv)

Dit beslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de vierde titel van boek 3 Rv (de artt. 700 Rv e.v; zie hiervoor). Vaak zal het daarbij gaan om een beslag tot afgifte (zie hiervoor onder Beslag tot afgifte en levering). De in beslag te nemen zaken kunnen echter niet alleen de vermeend inbreukmakende zaken omvatten, maar ook de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de op de inbreuk betrekking hebbende documenten. Indien in het beslagrekest tevens om de aanstelling van een gerechtelijk bewaarder wordt verzocht behoeven de gerekwestreerde en eventuele andere belanghebbenden niet eerst te worden opgeroepen teneinde op het verzoek te worden gehoord (artikel 709, derde lid, Rv is namelijk niet van overeenkomstige toepassing). Zie voor de door de voorzieningenrechter aan de gerechtelijke bewaring te stellen beperkingen pag. 10.

Ook zonder dat de wederpartij is opgeroepen en gehoord kan verlof tot het leggen van een bewijsbeslag worden verleend (vergelijk Hof ’s-Hertogenbosch 30 mei 2007, LJN: BA9007; PRG 2007, 104).

Een verlof tot het leggen van bewijsbeslag kan niet automatisch ook een inzagerecht voor de beslaglegger inhouden. Voor een verzoek in een beslagrekest tot het leggen van bewijsbeslag om dat beslag "ten behoeve van inzage door verzoekster" te mogen leggen, kan geen grond zijn. Een dergelijk verzoek dient te worden afgewezen (vergelijk rechtbank Arnhem, 1 juni 2007, LJN: BA9615; NJF 2007, 354).

NB 1: Bewijsbeslag in niet-IE zaken (dat doorgaans wordt gebaseerd op artikel 730 Rv juncto 843a Rv) is naar de mening van het LOVC niet onmogelijk (besluit 13 juni 2008).

NB 2: Conservatoir beslag moet worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 1019i Rv, waarbij door de voorzieningenrechter een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak (doorgaans 6 maanden) als bedoeld in lid 1 van dat artikel dient te worden bepaald. Wanneer de voorzieningenrechter die termijn niet heeft gesteld, geldt lid 2 van artikel 1019i Rv (vergelijk rechtbank Leeuwarden, 27 juni 2007 r.o. 4.26 en 4.27, LJN: BA9084).

Lees de beslagsyllabus hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 17 maart 2009, Industria de diseño textil S.A. tegen Artiq Mobile B.V. (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen van Wijmen)

Ex parte. Merkenrecht. SMS-dienst biedt (zelfgemaakte) waardecheques met daarop het merk ZARA (de bekende modewinkelketen) aan om publiek over te halen om mee te doen aan de sms-spellen: inbreuk merkrecht ZARA. Pan-Europees verbod. (Klik op afbeelding voor vergroting).

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoekster. Het door gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.

Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben, moet worden geconcludeerd dat het merkgebruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster. Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerdeneen geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 maart 2009, HD 200.012.193, Abbott Cardiovascular Systems Inc. tegen Medtronic B.V. (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh)

Arrest in zaak over het inzagerecht in in beslaggenomen documenten met betrekking tot een beweerdelijk octrooi-inbreuk. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (zie Rechtbank Maastricht 29 juli 2008, IEF 6522). Artikel 1019b, alleen veiligstelling bewijs, geen inzage.

4.3.3. Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar - zoals het hof in r.o. 4.3.2 a1 overwoog - dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag inzagerecht met zich mee brengt. Vooropgesteld moet worden - zoals ook de voorzieningenrechter heeft gedaan - dat de Richtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving autonoom dienen te worden uitgelegd, en wel aan de hand van de inhoud van de Richtlijnen van die wetgeving. Zoals hiervoor is overwogen is daarin onderscheiden tussen veiligstelling van en inzage in bewijsmateriaal. Dat onderscheid heeft niet tot gevolg dat de minimum waarborg die de communautaire wetgever aan de IE-rechthebbende heeft willen geven niet wordt gehaald. Ook volgens de Nederlandse wetgeving kan de IE-rechthebbende immers op vrij eenvoudige wijze bewerkstelligen dat hij inzage verkrijgt in het inbeslaggenomen materiaal. Dat hij daartoe de weg van artikel l019a Rv. jo. artikel 843a Rv, dient te bewandelen betekent niet dat zijn inzagerecht onaanvaardbaar wordt beperkt.

4.3.5. (…) Voor de (impliciete) stelling van Abbott dat de wetgever heeft bedoeld dat de beslaglegger dan via de weg van artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet de beschikking krijgt over de gedetailleerde beschrijving is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in de wet noch in de parlementaire geschiedenis daarvan.

(…) 4.4.1. . In dit hoger beroep heeft Abbott als meer subsidiair verweer in conventie tevens meer subsidiaire grondslag voor haar reconventionele vorderingen een beroep gedaan op artikel 1019a jo. artikel 843a Rv.(…)

4.4.3. Gelijk de voorzieningenrechter heeft overwogen vindt de stelling van Medtronic dat de vordering tot inzage slechts bij de bodemrechter kan worden gedaan geen steun in het recht. Mits aan de overige voorwaarden - waaronder het hebben van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking - is voldaan is denkbaar dat in spoedeisende zaken de vordering in kort geding wordt gedaan.(…)

4.4.4. Abbott heeft inmiddels ook in de versnelde bodemprocedure op de voet van de artikelen 1019a jo 843a Rv. en bij wijze van incident inzage gevorderd. In die procedure heeft de Rechtbank 's-Gravenhage in een rolbeslissing van 26 november 2008 beslist dat zij tegelijk met het eindvonnis op dit incident zal beslissen [zie: Rechtbank ’s-Gravenhage,  11 maart 2009, IEF 7665]. Partijen verwachten dit vonnis in maart 2009. Het oordeel van de bodemrechter omtrent de inzagevordering (en tegelijkertijd omtrent de inbreukvordering in de hoofdzaak) is in tijd dus vrijwel gelijk te verwachten met het oordeel van het hof in het onderhavige kort geding. Daarom heeft Abbott geen spoedeisend belang bij haar vordering in dit kort geding.

1019h proceskosten: €19.388.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 24 februari 2009, KG ZA 09-26, Eiser tegen Gedaagde (rekenfout proceskosten) (met dank aan Sandra Koloc, JPR Advocaten)

Procesrechtelijk staartje van de zonwerings-handelsnaamzaak (zie IEF 7629). Verzoek ex artikel 31 en 32 Rv. Afwijzing verzoek tot verbetering van een kennelijke rekenfout in de proceskostenveroordeling.

1.3. In het vonnis is overwogen dat eiser als productie 13 een kostenspecificatie in het geding heeft gebracht waarin de advocaatkosten op een bedrag van € 4.833,78 inclusief BTW worden begroot en dat de Vof deze specificatie bij dagvaarding van 26 januari 2009 heeft ontvangen. Bij de beoordeling van de vordering om de Vof in de volledige kosten te veroordelen is, zo blijkt genoegzaam uit de overwegingen in het vonnis, uitgegaan van deze kostenspecificatie. 
  eiser heeft eerst bij pleidooi, derhalve te laat, een nadere specificatie van de kosten tot aan de terechtzitting in het geding gebracht. In het geval vergoeding van volledige proceskosten wordt gevorderd, dienen immers de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (LJN: BC2 153). De voorzieningenrechter heeft dan ook geen acht geslagen op de tardief in het geding gebrachte kostenspecificatie. Van een kennelijke rekenfout zoals door eiser gesteld is derhalve geen sprake.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 januari 2009, KG ZA 08-815, Boco Chemie B.V. tegen CWS-Boco Nederland (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen Van Wijmen).

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Casus is vergelijkbaar met het recente gepubliceerde vonnis Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, IEF 7607, EBW Installatietechnieken / EBW Elektrotechniek (Bis in idem). De Rechtbank Den Bosch komt echter tot een andere conclusie. Het arrest van Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, IEF 2414, Storteboom/Fraas wordt door de twee voorzieningenrechters anders geïnterpreteerd.

Vergelijkbaar met de situatie waar de rechtbank Arnhem over oordeelde, heeft ook eiseres Boco Chemie B.V. in het eerste kort geding met gedaagde CWS-Boco Nederland B.V. grotendeels gelijk gekregen. Gedaagde diende het gebruik van enige handelsnaam met daarin de aanduiding ‘boco’ te staken en gestaakt te houden. De toegewezen voorlopige voorzieningen hebben ook in onderhavig geschil hun werking verloren door toedoen/nalaten van eiseres.

In een tweede kort geding meent gedaagde primair dat eiseres niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat eiseres thans opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden dezelfde vorderingen tegen haar heeft ingesteld. Ingevolge artikel 101 9i Rv had eiseres in plaats daarvan een eis in hoofdzaak behoren in te stellen en de uitkomst daarvan behoren af te wachten. Een hernieuwde behandeling in kort geding is in strijd met het door artikel 1019i Rv voorgestane systeem en in strijd met een goede procesorde, aldus gedaagde. Dit verweer slaagt.

Ter onderbouwing van het argument dat een hernieuwde behandeling in kort geding in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv besteedt gedaagde, zo blijkt uit een begeleidend schrijven van de advocaat van gedaagde,  in de procedure uitgebreid aandacht aan de parlementaire geschiedenis inzake de invoering van artikel 260 Rv. Tevens brengt gedaagde het arrest van het Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, Storteboom/Fraas onder de aandacht van de voorzieningenrechter.

De voorzieningenrechter is met gedaagde van oordeel dat eiseres niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, nu dit in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv. Daarbij wordt tevens aansluiting gezocht bij hetgeen het Hof Leeuwarden heeft overwogen, te weten dat het in artikel 260 Rv (thans artikel 1019i Rv) voorziene verlies van kracht van een voorlopige voor- ziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voorgenoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. ‘Boco Chemie heeft het ook zelf in de hand gehad dat zij thans nadeel ondervindt van het feit dat CWS-Boco op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis van 2 september 2008 is veroordeeld.’

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 23 februari 2009, KG ZA 09-96, Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G. (met dank aan András Kupecz, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Voor de volledigheid. Octrooirecht. Contactlenzen. Proces-verbaal van de zitting van het  Haarlemse opheffings-kort geding waarin de beoordeling van de ex parte wordt verwezen naar de Rechtbank Den Haag (zie hieronder, Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  IEF 7622, Novartis /Friedrichs.)

6. De voorzieningenrechter stelt vast dat artikel 1019e lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv) bepaalt dat de voorzieningenrechter die een x-partebevel heeft gegeven desgevorderd het bevel kan herzien .
Als elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn om in octrooizaken ex-parteverzoeken op grond van artikel 1019e lid 3 Rv te beoordelen, zou dat tot gevolg hebben dat elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn de herzieningsverzoeken in octrooizaken te behandelen.
Gezien de specialistische materie waarop octrooizaken zien, kan dat niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Juist met het oog op het specialistische karakter van octrooizaken heeft de wetgever de behandeling ervan geconcentreerd bij één rechtbank, namelijk die van ’s-Gravenhage. Het moet dus wel de bedoeling van de wetgever zijn geweest om ook voor ex-parteverzoeken in octrooizaken gebaseerd op artikel 1019e lid 1 Rv alleen de Haagse voorzieningenrechter bevoegd te laten zijn. Wat de bevoegdheid betreft volgt de voorzieningenrechter derhalve de redenering van de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch in diens beschikking van 10 december 2008 (LJN: BH2831). 

Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage blijft de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.

Lees het proces-verbaal hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 maart 2009, KG ZA 09-38, Business Motor-Mania España S.L. tegen Asiangear B.V.

Nieuw hoofdstukje in scootergeschil tussen MM-Exclusive en Asian Gear. Aan IE-geschil verwante beslagzaak. Na te hebben vernomen dat er een aantal containers met daarin scooters van MM-Exclusief in de haven van Rotterdam zou zijn aangekomen, heeft Asiangear uit kracht van het vonnis van 16 september 2008 (waarbij de toenmalige beslaglegger MM-Exclusief (nog) niet over geregistreerd merk beschikte,  IEF 7084) executoriaal (derden)beslag gelegd op de inhoud van een aantal containers. Motor-Mania España vordert de opheffing van het beslag, omdat de scooters haar eigendom zouden zijn en niet van MM-Exclusief. De voorzieningenrechter acht dit vooralsnog niet aannemelijk en wijst de vordering af. 

5.9. In het midden kan blijven naar welk recht zou moeten worden beoordeeld wie eigenaar van de scooters is. Het voorgaande roept reeds zoveel vragen op dat de eigendom van Motor-Mania España vooralsnog niet voldoende aannemelijk is gemaakt, ook omdat onverklaard is gebleven waarom op de dozen, waarin de scooters zijn verpakt, het door MM-Exclusief gebruikte merk en haar domeinnaam zijn weergegeven. De opheffing van het beslag moet dus worden afgewezen. Voor toewijzing van de – niet gemotiveerde – subsidiaire vordering tot staking van (verdere) executie van het vonnis zou aanleiding kunnen bestaan indien Asiangear, ondanks een vordering van Motor-Mania España in een bodemzaak tot opheffing van het beslag en afgifte van de scooters, de executie zou willen doorzetten. Die situatie is echter niet aan de orde. Dit voert tot de slotsom dat de vorderingen van Motor-Mania España zullen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  KG ZA 09-254, vonnis in de zaak Novartis A.G. tegen Friedrichs c.s. en tevens vonnis in het door de vzr Rechtbank Haarlem gewezen kort geding Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G (KG ZA 09-0273).

Octrooirecht. Twee vonnissen in één uitspraak. Haarlemse ex parte en Haags kort geding over gesteld inbreukmakende contactlenzen. De in een opheffings-kort geding (IEF 7624) verwezen, maar, om geen vacuüm te creëren, nog niet opgeheven Haarlemse ex parte wordt door de Rechtbank Den Haag meteen opgeheven wegens relatieve onbevoegdheid van de Rechtbank Haarlem.

De Haagse zaak is geen vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, Novartis / Johnson & Johnson (IEF 7571), maar gaat wel over dezelfde lenzen en is wel zo nauw verwant dat gedaagde i.c. het verweer voert dat J&J in die zaak niet meer mocht voeren en dat met verwijzing naar die zaak een voorlopig verbod wordt gegeven terwijl de zaak wordt aangehouden omdat zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende zijn voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen.

Novartis is rechthebbende op EP 0819258, een ctrooi heeft betrekking op lenzen die geschikt zijn voor langdurig dragen, en beschermt de contactlenzen “Air Optix” en “Night & Day die Novartis wereldwijd op de markt brengt. Friederichs, gedaagde in het onderhavige geschil, is een groep van ondernemingen in Nederland die in Nederland ondermeer de voornoemde contactlenzen van Novartis en de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johson op de markt brengt. 

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het vonnis van 11 februari 2009, waarin is overwogen dat het Octrooi geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft vervolgens een door Novartis gevraagd conservatoir beslag en een ex parte verbod toegewezen. In een daarop volgens opheffings kort geding heeft de Rechtbank Haarlem het beslagverlof wegens gebrek aan belang opgeheven en de m.b.t. het ex parte verzoek overwogen dat de Rechtbank Den Haag weliswaar exclusief bevoegd was, maar het ex parte bevel niet vernietigd:

“Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage zal de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.”

In de verwezen zaak is nu uitsluitend nog de vraag aan de orde of het ex parte gegeven verbod dient te worden opgeheven. Aangezien het door een relatief onbevoegde rechter is gegeven is dat inderdaad het geval.

In de Haagse zaak vordert Novartis dat gedaagden wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de verhandeling e.d. van ACUVUE OASYS lenzen. Het kort geding heeft de strekking een voorlopige voorziening te geven welke is afgestemd op de verwachte uitkomst van de bodemzaak. Niet het vonnis van11 februari 2009, daar was Friederichs geen partij, hoewel die zaak wel een ‘gezichtspunt van zo groot gewicht’ is, dat een verbod in de rede licht.

4.5. In dit geval kan de zaak tussen Novartis en J&J met rolnummer 07-3547, waarin op 11 februari 2009 vonnis is gewezen niet gelden als de bedoelde bodemzaak. Friederichs was in die zaak geen partij en is daar dan ook niet aan gebonden. De uitkomst van de zaak tussen Novartis en J&J is echter wel een belangrijk gezichtspunt omdat ook in die zaak aan de orde  was de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op EP 258. Het is een gezichtspunt van zo groot gewicht dat toewijzing van het gevorderde verbod in de rede ligt, zolang er geen aanwijzing is dat in een bodemzaak tussen Novartis en Friederichs anders zal worden beslist dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en J&J.

4.6. Friederichs ziet zodanige aanwijzing in het door hem gevoerde niet-inbreuk verweer. Kort gezegd stelt hij dat contactlenzen volgens het Octrooi co-continue wegen of fases zouden moeten hebben en bovendien hebben alle lenzen volgens de uitvinding een behandeling ondergaan om hun oppervlak ofthalmisch compatibel te maken. Volgens Friederichs beantwoorden de Acuvue Oasys lenzen niet aan beide kenmerken zodat hij door de verhandeling van die lenzen geen inbreuk maakt op het octrooi.

4.7. Dit verweer is in de bodemzaak niet gevoerd, althans niet beoordeeld. Friederichs wil feitelijk nu een verweer voeren dat J&J in de bodemzaak had willen voeren. Omdat J&J dit verweer wat betreft de co-coninue wegen eerst bij dupliek bij pleidooi voor het eerst naar voren bracht heeft de rechtbank dit verweer buiten beschouwing gelaten (vergelijk 2.12 hierboven). De afwezigheid van een oppervlakte behandeling is door J&J in het geheel niet aan de orde gesteld in de bodemzaak Novartis vs J&J.

4.8. In dit kort geding heeft Friederichs eerst in de avond voor de zitting, rond 22.00 uur, per email producties naar Novartis en de voorzieningenrechter toegezonden waaruit begrepen zou kunnen worden dat zij het hierboven bedoelde niet-inbreuk verweer in beide facetten zou gaan voeren. Kort voor negen uur op de dag van de zitting, welke om 10.00 uur begon, heeft zij nadere producties toegestuurd, welke de voorzieningenrechter wel heeft ontvangen maar Novartis niet meer.

4.9. De zo late introductie van een wezenlijk verweer en ook de zo late toezending van relevante producties is thans geen reden dit verweer in dit kort geding buiten beschouwing te laten. Doorslaggevend is daartoe dat pas in het begin van de avond van 23 februari 2009 duidelijk werd dat dit kort geding op 24 februari doorgang zou vinden en dat Friederichs de wetenschap had dat hij dit verweer – gegeven de onbevoegdheid – tegen een vordering als bedoeld in artikel 70 Row niet in het opheffings kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem kon voeren.

4.10. Niettemin bleken zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen. Daargelaten nog dat ook aan de zijde van Friederichs de onderbouwing naar voorlopig oordeel onvoldoend voorbereid lijkt te zijn. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding partijen de gelegenheid te geven zich voldoende voorbereid nader uit te laten over het in 4.6 van dit vonnis bedoelde verweer. Met het oog op de goede procesorde zullen ander verweren tegen de inbreukvordering niet worden toegelaten.

4.12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding als voorlopige maatregel het verbod op te leggen zoals door Novartis gevorderd. Aanleiding daartoe is dat Friederichs niet zonder voorbehoud heeft willen toezeggen de Acuvue Oasys lenzen niet meer te verhandelen. Zolang het door Friederichs in dit kort geding gevoerd verweer niet is beoordeeld is het in het licht van de beslissing in de bodemzaak tussen Novartis en J&J een redelijke verwachting dat in een bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi van Novartis geldig is en dat door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen daarop inbreuk wordt gemaakt. Het belang van Novartis is ook voldoende spoedeisend.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 14 januari 2009, LJN: BG9930, Diverse Webwinkels c.s. en Nintendo Benelux B.V.

Bevoegdheidsincident. Gemeenschapsmerk. Verwijzing naar de Rechtbank ’s-Gravenhage. Niet vanwege de incidentele vordering van Nintendo m.b.t. tot de gestelde inbreuk op een gemeenschapsmerk (artikel 92 GMVo), maar ambtshalve vanwege connexiteit met een bij de Rechtbank Den Haag ingeleide bodemprocedure. “De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen [artikel 220 Rv], staat daaraan niet in de weg. (…) De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld."

Geen verwijzing: 2.4.  De rechtbank overweegt als volgt. Uit het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet volgt (voor zover hier van belang) dat de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd is om te beslissen op ‘rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ op gemeenschapsmerken. (…)  de vorderingen [zijn] zo ruim geformuleerd dat (…) onderdeel van de beoordeling zou kunnen zijn de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een aan Nintendo Benelux toekomend recht op een gemeenschapsmerk. In een dergelijk geval kan de vordering derhalve wel degelijk worden aangemerkt als een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van voormelde verordening.

2.5.  Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontlenen aan de gemeenschapsmerkregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentieneemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk. Integendeel, onder punt 26 van haar conclusie stelt Nintendo Benelux dat zij geen drager is van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de litigieuze Nintendo-producten, en onder punt 29 stelt zij dat zij zich ‘enkel’ bezig houdt met de distributie en marketing van de producten van Nintendo Co. Ltd. In het licht van de betekenis die Nintendo Benelux zelf aan het begrip ‘intellectueel eigendomsrecht’ heeft gegeven in haar sommaties aan Webwinkels c.s. moet dit begrip tevens geacht worden eventuele merkrechten te omvatten.

2.6.  Op grond van het voorgaande valt niet in te zien waarom de vraag of Webwinkels c.s. inbreuk maakt op een gemeenschapsmerk een rol zal moeten spelen bij de beoordeling (…) Deze vorderingen kunnen dan ook niet aangemerkt worden als ’rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ van een gemeenschapsmerk, zodat het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 Uitvoeringswet toepassing mist. De rechtbank Utrecht is derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

Wel verwijzing: 2.9.  Hetgeen de rechtbank ten aanzien van het incident heeft overwogen, laat onverlet dat, zoals Nintendo Benelux heeft gesteld, de onderhavige procedure zeer nauw verbonden is met de door deze partij en aan haar gelieerde vennootschappen (waaronder Nintendo Co. Ltd.) bij de rechtbank 's-Gravenhage ingeleide bodemprocedure. Webwinkels c.s. heeft in zijn conclusie onderkend dat het in het kader van de proceseconomie niet geraden is de twee zaken door verschillende rechters te laten beoordelen en de rechtbank in overweging gegeven om de zaak naar de rechtbank te 's-Gravenhage te verwijzen als ware daartoe door partijen gemeenschappelijk een verzoek gedaan.

2.10.  De rechtbank heeft echter moeten constateren dat Nintendo Benelux haar vordering tot verwijzing niet heeft gebaseerd op deze connexiteit, maar (expliciet) op de door haar gestelde relatieve onbevoegdheid. Dit betekent dat de incidentele vordering niet op die grond kon worden toegewezen.

2.11.  Hoewel artikel 220 Rv niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om in het onderhavige, bijzondere geval daartoe over te gaan. In casu zijn beide partijen van mening dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat evenwel niet meer open tengevolge van het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren). De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit. Voor zover dit is gebeurd om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing. De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld.

2.12.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank ambtshalve de zaak in verband met connexiteit zal verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, LJN: BH0316, EBW Installatietechnieken B.V. tegen EBW Elektrotechniek B.V.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Misbruik van procesrecht? Tweede kort geding over dezelfde handelsnamen. Na het eerste kort geding (Rechtbank Arnhem 21 augustus 2008, IEF 7015) heeft eiseres niet binnen de daarvoor geldende termijn (art.1091Rv) een eis in hoofdzaak ingesteld, maar heeft nu wel recht op een herkansing. “Eiseres heeft een vergissing begaan (…) Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is.”

Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van het beeldmerk EBW en de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. Een inmiddels aangeschaft oudere handelsnaam is daarop niet van invloed: “Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.”

De herkansing is wel van invloed op de proceskosten. Hoewel gedaagde de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres haar eigen kosten te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. Ook is er geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde nieuwe omstandigheden heeft aangevoerd.

Geen misbruik van procesrecht: “5.3.  Vooropgesteld wordt dat aan vonnissen in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Het zijn ordemaatregelen die door de bodemrechter en ook door de voorzieningenrechter in kort geding kunnen worden geredresseerd. Het verbod van ‘ne bis in idem’ leidt in een burgerlijk geschil niet tot niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak, waaronder de door gedaagde genoemde uitspraken en het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoont dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen.

5.4.  De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen / nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5.  Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. De voorzieningenrechter trekt daarbij een parallel naar het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (NJ 2006, 310) over een herhaald derdenbeslag op grond van dezelfde vordering, indien de beslaglegger heeft verzuimd de buitengerechtelijke verklaring van de derde-beslagene te betwisten door de derde-beslagene binnen twee maanden te dagvaarden tot gerechtelijke verklaring in de zin van artikel 477a lid 2 Rv. De beslaglegger krijgt, wanneer hij per abuis de betwistingstermijn van twee maanden heeft laten verlopen, een herkansing, zonder dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid.

5.6.  Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7.  Het Hof Leeuwarden heeft in haar arrest van 26 juli 2006 (BIE 2007, 394, [namen]) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet.

5.8.  In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen.
De voorzieningenrechter zal de vorderingen hierna inhoudelijk behandelen.

Geen ouder handelsnaamrecht in conventie: 5.11.  De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken. Of in het onderhavige geval [betrokkene] de naam E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene]) daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 HNW, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook ‘vrij’ overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven.

Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat [betrokkene] niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

Gevaar voor verwarring, handelsnaam: 5.12.  Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Eiseres heeft in het vorige kort geding ten bewijze van de al opgetreden verwarring een zestal poststukken overgelegd. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen nieuwe bewijzen van verwarring heeft overgelegd treft geen doel, nu er geen enkele reden is om aan te nemen dat van gevaar voor verwarring niet langer sprake is. Ook het verweer van gedaagde dat vanwege de bestendige relatie met leveranciers er geen gevaar meer is voor verwarring, biedt haar geen soelaas, nu dit het gevaar voor verwarring ook aanwezig kan zijn bij potentiële afnemers. Voor het overige speelt, net als in het vorige kort geding, een rol dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De aanduidingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvend en spelen bij de vergelijking van de handelsnamen nauwelijks een rol. Dat er overlapping bestaat tussen de economische en geografische bedrijvigheid van beide bedrijven blijkt onder meer uit het in dit kort geding nieuw aangevoerde feit dat gedaagde is aangetrokken voor de aanleg van elektrotechnische installaties bij nieuwbouw kantoren in Hoofddorp, terwijl eiseres twee jaar eerder voor datzelfde project een offerte heeft uitgebracht.

Beeldmerk: 5.13.  Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep van eiseres op haar geregistreerde beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan en is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat de totaalindruk van dit beeldmerk zodanig overeenstemt met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Gedaagde heeft niet een zodanig verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter dit nu anders ziet. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt daarentegen naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter veel minder overeen met het logo en de handelsnaam van ?’.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

5.14.  Met betrekking tot de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningen-rechter, onder verwijzing naar haar overwegingen in het eerdere vonnis, dat eiseres zich ook hiertegen op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet kan verzetten.

Geen ouder handelsnaamrecht in reconventie: 5.18.  Uit de overwegingen in conventie blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde beschikt over een zodanig ouder handelsnaamrecht dat zij eiseres het gebruik van de handelsnaam EBW Installatietechnieken kan verbieden. Voor zover het Thorn en omgeving betreft, heeft zij niet gesteld en evenmin onderbouwd waarom de handelsnaam van eiseres inbreuk zou maken op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’. In conventie nam zij het standpunt in dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw was tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam EBW Elektrotechniek. Dat er wel gevaar voor verwarring zou zijn tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam ?E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])? heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten: 5.19.  Hoewel gedaagde in dit kort geding zowel in conventie als in reconventie de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter haar eigen kosten in conventie en in reconventie te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, zoals gedaagde heeft gevorderd, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nieuwe omstandigheden aan de voorzieningenrechter ter beoordeling voor te leggen.

Lees het vonnis hier.