Procesrecht  

De cesuur voor de toepasselijkheid te leggen op het moment van uitbrengen dagvaarding of verzoekschrift is zodoende naar het oordeel van de rechtbank geen onjuiste implementatie van de Handhavingsrichtlijn (anders is dat voor het vervolgens koppelen van die cesuur aan de datum van inwerkingtreding van de wijzigingswet, omdat dit te laat is).Voor procedures die aanhangig zijn vóór de implementatiedatum is zodoende in beginsel het gebruikelijke liquidatietarief de aangewezen weg voor wat betreft de berekening van het procureurssalaris, tenzij bijzondere omstandigheden afwijking zouden rechtvaardigen die evenwel niet gesteld noch gebleken zijn."

Op basis van artikel 239 Rv stelt de rechtbank vervolgens vast dat van de tijdens de procedure door een partij gemaakte kosten slechts de salarissen en verschotten van de procureur worden toegewezen en derhalve niet het salaris van de door een octrooigemachtigde tijdens de procedure uitgevoerde werkzaamheden.

Van Beelen is wegens vermeende octrooi-inbreuk gedagvaard door Otter en Hampidjan, die respectievelijk gevestigd zijn op de Kaaiman Eilanden en IJsland. Van Beelen voert gemotiveerd verweer en vordert in reconventie dat het Nederlands deel van voornoemd octrooi wordt vernietigd.

Van Beelen vordert in het incident dat Otter c.s. zullen worden veroordeeld tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld. Die kosten zouden volgens van Beelen moeten bestaan uit niet alleen het griffierecht, de nakosten en het procureurssalaris volgens het liquidatietarief maar ook uit het geschatte salaris van de octrooigemachtigde ter hoogte van EUR 15.000,- en de geschatte kosten van rechtsbijstand (in aanvulling op voormeld procureurssalaris volgens het liquidatietarief) ten belope van EUR 50.000,-. Otter c.s. voeren verweer.

De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden toegewezen voor zover het de verschotten, nakosten en het procureurssalaris berekend volgens het liquidatietarief betreft, omdat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen. Zodoende dient zekerheid te worden gesteld voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal EUR 3.369,-, berekend aan de hand van het huidige liquidatietarief.

Voor wat betreft de overige kosten waarvoor Van Beelen zekerheidsstelling vordert, overweegt de rechtbank als volgt: "De rechtbank vermag niet in te zien dat voor deze procedure waarvan de dagvaarding op 3 januari 2006 is uitgebracht, derhalve vóór 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG (hierna de Handhavingsrichtlijn), langs de weg van richtlijnconforme interpretatie bedoelde kosten zullen kunnen worden toegewezen zodat zekerheidsstelling daarvoor niet aan de orde is. Het verbod op terugwerkende kracht van richtlijnen, althans de rechtszekerheid, staat er immers aan in de weg dat de proceskosten bij procedures die zijn aangevangen vóór 29 april 2006 richtlijnconform zouden worden berekend en aldus naar evenredigheid zouden worden toegekend."

Lees het vonnis hier.

Ook het verweer dat eiser geen belang meer heeft bij de vorderingen omdat Grolsch de naam van haar lederhose inmiddels heeft gewijzigd in Hollandhose: "Volgens vaste jurisprudentie hoeft de enkele omstandigheid dat een gedaagde toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de voorzieningenrechter in kort geding niet te beletten om een verbod op te leggen tot het plegen van zodanige handeling. Of ondanks een toezegging een verbod dient te worden opgelegd hangt af van de omstandigheden van het geval." Uit die omstandigheden blijkt dat Grolsch, ook na sommatie, nog gebruik heeft gemaakt van de naam Nederhose. Dat Grolsch stelt haar relaties al op de hoogte te hebben gesteld van het feit dat zij de naam Nederhose niet meer gebruikt, blijkt volgens de rechtbank niet uit de producties: het overgelegde emailbericht is gericht aan 37 mailadressen, terwijl de flyer aan 5700 relaties is verzonden. Grolsch dient aldus een rectificatie te versturen aan alle 5700 relaties.

Modelrecht. Allereerst wordt ingegaan op de vraag of eiser met het depot van de oranje lederhose een geldig modelrecht heeft verkregen. Nee, aldus de rechtbank: "De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door Eiser gedeponeerde model niet voldoet aan het vereiste van nieuwheid. De lederhose is eeuwen bekend als een traditioneel Duits/Oostenrijks kledingstuk en in die zin al voor het publiek beschikbaar gesteld. Daar komt bij dat uit de door Grolsch overgelegde catalogus ‘Oranje 2006’ van november 2005 van Boland PartyPartners blijkt dat er al vóór de datum van het modeldepot van Eiser een soortgelijke oranje lederhose aan het publiek ter beschikking is gesteld."

Ook de door Eiser aangevoerde stelling, dat het gedeponeerde model door de onderscheidende kleur reeds een eigen karakter heeft, wordt door de rechtbank verworpen: "Dat Eiser de lederhose in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in een oranje kleur heeft uitgevoerd maakt niet dat er sprake is van een eigen karakter. Immers, de kleur oranje is de enige optie voor de lederhose, nu de Nederhose volgens Eiser bestemd is als kledingstuk voor de supporter van het Nederlands elftal, dat zoals bekend als handelskleur oranje heeft. Daarbij wordt deze kleur reeds decennia lang toegepast op allerlei soortgelijke kleding in het kader van sportevenementen waar Nederland als land aan deelneemt." Eiser heeft aldus geen geldig modelrecht verkregen.

Overig. Aangezien door Eiser voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij inspanningen dient te verrichten om de eventuele winst die hij door de inbreukmakende handelwijze van Grolsch is misgelopen te compenseren, kent de rechtbank een voorschot op de schadevergoeding toe.

"Eiser vordert tenslotte veroordeling van Grolsch tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van de procureur, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Eiser beroept zich op richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv. Grolsch stelt dat de in voornoemd artikel neergelegde liquidatietarieven gelden als wettelijke regelgeving en daarom in de weg staan aan een richtlijnconforme interpretatie. [...] De bepaling uit de richtlijn welke voor de onderhavige zaak van belang is, is evenwel nog niet geïmplementeerd. Inmiddels is een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de richtlijn, door een aanpassing van Rv, tot stand gekomen. Echter, op grond van het in artikel 10 van het EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw is de nationale rechter gehouden mee te werken aan de toepassing van richtlijnen, door interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Dit betekent dat de uitleg en de toepassing van nationale regelgeving zoveel mogelijk in het licht van de bewoording en het doel van de betrokken richtlijn dient te geschieden. Verder dient de nationale rechter in het kader van de toepassing van het ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde nationale recht ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
 
In het licht van de richtlijn zal de rechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Grolsch veroordeeld dient te worden de werkelijk door Eiser gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Grolsch wetenschap had van het merkrecht van Eiser en, zoals hiervoor overwogen, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd door Eiser, bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Eiser en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt."

Lees het vonnis hier.

Cordis stelt zich op het standpunt dat de uitvinding van Schneider de samenstelling van de binnenbuis, die onderdeel van de katheter uitmaakt, betreft. Zij heeft om die reden in haar rapportage niet de winst berekend die zij heeft behaald met de productie en verhandeling van de katheters als geheel, maar slechts de winst die is toe rekenen aan het toepassen van de binnenbuis. Daarbij heeft zij het volgens haar gebruikelijke boekhoudbeginsel toegepast dat de winst van een bepaald onderdeel proportioneel is aan de kosten van het onderdeel. Schneider bestrijdt dat Cordis aldus aan het bevel van de rechtbank heeft voldaan. Zij voert aan dat in het licht van de formulering van het inbreukverbod in het petitum en voorts de overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 8 juni 2005, Cordis rekening en verantwoording diende af te leggen van de winst die zij met (de productie en verkoop van) haar katheters als geheel heeft behaald.

Het hof oordeelt voorts als volgt. In de parlementaire geschiedenis van artikel 6:104 BW— de algemene bepaling over winstafdracht — is, anders dan in de parlementaire geschiedenis van artikel 43 lid 3 ROW (1910) dan wel artikel 70 lid 4 ROW 1995, (summierlijk) aandacht besteed aan de vraag wat onder het begrip winst in het kader van winstafdracht moet worden verstaan: met de term winst is bedoeld de netto winst. Rekening moet worden gehouden met een evenredig deel van de kosten en verschuldigde belastingen (Parl.gesch. lnv. Boek 6, blz. 1269). Er zijn geen duidelijke regels welke kosten bij de bepaling van winst mogen worden afgetrokken. Aangenomen wordt dat in elk geval de ‘directe kosten’ — kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten — en voorts een evenredig deel van de vaste kosten — overhead, gebouwen en dergelijke — daarvoor in aanmerking komen.

Het hof is van oordeel dat in het licht van het beperkte doel van de veroordeling — slechts inzicht geven in de door de octrooi-inbreuk genoten winst, zonder vooruit te lopen op de vaststelling van deze winst op de voet van artikel 70 lid 4 ROW (1995) in het kader van de schadestaatprocedure — de rapportage van Cordis in samenhang met de verklaring van PWO voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Overigens merkt het hof op dat de wijze waarop Cordis aan het bevel heeft voldaan niet ruimhartig kan worden genoemd. Voorts, en ten overvloede, wijst het hof erop dat uit hetgeen is overwogen, niet mag worden geconcludeerd dat het rapport van Cordis van 9 december 2005 steeds zal voldoen aan de eisen die aan een rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 70 lid 4 ROW mogen worden gesteld.

Volgens Cordis heeft een octrooihouder geen recht op (rekening en verantwoording omtrent de) winst die is toe te schrijven aan de niet inbreukmakende elementen van een product. Dit betreft juist het punt van geschil tussen partijen, dat zij aan het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter hebben voorgelegd, aldus Cordis. Het hof overweegt dat in het licht van het hiervoor weergegeven doel van het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, te weten aan Schneider reeds nu (enig) inzicht te geven in de door Cordis als gevolg van de octrooi-inbreuk genoten winst in verband met de nog aanhangig te maken schadestaatprocedure, Cordis in dit geding geen rechtens te respecteren belang heeft bij het verlangde oordeel.
Zoals hiervoor is overwogen, komt de berekening van de met de inbreuk genoten winst in het kader van artikel 70 lid 4 ROW 1995, en daarmee de beoordeling van de door Cordis gehanteerde proportionele causaliteit, pas aan de orde in de schadestaatprocedure. De rechter in de schadestaatprocedure is niet gebonden aan een voorlopig oordeel in dit executiegeschil. De schadestaatprocedure leent zich voor een uitvoerig debat over dit geschilpunt, waarbij zo nodig deskundig advies kan worden ingewonnen.

Het hof merkt in dit verband nog wel op dat de memorie van toelichting op het oude artikel 43 lid 3 ROW (1910) over dit onderwerp vermeldt:

Weliswaar kan men tegen deze vordering [tot winstafdracht; hof] aanvoeren, dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren, die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv. diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat dat de uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooi inbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde. Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarin de winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren, die de inbreukmaker kunnen worden toe gerekend, dat het onredelijk zou zijn deze winst geheel aan de octrooihouder ten goede te doen komen.’
Schneider stelt eerst zich in hoger beroep op het standpunt dat Cordis ook om een andere reden niet heeft voldaan aan het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, namelijk omdat PWC niet een onafhankelijke registeraccountant is. Haar is gebleken dat PWC al een groot aantal jaren de jaarverslagen van Cordis controleert, in welk geval men wel van een ‘huisaccountant’ spreekt, aldus Schneider.

Het hof overweegt dat uit de door Schneider overgelegde geconsolideerde jaarrekeningen van JHC Nederland B.V., de moedermaatschappij van onder meer Cordis, blijkt dat de accountantscontrole verschillende jaren achtereen is uitgevoerd door PWC. Cordis betwist dit ook niet, zodat het hof hiervan uitgaat. Het hof overweegt voorts dat ook hier geldt dat het begrip ‘een onafhankelijk registeraccountant’ als bedoeld in het bij vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 gegeven bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de door de octrooi-inbreuk genoten winst moet worden uitgelegd in het licht van het doel en de strekking van die veroordeling en dat het de rechter vrijstaat bij zijn uitleg maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren. Bij die uitleg acht het hof het volgende van belang. In artikel 24 lid 1 van de Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 van het NIVRA is bepaald dat de registeraccountant onafhankelijk is van zijn opdrachtgever en van degene omtrent wiens aangelegenheden hij verklaringen afgeeft.

Ervan uitgaande dat PWC bij het aannemen van de controleopdracht van Cordis deze voorschriften in acht heeft genomen, is er voorshands, zonder nadere informatie, geen aanleiding om PWC niet als een onafhankelijke registeraccount te beschouwen in de zin van de Voorschriften. Het hof is van oordeel dat Oordis in het licht van de omstandigheid dat PWC haar opdracht heeft aanvaard, in redelijkheid heeft mogen begrijpen dat PWC die opdracht in overeenstemming met haar gedrags- en beroepsregels achtte. Zonder nadere omschrijving in het dictum wat onder ‘een onafhankelijke accountant’ moet worden verstaan, heeft Cordis in de gegeven omstandigheden PWC als zodanig mogen beschouwen.

Het voorgaande brengt mee dat de rapportage van Cordis van 9 december 2005 voldoet aan de veroordeling bij het vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 tot het afleggen van rekening en verantwoording, gelet op het doel van die veroordeling. Cordis heeft geen dwangsommen verbeurd en Schneider is niet gerechtigd executiemaatregelen te treffen. Het door Cordis gevorderde verbod is toewijsbaar.

Cordis heeft reeds, onder protest, € 282.800,11 aan volgens Schneider verbeurde dwangsommen betaald. Terecht maakt zij aanspraak op terugbetaling van dit bedrag. Haar vordering terzake, waarvan het bedrag niet is weersproken. zal dan ook worden toegewezen.

Hieruit volgt tevens dat het in reconventie gevorderde (en toegewezen) bevel tot het (opnieuw en thans ‘juist’) afleggen van rekening en verantwoording omtrent de met de octrooi-inbreuk behaalde winst, alsnog zal worden afgewezen.

Lees het arrest hier.

Dit brengt mee dat Verordening 1383/2003 EG van 22 juli 2003, inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten op de onderhavige schoenen niet van toepassing is.”

Het Gerechtshof neemt in haar uitspraak een uitgebreid citaat op uit het Class International arrest van het HvJ EG. Vervolgens wijst het Gerechtshof de vorderingen van Nike af, omdat de invoer en verkoop onvoldoende aannemelijk is gemaakt:

“In dit geval zijn de litigieuze schoenen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en, zoals ook blijkt uit de stukken betreffende de inbeslagneming, door de douane aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003. Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in een loods van ECT Home Terminal B.V. te Rotterdam bevinden, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Nike heeft bij pleidooi verklaard dat de schoenen niet bestemd zijn voor de EER (dit blijkt uit de op de schoenen aangebrachte fabriekscodes) maar dat volgens de informatie van de douane de eindbestemming van de schoenen Nederland is.

Marimina voert aan dat zij de schoenen heeft verkocht aan een in Egypte gevestigde afnemer waartoe zij een factuur van 20 januari 2005 met opschrift ‘Invoice’ heeft overgelegd. Nike heeft hiertegenover aangevoerd dat ongeloofwaardig is dat de goederen eerst vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Egypte naar Rotterdam worden verscheept om deze vervolgens terug te verschepen naar Egypte. Marimina heeft dit gemotiveerd weersproken; dit is volgens haar geschied om te voorkomen dat de Egyptische afnemer rechtstreeks met haar toeleverancier in de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan handelen. Het hof overweegt in dit verband dat niet aannemelijk is geworden dat de factuur is vervalst, zoals door Nike wordt gesteld en door Marimina wordt betwist.

Nike heeft nog betoogd dat Marimina reeds eerder - in oktober 2004 - een partij Nikeartikelen vanuit het Midden-Oosten in Nederland heeft geïmporteerd en verkocht. Uit de niet duidelijke (in het Nederlands afgelegde) verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina en geboren in Egypte, valt evenwel niet af te leiden dat het daarbij gaat om goederen die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - kan het door Nike gestelde omtrent de invoer en verkoop van een partij schoenen in oktober 2004 niet leiden tot het aannemen van een vermoeden dat Marimina toen inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Het leidt er evenmin toe dat op grond van die stelling voorshands aannemelijk is geworden dat Marimina met de onderhavige partij schoenen inbreuk op de merkrechten van Nike heeft gemaakt. Gelet hierop heeft Nike, op wie de bewijslast rust, naar het voorlopige oordeel van het hof haar stelling betreffende de invoer en verkoop (in of omstreeks februari 2005) van de litigieuze 5094 paar schoenen in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk is geworden.”

Lees het arrest  hier.

Kavegas verweert zich met de stelling dat zij de betreffende gasflessen heeft ingekocht bij reguliere depothouders van Primagaz en zelf die flessen niet heeft gevuld of voorzien van een seal. De rechtbank wil wel aannemen dat er Primagaz flessen met vervalste seals in omloop zijn maar Primagaz slaagt er niet in om te bewijzen dat Kavegas de flessen zelf heeft gevuld of voorzien van een valse seal. Zij krijgt daarvoor alsnog een bewijsopdracht.

De rechtbank overweegt op voorhand dat, indien Primagaz in haar bewijslevering slaagt, de vordering van Primagaz tot afgifte van de inbeslaggenomen vulinstallatie in ieder geval niet toewijsbaar is. Vereist is volgens de rechtbank dat er:

“een rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuk en het middel waarmee inbreuk wordt gemaakt. Machines die, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt, ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, kunnen niet daartoe worden gerekend. Ook als komt vast te staan dat Kavegas met gebruikmaking van bedoelde installatie Primagaz-gasflessen vult, dan laat dat onverlet dat zij onbetwist heeft gesteld dat zij de installatie ook gebruikt om eigen Kavegas-flessen te vullen. Dat betekent er geen rechtsgrond is voor afgifte van de installatie aan Primagaz op grond van artikel 13bis BMW.”

De rechtbank geeft niet aan waarop zij deze uitleg van 13bis lid 1 baseert. Tekst & Commentaar, Kort Begrip, Merkenrecht zwijgen erover (de laatste omdat 13bis, of een soortgelijke bepaling voor het merkenrecht toen nog niet bestond). Ook een summiere zoektocht in de BIE en de IER leverde vooralsnog niets op. Dus: wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.