Overige  

"Official Dealer" omkeringbewijslast

Met dank aan Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In navolging van IEF 9669 en serie Converse-uitspraken. Duitsland. Merkenrecht. "Official Dealer/ offizieller Händler". Wederverkoop en (tussen)handelaren. Omkering bewijslast inzake uitputting. Namaak hoeft de eiser niet te bewijzen. Op de beweerdelijke inbreukmaker rust stel- en bewijsplicht ten aanzien van bevrijdend uitputtingsverweer.

Gründe I, p. 3. Die Klägerin, die diese Schuhe für Fälschungen hält, hat die Beklagte aut Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und zur Begründung ausgeführt, es könne dahinstehen, ob es sich um Fälschungen handele, da die Beklagte jedenfalls ein von der Zustimmung der Klägerin getragenes Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftraum nicht dargelegt habe. Die Beklagte sei hierfür darlegungs- und beweispflichtig, da sie die Gefahr einer Abschottung der Märkte, die eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast rechtfertigen könne, nicht nachgewiesen habe. Eine ausschließliches oder selektives Vertriebssystem unterhalte die Klägering unstreitig nicht. Die Auszeichnung offizieller Händler sei auch nicht mit einem selektiven Vertriebssystem vergleichbar. Das System der Auszeichnung offizieller Händler sei für Außenseiter nicht nachteilig, eine faktische Marktabschottung bewirke es jedoch nicht.

Gründe II p. 7. Selbst eine von Markeninhaber nicht verlangte, aber geduldete Praxis der Vertriebsberechtigden, die Waren ausschließlich an augewählte Händler abzugeben, vermag daher eine Beweislastumkehr nicht zu rechtfertigen. Ein solches Verhalten hätte zwar eine faktische Abschottung des Marktes zur Folge, diese wäre allerdings, solange sich alle Vertriebsberechtigten daran halten, total. Ein legaler Erwerb von Ware wäre überhaupt nur möglich, wenn einer der Vertriebsberechtigten ausscheren würde. Da diese Ausscheren für ihn allerdings in Ermangelung einer Verpflichtung gegenüber dem Markeninhaber keine Konsequenzen hätte, ist nicht zu erkennen, weshalb dem Dritten eine Offenbarung seiner Quelle nicht zuzumuten sein sollte.

Gründe II p. 8.Im Übrigen ist eine faktische Abschottung des deutschen Absatzmarktes durch die Official-Dealer-Kampagne der AllStar Dach GmbH nicht festzustellen. Der Verkehr ist an das Nebeneinander von Vertragshändlern und sonstigen Anbietern gewöhnt.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Ondergoed in transito

Hof ’s-Gravenhage 26 april 2011, LJN BQ5676 (Yves Saint Laurent Parfums S.A. (YSL)  tegen Trifor International B.V.)

Merkenrecht. Rechtspraak.nl: Vordering tot afgifte van kleding die zich bevindt in transito, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer. Afgewezen nu wederpartij slechts de douaneformaliteiten heeft verzorgd en niet blijkt dat zij feitelijk over de goederen beschikt en deze kan (doen) afgeven. Ten overvloede overwegingen over de vraag of sprake kan zijn van inbreuk op een ie-recht indien de (namaak) goederen zich bevinden in transito en zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer (kan vervaardigingsfictie worden aangenomen en wat houdt dat in?)

5. Om de zaken te kunnen afgeven is nodig dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken als houder of anderszins. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd en de partij is aangetroffen op de douanepost onvoldoende reden is om aan te nemen dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken. (...) Naar het oordeel van het hof kan noch uit de omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd, noch uit voormelde akte worden afgeleid dat Trifor feitelijk over de zaken kan beschikken en/of deze kan (doen) afgeven. (...)

6. Gelet op het bovenstaande behoeft grief 1 geen behandeling. Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het, gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 (Class/KB) en 9 november 2006, C-281/05, IER 2007, 30 (Montex/Diesel) maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittanië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak - waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht - kan opgaan. Het hof wijst nog op de conclusie van advocaat-Generaal bij het HvJ EU P. Cruz Villalón van 3 februari 2011 in de zaak Philips/Lucheng e.a. (C-446/09), die van oordeel is dat artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 niet in die zin kan worden uitgelegd dat het rechterlijk orgaan van de lidstaat dat overeenkomstig artikel 7 van de verordening is aangezocht door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het transit-statuut van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat dit orgaan de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.

7. Het hof gaat voorbij aan het door YSL gedane bewijsaanbod nu dit niet is geconcretiseerd en YSL bovendien reeds door de rechtbank bij het bestreden tussenvonnis in de gelegenheid is gesteld over haar stelling dat Trifor in staat is de goederen af te geven duidelijkheid te verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten. 

Lees het arrest hier (link en pdf)

Opzegging duurzame en exclusieve samenwerking

Rechtbank Arnhem 4 mei 2011, LJN BQ5280 ( Satellite "Partner In Kleinschalige Kinderopvang" B.V. tegen Stichting Kinderopvang Op De Boerderij)

Merkenrecht. Opzegging duurzame en exclusieve samenwerkingsovereenkomst. De stichting is aansprakelijk voor de als gevolg van de abrupte opzegging geleden schade. Geen onrechtmatige handelingen met betrekking tot tariefwijziging, benadering licentiehouders, benaderen van leveranciers en medewerkers voor beëindiging licentie, onbevoegd vlaggen bestelling, effectueren conservatoire beslagen. Tot slot geen merkinbreuk op het Beneluxmerk 'Verenigde Agrarische Kinderopvang'.

Vordering Ib: verklaring voor recht in verband met benaderen licentiehouders

5.6.  Satellite heeft als verweer aangevoerd dat zij met medeweten van de Stichting de ondernemers – die zij zelf had geacquireerd, aan wie zij zelf factureerde en haar diensten leverde, aan wie zij haar omzet ontleende en met wie zij de contacten onderhield – heeft benaderd om haar relatie met hen voort te zetten. Satellite stelt terecht dat geen (rechts)regel haar op zichzelf verbiedt om de door haar geacquireerde ondernemers te benaderen om de relatie met haar voort te zetten. De Stichting heeft niet gemotiveerd gesteld waarom dit anders zou zijn. Het verweer van Satellite slaagt en de vordering van de Stichting moet worden afgewezen.

Vordering Id: verklaring voor recht in verband met inbreuk op merkrecht

5.10.  De Stichting vordert een verklaring voor recht dat Satellite onrechtmatig jegens haar handelt respectievelijk heeft gehandeld door inbreuk te maken op het merkrecht van de Stichting – althans op enig ander aan de Stichting toebehorend intellectueel eigendomsrecht – door het gebruik van de aanduiding “Verenigde Agrarische Kinderopvang” en/of “VAK” op haar website en bij haar communicatie met derden in relatie tot berichtgevingen omtrent kinderopvang op de boerderij alsmede door bij derden de indruk te wekken dat Satellite in de plaats zou zijn getreden voor de vroegere “Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK)”.

5.11.  Satellite heeft als verweer terecht aangevoerd dat de door haar gehanteerde verwijzing naar de Verenigde Agrarische Kinderopvang/VAK op haar website en in haar communicatie met derden niet is aan te merken als een inbreuk op het merkrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van de Stichting. Het logo van de VAK staat niet vermeld op de website van Satellite, in ieder geval niet op de door de Stichting overgelegde uitdraaien van die website (productie 30 bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie). Gesteld noch gebleken is dat het logo elders op de website wel staat afgebeeld. Satellite heeft voorts gemotiveerd betoogd dat zij op haar website uitsluitend aan haar samenwerking met de VAK heeft gerefereerd om aan te geven wat haar professionele achtergrond is. Zij betwist dat zij zich als de rechtsopvolgster van de VAK heeft geprofileerd. De enkele verwijzing door de Stichting naar de e-mail van Satellite van 12 december 2009 aan de licentiehouders (zie onder 2.22) is onvoldoende om het tegendeel uit af te leiden. Weliswaar staat in die e-mail vermeld: “Deze overeenkomst is gebaseerd op de continuïteit van de dienstverlening zoals jullie die van Satellite (de VAK) gewend zijn”, maar zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, kan uit die passage niet de conclusie worden getrokken dat Satellite daarmee bij de ondernemers de indruk heeft gewekt dat zij de rechtsopvolgster is van de VAK. Ook uit de e-mails van de leveranciers Radius Nederland en AKTA van januari 2010 aan de Stichting (zie onder 2.28 en 2.29) waarin zij refereren aan de VAK, kan dit zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet worden opgemaakt. Tegenover het verweer van Satellite heeft de Stichting aldus haar vordering onvoldoende concreet onderbouwd, zodat deze moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (link en pdf).

Aandeelhouders niet bevoegd op te treden

Octrooirecht. Stukgelopen samenwerking. Financiering van onderzoek, behandeling van groot aantal (ernstige) ziekten. Geschil over de constructie rondom octrooibeheer.  Overdracht van "patenten, vergunningen, know-how, en intellectuele en industriële eigendomsrechten" aan nog op te richten vennootschap, nu Biotempt B.V.. Vordering is afgewezen omdat slechts het bestuur bevoegd is octrooirechtelijke vorderingen in te stellen en niet aandeelhouders. Ook onrechtmatig handelen afgewezen, nader onderbouwing behoeft volgens de rechtbank niet gezien de talloze stukken en de uitgebreide behandeling.

4.9. de vorderingen onder 3.1.4.c. en 3.1.4.d. die neerkomen op een verbod aan EAS om inbreuk te maken op de aan Biotempt toebehorende patenten en om gebruik te maken van de aan Biotempt toebehorende technologie en know how.

4.9.a. [B] c.s. legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. [C] heeft toegestaan dat EBI op basis van informatie van EAS met het radiatie octrooi en de uitvinding op het gebied van nierfalen (renal failure) aan de haal is gegaan, terwijl dit niet binnen de licentieovereenkomst valt. EAS en EBI maken met hun onderzoek en hun publiciteit op internet inbreuk op de door Biotempt gehouden octrooien. [C] dient als bestuurder van Biotempt op te treden tegen deze inbreuk. De op de octrooien inbreuk makende activiteiten van EBI op basis van informatie van EAS brengen schade toe aan Biotempt, zodat [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt belang heeft bij het gevorderde verbod.

4.9.b. Het is aan het bestuur van Biotempt en niet aan [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt om dergelijke vorderingen in te stellen. Die vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.10. de vordering onder 3.1.5. te verklaren voor recht dat [C], Zist, Expolin en/of EAS onrechtmatig hebben gehandeld

Uit de beoordeling van alle hiervoor besproken vorderingen van [B] c.s. volgt dat van onrechtmatig handelen van [C], Zist, Expolin en EAS niet is gebleken. Gezien de talloze stukken en de uitgebreide behandeling in deze zaak gaat het ook verder niet aan om zonder enige nadere onderbouwing, die ontbreekt, [C], Zist, Expolin en/of EAS onrechtmatig handelen te verwijten. Deze vordering zal dan ook als te vaag en te algemeen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Per ongeluk geautoriseerde schoenen

Met gelijktijdige dank aan Peter Claassen en Janneke Klompmakers, AKD.

Merkrecht. Woord- en beeldmerken "Converse", "Converse Chuck Taylor All Star", "All Star" en "Converse". Scapino heeft, door Sporttrading geleverde schoenen met deze merken verhandeld. Converse: Counterfeit en wanneer toch authentiek, dan kan Converse zich verzetten tegen de bodemprijzen. Uitputting. Strijd met 2.20 BVIE?

Drie categorieën schoenen in omloop: authentieke, counterfeit en counterfeit die per ongeluk geautoriseerd zijn voor de EU. Weliswaar verhandeling van counterfeit Converse schoenen, maar omdat die schoenen voor verkoop op de Europese markt door Converse zijn geautoriseerd, is de merkbescherming voor die schoenen uitgeput. Zonder nadere toelichting is het niet begrijpelijk waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino een inbreuk met zich meebrengt.

4.4.  (...). De rechtbank acht het om de hierna te bespreken redenen van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds counterfeit Converse schoenen in de zin dat deze schoenen niet-authentiek zijn en anderzijds counterfeit schoenen die volgens Converse niet-authentiek zijn maar die door Converse wel voor verkoop op de Europese markt zijn geautoriseerd.

4.6.  In de brief van 2 juli 2009 stelt de advocaat van Converse verder dat de onderzochte schoenen in drie categorieën kunnen worden verdeeld:
A. Authentic CONVERSE shoes
B. Counterfeit CONVERSE shoes
C. Counterfeit CONVERSE shoes that may be part of four shipments of shoes mistakenly authorized for sale in the EU

(...) 4.17.  Aldus staat de rechtbank voor de vraag of, als ervan moet worden uitgegaan dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die volgens Converse geen counterfeit zijn, er toch sprake is van een merkinbreuk. Converse voert subsidiair aan dat dat het geval is, omdat de verhandeling van die schoenen door Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Wat Converse in dit verband stelt, berust naar het oordeel van de rechtbank op een onjuiste lezing van het door Converse in dit verband (onvolledig) aangehaalde arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 april 2009, zaak nummer C-59/08 (Copad/Dior). In de zaak die tot dat arrest heeft geleid staat centraal dat een licentieovereenkomst niet werd nageleefd door een distributeur die waren leverde aan een onderneming die als discounter actief was. Converse stelt in deze zaak geen feiten waaruit volgt dat een licentieovereenkomst is geschonden. Dit brengt met zich dat zonder nadere toelichting die Converse niet geeft, niet begrijpelijk is waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino, in het licht van de concrete feiten en omstandigheden van dit geval, een inbreuk op de merkrechten van Converse met zich brengt. De rechtbank is daarom van oordeel dat Converse haar subsidiaire vordering niet laat rusten op een grondslag die die vordering kan dragen.

4.18.  In al wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen ligt besloten dat niet blijkt dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit brengt met zich dat evenmin blijkt dat Scapino het op de voet van art. 1019e Rv op 2 april 2009 gegeven inbreukverbod heeft overtreden en Scapino daarom dwangsommen heeft verbeurd.

4.19.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Converse zullen worden afgewezen.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Ontbinding schenking kunstcollectie

Schenking. Kunstcollectie aan Gemeente Papendrecht. Wanprestatie ter zake van bewaren, beheer en niet tentoonstellen in museum De Rietgors. Schade door vochtig depot en geslonken collectie door bezuinigingen. Ontbinding schenking. Reconventionele vordering tot wijziging van overeenkomst: ook in Dordrecht tentoonstellen, teruggave kunstwerken van [eiser]  aan gemeente Papendrecht. Schenking is geen wederkerige overeenkomst (6:265 en 261 lid 2 BW). Tussenvonnis. Volledige inventarisatie van de collectie en uiteenzetting intreden van en genomen maatregelen tegen schade bevolen. Houdt iedere nadere beslissing aan.

3.2.  De gemeente Papendrecht handelt in strijd met de schenkingsvoorwaarden door de kunstcollectie niet goed te bewaren, niet goed te beheren en de niet binnen de gemeente Papendrecht tentoon te stellen:
-de kunstcollectie is niet onder de juiste klimatologische omstandigheden binnen de gemeente Papendrecht bewaard. Er is sprake van aantasting door vocht, schimmel en zilvervisjes. Dit blijkt uit taxaties uit 2005 en 2009. Hierdoor is ernstige schade ontstaan en is er gerestaureerd. De gemeente Papendrecht erkent dat zij financieel niet in staat is om de kunstcollectie deugdelijk te beheren.
-de omvang van de kunstcollectie is geslonken. De kunstcollectie was in haar geheel circa € 3.106.907 waard. Een deel van de kunstcollectie, met een waarde van circa € 775.000, is verdwenen. De kunstcollectie is niet gescheiden gehouden van de kunstcollectie van het inmiddels wegens bezuinigingen gesloten museum de Rietgors. Het is niet duidelijk welke kunstobjecten zijn geruild en hoe de verzameling zich heeft uitgebreid door koop, ruil en schenking. Van de 124 voorwerpen porselein en ceramiek die sinds 1972 zijn geschonken zijn er nog maar 33 over. Een duidelijke administratie of catalogus van de kunstcollectie ontbreekt. Niet duidelijk is welke transacties hebben plaats gevonden.

-de kunstcollectie wordt sinds 2001 niet meer in haar geheel in de gemeente Papendrecht ten toon gesteld. Volgens de schenkingsbedingen moest de kunstcollectie bijeen blijven in de bungalow van [erflater], die speciaal was gebouwd om de kunstcollectie in onder te brengen. Eventueel mocht de gemeente Papendrecht de kunstcollectie in haar geheel overbrengen naar een passend gebouw in de gemeente Papendrecht, zoals een cultureel centrum. Hieruit volgt weliswaar niet met zoveel woorden dat er een expositieplicht bestaat, maar dit is wel de strekking van het beding. De gemeente Papendrecht is voornemens om de kunstcollectie onder te brengen bij het stadsdepot van de gemeente Dordrecht terwijl de naslagwerken dan aan de bibliotheek Papendrecht ter beschikking zullen worden gesteld. Volgens de schenkingsvoorwaarden is het niet toegestaan om de kunstcollectie ergens anders dan in de gemeente Papendrecht onder te brengen.

5.1.  De gemeente Papendrecht vordert, kort gezegd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
-de schenkingsovereenkomsten te wijzigen in die zin dat de kunstcollectie naast Papendrecht ook mag worden ondergebracht in Dordrecht;
-teruggave door [eiseres] van enige kunstwerken die onderdeel uitmaken van de schenkingsovereenkomsten maar die niet aan de gemeente Papendrecht zijn overhandigd. De gemeente Papendrecht stelt daartoe het volgende.

(...)
7.2.  De regeling inzake ontbinding van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming (art. 6:265 BW) vindt toepassing op wederkerige overeenkomsten. Een schenking is op zich geen wederkerige overeenkomst, nu bij een schenking op slechts één der partijen een verbintenis rust. In dit geval rust niet op slechts één der partijen een verbintenis. Tegenover de schenkingen heeft de gemeente Papendrecht zich, blijkens de tekst van de eerste schenkingsakte, verplicht tot koop van de bungalow van [erflater]. Daarnaast heeft de gemeente Papendrecht het bewaren, beheren en tentoonstellen (van welke omvang dan ook) op zich genomen. Daarom zijn de onderhavige schenkingen, waarvan nog niet valt in te zien dat deze los van elkaar mogen worden gezien, mede te kwalificeren als wederkerige overeenkomsten, althans is minst genomen sprake van een rechtsbetrekking die strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties, zodat in dit geval de bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten in beginsel van overeenkomstige toepassing zijn (art. 6:261 lid 2 BW).

7.11.  De vordering tot afgifte door [eiseres] van enige kustvoorwerpen is niet goed onderbouwd. De stelling dat enige kunstwerken in 2005 niet traceerbaar waren voor de gemeente Papendrecht betekent nog niet dat het dan [eiseres] moet zijn die deze kunstwerken in bezit heeft. De gemeente Papendrecht maakt niet (goed) duidelijk dat zij deze kunstvoorwerpen nooit in haar bezit heeft gehad. Dit had wel van de gemeente Papendrecht verwacht mogen worden, nu zij zelf al erkent dat er van deze kunstcollectie enige kunstvoorwerpen ontbreken die zij wél in haar bezit heeft gehad. Er zijn bovendien nogal wat jaren gelegen tussen de schenkingen in de jaren zeventig en de pas in 2005 geconstateerde vermissingen.

8.1.  beveelt de gemeente Papendrecht ex art. 22 Rv. om op de schriftelijke rolzitting van 15 juni 2011 een akte te nemen met daarin de volgende informatie:
- een volledige inventarisatie van de kunstcollectie, inclusief de vermelding welke kunstvoorwerpen zijn verkocht, op welke datum, en welke kunstvoorwerpen daar tegenover ter verduurzaming van de kunstcollectie zijn aangekocht (de informatie bedoeld in rov. 7.6);
-een onderbouwing van haar standpunt ten aanzien van de drie werken waarvan de aanwezigheid niet kon worden verantwoord in 2009 (de informatie bedoeld in rov. 7.6);
-een uiteenzetting wanneer de gemeente Papendrecht de schade aan de collectie heeft ontdekt, welke maatregelen zij toen heeft genomen om de schade te herstellen en schade in de toekomst te voorkomen en binnen welke termijn zij dat heeft gedaan (de informatie bedoeld in rov. 7.7);

8.2.  houdt iedere nadere beslissing aan. 

Lees het tussenvonnis hier (link en pdf)

Tracking stickers verwijderen

Parallelimport. Sigaretten. Beëindigen distributieovereenkomst. Bevoegdheid Nederlandse rechter, toepasselijk recht: Zwitsers recht. Vordering na 1 januari 2011 en dus EVEX II toepasselijk. Overeenkomst met Europese Commissie -contraband and anti-counterfeit agreement and general release - pdf: inspanningsplicht voorkomen doorverkoop zonder accijns te laten heffen.

2.3. GBP was tot voor kort klant van Philip Morris. GBP fungeerde daarbij als inkoopvennootschap voor andere vennootschappen die, net als GBP, tot de B&S Groep behoren. Deze andere vennootschappen verkopen artikelen als sigaretten aan onder meer duty free shops, rederijen van cruiseschepen, industriële cateraars en overheden die
betrokken zijn bij militaire missies.

2.8. In een brief staat dat Philip Morris uit twee laadlijsten, van 9 en 21 december 2009, heeft afgeleid dat er bij de verkoop in Kirgizistan van producten van Philip Morris door een onderneming binnen de B&S Groep (namelijk: B&S Global Transit Centre B.V., hierna: GTC) instructies waren gegeven om tracking stickers te verwijderen en om de producten met zwarte folie te omwikkelen (r.o. 2.8.).

4.12.  Naar voorlopig oordeel is niet voldoende aannemelijk geworden dat Philip Morris een valide reden heeft om de distributieovereenkomst te beëindigen. Het belangrijkste argument voor Philip Morris om de distributieovereenkomst te beëindigen is dat zij vermoedt dat B&S Global opdracht heeft gegeven aan een klant in Kirgizië om de tracking stickers van Philip Morris te verwijderen. Philip Morris legt het gebruik van deze stickers dwingend op omdat daarmee te allen tijde eenvoudig achterhaald kan worden wat van de sigaretten de herkomst is, zodat valt vast te stellen of bij deze waren sprake is van ontduiking van accijnzen en andere heffingen. De conclusie van Philip Morris is gebaseerd op de navolgende instructie van een onderneming binnen de B&S Groep op een laadlijst:

“ svp alle markeringen zoals adressen, namen van bedrijven, stickers etc van alle dozen verwijderen, ook palletlijsten
svp alles op europallets laden, zo hoog mogelijk
svp alles in zwart folie wikkelen”

4.13.  Op zich is denkbaar dat kale lezing van de voorgaande tekst bij Philip Morris het vermoeden heeft gewekt dat de tracking stickers moesten worden verwijderd. Gelet evenwel op de gemotiveerde onderbouwing van GBP ter zitting acht de voorzieningenrechter niettemin voldoende aannemelijk gemaakt dat de instructie niet mede de tracking stickers betrof, maar slechts overige markeringen van de lading. GBP verklaarde dat het voor elk personeelslid binnen de B&S Groep zonneklaar is dat de tracking stickers van Philip Morris nooit verwijderd mogen worden omdat iedereen weet dat dit een doodzonde zou zijn. Voorts verklaarde GBP dat het personeel binnen de B&S Groep uitdrukkelijk is geïnstrueerd om nooit de tracking stickers te verwijderen. GBP gaf aan zich te realiseren dat het belang om aan de eisen van Philip Morris tegemoet te komen zeer groot is, gelet op het risico van staking van de levering. Ook verklaarde GBP dat het uit concurrentieoverwegingen is geweest dat overige ladingkenmerken wel verwijderd moesten worden. De zwarte folie is volgens GBP bedoeld om te verhullen dat het om -voor diefstal aantrekkelijke- sigaretten gaat. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter aan Philip Morris de vraag voorgelegd of Philip Morris kan bewijzen dat de tracking stickers waren verwijderd. Philip Morris heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

4.17.  Tevens wordt in de beoordeling betrokken dat GBP in het kader van het voormelde FIOD-onderzoek vrijwillig aan Philip Morris een lijst met haar volledige klantenbestand heeft verstrekt. Ter zitting bleek dat Philip Morris inmiddels al een grote klant van GBP had benaderd om voortaan rechtstreeks met Philip Morris zaken te doen. Aldus kan niet op voorhand worden uitgesloten dat Philip Morris van de gelegenheid van het FIOD-onderzoek gebruik heeft willen maken om zich het klantenbestand van GBP toe te eigenen.

4.18.  Slotsom is dat de vordering zal worden toegewezen, zij het niet onvoorwaardelijk. Een vonnis in kort geding is slechts een voorlopige maatregel. Daarom zal worden bepaald dat de voorziening slechts geldt totdat bij arbitraal vonnis anders wordt bepaald, dit overeenkomstig hetgeen GBP bij eiswijziging “aanvullend” heeft gevorderd.

4.19.  Er bestaat geen aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen. De termijn waarbinnen Philip Morris aan het vonnis moet voldoen zal iets worden verruimd teneinde Philip Morris adequate gelegenheid tot nakoming te geven.

4.20.  Als de in het ongelijk gestelde partij zal Philip Morris worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten worden begroot op € 1.460,31 en bestaan uit het volgende:
-salaris advocaat € 816
-verschotten: griffierecht € 568
-kosten dagvaarding € 76,31.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Steekproef: te kleine groep

met dank aan Lars Bakers en Floor de Ruijter, Bingh Advocaten

In navolging van IEF 8857 en IEF 8510. Reclamerecht. Architectenweb stelt dat SDU zich van misleidende reclame heeft bediend bij aanprijzen vakblad De Architect. (6:194 BW) Vorderingen afgewezen in eerste instantie (IEF 8510). Steekproef als bewijs. Te kleine groep (82 v/d 9.699 in het 'architecten-segment'), nalaten melding van bredere context in brochure. Crossmediaal bereik komt vrijwel geheel voor rekening van het vakblad.

Geen verbod brochure, wegens ontbreken spoedeisend belang, brochure wordt niet (meer) openbaar gemaakt. Onvoldoende gespecificeerd verbod op mededelingen met overeenkomende strekking. Eisvermeerderingen, ongeoorloofde reclame in mailing, feitelijk onjuiste mededeling gebruikers op website en onrechtmatige wijze profiteren dmv domeinnaamregistratie) worden allen afgewezen. Ook geen overige onrechtmatig handelen. Wel rectificatie gedurende twee maanden op o.a. www.dearchitect.nl.

12. (...) Volgens Sdu is 82 dus ruim voldoende. Sdu laat evenwel na te vermelden deze dezelfde bladzijde, één zin later, wordt aanbevolen om een steekproefgrootte van minimaal 100 te nemen; dan is 82 dus ruim onvoldoende. Wat hier ook verder van zij, dergelijke algemene uitspraken zijn niet toegesneden op het onderhavige geval. Het hof gaat hier aan voorbij. In de derde plaats blijkt volgens Sdu uit de uitgevoerde non-response analyse dat 82 een representatieve steekproefgrootte is. Deze analyse is echter niet in het geding gebracht, zodat het hof ook deze stelling als onvoldoende onderbouwd passeert.

13. Uit het voorgaande volgt dat de gebruikte steekproefgrootte van 82 naar gebruikelijke normen te klein is om verantwoord de gewraakte uitspraak over de onderhavige populatie (de mededeling in de brochure) te kunnen doen.

14. (...) Architectenweb heeft aangevoerd dat 'architect' in Nederland een beschermd beroep en een beschermde titel is (Stb. 1987, 347), en dat het desbetreffende onderzoek van The Choice niet uitsluitend onder architecten heeft plaatsgevonden. De enquêtes zijn name afgenomen onder 82 respondenten 'binnen het segment architect, zo blijkt uit het rapport van The Choice (blz. 16). Het onderzoek blijkt te zijn gedaan onder diverse typen beroepen die in de architectenbranche voorkomen, zoals tekenaars, managers en secretaresses. Uit de vragenlijst blijkt ook niet dat specifiek naar beroep of registratie is gevraagd (rapport The Choice, blz. 4). Derhalve is niet uitgesloten dat ook niet-architecten in de (toch al te kleine) steekproef van 82 respondenten zijn opgenomen. (...)

Lees de uitspraak hier (LJN en pdf - let op: 5,7 Mb)

Oorsprongsbenaming en collectieve merk

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing kamer van beroep van OHIM tot verwerping van beroep tegen beslissing van onderzoeker tot weigering van inschrijving van collectief woordmerk „TXAKOLI”.

Oorsprongsbenaming vs. beschrijving van de waar. Nauwe samenhang met Baskenland (mede door schrijfwijze), echter TXAKOLI is beschrijvend voor wijnsoort. Provincie-aanduiding is geografische oorsprongsbenaming. Beroep op foute toepassing van art. 7 lid 1 onder b(elk onderscheid vermogen), 66 lid 2 (collectieve merken en verbieden van derden) Vo. 207/2009 en discriminatiegronden, alle beroepen afgewezen op basis van art. 7 lid 1 onder c (tekens die dienen ter aanduiding van soort, etc.). OHIM neemt haar beslissingen volledig onafhankelijk van politiek.

Txakoli is ter aanduiding voor een wijnsoort. Oorsprongsbenaming is de provincie die volgt op deze aanduiding .

26      Was zunächst das Vorbringen anbelangt, mit dem die Kläger dartun wollen, dass der Begriff „Txakoli“ eine geografische Angabe sei, ist darauf hinzuweisen, dass selbst unter der Annahme, dass, wie die Kläger behaupten, dieser Begriff den Begriffen „Chacolí“ und „Txakolina“ gleichwertig ist, er ebenso wie diese nur ein ergänzender traditioneller Begriff im Sinne von Art. 23 der Verordnung Nr. 753/2002 und keine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe ist. Die nach der Weinbauregelung anerkannten geschützten Ursprungsbezeichnungen sind „Txakoli de Álava“, „Txakoli de Bizkaia“ und „Txakoli de Getaria“ und enthalten neben dem Begriff „Txakoli“ den Namen einer Provinz oder eines bestimmten Ortes als eine Angabe, die auf die konkrete geografische Herkunft des in Rede stehenden Weins hinweist, wie dies Art. 52 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABl. L 179, S. 1) – der der Verordnung Nr. 1234/2007 vorangegangenen Grundverordnung, auf der die Verordnung Nr. 753/2002 beruhte – gestattet, wonach die Mitgliedstaaten zulassen konnten, dass der Name eines bestimmten Anbaugebiets mit einer näheren Angabe u. a. zur Art des Erzeugnisses kombiniert wird.

53      Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen Instanzen des HABM und des Gerichts ihre Entscheidungen in voller Unabhängigkeit von politischen Stellungnahmen erlassen.

54      Sodann ist festzustellen, dass die Zurückweisung einer Markenanmeldung keine Auswirkungen auf das ausschließliche Recht zur Verwendung der Begriffe „Chacolí“, „Txakolina“ und sogar „Txakoli“ hat, über das die Kläger nach der Regelung für den Weinbau derzeit verfügen, und weder bewirkt, dass andere als diejenigen Marktteilnehmer, denen dieses Recht nach dieser Regelung zukommt, diesen Begriff verwenden dürfen, noch die Kläger daran hindert, die Einhaltung dieser Regelung einzufordern. In Anbetracht dieses Umstands hat es das Gericht nicht für angezeigt gehalten, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen und die oben in Randnr. 51 erwähnten Dokumente, die die Kläger nach der Schließung der mündlichen Verhandlung eingereicht haben, zu den Akten zu nehmen.

Lees het arrest hier (link)
Regelingen: Vo 753/2002 betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten, Verordening EG nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk

Vordering: publicatieverbod (ondeugdelijk) onderzoek

met gelijktijdige aan Petra de Best en Martin Hemmer, AKD

Mediarecht. Publicatieverbod. Maatschappelijk verkeer.  Wetenschap art. 10 EVRM tegenover commercieel belang. Bevoegdheid Nederlandse rechter.

Fabrikant medische stents maakt bezwaar tegen publicatie en verspreiding onderzoeksresultaten rondom een stent. Conclusie: er is meer onderzoek nodig naar de EPC-stent, tot die tijd gebruik ontraden. Fouten bij het onderzoek, dus conclusies kunnen niet worden ondersteund, strijd met ongeschreven recht (naar wat het maatschappelijk verkeer betaamd). Orbus c.s. heeft belang bij dat veiligheid en betrouwbaarheid van product niet (op ondeugdelijke gronden) ter discussie wordt gesteld. Vorderingen afgewezen, bevoegdheid van de Nederlandse rechter vloeit voort uit locatie van de schade (publicatie) in Nederland.

5.3 (...) Orbus c.s. hebben verder onbetwist gesteld niet alleen dat (de resultaten van) het onderzoek via internet ook in Nederland worden verspreid, maar ook doordat het CCI met het artikel van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in Nederland is verspreid en in het bijzonder in de Radbouduniversiteit voorhanden is. Aldus moet worden geoordeeld dat ook het schadebrengende feit, de, in de visie van Orbus c.s.: onrechtmatige, publicatie, mede in Nederland heeft plaatsgevonden. In zoverre moet worden geoordeeld dat de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt voorzover het gaat om voorzieningen ter redressering van in Nederland geleden of te duchten schade. Aangezien de beide Nederlandse Orbus vennootschappen in Hoevelaken zijn gevestigd, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem relatief bevoegd.

5.8.  Aan de zijde van Orbus c.s. gaat het in de eerste plaats om hun commerciële belang. Zij beroepen er zich op dat sinds de publicatie van het onderzoek van [gedaagde sub 1] c.s. hun verkopen van de Genous-stent zijn gedaald. Naar voor de hand ligt hebben Orbus c.s. (mogelijk zeer aanzienlijke) kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de innovatieve Genous-stent, die niet alleen terugverdiend moeten worden maar ook rendement in de vorm van winstgevendheid op moeten leveren. Zij hebben er belang bij dat de veiligheid en de betrouwbaarheid van de Genous-stent niet (op ondeugdelijke gronden) ter discussie wordt gesteld. Meer in het algemeen is er het meer algemene maatschappelijk belang dat het risico op afbreuk van een innovatief product door onvoldoende gefundeerde wetenschappelijke onderzoeken, de bereidheid van producenten tot het maken van hoge ontwikkelingskosten kan doen afnemen, waarmee innovatie onder druk kan komen te staan.

5.16.  De wijze waarop de uit het onderzoek verkregen gegevens zijn geïnterpreteerd en gepresenteerd, is niet vlekkeloos verlopen. Alles tegen elkaar afwegende kan echter niet worden gezegd dat het commerciële belang van Orbus c.s. en het meer algemene belang dat innovatie niet wordt ontmoedigd, beperkingen zoals door hen gevorderd aan het recht van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] om de resultaten van hun onderzoek te publiceren op de wijze zoals zij dat, rekening houdend met kritiek van Orbus c.s., hebben gedaan, rechtvaardigen. Niet gezegd kan daarom worden dat [gedaagde sub 1] c.s. onrechtmatig jegens Orbus c.s. hebben gehandeld.

Lees het vonnis hier (link en pdf).