Overige  

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011, LJN BQ6665 (hoofdzaak: Converse Inc & Kesbo Sport B.V. c.s. tegen Schoenenreus B.V. c.s. & Dieseel AG) en HA ZA 09-2140 (vrijwaringszaak: Schoenenreus B.V. c.s. tegen Dieseel AG).

(Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields)

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis. Bodem na ongepubliceerde ex parte waarin het Schoenenreus verboden werd om namaak-Converse-schoenen te verkopen. Schoenenreus stelt i.c dat het echter niet om nagemaakte schoenen ging maar om echte, uit parallelimport afkomstige Converse-schoenen. De Van Doren/Lifestyle-vraag is nu op wie de bewijslast rust. Mocht immers blijken dat het echte Converse-schoenen betreft, dan zou het in casu niet ondenkbaar zijn dat er sprake is van een reëel gevaar van marktafbakening door het exclusieve distributiesysteem van Converse, waardoor de eventuele uitputting van de schoenen toch niet door Schoenenreus bewezen zou hoeven worden.

De rechtbank concludeert dat die eventuele echtheid eigenlijk alleen op grond van de echtheidskenmerken van Converse zelf kan worden vastgesteld. Omdat de echtheidskenmerken van Converse-schoenen tot zeer bedrijfsgevoelige informatie betreft, komt de rechtbank tot het tussenoordeel dat de echtheidskenmerken onder strikte geheimhoudingsplicht geverifieerd dienen te worden door onafhankelijke deskundigen

5.3.3. De slotsom op dit punt is dat, als in deze zaak sprake blijkt te zijn van echte Converse-basketbalschoenen, de bewijslast voor ongeoorloofde parallelimport op Converse rust.

5.3.4. Converse kan deze voor Schoenenreus gunstiger bewijslastverdeling niet omzeilen enkel door te stellen dat het om namaak-Converse-basketbalschoenen gaat en te betogen dat reeds op grond van die stelling aan het uitputtingsverweer niet wordt toegekomen.

(…) 5.3.7. Het argument van Converse dat de ratio van het arrest Van Doren/Lifestyle in deze zaak niet speelt, omdat bekend is van welke licentienemers de basketbalschoenen afkomstig zijn, is ondeugdelijk. Schoenenreus heeft slechts naar voren gebracht dat volgens de identificatielabels en de verpakkingen de basketbalschoenen afkomstig waren van de Franse en de Italiaanse licentiehouder, en dat zij op grond daarvan mocht aannemen  dat de schoenen van in de EER gevestigde ondernemingen afkomstig waren. Converse stelt dat de Franse en de Italiaanse licentiehouder dat ontkennen, maar een dergelijke ontkenning ligt in hun verhouding met Converse, waarin verkoop buiten het Converse-distributiesysteem voor hen verboden is, voor de hand. Dit alles zegt in doorslaggevende zin niets over de werkelijke herkomst van de basketbalschoenen.

(…) 5.4.4. Meer in het algemeen komt het betoog van Converse met betrekking tot wat zij noemt haar "bewijsvoering" er op neer dat de rechtbank op haar gezag (c.q. op dat van haar werknemers) en zonder een en ander onafhankelijk te kunnen verifiëren en beoordelen zon moeten aannemen dat de door haar gepresenteerde echtheidskenmerken inderdaad uniek zijn voor echte schoenen. Het betekent ook dat Schoenenreus deze stellingname van Converse niet gemotiveerd kan bestrijden. Dan komen deze stellingname en dit betoog in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en moeten in deze strekking worden verworpen.

(…) 5.4.6. Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist (…).

(…) 5.5. (…) dat Converse een voldoende mate van transparantie met betrekking tot die kenmerken dient te betrachten. Aan de andere kant moet de rechtbank in deze zaak vaststellen dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat al de echtheidskenmerken van haar schoenen op straat komen te liggen, waarna die gegevens door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.  (…)

5.5.3. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaakschoenen verhandelde geleverd zal worden door deskundigen.

Lees het vonnis hier, LJN en schone pdf

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 8 maart 2011, LJN: BP6989, Endemol Nederland B.V. &  SBS Broadcasting B.V. tegen geïntimeerde

Mediarecht. Portretrecht. Hoger beroep in de zaak Koos H (Vzr. Rechtbank Amsterdam,16 april 2010, IEF 8766). ‘Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag 8 maart 2011 geoordeeld dat het aan Peter R. de Vries gegeven – en door hem overtreden – verbod om de beelden van de gesprekken met Koos H. uit te zenden in hoger beroep in stand blijft.

Koos H. werd in 1982 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op drie jonge meisjes. De Vries wenste meer informatie te verkrijgen over deze drie moorden en over de dubieuze relatie tussen Koos H. en een rechter in Den Haag. Daarom is op zijn initiatief verborgen opnameapparatuur de tbs-kliniek, waarin Koos H. verblijft, binnengesmokkeld. Ondanks een verbod is in de tweede uitzending een deel van de gesprekken met Koos H. uitgezonden. In een direct daaropvolgend kort geding heeft de voorzieningenrechter de dwangsom verhoogd naar € 500.000,-.

In het tegen de beide vonnissen ingestelde hoger beroep heeft het hof het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Koos H. afgewogen tegen het recht op vrije meningsuiting, in dit geval de persvrijheid, van De Vries. In dat kader heeft het hof beoordeeld welk maatschappelijke belang gediend is bij onverkorte uitzending van de gemaakte opnames. In die afweging oordeelde het hof dat het recht van Koos H. op privacy het zwaarst moet wegen en dat het door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod terecht was opgelegd.

Het hof vindt dat, omdat het hier gaat om een ernstige maatschappelijke misstand, mogelijk een uitzondering moet worden gemaakt voor uitzending van de opnames die op de Haagse rechter betrekking hebben. De uitzending daarvan heeft inmiddels met inzet van een acteur plaatsgevonden. Of de originele beelden en geluid alsnog mogen worden uitgezonden kon door het hof niet worden beoordeeld omdat het niet over de desbetreffende originele opname beschikt.’

Lees het vonnis hier. Persbericht hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 februari 2001, KG ZA 11-137, Tros tegen Pretium Telecom B.V. (met dank aan Remco Klöters & Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten).

Executiegeschil na (tussen)vonnis (Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, LJN BP4605), waarin de Tros werd veroordeeld om het door haar verkregen ruwe beeld- en geluidsmateriaal van een verborgen camera-actie op basis van artikel 843a Rv af te geven. In het onderhavige vonnis wordt de tenuitvoerlegging van dat vonnis door de voorzieningenrechter geschorst, nu er naar zijn oordeel sprake is van een kennelijke juridische misslag:

3.3. (…) Het bevel tot afgifte betekent dan ook onmiskenbaar een inmenging in de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, als bedoeld in het eerste lid van artikel 10 EVRM. Of deze beperking geoorloofd is, moet worden bezien aan de hand van de criteria van het tweede lid van artikel 10 EVRM, zoals uitgelegd door het EHRM.

3.4. De rechtbank heeft in het vonnis van 2 februari 2011 geoordeeld dat de verstrekking van een afschrift van de volledige opnamen geen schending inhoudt van artikel 10 EVRM, op grond van de overweging dat de publieke functie van de journalistiek niet in het gedrang komt wanneer de reporter zich niet kan beroepen op het belang van bescherming van een bron als bedoeld in het Goodwin-arrest (dat wil zeggen: een bron die bij het verschaffen van informatie aan de journalist vertrouwelijkheid heeft bedongen). Daarmee heeft de rechtbank kennelijk willen zeggen dat het gevraagde rechterlijke bevel tot afgifte geen inmenging vormt in de uitoefening van de journalistieke uitingsvrijheid, zodat artikel 10 EVRM niet kan zijn geschonden. De rechtbank heeft aldus niet zichtbaar getoetst aan de criteria van het tweede lid van dit verdragsartikel. Het moet er daarom voor worden gehouden dat deze toetsing achterwege is gebleven. Gelet op hetgeen onder 3.3 is overwogen, ziet de voorzieningenrechter deze omissie als een kennelijke juridische misslag. Dit brengt mee dat de vordering om de tenuitvoerlegging van het incidenteel vonnis te schorsen, kan worden toegewezen.

3.5. Ondertussen is het bepaald niet zeker dat de vereiste toetsing zou hebben geleid tot de door Tros gewenste uitkomst. De mate van bescherming die artikel 10 EVRM biedt in situaties waarin (slechts) eigen onderzoeksmatriaal moet worden afgestaan, bereikt immers niet hetzelfde niveau als in situaties waarin wordt bevolen om een journalistieke bron te onthullen (zie de Nordisk-beslissing van het EHRM van 8 december 2005). Bovendien zou de volledige toewijzing van het door Tros gevorderde meebrengen dat de zin definitief wordt ontnomen aan de overwegingen die in het incidenteel vonnis van 2 februari 2011 zijn gewijd aan de uitvoerbaarheid bij voorraad van die uitspraak. Terecht is daarin gewezen op het belang van Pretium om zo snel mogelijk over het materiaal te kunnen beschikken, ten behoeve van de voortgang van de hoofdzaak. Een en ander brengt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat Tros zo snel mogelijk het oordeel in hoger beroep over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het incidenteel vonnis zal moeten vragen, op de wijze zoals hierna in het dictum is vermeld. Niet in geschil is dat tegen dat vonnis thans hoger beroep openstaat.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 februari 2011, KG ZA 10-1536, Sunday’s Nederland B.V. tegen X Sunday’s B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Inbreuk na beëindiging franchiseovereenkomst m.b.t. zonnebankstudio. De “te onbepaalde” vordering wordt in beperkte mate toegewezen.

4.12. Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday's ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise, althans zoals in het dictum verwoord. De voorzieningenrechter is alleen een gecombineerd Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY'S (overgelegd als bijlage bij de franchiseovereenkomst) en gebruik als handelsnaam van het teken "Sunday's" gebleken uit de stukken en stellingen. De vordering tot staking van "iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, de modellen, het uithangbord, embleem, de buitengevel, de handelsnaam, de statutaire naam, de kleurencombinaties etc. welke deel uitmaken van het franchisesysteem" is te onbepaald om in die vorm te kunnen worden toegewezen. Nu de betreffende vestiging van X inmiddels is "omgebouwd" naar de huisstijl van concurrent Sunpoint met aanpassingen aan gevel en interieur, ziet de voorzieningenrechter in één en ander aanleiding tot een op te leggen beperkt verbod als verwoord in het dictum.

(…)

5.2. verbiedt X met onmiddellijke ingang om inbreuk te maken op het ten processe bedoelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY's, inschrijfnummer 1690007, alsmede om een handelsnaam (met daarin) "Sunday's" te hanteren, alsmede om zich overigens voor te doen als deeluitmakend van de franchiseorganisatie die Sunday's exploiteert;

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Arnhem, 10 november 2009, Strafzaak tegen T. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Strafrecht. Merkenrecht. Arrest uit 2009 in een strafzaak over 2,7 miljoen namaak Marlboro-sigaretten. Merkinbreuk wordt bewezen geacht: bij het onderzoek naar de valsheid van de sigaretten was van de tabak zelf niet nodig onderzocht, de genoemde falsificaties m.b.t. de verpakking leveren elk zelfstandig al voldoende bewijs.

Ten aanzien van feit 2. De hiervoor opgenomen bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 1 zijn eveneens redengevend voor de bewezenverklaring van feit 2. Daarnaast overweegt het hof nog het volgende. Diverse monsters uit de in beslag genomen partijen sigaretten van 18 november 2003, 18 februari 2004 en 18 maart 2004 zijn ter hand gesteld aan de afdeling falsificatieonderzoek van de Douane Noord. Uit deze onderzoeken blijkt dat de sigaretten niet verpakt zaten in de gebruikelijke verpakking van Philip Morris.

Op verzoek van het hof zijn door Philip Morriss International monsters uit de op 18 november 2003, 18 februari 2004 en 18 maart 2004  in beslag genomen partijen sigaretten onderzocht. Philip Morris International concludeert op 23 juni 2008 dat de monsters niet geproduceerd zijn door of met goedkeuring van Philip Morris International, omdat met name de onbedrukte scharnierdeksels, het reliëfpatroon op de binnenste voering en het papier van het filterstuk niet zijn geproduceerd op een wijze zoals Philip Morris dat placht te doen. De monsters dienen derhalve als namaak te worden aangemerkt.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman dat het onderzoek door Philip Morris International onvoldoende is en derhalve niet voldoet aan de door het hof gegeven opdracht Het hof heeft opdracht gegeven om de valsheid van de sigaretten te onderzoeken. Phillip Morris International heeft met betrekking tot ieder monster naar het oordeel van het hof genoegzaam antwoord op deze onderzoeksvraag gegeven. De drie door Philip Morris genoemde falsificaties leveren elk zelfstandig al voldoende bewijs voor de hierna bewezenverklaarde merkinbreuk. Het hof deelt dan ook niet de mening van de verdediging dat daartoe ook de tabak zelf had moeten worden onderzocht.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 2 februari 2011, HA ZA 05-2728, MAN Truck & Bus B.V.c.s.  en MAN tegen NHG Trans International c.s. (met dank aan Eva de Vries, Vondst Advocaten)

Merkenrecht. Klaagsite. Bodemprocedure na kort geding (zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 maart 2010, IEF 8752). Anders dan in kort geding oordeelt de bodemrechter dat de mededelingen op de klaagsite  weliswaar wat tendentieus zijn maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten en geen sprake van merkinbreuk door gedaagde. Gedaagde heeft wel €40.000 aan dwangsommen verbeurd, doordat zij in strijd heeft gehandeld met het eerdere verbod in kort geding.

5.5. (…) De website was bedoeld als "klaagsite" en de naam van die site "MyLastMAN" heeft onmiskenbaar en kennelijk bewust een negatieve strekking ten aanzien van de producten van MAN, naar van algemene bekendheid is te achten: de producent van motorvoertuigen. Deze naam sloot ook aan bij de negatieve inhoud van de website. De tegenwerping dat de naam even goed zou kunnen duiden op een website over mannen kan niet serieus worden genomen. Derhalve deed ook het merkgebruik in de domeinnaam (en metatag) afbreuk aan de reputatie van het merk. In het midden kan blijven of door het merkgebruik in de naam van de website en in de website zelf tevens afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

5.8 Uitgangspunt is dat de aan een merk verbonden rechten onder omstandigheden moeten wijken voor de vrijheid van meningsuiting, al dan niet onder de noemer 'geldige reden'. (…)

5.10 Op zichzelf was NHG c.s. gerechtigd haar klachten over MAN c.s., haar producten en dienstverlening in de openbaarheid te brengen, ook in zeer ruime kring, waarbij het gebruik van het woordmerk MAN uit de aard van de zaak noodzakelijk was. Dat het hierbij vooral ging om het eigen zakelijk belang van NHG c.s. en dat deze publiciteit blijkbaar (ook) diende om MAN c.s. onder druk te zetten, maakte dat gebruik nog niet ongeoorloofd. Ook het in dat kader aanbieden van een plaats waar anderen met soortgelijke klachten over MAN terecht konden moet gelet op de vrijheid van meningsuiting in beginsel toelaatbaar worden geacht.

De mededelingen van NHG c.s. over het langlopende conflict en de houding die MAN c.s. en Van der Velden daarin hadden ingenomen acht de rechtbank weliswaar wat tendentieus maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Het standpunt van MAN c.s. werd ook op de site vermeld. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten. Het optreden van NHG c.s. was kennelijk bedoeld om MAN c.s. onder druk te zetten, waarbij de kans bestond op aanmerkelijke schade voor MAN c.s.., maar de rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat dit optreden in de gegeven omstandigheden moet worden aangemerkt als disproportioneel.
De rechtbank komt in de onderhavige bodemprocedure tot de slotsom dat bij de website www.MyLastMAN.com en de e-mails geen sprake is geweest van merkinbreuk noch van onrechtmatige publicaties jegens MAN C.S. Dit oordeel ziet niet alleen op NHG Nederland maar ook op N. G., die destijds (blijkbaar) enig directeur en enig aandeelhouder was van NHG Nederland.

(…) 5.16  Mogelijk moeten de stellingen van MAN c.s. aldus worden begrepen dat de vordering tegen E. G., K. G. en V. G. niet daarop berust dat zij zelf merkinbreuk hebben gepleegd door zelf de merken te gebruiken, doch dat zij als bestuurders van NHG Noorwegen uit onrechtmatige daad jegens MAN c.s. aansprakelijk zijn voor de door NHG Noorwegen gepleegde merkinbreuk, vanwege hun op of omstreeks 18 februari 2005 genomen besluit om de website www.MyLastMANinfo.com door NHG Noorwegen in de lucht te laten brengen (vgl. dagvaarding onder 35 en 36). Omdat uit het voorgaande blijkt dat pen merkinbreuk door NHG Noorwegen aanwezig wordt geacht, ontvalt aan deze vordering de grondslag (naar valt aan te nemen: ook indien deze grondslag zou moeten worden beoordeeld naar Noors recht).

(…) 5.27 Zoals hiervoor is vermeld, was in de periode van 19 tot en met 26 februari 2005 de website www.MyLasMANinfo.com in strijd met het gebod van de voorzieningenrechter. Dat betekent dat NHG c.s. heeft gehandeld in strijd met het gebod geen merkinbreuk te maken door niet te verhinderen dat de website m.MyLastMANinfo.com in de lucht kwam. Derhalve zijn door NHG Nederland en N. G. dwangsommen verbeurd en wel gedurende acht dagen € 4.000,- per dag, dus ieder E 40.000,-. Dit is in overeenstemming met het arrest van hof Den Haag van 2 maart 2010 onder 19.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 13 oktober 2010, LJN: BO9989, Desso Group, &  Enia Carpet c.s. tegen Cotap & Vloer Totaal Concept, c.s.

Merkenrecht. Eigendomsrecht. ‘Ompakken’ van stalenkaarten voor vloerbedekking. Merkinbreuk. Oneigenlijk gebruik. 1019h kostenveroordeling met uitsplitsing naar gedaagden en grondslag.

Eiser Enia Nederland verwijdert de ‘Tescom- en Tapisomproducten’  uit haar assortiment, gedaagde Cotap neemt ze op in haar assortiment en “vertegenwoordigers hebben klanten die over de stalenkaarten van de producten beschikten meegedeeld dat Enia Nederland niet langer deze producten in haar assortiment heeft en dat Vloer Totaal Concept de distributeur van deze producten in Nederland was geworden. Zij boden aan een sticker op de stalenkaarten te plakken waarbij de adres- en bestelgegevens van Enia Nederland werden vervangen door die van Vloer Totaal Concept. De naam “Enia” en het daarbij behorende logo blijft echter op andere plaatsen van de stalenkaarten zichtbaar.” Eiser Enia maakt hiertegen bezwaar.

Eigendomsrecht: 4.8.4.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat Enia Nederland eigendomsrechten ter zake de stalenkaarten kan doen laten gelden. Enia Nederland heeft deze stalenkaarten aangekocht en is daarvan eigenaar geworden. Zij heeft vervolgens deze stalenkaarten uitgezet onder klanten. Feiten en of omstandigheden waaruit volgt dat Enia Nederland daarbij haar eigendomsrechten heeft prijsgegeven zijn niet aannemelijk geworden. Daarbij is mede van belang dat de stalenkaarten een aanmerkelijk financieel belang vertegenwoordigen en Enia Nederland er dus een belang bij heeft op grond van haar eigendomsrechten te waken voor oneigenlijk gebruik daarvan.

Merkenrecht: 4.8.7.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een merkenrechtelijke inbreuk wél sprake is. Door stalenkaarten met de merknaam en -logo “Enia” te beplakken met een sticker die wijst naar een concurrent van Enia Nederland, Vloer Totaal Concept, wordt gebruik gemaakt van die beschermde merknaam in de zin van artikel 2.20 BVIE. Het is voorts voldoende aannemelijk geworden dat, voor zover op de stalenkaarten nog het logo en/of het woordmerk van “Enia” blijft prijken, daardoor verwarring kan ontstaan. Zowel voor klanten (de directe klanten van Enia Nederland alsmede de consumenten die bij haar Tecsom- en Tapisomproducten kopen) zal het merk “Enia” eveneens worden geassocieerd met de waren van Cotap. Desso Group kan dan ook hier tegen optreden.

1019h Proceskosten:  4.9.2.  (…)  In het onderhavige geval hebben Desso Group c.s. de vordering ingesteld tegen drie gedaagden, waarvan slechts Cotap in het (grotendeels) ongelijk is gesteld. Dat brengt mee dat, nu niet anders is aangegeven door Desso Group c.s., het door hen gevorderde bedrag voor 1/3 deel is te relateren aan de procedure die is ingesteld tegen Cotap. Voorts berust de vordering op twee gronden, inbreuk op een eigendomsrecht (waarvoor het proceskostenregime van art. 1019h Rv niet geldt en dus de gebruikelijke tarieven dienen te worden gehanteerd) en inbreuk op een IE-recht (waarop artikel 1019h Rv wel van toepassing is). Nu Desso Group c.s. eveneens heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden zijn te herleiden tot één van deze gronden, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan de werkzaamheden voor de ene helft zijn gerelateerd aan de inbreuk op een eigendomsrecht en voor de ander helft aan een inbreuk op het merkenrecht. Dat brengt mee dat Cotap ex artikel 1019h Rv veroordeelt dient te worden in 1/6 van het gevorderde bedrag, derhalve EUR 2.081,56.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-1329, Toyota Motor Company tegen Special Car Imports c.s (met dank aan Wouter Seinen en Marcoline van der Dussen, CMS  Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Parallelimport. Toyota maakt bezwaar tegen de verhandeling van parallelgeïmporteerde Toyota’s door gedaagde, Daarnaast vordert Toyota een gebruiksverbod voor en afgifte van de voorraad kentekenplaathouders waar gedaagde als voormalig erkend Toyota dealer nog over beschikt. Merkinbreuk door import en gebruik plaathouders (‘indruk van commerciële band’) aangenomen. Geen verbod op ‘assistentie bij import’.

4.4, Het betoog van CSIS dat een aantal erkende Nederlandse Toyota dealers ook Toyota modellen aanbieden die volgens Toyota niet meer in de EER mogen worden verhandeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. De  toestemming van de merkhouder moet namelijk specifiek betrekking hebben op de exemplaren waarvoor een beroep op de uitputting is gedaan (HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago). Uit de stelling dat sommige erkende dealers - in strijd met hertbeleid van Toyota – bepaalde auto’s aanbieden volgt niet dat Toyota instemt met het in de handel brengen in de EER van alle auto's van dat type door derden. Laat staan dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat Toyota afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen van die auto's.

(…)

4.6. Het verbod op het verlenen van assistentie bij de import door derden zal worden afgewezen. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat deze vordering uitsluitend betrekking heeft op het verlenen van de assistentie als zodanig en niet op het gebruik van het merk in bijvoorbeeld reclame voor die assistentie of zakelijke correspondentie over die assistentie. De enige vraag die in dit verband moet worden beantwoord is dus of Toyota zich kan verzetten tegen het verlenen van assistentie aan een derde die een Toyota-auto invoert in de EER zonder toestemming van Toyota.

4.7. De rechtbank begrijpt dat Toyota in dit verband heeft willen betogen dat CSIS zo nauw betrokken is bij de import door derden dat de import moet worden aangemerkt als een gezamenlijke handeling van CSIS en de derde. Dat betoog moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Toyota heeft namelijk niet inzichtelijk gemaakt op wleke wijze CSIS derden assisteert bij de invoer, zodat niet kan worden beoordeeld hoe nauw zij daarbij betrokken is.
 
4.8. Voor zover Toyota subsidiair heeft willen stellen dat CSIS door het verlenen van de assistentie geen inbreuk maakt, maat wel onrechtmatig jegens Toyota handelt kan dat niet leiden tot toewijzing van het verbod. Als onweersproken staat vast dat de derden waaraan CSIS assistentie verleent, particulieren zijn die zelf geen inbreuk maken op de merkrechten van Toyota omdat zij niet optreden in het economische verkeer. Dat die derden anderszins onrechtmatig jegens Toyota handelen is niet gesteld, laat staan voldoende gemotiveerd. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat het verlenen van assistentie aan particulieren bij de import, onrechtmatig is jegens Toyota.

4.10. (…) Daargelaten of er sprake kan zijn van uitputting als een kentekenplaathouder met het Gemeenschapsmerk wordt aangebracht op en auto die niet met toestemming van Toyota in het verkeer is gebracht in de EER, moet worden aangenomen dat Toyota gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo heeft om zich tegen dit gebruik van haar Gemeenschapsmerk te verzetten. Toyota heeft namelijk aangevoerd dar de afbeelding van het Gemeenschapsmerk op de kentekenplaathouder van een door CSIS verhandelde auto bij het publiek de indruk kan wekken dar er een commerciële band bestaat tussen Toyota en CSIS en meer specifiek dat CSIS een erkende Toyota-dealer is. Dat heeft CSIS niet weersproken . Daarom moet de rechtbank de mogelijkheid van die indruk als een vaststaand feit aannemen. Dat feit is een gegronde reden voor verzet. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, zaaknr. 200.003.472/01, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. c.s. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Ragna Nommensen, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kasdekreinigers. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 20 december 2007, IEF 5437, executiegeschil: vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2008, IEF 7345). Voorshands geen slaafse nabootsing: nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, is nodig om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. Onrechtmatig handelen m.b.t. eerder samenwerkingsverband is niet aannemelijk gemaakt. Ook gebruik van foto’s wederpartij in eigen folder biedt onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen.

Slaafse nabootsing: 3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8 Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman C.S. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodiq is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

Samenwerkingsverband/onrechtmatig handelen: 3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s, reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. (…)

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman C.S. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. (…)

 Lees het arrest hier.