Procesrecht  

Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, IEF 14305 (Brite Strike)
Merkenrecht. Bevoegdheid. Brite Strike Inc. vordert een verklaring voor recht dat gedaagde te kwader trouw BRITE STRIKE heeft laten inschrijven, de nietigheid en de doorhaling van het merk. Gedaagde heeft woonplaats in Luxemburg en er is geen verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd. Partijen mogen zich uitlaten over het stellen van (prejudiciële) vragen over de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo in relatie tot het BVIE en artikel 4.6 en bij welk gerecht. Gewezen wordt op een tussenvonnis (FKP/Spirits, IEF 14088).

4.4. Gezien het vorenstaande en gelet op de verplichting van de rechtbank haar bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen ambtshalve vast te stellen, zijn voor de beoordeling van de incidentele vordering de volgende vragen van belang:
I. Dient het BVIE (op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Vo?
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?
IV. Voor zover met vaststelling van de internationale bevoegdheid niet tevens de relatieve bevoegdheid is vastgesteld, dient dan de relatieve bevoegdheid te worden bepaald aan de hand van het nationale (Belgische, Nederlandse respectievelijk Luxemburgse) recht of dient daarvoor artikel 4.6 BVIE (wél) te worden toegepast?

Lees de uitspraak IEF 14305 (pdf / html)

Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, IEF 14304 (Plantlab tegen Deliscious c.s.)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Zie eerder IEF 13454. Plantlab is houdster van NL 2002091 voor een "Systeem en werkwijze voor het telen van een gewas in een althans ten dele geconditioneerde omgeving". Met Deliscious c.s. heeft Plantlab samengewerkt. Plantlab vordert ex 843a Rv inzage en afgifte van documenten over de klimaatcel. Er is geen redelijk vermoeden van octrooiinbreuk. Uit een gepresenteerde uiting kan niet worden geconcludeerd dat de LED-verlichting van de klimaatcel is ingericht om een van een omgevingstemperatuur afwijkende bladtemperatuur aan het blad van het gewas op te leggen. De incidentele vordering wordt afgewezen.

4.6. In dit incident kan in het midden blijven of conclusie 1 van NL 091 geldig is, omdat er geen sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk op die conclusie. De rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende grond is voor een redelijk vermoeden dat in de inrichting van gedaagden het kenmerk “bladverwarmingsmiddelen […] die in staat en ingericht zijn om een van een omgevingstemperatuur afwijkende bladtemperatuur aan het blad van het gewas op te leggen” wordt toegepast. Volgens Plantlab blijkt de aanwezigheid van dit kenmerk in de klimaatcel van Deliscious c.s. uit een opmerking van Certhon in het tijdschrift Onder Glas van augustus 2011 en een opmerking van Deliscious c.s. in een video voor het programma Koplopers. Uit de daaruit geciteerde opmerkingen die Plantlab aanhaalt, komt naar voren dat Deliscious c.s. in haar klimaatcel gebruik maakt van LED-verlichting die bij het verlichten veel warmte afgeeft. Volgens Plantlab fungeert die LED-verlichting daarom tevens als bladverwarmingsmiddel. Volgens Plantlab kan met die LED-verlichting een van de omgevingstemperatuur afwijkende bladtemperatuur worden opgelegd. Zij onderbouwt dit met het volgende citaat van Certhon uit hetzelfde artikel in Onder Glas:

“Aan de ene kant van de cel staat een luchtbehandelingskast. Die zuigt lucht uit de cel en verwarmt of koelt deze. Ook be- of ontvochting is mogelijk en het CO2-niveau kan worden bijgesteld. […] De behandelde lucht wordt vervolgens aan de andere kant van de cel weer ingeblazen.”

4.7. Naar voorlopig oordeel kan uit dit citaat niet worden geconcludeerd dat de LED-verlichting (die volgens Plantlab fungeert als bladverwarmingsmiddel) in staat en ingericht is om een van een omgevingstemperatuur afwijkende bladtemperatuur aan het blad van het gewas op te leggen, zoals conclusie 1 voorschrijft. Bovendien is vooralsnog onvoldoende gemotiveerd dat met de in het citaat beschreven luchtbehandelingskast een van de omgevingstemperatuur afwijkende bladtemperatuur kan worden opgelegd. Dat de luchtbehandelingskast tot wezenlijk hetzelfde resultaat zal leiden als de bladverwarmingsmiddelen volgens conclusie 1 is daarmee vooralsnog onvoldoende gemotiveerd. Van een inbreukmakende equivalent kan naar voorlopig oordeel daarom evenmin sprake zijn.

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14302 (FKP tegen Spirits c.s.)
Relatieve bevoegdheid. Merkenrecht. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de inbreukvordering tegen Zao gericht. Rechtbank verwijst de zaak tot nietigverklaring van de bedoelde Jongere Beneluxmerken naar de Rechtbank Rotterdam.

2.3. Gelet op het nu ingenomen standpunt door eisers dient de zaak te worden verwezen naar de rechtbank Rotterdam voor zover het de tegen Spirits International gerichte vordering betreft tot nietigverklaring van de onder III van het petitum bedoelde Jongere Merkregistraties3. Ongeacht de beantwoording van de in het tussenvonnis van 30 juli 2014 aan de orde gestelde vragen is de rechtbank Rotterdam als de rechter van de plaats van vestiging van Spirits International in ieder geval relatief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14301 (PMS International Group tegen Choon's Design)
Uitspraak ingezonden door Sabin Tigu en Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen. Choon's is houdster van gemeenschapsmodel 2382853-002 voor een loom board waarop ontwerpen van gekleurde elastiekjes kunnen worden gemaakt en houdster van gemeenschapswoordmerk RAINBOW LOOM. Er is conservatoir derdenbeslag gelegd op een zending. PMS vordert het vrijgeven van de zending en een bevel aan Choon's om de Douane bij toekomstige vasthouding te berichten dat Loom Boards die identiek zijn aan het PMS-product onmiddellijk vrij te geven. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden wordt een verbod om uit de APV voortvloeiende rechten uit te oefenen gegeven. De vorderingen worden afgewezen.
Lees verder

Hof Den Haag 21 oktober 2014, IEF 14298 (FIAR c.s. tegen Stichting De Thuiskopie)
Uitspraak ingezonden door Aimée van Hattum, Hofhuis Alkema Groen en Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Tussenarrest. FIAR c.s. vordert met succes voeging ex artikel 217 Rv. FIAR heeft een belang en Thuiskopie heeft dat oordeel zonder succes aangevochten in cassatie [IEF 13695]. Imation en Dexxon stellen niet tijdig en zonder succes een nieuwe incidentele vordering tot tussenkomst in. Artikelen 218 Rv en 353 Rv bepalen dat dit bij incidentele conclusie vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie moet worden ingesteld.

Vordering tot voeging ex artilcel 217 Rv.
1. FIAR c.s. vordert in deze procedure op de voet van artikel 217 Rv. dat zij als gevoegde partij wordt toegelaten aan de zijde van de Staat en Sont. In het tussenarrest van 29 januari 2013 heeft het hof reeds geoordeeld dat FIAR c.s. belang heeft bij de gevorderde voeging. Thuiskopie heeft dat oordeel zonder succes aangevochten in cassatie. Thuiskopie, die zich thans refereert aan het oordeel van het hof, heeft na de procedure in cassatie geen nieuwe feiten of omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel kunnen leiden. De Staat heeft zich niet verweerd tegen de gevorderde voeging. Dit betekent dat het hof de incidentele vordering tot voeging van FIAR c.s. aan de zijde van de Staat en Sont zal toewijzen, met verwijzing van de hoofdzaak naar de rol van 2 december 2014 voor het nemen van memorie van antwoord door FIAR c.s.

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 16 oktober 2014, IEF 14296 (importeur tegen Stichting De Thuiskopie)
Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer, Dennis van Tilborg en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD. Importeur van hard- en software verzoekt met succes verlof tot het leggen van beslag onder zichzelf ten laste Stichting De Thuiskopie in verband met gesteld ten onrechte betaalde thuiskopievergoeding. Een beroep wordt gedaan op de onterechte vergoeding, geïnd voor kopieën uit illegale bron IEF 13741 (ACI Amsterdam), en dat er geen onderscheid is gemaakt tussen Rome en niet-Rome visuele opnamen IEF 13278 (De Thuiskopie/Acer). De voorzieningenrechter acht het voorts aannemelijk dat indien de AMvB als basis voor het contract wordt aangetast, dit zijn weerslag zal hebben op de mogelijkheden voor verweerster om zich te beroepen op het verrekenings- en opschortingsverbod en de bezwaartermijn in het in dat geval op drijfzand berustende contract.

3.2.1. (...) De belangrijkste, door [verzoekers] in het verzoek en bij pleidooi meest uitgewerkte, reden is dat er in de thuiskopievergoeding mede een vergoeding voor privé-kopiëren uit illegale bron is verwerkt, hetgeen volgens het Hof van Justitie in strijd is met het Unierecht. Daarnaast hebben [verzoekers] aangevoerd dat ten onrechte geen onderscheid wordt gemaakt tussen Rome en niet-Rome visuele opnamen (zoals visuele opnamen van naburig rechthebbenden uit de VS). De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft voorlopig geoordeeld dat dit bezwaar zou kunnen leiden tot onverbindend verklaring van de AMvB.

3.2.2. [verzoekers] hebben tengevolge van de door hen gestelde onverbindendheid van de AMvB gedurende de periode vanaf de inwerkingtreding van de AMvB op 1 januari 2013 ten onrechte (althans een te hoog bedrag aan) thuiskopievergoeding afgedragen aan [verweerster 1].

4.3.
Het moge duidelijk zijn dat de voorzieningenrechter zich conformeert aan deze recente, op prejudiciële vragen van de Hoge Raad gegeven, uitspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft een duidelijk negatief oordeel gegeven over de wijze waarop de billijke compensatie als bedoeld in art. 5, lid 2, sub b, van de richtlijn bij de Nederlandse uitwerking van de richtlijn is bepaald. Dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in zijn brief van 17 april 2014 tot de conclusie is gekomen dat de AMvB waarin de thuiskopievergoeding is neergelegd, moet worden aangepast, lag dan ook voor de hand.
(...)
4.5.
De voorzieningenrechter acht het voorts aannemelijk dat indien de AMvB als basis voor het contract wordt aangetast, dit zijn weerslag zal hebben op de mogelijkheden voor [verweerster 1] om zich te beroepen op het verrekenings- en opschortingsverbod en de bezwaartermijn in art. 6 van het in dat geval op drijfzand berustende contract.

4.10. Voorshands acht de voorzieningenrechter het standpunt van [verzoekers], dat de AMvB in de hoofdprocedure onverbindend zal worden verklaard, zozeer verdedigbaar, dat dit mede de basis kan vormen voor het verlenen van verlof tot het leggen van conservatoir eigenbeslag.

4.11. Daarnaast is er dan ook nog steeds de met het vonnis van 22 november 2013 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag geslagen bres in de AMvB, waar het gaat om de in de thuiskopietarieven begrepen schade in verband met privékopiëren van audiovisuele opnamen uit niet-Rome landen. Afgewacht moet worden of [verweerster 1] deze bres in het bij het gerechtshof Den Haag aanhangige hoger beroep zal weten te dichten. De voorzieningenrechter constateert dat voorshands het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van de Haagse voorzieningenrechter er ligt en dat hij gewicht aan het daarin gegeven oordeel mag toekennen. Overigens lijkt het wel aannemelijk dat het geldelijk belang van de problematiek van de downloads uit illegale bron groter is dan dat van de niet-Rome kwestie.

Herstelarrest HR 17 oktober 2014, IEF 14292 (Rubik tegen Beckx trading c.s.)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek. De Hoge Raad stelt vast dat sprake is van een misslag in het arrest [IEF 14212] en herstelt deze. Blijkens de stukken heeft Rubik het bedrag van €17.996,38 gevorderd als kosten in het principale en incidentele beroep tezamen. De Hoge Raad splitst deze ambtshalve en een derde deel wordt toegerekend aan de behandeling van het incidentele beroep.

1.4. Aan rov 6 wordt toegevoegd:
"Rubik vordert in het principale en incidentele beroep tezamen €17.996,38. Dit bedrag dient gesplitst te worden over beide bereoepen. Nu partijen zich hierover niet hebben uitgelaten, zal de Hoge Raad die splitsing ambtshalve moeten aanbrengen. Op basis van de stukken van het geding rekent de Hoge Raad een derde deel van genoemd bedrag toe aan de behandeling van het incidentele beroep."

1.5 (...) In het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Beckx c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Rubik begroot op €68,07 aan verschotten en €5.998,79 voor salaris

Hof 's-Hertogenbosch 14 oktober 2014, IEF 14279 (Votech tegen Premier Tech Chronos)
Het hoger beroep betreft uitsluitend de proceskostenbeslissing tot compenseren van de kosten en niet een verdeling ex 1019h Rv. Omdat partijen het eens waren geworden over de deskundigenbenoeming, kan geen van de partijen als de in het ongelijk gestelde worden beschouwd. Het hof bekrachtigt het vonnis [IEF 13463] en veroordeelt Votech in de kosten van het hoger beroep.

3.2. Het hoger beroep van Votech c.s. betreft uitsluitend de proceskosten-beslissing van de voorzieningenrechter. Votech c.s. stellen zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter Chronos had moeten veroordelen in de volledige proceskosten van Votech c.s., dit op grond van artikel 1019h Rv, welke kosten door Votech c.s. in eerste aanleg zijn berekend op een bedrag van € 75.760,42; in hoger beroep hebben zij dit bedrag verminderd tot € 44.797,71.

3.5. Grief II van Votech c.s. houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten in conventie heeft gecompenseerd.
De voorzieningenrechter heeft die kostencompensatie als volgt gemotiveerd:
“De voorzieningenrechter ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. Daarbij zij voorop gesteld dat de vorderingen van Chronos als gevolg van de intrekking niet inhoudelijk zijn beoordeeld en dus geen van partijen in het ongelijk is gesteld. Omdat de vorderingen door Chronos niet zijn ingetrokken naar aanleiding van het door Votech c.s. daartegen gevoerde verweer, maar omdat partijen het eens waren geworden over de benoeming van een deskundige die de beslagen bescheiden zou onderzoeken, kan geen van partijen als de in het ongelijk gestelde worden beschouwd en is evenmin gebleken dat sprake van onnodig gemaakte proceskosten.”
De tegen dit oordeel gerichte grief van Votech c.s. faalt, want het oordeel van de voorzieningenrechter is juist. De intrekking van de vordering van Chronos in conventie was het gevolg van het feit dat Chronos, met het deskundigenbericht van de heer Keller op gezamenlijk initiatief van partijen, had gekregen wat zij verlangde, namelijk inzage in de door haar bedoelde bescheiden, vallend onder het bewijsbeslag. Zij had bij handhaving van haar vordering geen belang meer. Terecht heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Chronos niet als “in het ongelijk gestelde partij” kan worden beschouwd, zodat er ook geen grond is voor een proceskostenveroordeling in conventie. Eveneens terecht heeft de voorzieningenrechter overwogen dat niet is gebleken dat de proceskosten onnodig zijn gemaakt.

3.6. Dat de voorzieningenrechter (impliciet) zou hebben beslist dat Chronos Votech c.s. onterecht in rechte heeft betrokken, zoals Votech c.s. stellen, valt naar het oordeel van het hof niet te lezen in het vonnis waarvan beroep. Integendeel: in rechtsoverweging 6.5 van het vonnis waarvan beroep overweegt de voorzieningenrechter dat het rapport van de deskundige Keller tenminste aanknopingspunten biedt voor het door Chronos gestelde onrechtmatig handelen van Votech c.s.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, IEF 14256 (TB Events tegen IDTV)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Executievonnis. Na betekening van het vonnis [IEF 14068], waarin de staking op merkinbreuk "WIE IS DE MOL?" werd bevolen, past TB Events haar site aan. Nu wordt het teken "WIE ONTDEKT DE MOL?" gevoerd, dat valt binnen de toevoeging van het eerder verbod 'alsmede alle soortgelijke tekens' uit het eerder vonnis. De dwangsommen zijn terecht aangezegd.

4.6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter refereert de toevoeging ‘alsmede alle soortgelijke tekens’ in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014 niet alleen aan het gebruik van ‘Wie is de Mol?’ in combinatie met een beschrijvende aanduiding, maar kan overweging 5.1 niet anders worden gelezen dan dat de zinsnede ‘alsmede alle soortgelijke tekens’ mede terug slaat op het teken ‘Wie is de Mol?’, zoals IDTV heeft aangevoerd.
Eveneens heeft IDTV terecht aangevoerd dat de tekens ‘Wie is de Mol?’ en ‘Wie ontdekt de Mol?’ soortgelijk zijn. Vier van de vijf tekens zijn identiek en merk en teken zijn auditief, visueel en conceptueel in hoge mate overeenstemmend. Slechts het werkwoord is vervangen, het minst dominante onderdeel van het teken. Zoals TB Events in deze procedure en ook in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 21 juli heeft aangevoerd, heeft zij bewust voor de titel ‘Wie is de Mol?’ gekozen, omdat zij daarmee wil verwijzen naar het spel dat in het televisieprogramma wordt gespeeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TB Events door na het vonnis van 21 juli 2014 te kiezen voor de titel ‘Wie ontdekt de Mol?’ te weinig afstand genomen van het teken ‘Wie is de Mol?’, hetgeen voor TB Events ook duidelijk had moeten zijn. Ook al is hier sprake van een verbod met een enigszins algemene toevoeging, dan nog heeft TV Events er in redelijkheid niet vanuit kunnen gaan dat het teken ‘Wie ontdekt de Mol?’ niet onder de veroordeling zou vallen. Aan het feit dat een van de belangrijkste concurrenten van TB Events ook het teken ‘Wie ontdekt de Mol’ gebruikt kan TB Events geen rechten ontlenen. Dit geldt temeer waar IDTV ter zitting heeft verklaard alle inbreuken op haar merkenrechten te willen bestrijden, maar niet alle inbreuken tegelijk aan te kunnen pakken. Gelet op het aan TB Events opgelegde verbod had het op haar weg gelegen bij de nieuwe naamgeving van haar uitje meer afstand te nemen, en had zij bij twijfel en ter voorkoming van executieproblemen contact op dienen te nemen met IDTV.

4.7. Dat de voorzieningenrechter aan zijn beoordeling alleen artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE ten grondslag heeft gelegd is begrijpelijk. Op dat moment werd alleen nog het teken 'Wie is de Mol?' gebruikt en was van het gebruik van een soortgelijk teken nog geen sprake. Een beoordeling op grond van de sub b-grond was dus nog niet aan de orde. Dat wil echter niet zeggen dat niet een verbod kan worden uitgesproken op het gebruik van 'alle soortgelijke tekens'. Deze toevoeging wordt doorgaans gebruik om te voorkomen dat een partij door het maken van een kleine aanpassing onder de veroordeling uit zou kunnen komen. Een kennelijke misslag levert dat niet op.

Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2014, IEF 14246 (LMR advocaten tegen LR Advocaten)
Handelsnaam. Proceskosten compensatie (237 en 1019h Rv. Het hanteren van afkorting LMR advocaten als tweede handelsnaam is mogelijk en ligt bij lange bedrijfsaanduidingen vaak ook voor de hand. Wanneer de domeinnaamhouder de domeinnaam of een relevante deel ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten, dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk IEF 3344). Dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam niet in de weg. Naar zijn aard is sponsoring van de hockeyclub onder de aanduiding LMR Advocaten duurzaam en kan bij thuiswedstrijden periodiek door publiek zijn waargenomen. Verhouding artikel 237 Rv en artikel 1019h Rv. Compensatie kosten beide instanties.

3.2. Het hof oordeelt als volgt. De handelsnaam als bedoeld in de Handelsnaamwet (Hnw) is de naam waaronder de onderneming zich ter identificatie bij het publiek aandient, o.m. via reclames, visitekaartjes, briefpapier, nieuwsbrieven en andere uitingen. Buiten discussie in de onderhavige procedure is dat [Advocaten 1] Advocaten als handelsnaam werd gebruikt in de relevante periode. Voor de vraag of daarnaast ook LMR Advocaten als handelsnaam is gebezigd voor de onderneming als gedreven door [Advocaten 1] Advocaten in de relevante periode geldt dat een zekere duurzaamheid van dat gebruik vereist is. Het gebruik van de aanduiding LMR Advocaten moet wel in voldoende mate doorgedrongen zijn tot het publiek, in dit geval in ieder geval tot personen in [vestigingsplaats] en de omgeving van [vestigingsplaats]. Voor een dergelijk ‘doordringen’ kan het gebruik door derden van de gebezigde aanduiding in correspondentie met de gebruiker een aanwijzing vormen. Het één of enkele malen gebruiken van een bepaalde naam of aanduiding zal veelal onvoldoende zijn. Het hanteren van een afkorting als (tweede) handelsnaam is zonder meer mogelijk en ligt - zoals de ervaring leert - bij lange bedrijfsaanduidingen (in de advocatuur of na fusie van bedrijven) vaak ook voor de hand.

3.3. In de onderhavige kwestie staat vast dat LMR Advocaten in 2003 als (relevant onderdeel van een) domeinnaam is geregistreerd. Tussen partijen is in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.

Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een disclaimer die onder alle e-mails verschijnt als door advocaten of ander personeel namens [Advocaten 1] Advocaten verstuurd. Hetzelfde geldt voor gebruik van de aanduiding LMR Advocaten op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen over het kantoor of nieuwsbrieven kunnen raadplegen. Het feit dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam naar het oordeel van het hof niet in de weg. Dit nevengebruik blijkt uit de gebezigde visitekaartjes (productie 29 bij onderdeel A van het beroepsschrift): op de voorzijde staat de (toen) primaire handelsnaam en op de achterzijde de tweede handelsnaam.
Ook de onbetwist gestelde sponsering van de hockeyclub MHC [MHC] in de periode 2003-2008 onder de aanduiding LMR Advocaten, althans de domeinnaam met als relevant onderdeel LMR Advocaten, draagt bij aan de aannemelijkheid van het ook gebruiken van LMR Advocaten als handelsnaam, naast [Advocaten 1] Advocaten. Naar zijn aard is een dergelijke sponsoring duurzaam en kan in ieder geval – naar de ervaring leert – bij thuiswedstrijden periodiek door publiek in [vestigingsplaats] zijn waargenomen.
Tenslotte blijkt ook voldoende van het gebruik door sommige derden van de aanduiding LMR Advocaten in hun correspondentie met LMR Advocaten, hetgeen bijdraagt aan de aannemelijkheid van het doordringen van de tweede handelsnaam tot de buitenwacht.

 

3.4. Het totaalbeeld is dan ook – zij het dat sommige voorbeelden als door LMR Advocaten aangehaald als zodanig inderdaad incidenteel lijken – dat in ieder geval in voldoende mate aannemelijk is dat vóór 2010 door [Advocaten 1] Advocaten de aanduiding LMR Advocaten als handelsnaam is gebruikt.

3.8. Uit de door LMR Advocaten zelf in het geding gebrachte documentatie blijkt dat www.[domeinnaam 1].nl alleen nog wordt gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar haar website onder de naam ‘www.[domeinnaam 2]’. Hierbij kan de bezoeker/gebruiker na het bereiken van het tussenscherm zelf bepalen of hij doorklikt, nadat hij of zij zich ervan vergewist heeft daadwerkelijk op zoek te zijn naar [Advocaten 2] Advocaten. Als hij of zij op zoek is naar LMR Advocaten zal hij of zij dus niet doorklikken. Het hof is van oordeel dat de door [Advocaten 2] gekozen oplossing meer recht doet aan de positie van LMR Advocaten dan door het automatisch doorgeleiden als door LMR Advocaten zelf bepleit: in het laatste geval lijkt veeleer wel een gebruik van ‘lradvocaten’ als door LMR Advocaten gewraakt aan de orde. In ieder geval acht het hof geen gebruik als handelsnaam (meer) aan de orde doch slechts gebruik als een (oud) adres, waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden voordat de (nieuwe) website van [Advocaten 2] daadwerkelijk wordt bereikt, af te haken. Van kleurverschieten van die domeinnaam tot handelsnaam (als bedoeld in onderdeel 3.3.) is in ieder geval geen sprake (meer). Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen (met daarin de aanduiding ‘lradvocaten’) van [Advocaten 2] door klanten of derden die nog vóór de aanpassing over deze adressen beschikking hebben gekregen: door het nog bereikbaar zijn via die adressen is als zodanig van een gebruik als handelsnaam geen sprake.
Het door [Advocaten 2] ter zitting gedane voorstel om ten aanzien van het gehanteerde tussenscherm ook een (extra) link op te nemen naar LMR advocaten, behoeft verder geen bespreking meer.

3.10.3. Hierbij overweegt het hof dat artikel 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van artikel 237 Rv - inhoudende dat bij over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld worden van partijen kostencompensatie mogelijk is - maar slechts heeft beoogd te regelen dat als een kostenveroordeling zich ten gunste van de (overwegend) in het gelijk gestelde aandient, alsdan een ruime proceskostenveroordeling dient te volgen.