Overige  

HvJ EG, 18 december 2008, conclusie A-G Mazák in zaak C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV.  (verzoek van de Corte d’appello di Torino (Italië) om een prejudiciële beslissing).

Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-existeren?  De Advocaat Generaal concludeert dat dat inderdaad kan: “Enkel in deze omstandigheden, dat wil zeggen indien het oudere merk niet te goeder trouw is ingeschreven (om dit uit te maken moet volgens het arrest Gorgonzola in wezen worden nagegaan of het verzoek tot inschrijving van het betrokken merk is ingediend in overeenstemming met de destijds geldende nationale en internationale voorschriften) of indien dit merk, ook al is het te goeder trouw ingeschreven, nietig of vervallen kan worden verklaard op de in de relevante bepalingen van de merkenrichtlijn genoemde specifieke gronden, zou de bescherming van de geregistreerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding primeren op het reeds bestaande merk.”

“162. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

(1) Het onderzoek van de prejudiciële vraag heeft geen elementen aan het licht gebracht die afbreuk zouden kunnen doen aan de geldigheid van verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van de bijlage bij verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad of van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, waarop deze verordening is gebaseerd.

(2) Verordening nr. 1347/2001, gelezen in samenhang met verordening nr. 2081/92, dient aldus te worden uitgelegd dat de registratie van „Bayerisches Bier” als een beschermde geografische aanduiding geen afbreuk doet aan de geldigheid of de bruikbaarheid van reeds bestaande merken van derden die het woord „Bavaria” bevatten, mits althans is voldaan aan de in artikel 14, lid 2, van verordening nr. 2081/92 gestelde voorwaarden dat deze merken te goeder trouw zijn ingeschreven en niet nietig of vervallen kunnen worden verklaard op grond van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wat door de nationale rechter moet worden beoordeeld.”

Lees de conclusie hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 december 2008,  LJN: BG7771, Dari financial services B.V. tegen  Match@work b.v. c.s.

Merkenrecht. Gedaagde maakt gebruik van darigroep-domeinnamen (darigroep.nl, .com, .eu et cetera) inbreuk op woordmerk DARI van eiser. Geen afstand van recht / rechtsverwerking door afsluiten email met “A bun Henk a tan so” (helaas geen vertaling in vonnis). Van overeenstemming ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is volgens de Rechtbank Rotterdam sprake “indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Gebruiksverbod en reroute-verbod doeminnamen gedaagde.  Compensatie proceskosten.

4.8.  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter worden de darigroep-domeinnamen in het economische verkeer gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als merkhouder van het merk "dari" aanbiedt en waarvoor dat merk onder andere is gedeponeerd. Gedaagden sub 2 en 3 houden zich immers, gelet op de informatie die zij op hun websites verstrekken en de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister, onder andere bezig met zakelijke administratie en het leveren van diensten op het gebied van detachering, werving en selectie, en interimmanagement van finance professionals. Deze financiële diensten worden, gelet op de door Dari in het geding gebrachte stukken, ook door Dari verleend. Voorts is het merk "dari", gelet op het door Dari als productie 1 overgelegde afschrift Benelux merkenregister, onder andere gedeponeerd voor financiële dienstverlening.

4.9.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan dit vereiste voldaan. Met Dari is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord "groep" uit de darigroep-domeinnamen een algemeen woord is zodat het woord "dari" het meest kenmerkende element uit de domeinnamen vormt en onderscheidend is. Aangezien het merk "DARI" onderscheidend is en zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken "dari" uit de dari-groep-domeinnamen en de darigroep-domeinnamen worden gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als houder van het merk "DARI" aanbiedt, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI". Het publiek kan immers denken met Dari te maken te hebben wanneer het op een darigroep-website komt waar diensten worden aangeboden soortgelijk aan die van Dari”

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 19 december 2008, LJN: BG3592, Eisers tegen Stichting Euro 2000.

Oneerlijke mededinging. Onrechtmatige daad; uit winstoogmerk ondergraven van een gesloten kaartverkoop (Euro 2000). Procesrecht; misbruik van executiebevoegdheid. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. (81 RO).  

Uit de conclusie van A-G Spier:  “4.2 Onderdeel 2 bevat een rechtsklacht inhoudend dat het Hof miskent dat het doorbreken van een gesloten verkoopsysteem in een situatie als de onderhavige door een derde alleen dan als bijzondere omstandigheid kan gelden die tot onrechtmatigheid van het handelen van die derde leidt, indien dit systeem daadwerkelijk als een juridisch en feitelijk gesloten systeem is opgezet en als zodanig heeft gefunctioneerd. Daarmee is - aldus het onderdeel - onjuist 's Hofs oordeel in rov. 4.17 dat voor de beantwoording van de vraag of [A] onrechtmatig jegens Euro 2000 heeft gehandeld niet van doorslaggevende betekenis is of het systeem in alle opzichten daadwerkelijk overeenkomstig de bedoelingen heeft gefunctioneerd. Heeft het systeem niet gefunctioneerd dan is immers van een ondermijning van de organisatie geen sprake. Het Hof zou daarom ten onrechte doorslaggevend achten het overwogene in rov. 2.16 (bedoeld is allicht 4.16).

4.3 Het onderdeel berust op een verkeerde lezing nu het Hof niet alleen beslissend acht hetgeen staat in rov. 4.16. Deze rov. bouwt immers voort op het in rov. 4.15 gevelde oordeel.

4.4.1 Bij inhoudelijke beoordeling is de klacht geen beter lot beschoren. Ingevolge vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het handelen met iemand, terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Van onrechtmatigheid is pas sprake indien de aangesproken partij weet of behoort te weten dat haar wederpartij door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wanprestatie pleegt jegens een derde en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, KG ZA 08-2214 WT/MW, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen NL Unlimited B.V. (met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk. Mijn wordt door gedaagde niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt en is als een bezittelijk voornaamwoord niet te monopoliseren.

Bovendien, met het oog op eventueel ander gebruik van het teken dat wel plaatsvindt ter onderscheiding van waren en diensten,  beschikte gedaagde inmiddels over een ouder merk (na aanvang van het geschil (Benelux-oppositie) overgenomen van een derde partij).  In kort geding is onvoldoende mogelijkheid te onderzoeken of het oudere merk is vervallen door niet gebruik gedurende vijf voorafgaande jaren en evenmin kan bij voorlopige voorziening vooruit worden gelopen op verval van het merk.Vorderingen afgewezen. Ook de vordering gebaseerd op 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt ook afgewezen, nu daartoe onvoldoende is gesteld. Niet betwiste proceskosten ter hoogte van € 9.924,98. 

“De vorderingen van Vandenberg zijn (zie punt 36 van haar pleitnota) gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b kan het gebruik van het teken – kort gezegd – worden verboden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam www.mijnnl.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan data zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. NL Unlimited gebruikt het woord mijn in haar domeinnaam als bezittelijk voornaamwoord. Zij heeft terecht aangevoerd dat Vandenberg het woord mijn niet met een beroep op haar merkinschrijving kan monopoliseren. NL Unlimited gebruikt het woord op dezelfde wijze als in www.mijnpostbank.nl en www.mijningbank.nl en dit kan haar niet worden verboden. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richt tegen ander gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN, met name in het onder punt 2.2 opgenomen logo, en ervan uitgaande dat dit ander gebruik wel plaatsvindt ter onderscheiding van (dezelfde of soortgelijke) waren of diensten, dan geldt voorshands dat NL Unlimited zich kan beroepen op een ouder merkrecht. Vandenberg heeft over dit ouder merkrecht gesteld dat het door niet-gebruik is vervallen of vervalrijp is, maar dat kan in dit geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. Op een eventueel verval van het merk kan thans evenmin – bij wijze van voorlopige voorziening – worden vooruitgelopen.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 9 december 2008,  LJN: BG6638, Ingenieursbureau Ir. (persoonsnaam) B.V. tegen DVJ Infra en Milieu BV,

Geen auteursrecht op offertes. Geen geschriftenbescherming, geen databankbescherming en geen onrechtmatige daad. Appellant verwijt geïntimeerde dat deze, zonder haar toestemming, in haar rapportage van 30 augustus 2005 passages heeft overgenomen uit de offertes van appellant. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Auteursrecht: “6. Het hof onderschrijft volledig hetgeen de rechtbank onder 5 van het bestreden vonnis heeft overwogen ter motivering van haar verwerping van deze grondslag. De kern daarvan is dat de passages in de offertes die DVJ in haar rapportage heeft overgenomen, overwegend objectieve historische en technische feiten bevatten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is. Die passages missen derhalve het creatieve element dat is vereist om te kunnen spreken van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Noch in de toelichting op grief II, die zich richt tegen deze rechtsoverweging, noch in de overige inhoud van de stukken ziet het hof enig aanknopingspunt om hierover anders te oordelen. Dit geldt in het bijzonder voor het gestelde gebruik van korte zinnen en "flankerende (aan)duidingen". Ook het enkele feit dat de offertes het resultaat zijn van menselijk werk is ongenoegzaam voor het oordeel dat sprake is van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het gestelde omtrent evaluatie en interpretatie van historische gegevens is verder niet onderbouwd en te vaag om tot een ander oordeel te komen. Voor zover het bewijsaanbod van appellant hierop betrekking heeft, wordt het dan ook gepasseerd."

Geschriftenbescherming:  “7. Ook hier onderschrijft het hof volledig de motivering van de rechtbank, zoals deze blijkt uit rechtsoverwegingen 6 tot en met 10 van het bestreden vonnis. De kern daarvan is dat gesteld noch gebleken is dat de offertes zijn geopenbaard, terwijl voorts hun bestemming ook niet was om geopenbaard te worden maar om tussen twee partijen te worden gehanteerd. Noch in de toelichting op grief III, die zich (mede) richt tegen deze rechtsoverweging, noch in de overige inhoud van de stukken ziet het hof enig aanknopingspunt om hierover anders te oordelen. Dit geldt in de eerste plaats voor het gestelde omtrent openbaarmaking in besloten kring. Niet onderbouwd is immers dat daarvan sprake is geweest. Het enkele feit dat de offertes door garagebedrijf aan DVJ ter hand zijn gesteld, zoals appellant stelt, is onvoldoende om daartoe te kunnen concluderen. Ook de stelling van appellant dat het vooronderzoek door belanghebbenden krachtens de Wet openbaarheid van bestuur of het Verdrag van Aarhus in voorkomende gevallen zou kunnen worden opgevraagd, dan wel dat deze gegevens op grond van de Wet bodembescherming in voorkomende gevallen dienen te worden overgelegd, brengt het hof - wat er zij van de juistheid van deze stelling - niet op een andere opvatting. Ook al zou dit alles juist zijn en ook al zou dit in casu niet alleen gelden voor de rapportage van DVJ maar ook voor de niet aanvaarde offertes van appellant, dan wil dat immers nog niet zeggen dat die offertes zijn bestemd om openbaar te worden gemaakt. Hun bestemming was - hoe dan ook - om aan garagebedrijf een onderbouwd voorstel over te brengen tot uitvoering van een bodemonderzoek. Een op openbaarheid gerichte bedoeling valt daar niet in te ontwaren.

Databankenrecht: “9. Volgens de meer subsidiaire stellingname van appellant, zoals toegelicht in grief III, is haar rapportage (het hof: de offertes) een verzameling van gegevens ten aanzien van de bodemgesteldheid van het bedrijventerrein van garagebedrijf, die systematisch geordend en toegankelijk zijn en die een substantiële investering van appellant hebben gevergd. Voorts stelt zij dat DVJ zonder haar toestemming "het relevantste en substantieelste deel" van de verzameling van de databank heeft geëxploiteerd. DVJ heeft een en ander bestreden.

10. Het hof stelt vast dat de offertes een doorlopende tekst bevatten, waarin onder meer informatie is terug te vinden over de onderzoekslocatie, de historische activiteiten op die locatie en een eerder onderzoek in 1990. Deze tekst is summierlijk in kopjes onderverdeeld. Van een systematische ordening van gegevens over de bodemgesteldheid, zoals appellant stelt, is geen sprake, laat staan dat deze gegevens afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn gemaakt. De kosten voor het vergaren, controleren en presenteren van deze informatie heeft appellant zelf begroot op € 567,92. Hoewel uit de richtlijn en de wet niet duidelijk wordt wat precies substantieel is en wat niet, is het naar het oordeel van het hof evident dat een investering waarvoor een bedrag in deze orde van grootte in rekening wordt gebracht, niet als substantieel kan worden aangemerkt. De stelling van appellant dat niet alleen naar deze kosten moet worden gekeken maar ook naar het verdere gebruik van de databank, acht het hof onbegrijpelijk, nu niet tevens wordt gesteld dat en welke verdere investeringen daarmee gemoeid gaan. Op grond van dit alles concludeert het hof dat geen sprake is van een beschermde databank in de zin van de Databankenwet.”

Onrechtmatige daad: “11. Naar het oordeel van het hof heeft appellant de meest subsidiaire grondslag, zoals naar voren gebracht in de toelichting op grief III, niet of nauwelijks feitelijk onderbouwd. Dit lag wel op haar weg. Anders dan appellant ingang tracht te doen vinden, levert namelijk het enkele feit dat DVJ in haar rapportage passages heeft overgenomen uit de offertes van appellant, die blijkens het vorenstaande niet voldoen aan de materiële voorwaarden voor bescherming krachtens de Auteurswet of de Databankenwet, niet zonder meer een schending op van een volgens ongeschreven recht door DVJ jegens appellant in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm. Blijkens de rechtspraak (zie o.a HR 27 juni 1986, NJ 1987/191, HR 20 november 1987, NJ 1988/311, HR 23 oktober 1987, NJ 1988/310, HR 23 mei 2003, NJ 2003/494) moet hier terughoudendheid worden betracht. Onrechtmatigheid kan in beginsel slechts worden aangenomen indien wordt geprofiteerd van een prestatie die van dien aard is dat die op één lijn valt te stellen met prestaties die wel (door middel van een absoluut recht van intellectueel eigendom) zijn beschermd, of in geval van andere bijkomende omstandigheden. Gesteld noch gebleken is dat deze uitzonderingen zich hier voordoen.”

Lees het arrest hier.

"The European Commission has announced today the results of the "MEDI-FAKE" action, which targeted customs control on illegal medicines entering the EU. On the basis of a risk profile disseminated by the Commission, customs from the 27 Member States put special focus over a two month period on coordinated action to stop illegal medicines from entering the European Union.

Among the products which were intercepted were antibiotics, anti-cancer, anti-malaria and anti-cholesterol medicines, as well as painkillers, Viagra and drug precursors. This first EU coordinated action had tremendous results, with more than 34 million illegal medicines seized. It also highlighted a number of ways of improving the fight against trafficking in illegal, dangerous or counterfeit goods. It paves the way for future similar actions."
 
Lees hier meer.

Rechtbank Haarlem, 17 december 2008, KG ZA 08-650, Fine Wine Merchants B.V. h.o.d.n. Wijndomein tegen Albert Heijn (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof).

Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Fine Wine Merchants (FWM), exploitant van de internet-wijnwinkel Wijndomein, maakt bezwaar tegen gebruik door Albert Heijn (AH) van de naam AH Wijndomein voor internet wijnverkoop. Los van de vraag of AH Wijndomein als handelsnaam dient te worden aangemerkt en los van de vraag of de handelsnaam Wijndomein voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan van inbreuk geen sprake zijn omdat van verwarringsgevaar onvoldoende is gebleken.

De toevoeging van de zeer bekende merk- en handelsnaam "AH" in de naam "AH Wijndomein", maakt deze naam juist sterk onderscheidend van de naam "Wijndomein". Daarmee is het voor het gemiddelde publiek onmiddellijk duidelijk dat de naam en onderneming behoren tot AH en niet tot FWM. 1019h- proceskosten €9.875,64.

“4.6. Het betoog van FWM slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Veleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein. AH is immers - en zo is door FWM ook niet betwist - in Nederland een zeer bekend merk en handelsnaam. Door toevoeging van de merknaam AH aan het woord Wijndomein, is voor het gemiddelde publiek daarmee onmiddellijk duidelijk dat de naam en de onderneming behoren tot Albert Heijn en dus niet een onderneming is van FWM. Dat effect wordt bovendien versterkt door het sterk onderscheidende AH-logo In het logo van AH Wijndomein, zodat ook zichtbaar is dat het gaat om Wijndomein van Albert Heijn.

Daarnaast presenteert AH Wijndomein zich hoofdzakelijk op internet, geheel in de bekende huisstijl van Albert Heijn, met op elke pagina duidelijk zichtbaar de in dit verband veelzeggende slogan Her nieuwe AH Wijndomein. Gewoon bij AH. Ook in de door AH Wijndomein gebruikte domeinnamen ahwijndomein.ah.nl en ah.nl/wijndomein Komt duidelijk de onderscheidende  naam AH naar voren, net als in het door FWM ter zitting getoonde (papieren) promotiemateriaal en de antwoordkaart van AH Wijndomein. Aan de andere kant zullen bezoekers van de website van FWM niet snel de internet wijnwinkel Wijndomein verwarren met die van AH Wijndomein, nu reeds door het uiterlijk van het logo en de website direct zichtbaar is dat het niet gaat om de internet webwinkel van Albert Heijn.”

4.9 (…) Zij heeft weliswaar gesteld dat er klanten zijn die vragen of Wijndomein is overgenomen door Albert Heijn, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat Wijndomein wordt verward met AH Wijndomein. Voor zover deze stelling van FWM als juist kan worden aangenomen, zijn deze klanten zich er immers kennelijk wel van bewust dat AH Wijndomein van Albert Heijn is en zullen bij een bezoek van de website van Wijndomein van FWM reeds door de uiterlijke vormgeving kunnen constateren dat die internet wijnwinkel geen onderneming van Albert Heijn betreft.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2008, KG ZA 08-1422, Doxis B.V. tegen Nederpelt Software B.V. c.s.

Merkenrecht. Eenvoudig kort geding . Gedaagden maken door het gebruik van het teken c.q. logo Doxy en door het gebruik van de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl, inbreuk maken op het oudere woordmerk Doxis van eiser.  Beide partijen houden zich, kort gezegd, bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen  door efficiënt documentenbeheer. Geen  oppositie instellen betekent niet dat een merkhouder niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en volledige proceskosten kan vorderen.

“4.4. Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk (…) De verschillen (…) zijn ten opzichte van de overeenkomsten van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen. Evenmin wordt aan die totaalindruk afbreuk gedaan door de omstandigheid dat bij het teken Doxy de letter D groter is uitgevoerd dan de andere letters. Anders dan gedaagden stellen is de beschermingsomvang van het merk DOXIS, dat als woordmerk is gedeponeerd, niet beperkt tot een schrijfwijze met hoofdletters.

4.6. Hoewel beide partijen stellen (en over weer niet betwisten) dat het door hen gebruikte merk respectievelijk teken een fantasienaam is, acht de voorzieningenrechter de mogelijkheid reëel aanwezig, dat het in aanmerking komend publiek zowel bij het merk als bij het teken, in aanmerking genomen de aard van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de aard van de waren waarvoor het teken wordt gebruikt, een verband zal leggen met de in de Engelse taal gebruikelijke en ook in Nederland algemeen bekende afkorting ‘docs’ voor ‘documents’. Beide partijen hebben ter zitting medegedeeld dat sommige van hun klanten dat verband ook daadwerkelijk hebben gelegd. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat in die zin ook begripsmatige overeenstemming kan worden aangenomen.

4.7. Een en ander geldt evenzeer voor het door Nederpelt gebruikte logo. Het teken Doxy is daarin een dominant bestanddeel dat de totaalindruk bepaalt. Aldus moet ook het Doxy logo, om de redenen zoals hiervoor in r.o. 4.5 uiteengezet, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk DOXIS. Het in veel kleinere letters uitgevoerde onderschrift ‘digitaliseert uw documentenstroom’ is een beschrijving van de functionaliteit van het softwarepakket en heeft als zodanig weinig tot geen onderscheidend vermogen. Daarenboven zal de aangeboden waar in de praktijk slechts worden aangeduid met het teken Doxy, zoals ook blijkt uit de website van Nederpelt. Een en ander geldt op gelijke wijze voor de afgebeelde vrouwspersoon. Zoals Nederpelt ter zitting heeft uiteengezet is deze vrouwspersoon, genaamd Doxy, de personificatie van het softwarepakket, waarbij de vrouwspersoon ‘efficiëntie en zin om te werken uitstraalt’. Als dit al door het publiek zou worden onderkend, dan heeft deze afbeelding eveneens in hoge mate een beschrijvend karakter, waaraan geen tot weinig onderscheidende kracht toekomt. De overige (kleur)elementen van het logo (en de vrouwspersoon, indien de beoogde associatie bij het publiek niet optreedt) zijn uitsluitend figuratief van aard en kunnen evenmin afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het logo bij het publiek achterlaat vanwege de prominente plaats die het teken Doxy in het logo inneemt.

4.8. Ook de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl moeten worden aangemerkt als met het merk DOXIS overeenstemmende tekens. Voor wat betreft doxy.nl volgt dat uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.5 is overwogen. Met betrekking tot de domeinnaam we-love-doxy.nl merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. De toevoeging ‘we love’ is niet meer dan een adhesiebetuiging aan het adres van ‘Doxy’ en zal door het publiek worden begrepen als aanprijzing van het softwarepakket met die naam. Als zodanig is Doxy het dominante bestanddeel en kan de toevoeging ‘we love’ niet verhinderen dat de totaalindruk tussen het merk DOXIS enerzijds en het teken we-love-doxy.nl anderzijds overeenstemmend is.

Proceskosten: 4.16. (…) Gedaagden hebben bestreden dat het door Doxis gevorderde bedrag van € 9.953,12 als redelijk en evenredig valt aan te merken. Zij menen dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat geen oppositie is ingesteld. De rechtbank passeert dat verweer. De omstandigheid Doxis tegen de inschrijving van het teken Doxy als Beneluxmerk geen oppositie heeft ingesteld – naar zij onweersproken heeft gesteld vanwege het feit dat zij pas op de hoogte raakte van de merkinschrijving nadat de oppositietermijn was verlopen – maakt niet dat zij niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en evenmin dat zij niet langer aanspraak zou kunnen maken op haar recht om de daaraan verbonden kosten vergoed te krijgen op de wijze als voorzien in artikel 1019h Rv. De stelling dat de gevorderde kosten te hoog zijn gelet op de aard van het geding treft wel doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak valt aan te merken als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op de indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is te beschouwen. De voorzieningenrechter zal de kosten derhalve tot dat bedrag toewijzen.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 16 december 2008, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T309/06, Budjovický Budvar tegen OHIM / Anheuser-Busch.

Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’. Arrest van 36 pagina’s over het gebruik van en de rechten die ontleend kunnen worden aan beschermde oorsprongsbenamingen. Oppositie afgewezen door OHIM. Het Gerecht wijst het beroep van Budvar toe en vernietigt de beslissingen van het OHIM. Een hele korte samenvatting in citaten:

“33. In de vier beslissingen (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de kamer van beroep allereerst opgemerkt dat Budvar zich ter onderbouwing van haar opposities niet meer op het internationale beeldmerk nr. 361 566, maar enkel op de benaming van oorsprong „bud” leek te beroepen.

Oorsprongsbenaming: “97. Gelet op deze elementen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te oordelen dat, ten eerste, het krachtens het bilaterale verdrag beschermde ingeroepen oudere recht – volgens de door de kamer van beroep gehanteerde definitie – geen „benaming van oorsprong” was, en, ten tweede, dat de vraag of het teken BUD met name in Oostenrijk als een beschermde benaming van oorsprong werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang” was, en door te concluderen dat een oppositie op die basis niet kon slagen.

Gebruik oorsprongsbenaming: (…) 163. De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, inzonderheid wanneer het, zoals in casu, gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van het bilaterale verdrag beschermde benaming van oorsprong.

166. (....) kunnen in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. In dit verband zij erop gewezen dat een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong niet kan worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikel 6 en artikel 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Hieraan moet worden toegevoegd dat de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ook moet aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 168. Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting door de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het „normale” gebruik van het oudere merk naar analogie toe te passen, inzonderheid teneinde – afzonderlijk voor Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Portugal – uit te maken of de betrokken tekens in het economisch verkeer waren gebruikt. De kamer van beroep had moeten verifiëren of de door Budvar tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wezen dat de betrokken tekens waren gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij werden gebruikt. Toch kan deze methodologische fout van de kamer van beroep enkel tot de vernietiging van de bestreden beslissingen leiden indien Budvar het bewijs had geleverd dat de betrokken tekens in het economisch verkeer werden gebruikt.

169. Dienaangaande moet worden benadrukt dat de oppositie volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Anders dan Anheuser-Busch stelt, volgt uit deze bepaling niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(…) 175. Voorts kan een aanduiding die de geografische herkomst van een product aangeeft, zoals een merk in het economisch verkeer worden gebruikt (zie in die zin arrest Hof van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02). Dit betekent daarom niet, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissingen beweert, dat de betrokken benaming „als een merk” zou zijn gebruikt, en derhalve haar primordiale functie verliest. Deze conclusie staat los van het door de kamer van beroep aangevoerde feit dat Budvar eveneens houdster is van een merk BUD, dat overigens geen deel uitmaakt van het juridische of feitelijke kader van het onderhavige geschil. Voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volstaat de vaststelling dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken in het economisch verkeer wordt gebruikt. Het feit dat dit teken gelijk is aan een merk, betekent nog niet dat het niet wordt gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien moet worden vastgesteld dat het BHIM en Anheuser-Busch niet duidelijk preciseren hoe het teken BUD „als een merk” zou zijn gebruikt. Inzonderheid blijkt uit niets dat de op de betrokken producten aangebrachte vermelding „bud” meer naar de commerciële oorsprong van het product zou verwijzen dan naar de geografische oorsprong ervan, zoals Budvar stelt. Bovendien moet worden opgemerkt dat de etiketten van de betrokken producten, zoals deze uit het dossier van het BHIM blijken en zoals ter terechtzitting is bevestigd, onder de vermelding „bud” ook de naam van de producerende onderneming aangeven, in casu Budjovický Budvar.

(…) 177. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de door Budvar aan het BHIM overgelegde documenten moet worden geoordeeld dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, Budvar het bewijs heeft geleverd dat de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 in het economisch verkeer zijn gebruikt.

Rechten o.g.v. oorsprongsbenaming: (…) 188. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie ook moest worden afgewezen op grond dat Budvar niet had aangetoond dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van de term „bud” – als merk – in Oostenrijk of in Frankrijk te verbieden.

(…) 192. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep enkel naar de in Oostenrijk en in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissingen heeft verwezen voor haar conclusie dat Budvar niet had bewezen dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van een later merk te verbieden. Ook al zijn de in de betrokken landen gewezen rechterlijke beslissingen, zoals hierboven in herinnering is geroepen, van groot belang, moet toch rekening ermee worden gehouden dat in casu geen enkele in Oostenrijk of in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissing gezag van gewijsde heeft verkregen. In die omstandigheden mocht de kamer van beroep zich voor haar conclusie niet uitsluitend op deze beslissingen baseren. De kamer van beroep had eveneens rekening moeten houden met de door Budvar ingeroepen bepalingen van nationaal recht, de Overeenkomst van Lissabon en het bilaterale verdrag daaronder begrepen. In dit verband zij opgemerkt dat Budvar zich met betrekking tot Frankrijk bij het BHIM op verschillende bepalingen van de code rural, van de code de la consommation en van de code de la propriété intellectuelle heeft beroepen. Met betrekking tot Oostenrijk beschikte het BHIM over de tot dan in deze lidstaat gewezen rechterlijke beslissingen en daardoor dus ook, anders dan Anheuser-Busch stelt, over de rechtsgrondslag voor de door Budvar krachtens het ingeroepen nationale recht ingestelde beroepen. Voorts heeft Budvar in de loop van de procedure bij het BHIM verklaard dat zij op grond van artikel 9 van het bilaterale verdrag het recht had, rechtstreeks beroep bij de Oostenrijkse rechterlijke instanties in te stellen. Bovendien heeft Budvar in het kader van haar oppositie de bepalingen van de Oostenrijkse regelgeving inzake merken en oneerlijke mededinging uiteengezet.

(…) 199. Om alle voorgaande redenen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met alle relevante elementen, feitelijk en rechtens, teneinde uit te maken of het recht van de betrokken lidstaat in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 Budvar het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 201. Gelet op alle voorgaande overwegingen moet het tweede onderdeel van het enige middel, en dus het enige middel en het beroep in hun geheel, worden toegewezen.

202. Bijgevolg moeten de bestreden beslissingen worden vernietigd.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 december 2008, KG ZA 08-731, Team Forward B.V. tegen Vero Sales B.V. (met dank aan Hemke. de Weijs, Nysingh)

Merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, ongeoorloofde mededinging en misleidende mededeling.
 
Team Fourward B.V., handelende onder de naam Carspotter, exploiteert een sms-dienst waarbij geïnteresseerden een nummerbord kunnen smsen en tegen betaling de waarde en de mogelijkheden van een auto per sms ontvangen. Vero Sales c.s., biedt onder de naam Huisspotter een vergelijkbare dienst aan, maar dan met betrekking tot huizen. Carspotter maakt onder andere bezwaar tegen het overnemen van en aanleunen tegen allerlei onderscheidingstekens van Carspotter door het gebruik van onder andere de naam Huisspotter, de huisstijl, waaronder de kleurencombinatie zwart-wit-rood, sterk gelijkende slogans en een televisiecommercial en het gebruik van het woord SPOT in een SMS.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelt dat Vero Sales c.s. inbreuk maken op de handelsnaam Carspotter (en dat zij het bestanddeel ‘spotter’ niet meer mogen gebruiken in hun nieuwe handelsnaam’) en auteursrechtinbreuk maken op de televisiecommercials en onrechtmatig handelen jegens Carspotter. De wijze waarop Vero Sales c.s. hun sms-dienst aanbieden, vormt een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub i BW. De merkenrechtvorderingen gebaseerd op een beeldmerk worden afgewezen net als de auteursrechtvorderingen ten aanzien van de slogans. De voorzieningenrechter wijdt auteursrechtelijke opmerkingen aan de huisstijl (“look and feel”) en het format van de televisiecommercials. Vero Sales c.s. worden o.a. gelast te rectificeren in een landelijk dagblad en op hun website en de proceskosten ad 15.325,80 te betalen.

Ten aanzien van het auteursrecht oordeelt de voorzieningenrechter:

“4.11. Voorop wordt gesteld dat de zes televisiecommercials en de drie radiocommercials van Team Fourward zijn opgebouwd volgens een telkens terugkerend vast patroon zoals hiervoor onder 2.5 en 2.6 is weergegeven. Dit telkens terugkerende vaste patroon kan worden aangemerkt als een format. De commercials zijn te beschouwen als de uiterlijke verschijningsvorm van bet format. Om die reden worden de commercials en het format hier tezamen besproken.

4.12. Anders dan het format op zichzelf hebben de daaraan ontleende 'commercials naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijk stempel van de maker. Er is sprake van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. De commercials van Carspotter, die allen volgens een vast patroon zijn opgebouwd, zijn veelvuldig heeft uitgezonden. Bij de televisiecommercials gaat het daarbij met name om de volgende steeds terugkerende elementen:

(1) de opdringerige journalist die iemand overvalt;
(2) de prikkelende vraag die wordt gesteld naar de prijs;
(3) het nietszeggende antwoord dat daarop volgt;
(4) de harde voice over die vervolgens de oplossing aandraagt; en
(5) de afsluiting waarbij de door de voice over aangedragen oplossing nog eens met groteletters in beeld wordt gebracht, in combinatie met
(6) de wijze van filmen,
(7) de sfeer en
(8) de korte dialogen.

Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de commercials van Team Fourward een vorm hebben die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk Hoge Raad 30 mei 2008, RvdW 2008, 567). Aan het voorgaande doet niet af dat de zes commercials van Team Fourward onderling niet identiek zijn. De hiervoor geschetste, van belang zijnde elementen komen immers wel in alle commercials terug. Dit betekent dat de televisie-commercials van Team Fourward voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.
4.19 (…) De totaalindrukken die beide commercials maken verschillen te weinig om te oordelen dat de commercial van Vero als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.”

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat er inbreuk op de handelsnaam Carspotter wordt gemaakt: 

“4.25 De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Carspotter. Het kenmerkende deel van beide namen lijkt te zijn ‘spotter’.

4.27 Voorshands geoordeeld doet zich in de onderhavige zaak niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam wordt gebruikt. De handelsnaam van Team Fourward is samengesteld uit de Engelse woorden  ‘Car”en een vervoeging van “spotten”. Dit zijn weliswaar gewone Engelse woorden maar door de combinatie van deze woorden– met de vervoeging van ‘spotten’ tot ‘spotter’ is een niet zuiver beschrijvend en uniek woord ontstaan voor de door Team Fourward aangeboden dienst, te weten het per sms opvragen van informatie over een specifieke auto. Er is derhalve geen sprake van monopolisering door Team Fourward van een louter beschrijvende handelsnaam.

4.28. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Zoals hiervoor reeds is overwogen wijkt de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate af van de handelsnaam Carspotter. Daarnaast richten beide ondernemingen zich via internet en televisie op geïnteresseerden in het gehele Nederlandse taalgebied, zodat niet van belang is dat partijen in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Voorts is de aard van de ondernemingen identiek, te weten het aanbieden van een sms-dienst voor het opvragen van bepaalde specifieke informatie. Verder heeft Vero zelf een persbericht laten uitgaan met als kop "Carspotter maakt weg vrij voor Huisspotter", zodat het publiek al snel denkt dat Carspotter haar diensten heeft uitgebreid met informatie over huizen. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, heeft Team Fourward voldoende aannemelijk gemaakt met het overleggen van een aantal e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Huisspotter en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Carspotter. Ten slotte valt uit de website www.huisspotter.nl nergens af te leiden wie er schuilgaat achter Huisspotter. Dit leidt tot de conclusie dat Vero haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.”

De voorzieningenrechter concludeert dat Vero Sales c.s. onrechtmatig handelen jegens Carspotter.

“4.36 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, geen andere conclusie worden getrokken dan dat er sprake is van een in hoge mate overeenstemmende totaalindruk tussen de aangeboden sms-dienst van Carspotter en die van Vero. Daarbij is voldoende aannemelijk geworden dat Vero er welbewust voor heeft gekozen om de wervingskracht van ‘Carspotter’ aan te tasten, althans te gebruiken ten gunste van de wervingskracht van ‘Huisspotter’. Vero heeft daarmee nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans heeft zij de uniforme uitstraling van Team Fourward doen verwateren. Dit terwijl Vero zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar aangeboden sms-dienst op de hiervoor geschetste punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, blijkt uit door Team Fourward overlegde e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Vero en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Team Fourward. De handelwijze van Vero kan dan ook als ongeoorloofde mededinging en daarmee als onrechtmatig jegens Team Fourward worden aangemerkt. Bovendien levert de wijze waarop Vero haar sms-dienst aanbiedt voorshands geoordeeld een misleidende mededeling op in de zin van artikel 6:194 sub i BW. Nergens valt uit af te leiden wie er daadwerkelijk schuilgaat achter 'Huisspotter', terwijl Vero met haar sms-dienst zeer nauw aanleunt tegen de sms-dienst van Team Fourward. De vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de sms-dienst zich richt is dan ook dat 'Huisspotter' een onderdeel is van 'Carspotter', dan wel daaraan gelieerd is.”

Lees het vonnis hier (inmiddels in de schone pdf van de Rechtbank Arnhem zelf).