Procesrecht  

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 februari 2011, zaaknr. 200.073.680/01, Burger tegen Stichting Ideëel Verzekeren (met dank aan Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. 1019h Proceskosten. Verstekvonnis in kort geding. Kostenveroordeling in eerste instantie onterecht vastgesteld volgens het liquidatietarief. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 augustus 2010, IEF 9038):

4. Het hof is van oordeel dat, nu Burger reeds bij inleidende dagvaarding vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. heeft gevorderd, de specificatie van die kosten in een later stadium van de procedure niet kan worden aangemerkt als een vermeerdering van eis in de zin van artikel 130 lid 1 Rv. In verstekzaken kan dan ook niet de eis worden gesteld dat de specificatie bij exploot wordt betekend overeenkomstig het derde lid van die bepaling. Specificatie van de volledige proceskosten in de dagvaarding is in het algemeen niet mogelijk, omdat die kosten dan (grotendeels) nog gemaakt moeten worden en daarom nog niet bekend zijn. De grief is dus gegrond. Het hof zal onderzoeken of de gevorderde kosten overigens voor toewijzing in aanmerking komen.

8. Gelet op de overgelegde aangetekende brief van 10 augustus 2010 en de handtekeningenretourkaart, moet ervan worden uitgegaan dat de Stichting de dag voor de zitting van de kostenspecificatie heeft kennisgenomen. (…) De Stichting heeft in die specificaties kennelijk geen aanleiding gezien om alsnog ter zitting in persoon te verschijnen - daarvoor had zij ingevolge artikel 255 lid 1 Rv. geen advocaat nodig - om verweer te voeren tegen de gespecificeerde vordering van de volledige proceskosten. Het hof is voorts van oordeel dat Burger in de overgelegde specificaties zijn proceskosten voldoende heeft gespecificeerd. In dat geval stond het de voorzieningenrechter niet vrij de vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten af te wijzen en, in plaats daarvan, de proceskosten vast te stellen volgens het liquidatietarief. Het vonnis waarvan beroep zal in zoverre worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2010, LJN: BP3490, [A] tegen N.V. NUON.

Handelsnaamrecht. Vordering van particulier tegen Nuon om gebruik van handelsnaam te staken Geen sprake van strijd met een oudere handelsnaam. De handelsnaam Havenservice NUON B.V. is niet gevoerd en al zou de handelsnaam zijn gevoerd dan is deze twee jaar na het faillissement vervallen. De handelsnaam wordt door gedaagde pas na die tijd gebruikt. Eiser zelf heeft nooit enig handelsnaamrecht met betrekking tot de naam gehad. Geen volledige vergoeding 1019h proceskosten wegens niet tijdige onderbouwing van de kosten.  

4.2.  De rechtbank wijst er ten overvloede op dat, ook indien [A] zou hebben gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar, de vorderingen zouden zijn afgewezen. Hiervoor is in de eerste plaats van belang dat de rechtbank niet is gebleken dat de handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd.  (…) Ook na de betwisting door Nuon dat de door [A] bedoelde handelsnaam is gevoerd, heeft [A] geen begin gemaakt met aan te tonen dat dit wel degelijk het geval is geweest. In deze procedure is dan ook niet komen vast te staan dat de handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd. Ook indien dat wel het geval zou zijn geweest, zou dit niet tot toewijzing van enige vordering kunnen leiden. Havenservice NUON B.V. is in november 1992 wegens faillissement opgeheven. De rechtbank moet er daarom met Nuon van uitgaan – hetgeen door [A] niet is betwist – dat de eventuele handelsnaam Havenservice NUON B.V. sinds die tijd niet meer is gevoerd. De handelsnaam Nuon wordt door N.V. Nuon sinds 1994 gevoerd. Zo er een handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd, is die handelsnaam in 1994 vervallen. Er is derhalve hoe dan ook geen sprake van strijd met een oudere handelsnaam.

4.3.   De rechtbank gaat met het bovenstaande nog geheel voorbij aan het feit dat eventuele handelsnaamrechten niet aan [A] toebehoorden, maar aan de rechtspersoon waar hij als directeur in dienst was. [A] stelt ter comparitie dat hij de naam Nuon heeft verzonnen en dat hem dus de eigendom van die naam toekomt. Uit hetgeen de rechtbank onder 4.2 heeft overwogen vloeit voort dat de bedenker van een naam geen handelsnaamrecht toekomt. Als de door [A] bedachte naam als handelsnaam is gevoerd, komt het handelsnaamrecht de rechtspersoon toe waar [A] in dienst was. [A] heeft (ook) gelet op het voorgaande nooit enig handelsnaamrecht gehad met betrekking tot de naam Nuon.

4.4.  De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van [A] moeten worden afgewezen.

4.5.  Als de in het ongelijk gestelde partij zal [A] in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Nuon verzoekt ex artikel 1019h Rechtsvordering een vergoeding van de volledige kosten van de procedure. Ten aanzien van deze kosten geldt dat de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd dienen te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556, [B] tapes). Nuon stelt niet welk bedrag zij vordert (en heeft in het verlengde daarvan ook niets gespecificeerd). Haar stelling dat hier na de comparitie nog ruimte voor zou zijn, is onjuist. Dat is in de eerste plaats het geval omdat Nuon in het geheel niet stelt welk bedrag zij vordert. Zelfs indien zij dat wel zou hebben gedaan, wordt aan een nadere onderbouwing niet toegekomen. Zoals in het Landelijk Procesreglement en in het tussenvonnis is vermeld dienen stukken uiterlijk twee weken voor de terechtzitting de rechtbank en de wederpartij te hebben bereikt. Dit is een regeling van goede procesorde met het oog op het recht van hoor en wederhoor. Omdat partijen tot en met de zitting kosten maken is in de  IE-Indicatietarieven - in afwijking van het procesreglement - opgenomen dat uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de zitting een gedetailleerde opgave van de kosten dient te worden overgelegd. Dat is niet gebeurd, terwijl dit wel mogelijk was. De rechtbank ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding om, gelijk door de advocaat van Nuon bij faxbrief van 11 november 2010 is verzocht, Nuon toe te staan op dit punt een nadere akte te nemen. Uit punt 6 van de IE-Indicatietarieven volgt dat indien de proceskosten niet zijn onderbouwd ten hoogste het liquidatietarief wordt toegewezen. De rechtbank zal de proceskosten gelet op het voorgaande toewijzen conform het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 13 oktober 2010, LJN: BO9989, Desso Group, &  Enia Carpet c.s. tegen Cotap & Vloer Totaal Concept, c.s.

Merkenrecht. Eigendomsrecht. ‘Ompakken’ van stalenkaarten voor vloerbedekking. Merkinbreuk. Oneigenlijk gebruik. 1019h kostenveroordeling met uitsplitsing naar gedaagden en grondslag.

Eiser Enia Nederland verwijdert de ‘Tescom- en Tapisomproducten’  uit haar assortiment, gedaagde Cotap neemt ze op in haar assortiment en “vertegenwoordigers hebben klanten die over de stalenkaarten van de producten beschikten meegedeeld dat Enia Nederland niet langer deze producten in haar assortiment heeft en dat Vloer Totaal Concept de distributeur van deze producten in Nederland was geworden. Zij boden aan een sticker op de stalenkaarten te plakken waarbij de adres- en bestelgegevens van Enia Nederland werden vervangen door die van Vloer Totaal Concept. De naam “Enia” en het daarbij behorende logo blijft echter op andere plaatsen van de stalenkaarten zichtbaar.” Eiser Enia maakt hiertegen bezwaar.

Eigendomsrecht: 4.8.4.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat Enia Nederland eigendomsrechten ter zake de stalenkaarten kan doen laten gelden. Enia Nederland heeft deze stalenkaarten aangekocht en is daarvan eigenaar geworden. Zij heeft vervolgens deze stalenkaarten uitgezet onder klanten. Feiten en of omstandigheden waaruit volgt dat Enia Nederland daarbij haar eigendomsrechten heeft prijsgegeven zijn niet aannemelijk geworden. Daarbij is mede van belang dat de stalenkaarten een aanmerkelijk financieel belang vertegenwoordigen en Enia Nederland er dus een belang bij heeft op grond van haar eigendomsrechten te waken voor oneigenlijk gebruik daarvan.

Merkenrecht: 4.8.7.  Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een merkenrechtelijke inbreuk wél sprake is. Door stalenkaarten met de merknaam en -logo “Enia” te beplakken met een sticker die wijst naar een concurrent van Enia Nederland, Vloer Totaal Concept, wordt gebruik gemaakt van die beschermde merknaam in de zin van artikel 2.20 BVIE. Het is voorts voldoende aannemelijk geworden dat, voor zover op de stalenkaarten nog het logo en/of het woordmerk van “Enia” blijft prijken, daardoor verwarring kan ontstaan. Zowel voor klanten (de directe klanten van Enia Nederland alsmede de consumenten die bij haar Tecsom- en Tapisomproducten kopen) zal het merk “Enia” eveneens worden geassocieerd met de waren van Cotap. Desso Group kan dan ook hier tegen optreden.

1019h Proceskosten:  4.9.2.  (…)  In het onderhavige geval hebben Desso Group c.s. de vordering ingesteld tegen drie gedaagden, waarvan slechts Cotap in het (grotendeels) ongelijk is gesteld. Dat brengt mee dat, nu niet anders is aangegeven door Desso Group c.s., het door hen gevorderde bedrag voor 1/3 deel is te relateren aan de procedure die is ingesteld tegen Cotap. Voorts berust de vordering op twee gronden, inbreuk op een eigendomsrecht (waarvoor het proceskostenregime van art. 1019h Rv niet geldt en dus de gebruikelijke tarieven dienen te worden gehanteerd) en inbreuk op een IE-recht (waarop artikel 1019h Rv wel van toepassing is). Nu Desso Group c.s. eveneens heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden zijn te herleiden tot één van deze gronden, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan de werkzaamheden voor de ene helft zijn gerelateerd aan de inbreuk op een eigendomsrecht en voor de ander helft aan een inbreuk op het merkenrecht. Dat brengt mee dat Cotap ex artikel 1019h Rv veroordeelt dient te worden in 1/6 van het gevorderde bedrag, derhalve EUR 2.081,56.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 februari 2011, HA ZA 04-2493, D. tegen V. (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)

1019h proceskosten. Incidenten in IE-zaken kunnen voor eigen rekening komen.
Incident betreffende de verhouding behandelend advocaat en procesadvocaat, waarin het hof oordeelt dat er i.c. geen ruimte is voor een 1019h proceskostenveroordeling m.b.t. het incident, nu bij het incident zelf geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Dat de hoofdzaak wel intellectueel eigendomsrechtelijk van aard is doet daar niet aan af. 

12. D. verzoekt veroordeling van V. in de kosten van dit incident op de voet van artikel 1019h Rv., op de grond dat de hoofdzaak handhaving van rechten van intellectuele eigendom betreft. Het hof zal dit verzoek afwijzen en de proceskosten conform het liquidatietarief begroten. Het onderhavige incident betreft immers uitsluitend de ontvankelijkheid van het hoger beroep op een zuiver procesrechtelijke grond, waarbij geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Nu de proceskosten in het incident afzonderlijk van de hoofdzaak worden begroot ziet het hof ook geen aanleiding om de aard van de hoofdzaak daarbij te betrekken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-3222, Eiser tegen Gedaagde

Merkenrecht. Tussenvonnis. Bodemprocedure na redelijk complexe procesvoorgeschiedenis met o.a. voegings- en zekerheidsincidenten (zie hier voor eerdere uitspraken, voorzover gepubliceerd). Eiser vordert inbreukverbod, gedaagde stelt dat het Kamal-merk van eiser te kwader trouw is gedeponeerd, althans dat het beroep van eiser op het Kamal-merk moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Over dat laatste oordeelt de rechtbank als volgt:

4.1. In het midden kan blijven of de inschrijving van het Kamal-merk nietig is wegens een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. [Gedaagde] heeft ter comparitie verklaard geen beroep meer te doen op de nietigheid van het Kamal-merk omdat DAI geen partij meer is in deze procedure na de niet-ontvankelijkverklaring van DAI in de gevoegde nietigheidsprocedure. Daarmee zou, volgens [gedaagde], niet meer zijn voldaan aan de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de nietigheid van een merk wegens een depot te kwader trouw alleen kan worden ingeroepen als de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt.

4.2. Hoewel [gedaagde] de nietigheid van het Kamal-merk niet meer inroept [nu de eerdere gevoegde gestelde eerdere merkhouder DAI geen partij meer is in deze procedure - IEF ], stelt hij zich nog wel op het standpunt dat het Kamal-merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hij betoogt dat de gestelde kwade trouw meebrengt dat het beroep van [eiser] op het Kamal-merk in deze procedure moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Dat betoog kan niet slagen.

Daargelaten dat [eiser] de kwade trouw uitdrukkelijk betwist, kan de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure deelnemen (Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Algemeen deel onder 5 en toelichting bij artikel 14 van die – op dit moment niet meer geldende – wet, waarop artikel 2.28 lid 3 BVIE is gebaseerd). Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

Verdere beslissing aangehouden. Gedaagde wordt toegelaten bewijs te leveren dat de producten voorzien van het Kamal-merk die onderdeel uitmaakten van de door de douane tegengehouden zending, eigenlijk door eiser zelf zijn ingevoerd, zij het in een container die voor gedaagde was bestemd (partijen werkten eerder samen). Eiser wordt opgedragen te bewijzen dat gedaagde producten voorzien van het Kamal-merk heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 24 december, ABN Amro Bank N.V. tegen gerequestreerden (met dank aan Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Domeinnamen. Ex parte bevel. Gerequestreerden dienen het gebruik van de tekens ABN, ABN Amro, Tradebox en Trade Globe en van de domeinnamen abnamromarkets.info, tradebox.info en tradeglobe.info te staken en gestaakt te houden. De domeinnamen linkten door naar pornografische websites en sites met kritiek op ABN Amro.

“20. Er is een direct en ernstig risico dat het gebruik door gerekwestreerden van de Merken op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat de aantrekkingskracht van de Merken vermindert en daarmee de reputatie van de Merken negatief wordt aangetast.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 oktober 2010, LJN: BO8380, Sandoz B.V tegen Merck Sharp & Dohme Corp.

Octrooirecht. Incident, alsnog in hoger beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. 

5. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat Sandoz, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Merck heeft gesteld dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt. Ter onderbouwing daarvan heeft zij gesteld dat zij door uitvoerbaarverklaring bij voorraad schade zou oplopen in de vorm van gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag, terwijl zij daarnaast een restitutierisico zou lopen. Nu, naar het oordeel van hof, Sandoz dezelfde schade zou lijden (gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag) bij afwijzing van de verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, kan niet gezegd worden dat Merck om die reden een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. Bovendien is Sandoz in beginsel aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de executie van het vonnis indien dat later zou worden vernietigd. Het gestelde restitutierisico is niet onderbouwd. Nu Merck niet betwist heeft dat Sandoz een financieel gezonde onderneming is en onderdeel uitmaakt van de Novartis groep, gaat het hof aan haar stelling dat zij een restitutierisco zou lopen als onvoldoende onderbouwd voorbij. Gelet op het bovenstaande komt de incidentele vordering voor toewijzing in aanmerking.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 9 december 2010, KG ZA 10-2030 P/PV, X. tegen Uitgeverij Jaap c.s. (met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand).

Slaafse nabootsing. Gedaagde, voormalig eindredactrice van het opgeheven tijdschrift ‘Oncology News International’ (ONI 1) begint voor zichzelf onder de naam ‘Oncologie Up-to-date’ en haar voormalige directeur, die na haar uitgave het oude Oncology News International bij een andere uitgever is gaan uitgeven (ONI 2), stelt dat er sprake is van verwarringwekkende slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt anders en stelt dat het door gedaagden uitgegeven magazine geen (onrechtmatige) slaafse nabootsing van het door eiser uitgegeven magazine. Rechten en tijdsverloop staan aan een andersluidend oordeel in de weg. De door eiser bij dagvaarding gestelde, maar ter zitting ingetrokken inbreuk op merkenrecht wordt wel meegenomen in de 1019h proceskostenveroordeling.

4.2. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing geldt evenwel als primaire vereiste dat men kan aantonen dat men als eerste het desbetreffende product op de markt heeft gebracht en dat anderen dat product navolgen. Niet in geschil is echter dat bet magazine ONI 2 een vervolg is op het magazine ONI zoals dat in eerste instantie is uitgegeven door CMP en dat CMP auteursrechthebbende is op ONI. CMP is geen partij in deze procedure, noch heeft X aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij mede namens CMP in deze procedure optreedt dan wel zelfstandig een recht op ONI kan doen gelden. Dat X bij CMP met de uitgave van ONI was belast maakt dat niet anders. Dat betekent niet dat hij daarmee een persoonlijk recht ten aanzien van het magazine ONI heeft verworven, Uit de overgelegde stukken blijkt niet meer dan dat X werknemer in dienst van CMP is geweest, zodat de rechten ten aanzien van ONI voorshands nog steeds bij zijn voormalige werkgever CMP berusten.

4.3. Uit het voorgaande volgt dat X voorshands alleen, en dan ook nog indirect via DelOrme Group dan wel Van Zuiden die ook geen partij zijn in deze procedure, mogelijk rechten kan doen gelden op ONI 2. Voorafgaande aan de uitgifte van ONI 2 in juni 2010 waren echter reeds ONI en Oncologie Up-to-date uitgegeven, zodat ONI 2 daarmee niet als eerste product in die soort op de mark is gebracht. Daarmee is reeds aan een primaire voorwaarde om een beroep op slaafse nabootsing te kunnen laten slagen niet voldaan. Gelet hierop is op dit moment niet aannemelijk dat de vorderingen van X  in een bodemprocedure zullen worden toegewezen. De vorderingen van -X zijn daarmee in dit kort geding niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Dordrecht, 25 november 2010, KG ZA 10-253, Promotion Design tegen Appletree (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE). 

Auteursrecht. Siertaarten en siergebak. De eerdere vaststellingsovereenkomst laat geen ruimte om dwaling aan te nemen omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de siertaarten van eiseres (afbeelding).

4.3. Aan de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Promotion Design of van slaafse nabootsing komt de voorzieningenrechter niet meer toe. Aan de wilsovereenstemming doet niet af dat bij Appletree na het sluiten van de overeenkomst is gaan betwisten dat het siergebak van Promotion Design bescherming geniet op grond van het auteursrecht dan wel op grond van het verbod op slaafse nabootsing. Dat doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de reeds gesloten de vaststellingsovereenkomst. Zelfs indien aangenomen zou mogen worden dat de bescherming die Promotion Design inroept onterecht is en in strijd is met dwingende wetsbepalingen, dan nog kan dat Appletree niet baten. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is immers geldig ook als zij in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht. Dit zou anders zijn als de vaststelling tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde, maar daaromtrent is door Appletree niets gesteld (art.7:902 BW). Partijen kunnen een te respecteren belang hebben om, in geval van onzekerheid of geschil, in der minne - buiten de rechter om - een oplossing te bereiken, ook als hun problemen met dwingend recht verweven blijken te zijn. Gegeven het feit dat ook over de toepassing van dwingend recht in veel gevallen in redelijkheid verschil van mening mogelijk is, kan dit verkeersbelang niet worden gehonoreerd indien de overheidsrechter die de in een vaststelling neergelegde toepassing of niet-toepassing van een regel van dwingend recht onjuist vindt, dit steeds zou moeten corrigeren (TM, p. 114011; MvA, Kamerstukken I 1992/93, 17 779, nr. 95b, p. 3). Tegen deze achtergrond verdient de stelling van Appletree dat zij heeft gedwaald omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang en de regels van slaafse nabootsing geen honorering in rechte. Het is bovendien vaste rechtspraak dat een dergelijke "rechtsdwaling" slechts onder bijkomende omstandigheden kan worden gehonoreerd en die zijn niet gesteld of gebleken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-1074, Tédé Automatisering B.V. c.s. tegen Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

Octrooirecht. EP m.b.t. ‘inrichtig voor het snijden en roeren van wrongel. Executie kort geding na octrooirechtelijk ex partebevel van de Rechtbank Almelo tot bewijsbeslag, inzage en de proceskosten (!) van verzoekschriftprocedure. Verbod tot verder ten uitvoer leggen van het verleende verlof. Reconventioneel inbreukverbod. Beroep op onderzoeksexceptie  afgewezen. In citaten:

Ex parte: 4.3. Partijen zijn het eens dat geen van de maatregelen waartoe verlof is verleend doel heeft getroffen. Wat betreft het gegeven bevel (de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten) heeft de voorzieningenrechter partijen, met hun toestemming, als voorlopig oordeel voorgehouden dat titel 15 Rv geen deugdelijke grondslag biedt voor de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten van het beslag en de beschrijving. Tetra heeft daarop aangegeven dat zij zich niet verder verzet tegen de opheffing van de verloven en de vernietiging van de voorwaardelijke veroordeling. De mondelinge behandeling heeft zich vervolgens beperkt tot de vorderingen in reconventie.

4.4. Dat de beslagen noch het verlof tot het maken van een beschrijving doel hebben getroffen, is op zich geen aanleiding deze maatregelen op te heffen, zoals gevorderd onder i. van het petitum. De voorzieningenrechter begrijpt dat Eisers in het kader van dit executie kort geding bedoelen een verbod tot (verdere) executie van de maatregelen. Dit verbod zal hierna worden gegeven, met name omdat het verlof niet had mogen worden geven onder de voorwaarden zoals verwoord onder 35-37 van het verzoekschrift en ook omdat uit haar verklaring ter zitting volgt dat Tetra geen belang meer heeft bij (verdere) tenuitvoerlegging van de verloven.

4.5. De voorzieningenrechter begrijpt voorts dat Eisers met de tevens gevorderde herziening van het verlof bedoelen de vernietiging daarvan voorzover de beschikking een bevel tot betaling van de proceskosten omvat. Ook hier geldt dat de voorzieningenrechter in het kader van een executie kort geding de aangevallen beslissing niet kan vernietigen maar wel de executie daarvan kan verbieden. Nu de beschikking in elk geval wat betreft deze veroordeling geen stand kan houden zal de rechtbank zulks doen.

4.6. De veroordeling kan geen stand houden omdat de maatregelen is verzocht in een ex parte procedure. In deze procedures is alleen een grondslag voor een veroordeling indien deze ziet op het in artikel 1019e Rv voorziene inbreukverbod, zo nodig verstrekt met een dwangsom. Voor een veroordeling tot betaling van een geldsom, ook niet indien deze ziet op de proceskosten of indien deze gebonden is aan de voorwaarde van het aanspannen van een opheffings kort geding is in titel 15 Rv noch elders in de wet een grondslag te vinden. In het algemeen kan pas achteraf over de kosten van beslag en beschrijving worden geoordeeld, nadat duidelijk is geworden dat het door verzoeker gestelde recht op en belang bij de maatregelen gegrond is gebleken.

4.7. De onder ii gevorderde veroordeling tot vernietiging zal worden afgewezen nu er geen documenten in beslag zijn genomen, geen kopieën zijn gemaakt en er geen gedetailleerde beschrijving is gemaakt. Voor vernietiging van het proces-verbaal – de voorzieningenrechter begrijpt het proces-verbaal van constatering opgemaakt naar aanleiding van de tweede poging tot tenuitvoerlegging op 26 augustus 2010 – is geen deugdelijke grondslag aangevoerd.

4.8. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat door de (mislukte) beslaglegging informatie over TéDé en haar bedrijfsvoering is verkregen welke strikt vertrouwelijk zou moeten blijven. Het gevorderde onder iii dient te worden afgewezen.

Onderzoeksexceptie: 4.19. Met betrekking tot de in september 2009 aangetroffen inrichtingen hebben eisers gen ander verweer tegen de gestelde inbreuk gevoerd dat het de hierboven besproken onderzoeksexceptie. Dit beroep slaagt niet. Het navolgende is daarvoor redengevend.

4.20. Het beroep op de exceptie dient te worden beoordeeld naar het moment waarop de inbreukmakende wrongelbereider is aangetroffen. Op dat moment beschikte Kaamps over twee door TéDé – met als voorbeeld een de inrichting van Tetra – geproduceerde en geleverde inrichtingen. Die twee inrichtingen voldeden aan alle kenmerken van het Octrooi. Door dat te doen heeft TéDé niet het geoctrooieerde (de machine welke door Tetra was geleverd) onderzocht, maar zij heeft het geoctrooieerde nagebouwd met overname van alle kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi. Dat is niet te duiden als een innoverend onderzoek naar een verbetering. Dan had zij de machine moeten nabouwen met die verbetering. Dat in september 2009 op enigerlei wijze sprake was van innoverend onderzoek, anders dan het testen van twee nieuwe machines is door Eisers niet gesteld of gebleken. Voornoemde samenwerkingsovereenkomst, welke op zich voor dit soort overeenkomsten al zeer summier is, is eerst gesloten op 28 december 2009, nadat Tetra TéDé in het najaar van 2009 en vervolgens bij brief van 18 december had aangeschreven. Evenzo dateert de octrooiaanvrage van ruim na september 2009.

4.21. Dat er in september 2009 sprake was van enig onderzoek in de zin van artikel 53 lid 3 Row aan het geoctrooieerde hebben Eisers dan ook geenszins aannemelijk gemaakt. Het had op de weg van Eisers gelegen dit te onderbouwen, bijvoorbeeld door overlegging van afspraken tussen partijen uit die periode, of door overlegging van de resultaten van het onderzoek. Nu kennelijk als vrucht van het beweerdelijk onderzoek een octrooiaanvrage is gedaan, is er voor Eisers geen noodzaak meer zich in volle omvang op de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beroepen.

4.22. Ten slotte verdraagt ook het eigen relaas van Eisers zich niet met hun beroep op een onderzoeksreceptie. Kaamps voert immers een onderneming welke zich toelegt op het maken van kaas. Daartoe heeft Kaamps wrongelbereiders nodig. Zij heeft daartoe één gebruikte inrichting aangekocht bij Tetra. Omdat op de markt niet meer gebruikte inrichtingen beschikbaar waren, heeft zij TéDé aangezocht nog twee gelijke inrichtingen na te bouwen, om aldus in haar productiecapaciteit te kunnen voorzien. Ter zitting hebben Eisers verklaard, anders dan in de pleitnotitie was opgenomen, dat met de twee TéDé inrichtingen wel wrongel is gesneden dan wel geroerd en dat deze wrongel zonodig tot kaas is verwerkt.

4.23. Naar voorlopig oordeel slaagt wat betreft de periode september 2009 het beroep op de onderzoeksexceptie niet. Nu Eisers tegen de toen geconstateerde inbreuk geen ander verweer hebben ingeroepen, dient er van uit te worden gegaan dat deze inbreuk zich heeft voorgedaan. Het onder A gevorderde zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.