Overige  

Rechtbank Haarlem, 28 mei 2010, LJN: BM6115, X te Z tegen de inspecteur van de Belastingdienst te P.

Belastinggeschil over relatie omroeporganisatie en programmamaker / formathouder. Ondanks de grote invloed van eiseres bij het tot stand komen van een programma kan toch worden gesproken van een gezagsverhouding met de omroeporganisatie. Deze heeft de eindverantwoordelijkheid en bepaalt de organisatorische en financiële kaders.

4.3.1. (…) De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een gezagsrelatie tussen eiseres en BB. Daarbij zij allereerst opgemerkt dat de rechtbank de rol van eiseres in het voortraject - de fase waarin het format tot stand komt, waarin eiseres medebedenker is van het format (‘DDD’ en ‘BBB’) en in tenminste één geval ook formatrechten heeft (‘BBB‘) - bij de beoordeling van de rechtsbetrekking tussen eiseres en BB alleen dan relevant acht, indien die omstandigheid invloed heeft op de gezagsverhouding. Het gaat er immers om de arbeidsrelatie met BB te beoordelen. Dat eiseres ook in andere hoedanigheden betrokken is bij twee van de onder 2.3 genoemde vier programma’s en vanuit andere rechtsbetrekkingen daaruit voor haar werkzaamheden vergoedingen en/of royalty’s ontvangt, behoeft in beginsel geen invloed te hebben op de beoordeling van de arbeidsrelatie voortvloeiend uit de overeenkomst met BB. Dat is slechts anders indien het samenstel van de diverse rechtsbetrekkingen er voor zorgt dat niet langer van een gezagsverhouding met BB gesproken kan worden. Daarvan is echter niet gebleken.

4.3.2. Vast staat dat CC houdster is van uitzendlicenties voor BB en dat BB ten behoeve van de uitzending van programma’s voor CC productionele werkzaamheden verricht. CC en/of BB hebben ter verkrijging van de uitzendlicenties (van onder andere EE) geïnvesteerd. Voorts staat vast dat BB aan een productiemaatschappij (in casu FF) de opdracht heeft verstrekt om de programma’s te produceren en dat CC en/of BB ook daarvoor heeft of hebben geïnvesteerd. BB zal zich strikt dienen te houden aan de bepalingen uit die uitzend- en productieovereenkomsten en zich aldus bij de totstandkoming van een programma dienen te houden aan de vastgestelde kaders van het in licentie verkregen format.

4.3.3. BB heeft via opdrachtnemer eiseres gecontracteerd voor ‘presentatie-, redactie- en/of acteerwerkzaamheden’ ten behoeve van de programma’s. Eiseres brengt in die relatie met name arbeid en vlijt in. De programma’s ‘CCC’ en ‘AAA’ zijn bestaande formats waarvoor eiseres presenteerwerkzaamheden heeft verricht. Eiseres is, naast haar presenteerwerkzaamheden, samen met het redactieteam weliswaar betrokken bij de totstandkoming van die programma’s in die zin dat zij bij ‘CCC’ mede de keuze maakt voor de uit te nodigen gasten en voor dit programma en voor ‘AAA’ mede de vragen bedenkt, maar de beide programma’s zijn gebaseerd op bestaande formats waarop eiseres geen doorslaggevende invloed heeft. Zij zal zich in haar hoedanigheid van presentator en redacteur aan de kaders van het vastgestelde en door BB in licentie verkregen format dienen te houden. Zij heeft geen uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de uitvoering en verdere totstandkoming van de programma’s, hetgeen ook blijkt uit het gespreksverslag opgenomen onder 2.5. BB bepaalt uiteindelijk de kaders waarbinnen de werkzaamheden van eiseres plaatsvinden, is (al dan niet regelmatig) betrokken bij de redactievergaderingen en is eindverantwoordelijk. Voorts acht de rechtbank van belang dat eiseres in belangrijke mate het gezicht bepaalt van BB en verplicht is op grond van de overeenkomst in voorkomende gevallen haar medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten en gastoptredens ten behoeve van de programma’s, ook al geschiedt zulks in goed overleg en binnen redelijke grenzen. Eiseres verricht haar werkzaamheden voor BB niet voor eigen rekening en risico. De enkele omstandigheid dat zij ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor BB wel eens een tekstschrijver heeft ingehuurd en dat XX daarvoor de kosten heeft gedragen, maakt dat niet anders. Dat eiseres vanwege haar reputatie en bijzondere capaciteiten is gecontracteerd, een grote inbreng heeft bij de redactievergaderingen en weinig aanwijzingen nodig heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden is evident, maar doet aan bovenstaande niet af. Ook doet aan deze feitelijke vaststelling niet af dat artikel 3.2. van de overeenkomst tussen eiseres en BB andersluidend is.
Eiseres zal zich uiteindelijk dienen te houden aan de aanwijzingen die BB haar verstrekt. Dat BB in de praktijk weinig gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid en de totstandkoming van programma’s in het verleden altijd is geschied in goed overleg tussen alle betrokken partijen maakt dat niet anders. Dat het gezag eventueel afgeleid wordt uitgeoefend door medewerkers, waaronder een regisseur, van FF die de gehele productie van de programma’s verzorgen op basis van de productieovereenkomsten tussen BB en FF doet aan het bovenstaande ook niet af. De rechtbank acht in dat verband aannemelijk dat FF gezien de aard van de te verrichten (presenteer)werkzaamheden het organisatorisch kader schept en voorts de locatie en tijdstippen bepaalt waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Evenmin doet aan het oordeel over de gezagsverhouding af dat de invloed van eiseres in zijn algemeenheid wellicht groter zal zijn dan bij andere presentatoren nu zij door (voormalige) familieverhoudingen eenvoudig toegang heeft tot EE als format-owner en FF als producent.
Het vorenoverwogene geldt eveneens voor het programma ‘DDD’. Van dit programma is eiseres weliswaar medebedenker, maar de overeenkomst tussen BB en XX heeft niet op die hoedanigheid van eiseres betrekking.

4.3.4. Het vorenoverwogene heeft ook te gelden voor het programma ‘BBB’. Eiseres is weliswaar medebedenker en eiseres heeft in afwijking van de andere programma’s ook formatrechten en bewerkt in dat verband ook de inhoud van het script, maar in die hoedanigheden heeft zij een of meerdere afzonderlijke overeenkomsten met anderen. Die werkzaamheden zijn derhalve gebaseerd op afzonderlijke rechtsbetrekkingen waaruit zij mogelijk vergoedingen en royalty’s ontvangt. Dat laat onverlet dat BB de formats in licentie heeft verkregen en dat eiseres zich bij de werkzaamheden als opdrachtuitvoerder uiteindelijk ook zal moeten houden aan de aanwijzingen die BB haar verstrekt, hoezeer de rechtbank ook oog heeft voor de omstandigheid dat de werkzaamheden die eiseres in de verschillende hoedanigheden ten behoeve van het programma verricht in de praktijk wel eens door elkaar zullen lopen.

4.3.5. De rechtbank concludeert dat BB eindverantwoordelijkheid draagt voor de programma's en hetzij rechtstreeks, hetzij via de producent de organisatorische en financiële kaders van de werkzaamheden van eiseres als presentator en redacteur bepaalt. Aldus is sprake van een gezagsverhouding tussen BB en eiseres.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  16 juni 2010,  HA ZA 09-195, Zino Davidoff, Joop!, Jlo Holding Company Llc & Coty Prestige Lancaster Group tegen gedaagden

Merkenrecht. Parallelimport parfum. Geen uitputting. Geen omkering bewijslast ex Van Doren/Lifestyle, nu Davidoff weet volgens gedaagde ‘welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem.’ Geen omkering bewijslast ex. Art 150 Rv. Geen misbruik van recht omdat Davidoff c.a. haar merkrechten zou gebruiken voor ‘marktordening’. Vordering Jennifer Lopes afgewezen, aangezien merk nog niet is geregistreerd.

Omkering bewijslast: 4.2. (…)  de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen. Tussen partijen is niet in geschil dat deze uitzondering zich in casu niet voordoet. (…) Integendeel, volgens de stellingen van [XY] weet Davidoff c.s. welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem, zodat de reden die ten grondslag ligt aan de uitzondering die het Hof van Justitie in dat arrest heeft geformuleerd, niet van toepassing is op de onderhavige situatie. De uitzondering diende immers ter bescherming van aan de merkhouder nog niet bekende informatie over parallel handelende distributeurs, die de merkhouder vervolgens in staat zou stellen in de toekomst markten af te schermen.

4.3. Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts nog mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze mogelijkheid dient terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt. Het feit dat Davidoff c.s. nalaat om door middel van een markering of codering aan te geven welke producten wel of niet door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht terwijl dit voor haar mogelijk zou zijn, vormt op zichzelf geen reden tot omkering van de bewijslast. Ook de enkele, door Davidoff c.s. betwiste en niet met stukken onderbouwde, stelling van [XY] dat er veelvuldig wordt verkocht vanuit het selectief distributiestelsel van Davidoff c.s. aan niet tot dat stelsel behorende handelaren en dat Davidoff c.s. dat gedoogt, is onvoldoende om de bewijslast om te keren.

4.4. De slotsom is dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. (…)

Misbruik van recht: 4.6. [XY] stelt voorts dat Davidoff c.s. misbruik van recht maakt door in de gestelde omstandigheden haar merkrechten te handhaven. Volgens [XY] gebruikt Davidoff c.s. haar merkrechten in dit geval niet voor de functie waarvoor deze zijn bedoeld, maar voor marktordening. Dit verweer slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Davidoff c.s. voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft om de verkoop door [XY] tegen te gaan omdat het exclusieve imago van haar merken door die verkoop kan worden geschaad aangezien [XY] niet gebonden is aan de voorwaarden van haar selectieve distributiesysteem. [XY] heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat Davidoff c.s. haar merkrechten uitsluitend met een ander doel handhaaft dan het doel, althans één van de doelen, waarvoor deze rechten zijn verleend.

4.7. Er is evenmin sprake van misbruik van recht op de grond dat het belang dat Davidoff c.s. heeft bij handhaving niet opweegt tegen de belangen van [XY] bij het ongestoord verhandelen van de niet-uitgeputte waren. [XY]’s stelling dat Davidoff c.s. de grote ‘lekken’ in haar selectief distributiesysteem ongemoeid laat is, zoals hiervoor al overwogen, in het licht van de betwisting daarvan door Davidoff c.s. onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft [XY] niet gemotiveerd wat zijn eigen zwaarwegende belang is, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat dit bestaat uit zijn eigen belang bij het vrij kunnen verhandelen van de waren onder de merken van Davidoff c.s.. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat er sprake is van een belang dat zwaarder dient te wegen dan het belang van Davidoff c.s., zodat het beroep op misbruik van recht faalt.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 juni 2010, LJN: BM7688, Strafzaak (wegmaken lijk en merkinbreuk)

Merkenrecht. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het wegmaken van een lijk, door dat weg te voeren naar een braakliggend terrein en het aldaar te verbranden. Niet is vast te stellen wat de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij het om het leven brengen van het slachtoffer is geweest. Onder deze omstandigheden kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat, bij het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs, de verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 1 tenlastegelegde moord dan wel doodslag. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het telen, verwerken, voorhanden hebben en verkopen van hennep. Ten slotte heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het (ter verspreiding) voorhanden hebben van valse merkkleding. Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 34 maanden, met aftrek van voorarrest, een passende en geboden reactie vormt.
 
Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april  2010, LJN: BM7564, Livius Beheer B.V. tegen Fewmore Holding B.V.

Stukgelopen samenwerking. Hoger beroep kort geding (zie vanaf IEF 7032). Geen spoedeisend belang aandeelhouder bij overdracht van IE-rechten aan inmiddels failliete dochtervennootschap. Wapperverbod. Nieuwe dwangsommen nu eerder maximum is bereikt.

Partijen hebben de franchiseformule “Kwaliteits Apotheek” een gezamenlijke vennootschap opgericht, Bwana B.V. Gedaagde Fewmore heeft hieraan voorafgaand op eigen naam het merk en de revelante domeinnamen geregistreerd. De samenwerking loopt uit op een ‘omvangrijk geschil’ en eiser Livius vordert i.c. dat gedaagde de domeinnamen, websites en merken overdraagt aan de gezamenlijk vennootschap. In eerste instantie concludeerde de voorzieningenrechter, vanwege de wat onduidelijke situatie en om een IE blokkade te voorkomen, vooralsnog alleen tot een gebruiksrecht voor de merken en overdracht van de domeinnamen en websites. In hoger beroep wordt dit vonnis grotendeels bekrachtigd. In citaten:

Spoedeisend belang: 9.  Ook volgens Livius is van voortzetting van de onderneming van Bwana thans geen sprake meer. Voor zover nog wel sprake zou zijn van voortzetting van het voeren van het merk Kwaliteits Apotheek door enkele apothekers, geldt dat deze apothekers geen partij zijn in dit kort geding. Voor zover Livius terzake als mede-belanghebbende zou moeten worden beschouwd, geldt dat de voorzieningenrechter (…) heeft overwogen dat de conclusie dat er op dit moment geen grond is voor overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content (kennelijk: van de websites), niet impliceert dat Fewmore c.s. zich op grond van die rechten kunnen verzetten tegen voortzetting van het gebruik van het merk en de content door Bwana en haar licentienemers. Livius stelt geen feiten waaruit blijkt dat Fewmore c.s. zich ook na dit vonnis tegen bedoeld gebruik zijn blijven verzetten.

10.  Wat betreft het gestelde aanvullende belang geldt dat Livius niet, bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de curator, aannemelijk heeft gemaakt dat Bwana er met het oog op de afwikkeling van haar boedel een spoedeisend belang bij heeft dat het door Fewmore c.s. ten behoeve van de onderneming gedeponeerde merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde websites alsnog aan haar worden overgedragen. Evenmin stelt of onderbouwt Livius dat zij als aandeelhoudster en/of schuldeiseres anderszins een spoedeisend belang heeft bij bedoelde overdracht. Waar Livius deze overdracht bij wijze van voorlopige voorziening vraagt, vooruitlopend op een beslissing daarover in een bodemzaak, had dat wel op haar weg gelegen.

11.  Livius heeft het vereiste spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen sub I en II(i) derhalve niet aannemelijk gemaakt. (…)

Wapperverbod: 13.  Het hof is, mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep, van oordeel dat, hoewel de mededeling – ervan uitgaande dat de betreffende rechten nog niet zijn overgedragen aan Bwana – op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen. Het hof acht het belang bij een voorziening terzake voldoende spoedeisend. Het hof zal de vordering dan ook in zoverre toewijzen dat het Fewmore c.s. zal worden verboden uitlatingen te doen met de strekking dat zij rechthebbende zijn op het merk en de andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 5.2 van de overeenkomst. Grief 6 slaagt derhalve.

Dwangsommen: 16.  Mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep acht het hof voorshands aannemelijk dat Fewmore c.s. de maximale dwangsom van € 50.000,- hebben verbeurd, alsook dat zij de veroordelingen in het vonnis waarvan beroep niet (geheel) zijn nagekomen. Het hof zal het vonnis vernietigen waar het de maximering tot € 50.000,- betreft. Wel acht het hof termen aanwezig om een nieuw maximum te bepalen en wel € 100.000,-. Het meerdere boven € 50.000,- zal, in verband met het doel van dwangsomoplegging (het geven van een prikkel tot nakoming) en het belang van Fewmore c.s. bij rechtszekerheid, echter slechts gelden voor overtredingen begaan na betekening van dit arrest.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 11 juni 2010, KG ZA 10-599 NB/EB, Poex Ltd tegen Gedaagden B. en S. (met dank aan Lars Bakers, Bingh en Quintus Abeln, Abeln Advocaten).
 
Merkenrecht. Domeinnaam. Stukgelopen samenwerking. Geschil over domeinnaam Pokerfriends.com. Domeinnaam is registergoed. Eisers, voormalige zakenpartners van gedaagde B., stellen dat B. de domeinnaam pokerfriends.com in weerwil met afspraken op eigen naam hebben geregistreerd en vervolgens onrechtmatig zou hebben overgedragen aan gedaagde S.

Bevoegdheid aangenomen. Website is oproepbaar in Nederland, voldoende samenhang vordering tegen S (Slovenië) met vordering tegen B, voldoende aanknopingspunten met Nederland. Vordering tot overdracht domeinnaam in beginsel toewijsbaar in kort geding, gedaagde S. mocht echter vertrouwen op de registratie van de domeinnaam op naam van B., en wordt beschermd "door art. 3.88 eerste lid BW, waarin wordt bepaald dat een overdracht van een registergoed geldig is ondanks onbevoegdheid van de vervreemder, indien de verkrijger te goeder trouw is [etc].” Geen inbreuk door S of B. op beeldmerk eisers, geen exclusief recht op gebruik woordcombinatie. Kort geding leent daarnaast zich niet voor beoordeling van de (niet afgewikkelde) rechtsverhouding tussen eisers en B. Vorderingen afgewezen, geen 1019h proceskosten (merkenrechtelijk aspect is van ondergeschikt belang).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 9 juni 2010, HA ZA 04-1819, Fox tegen The Spectranetics Copropration (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Octrooirecht, althans royaltygeschil m.b.t. octrooilicenties. Feitelijk nogal complexe zaak. Eises is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen) en in een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten, echtscheidingen en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser, heel kort gezegd, dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen jegens eiser, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen navenant zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen en OD) en worden afgewezen. Vereisten erkenning buitenlands vonnis. “En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.” In citaten:

Overdracht: 4.3 Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande)overdracht geen gevolg hebben gegeven. (…)

4.5 (…) Met het oog op het feit dat Spectranetics Corporation niets met de gestelde ovedracht deed (zelfs daarop niet reageerde), had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox en Coster, althans één van hen, Spectranetics Corporation binnen bekwame tijd (nogmaals) over de overdracht zou hebben geïnformeerd en (nogmaals) aanspraak zou hebben gemaakt op de uit die overdracht voortvloeiende rechten. (…)

4.6. Vervolgens is de vraag of er andere feiten en omstandigheden zijn die als bewijs kunnen dienen voor de overdracht die volgens Fox op 15 juli 1998 heeft plaatsgevonden.  Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat Interlase op 11 september 1998 aan Spectranetics Corporation schrijft (l) dat de octrooien aan White Star zijn overgedragen en (2) dat White Star hierdoor alle rechten uit de licentieovereenkomst heeft verkregen  (…) Deze 100% overdracht had niet gekund als Interlase nog maar 60% van de octrooirechten had. (…) dan had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox of iemand anders binnen Interlase deze omissie zou hebben hersteld. Dit is niet gebeurd, hetgeen onder meer uit het verloop van de gerechtelijke procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation blijkt.

4.7 (…) Mocht Fox van mening zijn geweest dat op 15 juli 1998 aan hem rechten met betrekking tot de octrooien waren overgedragen en dat daarom de claim van White Star niet klopte, dan had hij - gegeven zijn directe bemoeienis - White Star en Spectranetics Corporation daarop eenvoudig kunnen wijzen. Dat heeft Fox niet gedaan. (…)
 
4.9. Ten slotte acht de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of op 15 juli 1998 aan Fox rechten zijn overgedragen het volgende van belang. De door Fox gestelde overdracht op 15 juli 1998 is nimmer in de daartoe bestemde openbare registers ingeschreven. Er is dus geen openbare bron die de aanspraken van Fox op 25% van de octrooien, waaronder begrepen een recht op royalty-betalingen ter zake dit percentage, ondersteund. De overdracht van de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten door Interlase aan White Star is daarentegen wel ingeschreven, zonder dat daarbij de beperking wordt gemaakt dat die overdracht slechts ziet op 60% van de octrooien. Mocht de overdracht van op 15 juli 1998 wel hebben plaatsgevonden, dan had die beperking in de registers moeten worden vermeld. (…)

Reconventie. Tenuitvoerlegging uitspraken VS: 4.13. Spectranetics c.s. vordert in reconventie een voor tenuitvoerlegging vatbare titel ter zake van de Amended Order van het United States District Court for the Eastern District of Virginia van 13 september 2008 (hierna: Amended Order). In deze Amended Order is (onder meer) geoordeeld dat de overdracht van 25% van de intellectuele eigendomsrechten waarop de licentie ziet niet op l5 juli 1998 heeft plaatsgevonden (…).

4.15. De rechtbank stelt voorop dat zij noch ingevolge enig verdrag noch ingevolge het Nederlandse internationaal privaatrecht gehouden is tot erkenning van een uitspraak van de District Court of Virginia, zoals de Amended Order. Naar Nederlands internationaal privaatrecht staat het de rechter in beginsel vrij in elk bijzonder geval te beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het vreemde vonnis ongeacht zijn aard en strekking wordt erkend indien aan een drietal minimumvereisten is voldaan:
a. de buitenlandse rechter was bevoegd om van de zaak kennis te nemen;
b. het vreemde vonnis is tot stand gekomen na een behoorlijke rechtspleging;
c. het vreemde vonnis is niet in strijd met de Nederlandse beginselen van openbare
orde.

4.16. (…) Dit betekent dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen niet bij de procedure leidend tot de uitspraak waarvan erkenning wordt gevraagd, partij zijn geweest. (…) Het Gerechtshof Amsterdam heeft in haar arrest van 1 april 2008 in het kader van een beoordeling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 12 Rv overwogen dat deze bepaling niet aan haar bevoegdheid in de weg staat nu niet is gebleken dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen bij de voor de Amerikaanse rechter gevoerde procedures partij zijn geweest. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de onderhavige vordering. Gelet op het vorenstaande moet worden aangenomen dat de Amended Order partijen in de onderhavige procedure niet kan binden, zodat daaraan geen gezag kan worden toegekend. Het feit dat Fox op de hoogte was van de procedure (zoals hiervoor in 4.7 overwogen) alsmede het feit dat de daarin vervatte bevelen gericht zijn tot Fox doet daar niet aan af. Met de bekendheid met -en bemoeienis van- Fox met de eerdere procedures van White Star kan immers nog niet worden aangenomen dat Fox partij bij deze procedure was en als zodanig verweer heeft kunnen voeren. Voorts blijkt uit de motivering van de Amended Order niet op welke gronden de diverse verboden aan Fox (kunnen) worden opgelegd in een procedure waarbij hij geen partij was, zodat er in dat opzicht sprake is van een gebrek in de motivering. Ten slotte behelst de inhoud van de Amended Order een algemeen gebod aan Fox om de bij een Nederlands gerecht aanhangig gemaakte procedure te staken en gestaakt te houden, welk gebod zich tevens uitstrekt tot elders aanhangig te maken procedures. En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.

4.17. Een en ander leidt tot de slotsom dat de Amended Order in strijd is met de beginselen van een behoorlijke rechtspleging die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel moet worden beschouwd dan wel de Nederlandse openbare orde. De vordering tot erkenning daarvan zal daarom worden afgewezen. Dit betekent dat de door Fox ingestelde vorderingen inhoudelijk moeten worden beoordeeld, hetgeen hiervoor in conventie is gebeurd.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juni 2010, 340392 / HA ZA 09-2043,VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V.  (met dank aan Wim Maas & Maarten Rijks, Banning).

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht. 6ter Parijs. Ongeoorloofde mededinging. Sportieve vrijetijdskleding. Vonnis in bodemprocedure na eerder kort geding tussen partijen (IEF 7963). Vorderingen afgewezen.

Eiser Napapijri is naar oordeel van de rechtbank geen bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Het teken Nordal van Masita maakt geen inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk Napapijri: andere totaalindrukken. Ook geen inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk van VF betreffende een gestileerde uitvoering van een Scandinavische vlag. Met art. 7 lid onder h GMVo jo. art. 6ter lid 1 onder a UvP is niet verenigbaar dat een gestileerde afbeelding van een Scandinavische vlag een zodanige beschermingsomvang zou toekomen dat op grond daarvan derden het gebruik op welke wijze dan ook van de Noorse vlag zou kunnen worden ontzegd. Eveneens geen inbreuk op het badgevormige Gemeenschapsmerk Napapijri door de badges van Masita.

Vorderingen met betrekking tot auteursrecht op folders, kleding en badges eveneens afgewezen: geen sprake van ontlening, zodat de rechtbank niet toekomt aan de vraag welke de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn van de modellen van VF (Napapijri) en of en in hoeverre deze door Masita in de aangevochten modellen zijn overgenomen. Aangezien de aangevochten modellen van Masita het resultaat geacht worden te zijn van onafhankelijk scheppend werk, worden ook de vorderingen gebaseerd op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel afgewezen. Tot slot geen sprake van ongeoorloofde mededinging door Masita: stijlnavolging en overname stijlkenmerken zijn toegestaan en geen sprake van bijkomende omstandigheden.

4.8 Artikel 7 lid 1 onder h GMVo juncto artikel 6ter lid 1 onder a Verdrag van Parijs ("UvP") staat eraan in de weg dat het gebruik van de Noorse vlag door een onderneming voor bepaalde waren door middel van een Gemeenschapsmerkinschrijving, of als een bestanddeel daarvan, wordt gemonopoliseerd (tenzij met goedkeuring der bevoegd machten die hier niet is gesteld of gebleken). Daarmee is niet verenigbaar dat aan het gestileerde - als Gemeenschapsmerk ingeschreven - teken bestaande uit vier vlakken een zodanige beschermingsomvang zou toekomen dat op grond daarvan derden het gebruik op welke wijze dan ook van de Noorse vlag zou kunnen worden ontzegd (…) Reeds hierop stranden de tegen het gebruik van de Noorse vlag gerichte vorderingen.(…)
 
4.16 (…) Masita heeft er - onweersproken - op gewezen dat de voornoemde negen kledingstukken van VF behoren tot de 'Spring Summer 2009'-collectie en op zijn vroegst begin 2009 door VF op de markt zijn gebracht. Tijdens de comparitie heeft VF ook erkend dat deze modellen niet voor 18 mei 2008 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Daaruit volgt dat de modellen van Masita zijn ontworpen voordat de modellen van VF op de markt waren.(…)
 
4.17 Nu het verweer dat er geen sprake is van ontlening slaagt, komt de rechtbank niet meer toe aan de vragen welke de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn van de modellen van VF en of en in hoeverre deze door Masita in de aangevochten modellen zijn overgenomen.
 
4.22 Daargelaten de vraag wie als eerst gebruik is gaan maken van de Noorse vlag en of sprake is van navolging van de stijlkenmerken van VF door Masita, slaagt het verweer van Masita dat stijlnavolging is toegestaan en dat er geen bijkomende omstandigheden zijn die dit in het onderhavige geval onrechtmatig maken.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 8 juni 2010, HA ZA 05-211, Marktplaats B.V. tegen Stokke AS c.s.

(met dank aan Marjolein Bronneman & Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek).

Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Merkenrecht. Tussenarrest van het Hof Leeuwarden (met Haagse namen eronder) in zaak over de verantwoordelijkheid  en aansprakelijkheid van Marktplaats.nl met betrekking tot de op haar site aangeboden imitatie Tripp Trapp kinderstoelen (zie ruim drie jaar eerder: Rechtbank Zwolle Lelystad, 14 maart 2007, IEF 3685). Toepasselijkheid 6:196c BW (‘host’-diensten, aansprakelijkheid bij doorgeven van informatie). Marktplaats betwist dat haar afnemers op haar gezag of onder haar toezicht handelen en heeft verzocht prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

7. (…) Naar het voorlopige oordeel van het hof kan naar Nederlands recht onder meer sprake zijn van een onrechtmatige daad van Marktplaats indien zij (stelselmatig) ondanks aanmeldingen van de rechthebbenden niet overgaat tot directe verwijdering van de desbetreffende inbreukmakende advertenties. De vraag of Marktplaats ook anderszins onrechtmatig heeft gehandeld zal in een volgend arrest aan de orde komen. Eerst dan zal de vraag kunnen worden behandeld of het stellen van prejudiciële vragen in verband met de vrijstelling van aansprakelijkheid op de voet van artikel 6: 196c BW/artikelen 12-14 van Richtlijn 2000/31 zinvol is.

8. Bij akte van antwoord in het incident voeren Stokke c.s. evenwel nog aan dat Marktplaats inmiddels "behavioural targeting" heeft geïntroduceerd en metazoekmachines blokkeert, en als zodanig inhoudelijk betrokken is bij de informatie op haar website en de handelingen van de adverteerders, zodat zij zich niet op artikel 196c BW kan beroepen. Het betreft hier een nieuwe stelling van Stokke c.s. in het kader van hun verweer naar aanleiding van het verveer van Marktplaats althans een mogelijk nieuw feit. Nu Marktplaats hierop nog niet heeft kunnen reageren, zal het hof de zaak naar de rol venvijzen ten einde Marktplaats daartoe in de gelegenheid te stellen (vgl. ook Hit 19 juni 2009, NJ 2009, 154).

Lees het tussenarrest hier.

HvJ EG, 3 juni 2010, zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (Prejudiciële vragen Oberster Gerichtshof, Oostenrijk).

Merkenrecht. Domeinnamen. Kwade trouw bij registratie .eu-topniveaudomein. Criteria voor de intrekking van speculatief of onrechtmatig geregistreerde .eu-topniveaudomeinnamen. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven om deze registratie mogelijk te maken gedurende de zgn. sunrise-periode (alleen voor merkhouders) van de . eu-domeinaam. “Bijgevolg kon een domeinnaam zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die met een als zodanig gewenste soortnaam overeenstemt, in het eerste deel van de stapsgewijze registratie slechts middels de kunstgreep van een daartoe gecreëerd en ingeschreven merk worden geregistreerd.”

Internetportal heeft tijdens de eerste fase van de sunrise-periode de domeinnaam „www.reifen.eu” laten registreren op basis van haar merk &R&E&I&F&E&N& dat zij in Zweden voor veiligheidsriemen had laten inschrijven, naar het zich laat aanzien omdat de registratieregels, uit technische overwegingen, voorzien in de schrapping van het teken „&”, waardoor het anders niet als merk te beschermen soortnaam REIFEN (banden) overblijft. Daarnaast heeft Internetportal und Marketing in Zweden 33 soortnamen als merk laten inschrijven, waarbij zij telkens het speciale teken „&” vóór en na elke letter heeft gebruikt. Zij heeft tevens 180 aanvragen ingediend voor de registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen.

In zijn arrest preciseert het Hof dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke uitdrukkelijk in de Verordening m.b.t. het .eu-topniveaudomein zijn opgesomd en dat bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle in het concrete geval relevante factoren.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie moet aldus worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

2) Bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

–  het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

–  de presentatie van het merk;

–  het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en

–  het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

–  het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;

– de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en

–  het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Lees het arrest hier. Perbericht HvJ EU hier.

Rechtbank Zutphen, 4 juni 2010, LJN: BM6779. Strafzaak

Merkenrecht. Strafrecht. Wel veroordeling wegens medeplegen van handelen in soft- en harddrug, niet wegens handelen in valse merkkleding.

11. De rechtbank is van oordeel, dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 3 tenlastegelegde, nu er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het - kort gezegd - handelen in valse merkkleding, op een wijze zoals haar uiteindelijk is ten laste gelegd. Tijdens het politieonderzoek is verdachte niet geconfronteerd met (foto's van) de in de vrachtwagen aangetroffen (merk)kleding; aan haar is niet gevraagd op de op 9 februari 2010 in beslaggenomen (merk)kleding de kleding betrof die verdachte eind november 2009 aan [naam A] had verkocht. Evenmin is duidelijk geworden welke kledingmerken verdachte toen aan [naam A] zou hebben verkocht. Hoewel verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat [naam A] in november 2009 (vervalste merk)kleding van haar heeft gekocht, is opmerkelijk dat de aangetroffen kleding - mocht deze van verdachte afkomstig zijn - na zo'n geruime tijd nog in de vrachtwagen aanwezig zou zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de merkkleding die op 9 februari 2010 in de vrachtwagen is aangetroffen, afkomstig is van verdachte. De leren jassen die verdachte aan [naam A] had meegegeven, blijven in dit verband buiten beschouwing, nu het naar zeggen van verdachte merkloze leren jassen betreft en bovendien uit het dossier niet volgt dat ook deze leren jassen tot de partij aangetroffen vervalste merkkleding behoren.
Overwogen wordt dat het verkopen van andere vervalste merkkleding door verdachte aan [naam A] in 2009, niet onder het bereik van de dagvaarding te brengen is, nu de steller het oog heeft gehad op de onderhavige partij kleding die op 9 februari 2010 in beslag is genomen. 

Lees het vonnis hier.