Overige  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, LJN BU3223 (Real Networks Inc. tegen X)

In navolging van IEF 10109.Uitgebreid vonnis Auteursrecht. Geen openbaarmaking middels een link. Geen beroep op 26d Aw, omdat X niet als tussenpersoon kan worden beschouwd. Geen onrechtmatige daad, omdat er geen sprake is van structureel en doelbewust downloaden wordt gefaciliteerd. Geen merkinbreuk, onvoldoende gesubstantieerd noch onderbouwd. Proceskosten ex 1019h Rv en de afspraak is gemaakt deze vast te stellen op ¤48.000 dit omvat eveneens de proceskosten onrechtmatige daad volgens het liquidatietarief.

Feitenschets: Na een ex parte beschikking (15 februari 2010) waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat [X] Real Alternative aanbiedt en dat Real Alternative verveelvoudigingen bevat van software waarop auteursrechten van Real Networks rusten en dat [X] door het aanbieden van Real Alternative inbreuk maakt op de auteursrechten van Real Networks. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gestelde merkinbreuk niet voldoet aan de hoge eisen die ten aanzien van een ex parte bevel moeten worden gesteld aan de aannemelijkheid van de inbreuk. De voorzieningenrecher heeft [X] bevolen de openbaarmaking van Real Alternative te staken onder verbeurte van een dwangsom en heeft Real Networks verlof verleend om conservatoir beslag te leggen onder [X] op alle gegevensdragers waarop Real Alternative zich bevindt en om conservatoir bewijsbeslag tot afgifte te leggen op alle schriftelijke en elektronische documenten waaruit de omvang van de inbreuk blijkt. Voorts heeft de voorzieningenrechter [Z] aangewezen als gerechtelijk bewaarder van de in beslag te nemen gegevensdragers en documenten.

4.11. Aldus dient de rechtbank te beoordelen of [X] met het aanbieden op zijn website https://codecpack.nl van een link naar Real Alternative op de server van Freenet, het bestand Real Alternative heeft openbaar gemaakt dan wel heeft verveelvoudigd.

Primair 45i Aw: 4.29. Naar het oordeel van de rechtbank is van verveelvoudigen door [X] van Real Alternative als bedoeld in artikel 45i Aw geen sprake. Anders dan Real Networks stelt, vond de transmissie van Real Alternative niet plaats door of met de link van [X]. De link van [X] wees de gebruiker de weg naar de server van Freenet waarop Real Alternative stond. De transmissie van Real Alternative vond plaats van de server van Freenet naar de computer van de gebruiker. In die omstandigheden verrichtte [X] geen verveelvoudigingshandelingen.

Subsidiair 26d Aw: 4.34. Naar het oordeel van de rechtbank faalt het beroep op artikel 26d Aw alleen al omdat [X] niet kan worden beschouwd als een tussenpersoon wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken. [X] bood op zijn website https://codecpack.nl een link aan naar Real Alternative op de server van Freenet. Voor zover het uploaden van Real Alternative op de server van Freenet en het vervolgens downloaden van Real Alternative door derden van de server van Freenet kwalificeert als inbreuk op de auteursrechten van Real Networks, gebeurde dit zonder tussenkomst van de link van [X]. Dat gebruikers het bestand Real Alternative via de link konden vinden, betekent nog niet dat (het aanbieden van) de link in de hiervoor bedoelde zin wordt gebruikt om Real Alternative van de server van Freenet te downloaden. Hoe het verstrekken van informatie over codecs er toe kan leiden dat [X] dient te worden beschouwd als een tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw vermag de rechtbank niet in te zien.

Subsidiair: onrechtmatige daad 
4.41. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat [X] niet structureel doelbewust het downloaden van het inbreukmakende Real Alternative heeft gefaciliteerd en dat [X] niet onrechtmatig jegens Real Networks heeft gehandeld.

Merkinbreuk 
4.44. De merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen is door Real Networks onvoldoende gesubstantieerd. Real Networks heeft gesteld noch onderbouwd dat sprake is van gebruik door [X] van de tekens REAL, REALPLAYER, REALAUDIO en REALMEDIA in het economisch verkeer hetgeen ingevolge artikel 9 lid 1 GMVo wel is vereist. De vorderingen stranden reeds om die reden.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Rechtbank Dordrecht 26 oktober 2011, LJN BU2960 (Finnhouse Houtbouw B.V. tegen gedaagde)

Met gelijktijdige dank aan Ruud Degenaar, DHC advocaten.

In navolging van LJN BU2164 (verkapt) Auteursrecht. Contractrecht. Bewijs. Boetebeding. Na tussenvonnis waarin gedaagde is toegelaten tegenbewijs te leveren dat de (bouw)tekeningen van Finnhouse zijn gebruikt bij de realisatie van de woning van gedaagde en dus geen inbreuk is gemaakt op het auteursrecht conform de Algemene Voorwaarden.

Diverse getuigen zijn gehoord, echter uit deze verklaringen, "bezien in onderling verband, volgt dat de tekening van Finnhouse gebruikt moet zijn omdat anders niet verklaard kan worden hoe [getuige 1] zo snel zijn definitief ontwerp klaar kon hebben."

Aldus slaagt het tegenbewijs niet. Gedaagde heeft in strijd met de contractuele verplichtingen zonder toestemming eiseres tekeningen gebruikt. Boetebeding is van toepassing is verschuldigd, haviltex-formule, boete is juist berekend. Geen matiging. Proceskosten €5.048,25.

3.3.  [gedaagde] is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs.
[gedaagde] en [getuige 2] (directeur van Finnhouse) verklaren beiden dat de relatie tussen partijen op 14 augustus 2008 is geëindigd. [getuige 1] (die na beëindiging van de relatie met Finnhouse tekeningen voor de woning heeft gemaakt) en [gedaagde] verklaren dat hun eerste contact dateerde van september 2008. [gedaagde] verklaart dat hij de tekeningen van Finnhouse mogelijk aan [getuige 1] heeft laten zien, [getuige 1] verklaart dat hij een tekening van Finnhouse heeft gezien en de echtgenote van [gedaagde] verklaart eveneens dat zij de tekeningen van Finnhouse aan [getuige 1] hebben laten zien. Uit de verklaringen van [getuige 3] (adviseur constructies bij de firma Goudstikker) en [getuige 2] blijkt dat er begin september 2008 een bestektekening is ingeleverd bij Goudstikker. Getuige [getuige 1] verklaart dat hij direct een definitief ontwerp maakt en dat zoiets enkele maanden na het eerste contact klaar is. Uit deze verklaring, bezien in onderling verband, volgt dat de tekening van Finnhouse gebruikt moet zijn omdat anders niet verklaard kan worden hoe [getuige 1] zo snel zijn definitief ontwerp klaar kon hebben. Voorts zijn de overeenkomsten in de vorm van de woning in beide ontwerpen zo groot dat ook daaruit valt af te leiden dat de tekeningen van Finnhouse moeten zijn gebruikt. Dat bij de uiteindelijk gebouwde woning ander bouwmateriaal is gebruikt dan in het ontwerp van Finnhouse is van ondergeschikt belang.

3.4.  Nu [gedaagde] niet is geslaagd in het leveren van tegenbewijs, komt vast te staan dat de tekeningen van Finnhouse zijn gebruikt bij de realisatie van de woning, dan wel dat de tekeningen van Finnhouse ten grondslag hebben gelegen aan de door [X] opgestelde tekeningen. Daarmee is [gedaagde] in beginsel de boete, zoals vermeld in
artikel 11 sub b van de algemene voorwaarden van Finnhouse, verschuldigd.

3.6.  [gedaagde] stelt dat toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden leidt tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat, omdat
a. een boete van 10% te hoog is voor een consument,
b. hij de tekenkosten al heeft betaald,
c. voor deze tekenkosten een afzonderlijke vergoeding is opgenomen in de kosten van het houtpakket en
d. Finnhouse een ongekend hoge winstmarge rekent.

3.8. (...) [gedaagde] voert nog aan dat, indien al van de totale bouwkosten moet worden uitgegaan, de door hem werkelijk gemaakte bouwkosten uitgangspunt dienen te zijn. Dit standpunt kan niet worden aanvaard. De strekking van het boetebeding is dat Finnhouse niet wil dat de wederpartij haar tekeningen kosteloos aan een ander ter beschikking stelt, zodat een ander minder kosten hoeft te maken en Finnhouse haar kosten er niet uit haalt. [gedaagde] had moeten begrijpen dat juist daarom de door Finnhouse begrote bouwsom uitgangspunt dient te zijn.
De gevorderde boete is juist berekend op € 31.382,70.

Eerdere Finnhouse uitspraak IEF 10103

Rechtbank 's-Hertogenbosch 26 oktober 2011, LJN BU2938 (Rihend verhuur b.v. tegen gedaagde)

Als randvermelding: Contractrecht. Vrijheid van ontvangst van tv-uitzendingen. Rihend is eigenares van Chalet Park Dennenoord, gedaagde heeft een kavel gekocht en de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, waarin is opgenomen dat het verboden is antennes of schotels te plaatsen. Art. 10 EVRM Vrijheid van ontvangst van televisieuitzendingen. Schotelverbod (en afspraak tot verwijderen) in casu in strijd met EVRM.

4.1.7.  Uit het bovenstaande volgt dat de door Rihend aangevoerde belangen ter rechtvaardiging van het antenneverbod in het Parkreglement onvoldoende zwaarwegend zijn om een beperking van de vrijheid van nieuwsgaring als gewaarborgd door artikel 10 EVRM te kunnen rechtvaardigen. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat ook de bescherming van derden niet een dergelijke rechtvaardiging met zich kan brengen, nu gesteld noch aannemelijk is geworden dat de schotelantenne van [gedaagden] gevaar voor derden oplevert. Daarbij verdient aantekening dat – anders dan in het vonnis van de rechtbank Dordrecht, waarnaar tijdens de comparitie van de partijen door Rihend was verwezen – Rihend ook niet als opstaleigenaar aansprakelijk is voor eventuele schade die andere bewoners kunnen ondervinden als gevolg van een gebrekkig geplaatste schotel, nu [gedaagden] geen huurder maar eigenaar van de kavel en de daarop geplaatste opstallen is.

4.1.6. Rihend heeft verder slechts nog aangevoerd dat schotelantennes een ontsierend karakter hebben. Rihend heeft evenwel nagelaten deze stelling nader te onderbouwen. De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden deze zuiver esthetische belangen van onvoldoende gewicht zijn om een inbreuk op de vrije nieuwsgaring te kunnen rechtvaardigen, gezien de strenge eisen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daaraan stelt.

Afspraak tot verwijdering van de antenne

4.3. Door Rihend is voorts aangevoerd dat zij met [gedaagden] een afspraak heeft gemaakt over het verwijderen van de schotelantenne vanaf het moment waarop Digitenne beschikbaar zou zijn en dat [gedaagden] deze afspraak heeft geschonden. Door [gedaagden] is gemotiveerd betwist dat een dergelijke afspraak is gemaakt. Rihend, op wie de last rust te bewijzen dat een dergelijke afspraak (ook) met [gedaagden] is gemaakt, heeft aangeboden haar stellingen dienaangaande te bewijzen. De rechtbank passeert dit aanbod evenwel omdat een dergelijke afspraak een (nieuwe) beperking van de vrijheid van nieuwsgaring, als gewaarborgd door artikel 10 EVRM, vormt. Rihend heeft geen andere belangen ter rechtvaardiging van deze beperking aangevoerd dan de reeds eerder genoemde belangen. Deze belangen rechtvaardigen ook deze beperking niet. Ook de – door [gedaagden] betwiste – schending van de afspraak tot verwijdering kan derhalve niet worden aangemerkt als een tekortkoming van [gedaagden].

Rechtbank van koophandel Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281 (BV Koninklijke Van Kampen en Begeer tegen NV Allinox en (vrijwillig tussenkomende partij, eiser:) BK Cookware)

Merkenrecht. Overgang van rechten.  Eiseres spreekt tegen dat er overdracht heeft plaatsgevonden van merken, gelet op de evolutie en organisatie van de commerciële activiteiten werden de merken BK en GERO vermarkt door de bv BK Bookware. Overdracht is niet ingeschreven in het register, maar dit is volgens eiser geen noodzakelijke voorwaarde. Uit diverse stukken volgt dat een gedoogdovereenkomst (gentlemen's agreement r.o. 2.2.1) inzake niet-optreden tegen teken BEKA met koksmuts zolang binnen België producten worden vermarkt.

1. Geen beroep op gedogen of rechtsverwerking ex 2.29 BVIE, omdat merken van verweerster jonger zijn;
2. merkdeponering is niet automatisch ter kwader trouw geschiedt ex 2.4.f.1* BVIE. Echter op 9 juni werd de verklaring (gentlemen's agreement) aan verweerster voorgelegd en aanvaard op 5 oktober 2004 inhoudende gebruik van één (gelijksoortig) merkgebruik, dit werd overtreden door deponering.
3. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, vanwege de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard omverwarring te stichten.

Doorhaling van merkinschrijvingen van nv Allinox, mét dwangsom á €5.000 en gedingkosten.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

"... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met - een deel van - de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechter, en Van Kempen en Begeer dus van mening is datzij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvn zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Vam Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding "BEKA", uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van kempen en Begeer haar op de hoogte brengt daat dit het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intenttie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....".

Vzr. Rechtbank Breda 25 oktobber 2011, LJN BU2042 (Intercombi B.V. tegen gedaagde)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Onrechtmatige daad.

Intercombi gevestigd te Kaatsheuvel legt o.a. vloeren, gedaagde was niet tevreden over het resultaat en registreert domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl. Sinds enige tijd is de beginpagina van deze website op zwart gezet. Via Google kan toegang worden verkregen tot diverse deelpagina’s, waaronder “Waarschuwing, lees dit goed”, “Mijn (persoonlijke) verhaal”, “Andere gevallen”, “Kunt u ons helpen?” en “Foto’s”. De strekking hiervan is dat de mensen achter ’t Vloerenhuys en thans eiseres structureel beneden de standaard kwaliteit werk(t)en en dat publiek hiervoor gewaarschuwd moet worden. Gevorderd wordt overdracht van de domeinnaam en aanschrijven van zoekmachines de cache/geheugen te legen op dusdanige wijze dat gebruikers van die zoekmachines niet meer op de website terecht komen of dit als zoekresultaten vinden.

Gedaagde beroept zich op de vrijheid van meninguiting. Deze site valt echter niet te vergelijken met een internetforum voor ontevreden klanten, daar schuiven de berichten steeds verder naar onder, de site is evident gericht op het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van eiser.

Overdracht domeinnaam als passende schadevergoeding in natura. Dwangsom €5.000 met maximum €25.000. Aanschrijven van internetzoekmachines wordt bevolen.

4.6. Terecht stelt Intercombi dat de site van [gedaagde] niet te vergelijken is met een internetforum voor ontevreden klanten. Op een internetforum zakt een posting al snel naar beneden, en verliest deze de aandacht, terwijl de site van [gedaagde] een permanent karakter draagt. Onweersproken is gesteld dat de website www.intercomibkaatsheuvel.nl prominent opduikt als men googelt op de naam van eiseres.

4.7. Gelet op de inhoud van de site en het ontbreken van enig algemeen belang was en is de site www.intercombikaatsheuvel.nl evident gericht op het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van Intercombi en de mensen achter Intercombi, terwijl een deugdelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Voldoende aannemelijk is dat Intercombi hierdoor wordt geschaad in haar belang. De conclusie luidt dat de site onrechtmatig handelen van [gedaagde] oplevert en het beroep door [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting faalt.

4.8. Een verbod om de website www.intercombikaatsheuvel.nl te gebruiken voor deze en soortgelijke uitingen is op zijn plaats en dus toewijsbaar. De vordering tot overdracht van de website is reeds uit hoofde van passende schadevergoeding in natura op zijn plaats en zal eveneens worden toegewezen. Andere grondslagen daarvoor behoeven geen bespreking.
De vordering sub 4 is toewijsbaar als passend ter voorkoming van verdere schade.
De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en worden gemaximeerd tot een bedrag van EURO 25.000,00. De schadevergoeding, waarop een voorschot wordt gevorderd, is onvoldoende duidelijk om in kort geding te kunnen worden toegewezen.

6.3. veroordeelt [gedaagde] de (internet)-zoekmachines Google, Yahoo, Alta Vista en Lycos op een bewijsbare wijze in de Engelse taal aan te schrijven met het verzoek hun cache/geheugen ten aanzien van de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl en de op die domeinnaam gehoste website te legen op een dusdanige wijze dat gebruikers van die zoekmachines niet meer op -delen van- de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl en de daaraan thans gekoppelde website terecht komen of dit als zoekresultaat vinden en afschriften van deze correspondentie aan de zoekmachines binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Intercombi te verstrekken;

Kantonrechter Rechtbank Amsterdam 2 mei 2011, LJN BU1596 (eiser tegen gedaagde); zojuist gepubliceerd

Als randvermelding, parallelle publicatie IT 556, rechtspraak.nl: Doorverkoop van toegangskaarten voor popconcert via internet door professioneel in- en verkoper aan particulier. Consumentenkoop op afstand. Geen sprake van een ‘dienst’ nu er sprake is van de (weder)verkoop van voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk objecten. Wederverkoper heeft verzuimd mede te delen dat de oorspronkelijke verkooporganisatie geen toestemming heeft gegeven voor wederverkoop en daarom de toegang kan weigeren. Daardoor heeft de wederverkoper niet voldaan aan zijn informatieplicht van artikel 7:46c BW. Koopster mocht overeenkomst na ontvangst van de tickets en voor aanvang van het popconcert ontbinden.

6.  Gesteld noch gebleken is dat er sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 7:46i leden 2, 3, 4 en/of 5 BW. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat de verkoop van tickets als de onderhavige kan worden aangemerkt als een ‘dienst’ nu er sprake is van de verkoop van voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk objecten.

7.  Op grond van artikel 7:46c BW dient [gedaagde] voordat de overeenkomst wordt gesloten aan [eiseres] ‘met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze’ ondermeer mede te delen wat de belangrijkste kenmerken zijn van de te verkopen zaak en voorts of de mogelijkheden tot ontbinding overeenkomstig de artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e BW van toepassing zijn.

8.  Tussen partijen is onder meer in geschil of door [gedaagde] bij het aangaan van de overeenkomst voldoende informatie is verstrekt. Daarbij is van belang dat, blijkens de door [eiseres] overgelegde gegevens over de website van [gedaagde], die in zoverre niet door [gedaagde] zijn betwist, toegangsbewijzen (omschreven als ‘100% Originele tickets’) te koop worden aangeboden.

9.  Gelet op het feit dat [gedaagde] van de oorspronkelijke verkooporganisatie geen toestemming voor wederverkoop had en gelet op de onder 1.4 bedoelde tekst op de tickets, bieden de door [gedaagde] te koop aangeboden tickets geen aanspraak op toegang tot het betreffende concert. Zij bieden slechts een kans op feitelijke toegang, namelijk onder de voorwaarde dat bij de toegangscontrole niet tevens de identiteit van de koper wordt gecontroleerd. Dat betekent dat de koper altijd het risico loopt om – ondanks een veelvoud van de oorspronkelijke prijs te hebben betaald – geen toegang tot het betreffende evenement te verkrijgen.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 25 oktober 2011, LJN BU1436 (Nationale Stichting  tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland tegen MR)

Met dank aan Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

Procesrecht. Persrecht. (Nog niet) onrechtmatige publicatie. Inzage in bescheiden (manuscript) om schending van geheimhoudingsbeding te testen en wellicht verbod te (gaan) vorderen.

Arbeidsovereenkomst tussen Holland Casino en MR met wederzijds goedvinden beëindigd. Oud-medewerker wordt verzocht inzage te geven in bescheiden, in dit geval manuscript van te publiceren boek, waarmee zij kan bewijzen dat MR door publicatie in strijd met de overeengekomen geheimhoudingsbedingen zal handelen. De afweging tussen enerzijds de vrije meningsuiting en anderzijds de daaraan inherente mogelijkheid dat die tot schade (al dan niet bestaand in reputatieschade) bij anderen leidt is immers in het EVRM (artikel 10) en de Grondwet (artikel 7) al gemaakt. Inzage vooraf is een indirecte belemmering, omdat daarna mogelijk vervolgstappen genomen worden. Bij het einde van dienstverband is hier niets over expliciet opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Vorderingen worden afgewezen.

4.6.4. (...) De afweging tussen enerzijds de vrije meningsuiting en anderzijds de daaraan inherente mogelijkheid dat die tot schade (al dan niet bestaand in reputatieschade) bij anderen leidt is immers in het EVRM (artikel 10) en de Grondwet (artikel 7) al gemaakt.
Deze keuze houdt, in elk geval voor wat betreft artikel 7 Grondwet, expliciet in dat niemand tevoren toestemming nodig heeft om zijn mening - in druk - openbaar te maken. Hoewel artikel 10 EVRM toetsing vooraf niet zonder meer uitsluit blijkt uit de jurispruden-tie dat daarvoor slechts zeer beperkt ruimte bestaat. De achterliggende gedachte is dat het "chilling effect" moet worden voorkomen; de wetenschap dat een tekst tevoren zal worden bekeken leidt tot een maatschappelijk ongewenst geachte terughoudendheid bij de schrijver.

4.6.1. Het geheimhoudingsbeding uit de vaststellingsovereenkomst is naar voorlopig oordeel in de plaats gekomen van dat uit de arbeidsovereenkomst (2.1), zodat nu alleen het beding uit de vaststellingovereenkomst van belang is.

4.6.2. De door Holland Casino gevorderde inzage in de drukproef/het manuscript van een door een ex-werknemer uit te geven boek acht Holland Casino noodzakelijk om te onderzoeken of zij op grond van het geheimhoudingsbeding daadwerkelijk een publicatieverbod wil vragen. De vraag, of de dreigende schending van dat beding (in combinatie met de weigering van MR toe te zeggen dat hij het beding niet zal schenden, zijn uitgever te noemen en het manuscript ter inzage te geven) voldoende rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv oplevert. zoals Holland Casino stelt, wordt door de voorzieningenrechter ontkennend beantwoord.

4.6.5. Daaraan doet niet af dat kennisname vooraf op zich geen verplichte toestemming voor publicatie en ook geen direct belemmering van de vrijheid van meningsuiting inhoudt; die kennisname wordt immers in dit geval louter gevraagd om volgende stappen, die wel een dergelijke belemmering inhouden, mogelijk te maken. Indirect strekt de inzage dus wel tot belemmering van de vrijheid van meningsuiting. Om die reden bestaat in beginsel, behoudens andersluidende afspraken, geen verplichting tot inzage vooraf. Hoewel denkbaar is dat er zo zwaarwegende belangen in het geding zijn dat er in een zeer uitzonderlijk geval toch ruimte is voor het verplichten van een schrijver om zijn manuscript van tevoren aan een ander te laten lezen is hetgeen Holland Casino in dit verband heeft gesteld daartoe volstrekt onvoldoende. Zij heeft immer slechts in zeer algemene bewoordingen gewag gemaakt van reputatieschade.

4.6.6. Daaraan doet evenmin af dat (...) in beginsel bij het einde van het dienstverband inzage vooraf kan toezeggen en daaran ook (behoudens zeer bijzondere omstandigheden) gebonden is. Dat vereist echter een expliciete contractuele bepaling van de strekking dat de (ex)werkgever voor publicatie inzage zal krijgen in door de (ex)werknemer te publiceren werk. (...)

Lees het vonnis hier (grosse / LJN / pdf)

HR 6 oktober 2011, LJN BT8777 (Conclusie Procureur Generaal Niessen)

Als randvermelding. Vennootschapsbelasting, octrooirechten en royalties. Ook al had belanghebbende voor haar wijze van handelen uitsluitend het oogmerk de opbrengsten van de octrooirechten buiten de Nederlandse belastingsfeer te brengen, zulks op zich zelf er nog niet toe kan leiden, dat belanghebbende geacht moet worden zelf als de rechthebbende op de door A ontvangen royalties te zijn opgetreden

4.12 De belastingplichtige die octrooirechten overdraagt aan een gelieerde vennootschap, zal een zakelijke vergoeding in aanmerking behoren te nemen in het jaar waarin die octrooirechten worden overgedragen. Het in latere jaren in aanmerking nemen van de inkomsten uit de octrooirechten alsof belanghebbende nog rechthebbende was op de door de gelieerde vennootschap ontvangen royalty's, wijst de Hoge Raad van de hand in zijn arrest van 25 juni 1969, nr. 16 016(12):

dat het Hof op grond van de in de uitspraak vermelde feiten en omstandigheden heeft geoordeeld, dat door het afstaan van de onderhavige octrooirechten door belanghebbende aan de dochtervennootschap A tegen betaling van de door belanghebbende in verband met de verwerving van die rechten gemaakte kosten een vermogensverschuiving ten gunste van A heeft plaatsgevonden, die gelijk te stellen is aan de door A nadien ontvangen royalties en verdere opbrengst van die octrooien, welke royalties en opbrengst zijn aan te merken als informele kapitaalstortingen van belanghebbende in deze dochtervennootschap, zodat de kostprijs, dan wel de boekwaarde van de aandelen in die dochtervennootschap en daarmee belanghebbendes winst met de bedragen van bedoelde kapitaalstortingen moeten worden verhoogd;
dat het Hof voor deze beslissing heeft doen wegen, dat voor de toepassing van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 aan een transactie tussen een moedervennootschap en een dochtervennootschap de eis gesteld moet worden, dat zij is aangegaan op voorwaarden van economische en financiële aard, welke niet afwijken van die welke met een onafhankelijke derde zouden worden overeengekomen, zomede dat - gelijk aan het Hof uit eigen wetenschap bekend is - de contraprestatie bij het prijsgeven van industriële eigendomsrechten als de onderhavige pleegt gesteld te worden op periodiek wederkerende betalingen, die afhankelijk zijn van de omzet;
dat echter uit een en ander niet de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat, nu belanghebbende bij de afstand van haar rechten op octrooien aan A afgezien van de restitutie van gemaakte kosten een tegenprestatie als bedoeld niet heeft bedongen, de bedragen van de door deze vennootschap ter zake van de exploitatie van de octrooirechten verkregen opbrengsten in de jaren waarin deze zijn ontvangen, als - informele - kapitaalstortingen van belanghebbende in die vennootschap moeten worden aangemerkt, doch enkel dat zulke kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden, ter waarde van de contraprestatie die van een onafhankelijke derde zou kunnen zijn bedongen, in de jaren waarin belanghebbende rechten, die zij zelf had kunnen verwerven, aan A heeft doen overdragen;
dat te deze vaststaat, dat in 1953 de oorspronkelijke octrooiaanvragen aan A is overgedragen en dat vervolgens octrooirechten aan deze vennootschap zijn overgedragen in 1958 en 1959;
dat dan ook slechts van - informele - kapitaalstortingen in deze jaren sprake kan zijn en niet van een zodanige storting in het jaar 1960, waarop de aanslag betrekking heeft;
(...)
dat, ook al had belanghebbende voor haar wijze van handelen uitsluitend het oogmerk de opbrengsten van de octrooirechten buiten de Nederlandse belastingsfeer te brengen, zulks op zich zelf er nog niet toe kan leiden, dat belanghebbende geacht moet worden zelf als de rechthebbende op de door A ontvangen royalties te zijn opgetreden;

Rechtbank Breda 19 oktober 2011, HA ZA 09-169 (Converse Inc en Kesbo Sport BV tegen ASPO Waalwijk c.s. en Diesel)

Met dank aan Gino van Roeyen, BANNING advocaten

Merkenrecht en invoeren, aanbieden althans in voorraad houden van counterfeit Converse. Geheimhouding (processuele houding) vs. beginsel van behoorlijk procesrecht. Kijkje in de keuken van de echtheidskenmerken.

In't kort: Kesbo niet ontvankelijk: licentie betwist en geen zelfstandig belang. Aspo stelt goede trouw (schriftelijke verklaringen omtrent originaliteit van de schoenen geleverd door Diesel en Duitse advocaat). Uitdrukkelijk beroep op Stüssy-arrest dat beginselen van Europees recht, vrij verkeer van goederen met zich meebrengt dat merkhouder moet worden belast met bewijs dat de producten buiten de door hem/met toestemming in verkeer zijn gebracht. Geoorloofde parallelimport en uitputtingsverweer ex 2.23 lid 3 BVIE (r.o. 4.5).

Authenticiteitskenmerken zijn strikt bedrijfsgeheim en staan in het rapport slechts in algemene, vage bewoordingen omschreven. Aspo stelt dat Converse zaak lastig maakt door onafhankelijk onderzoek te weigeren. Zeer casuïstische uitspraak. Het staat vrij echtheidskenmerken niet prijs te geven, met hier (verwezenlijkt) risico dat geen goed verweer gevoerd kan worden conform het beginsel van behoorlijk procesrecht. Proceskostenveroordeling voor Converse aan de zijde van Aspo €1.790 en Diesel €8.506,10.

4.1. Kesbo niet ontvankelijk aangezien de door Converse aan Kesbo verleende licentie door Aspo en Diesel wordt betwist en door Converse niet is onderbouwd en de stelling van Aspo en Dieseel dat Kesbo bij de ingestelde vordering geen zelfstandig belang heeft door Converse niet is weersproken.

4.20. De rechtbank merkt op het dat Converse vrij staat de door haar gehanteerde echtheidskenmerken - waarme, volgens Converse, haar deskundigen in staat zijn counterfeit schoenen van originele schoenen te onderscheiden - niet prijs te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat Aspo en Dieseel, naar zij terecht stellen, niet in staat zijn om daartegen verweer te voeren. Het beginsel van behoorlijk procesrecht brengt mee dat eiser de gedaagde in staat moet stellen behoorlijk verweer te voeren. Converse loopt met haar processuele houding dan ook het risico dat de rechtbank tot het oordeel komt dat Converse haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Dat risico heeft zich in onderhavige geval verwezenlijkt.

De rechtbank neemt daarbij niet alleen in aanmerking dat Converse geen inzicht geeft in de door haar gehanteerde echtheidskenmerken, maar ook dat deze echtheidskenmerken volgens Converse kunnen variëren afhankelijk van het type schoen, de maat schoen, het tijdstip van productie (de kenmerken worden van tijd tot tijd gewijzigd) en de fabriek waarin de schoen is geproduceerd, waardoor de juistheid van de stelling van Converse dat op grond van bepaalde echtheidskenmerken kan worden vastgesteld dat een schoen counterfeit is, alleen kan worden geverifieerd door de schoen te vergelijken met een schoen van hetzelfde type en dezelfde maat, gemaakt in dezelfde periode en in dezelfde fabriek. Volgens Converse is een dergelijke vergelijking niet meer mogelijk, omdat deze schoenen niet meer voorhanden zijn. Converse heeft bij pleidooi dan ook niet meer kunnen doen, dan de schoenen van de onderzochte partij met elkaar vergelijken. De daarbij door Converse geconstateerde afwijkingen, waaronder de afmeting van de sockliners in één paar schoenen, hebben met name betrekking op kwaliteitsverschillen. Kwaliteitsverschillen kunnen echter niet als deugdelijke onderbouwing van de gestelde counterfeit worden beschouwd. Converse heeft immers zelf aangegeven dat de originele Converse producten niet 100% foutloos zijn en dat daarvoor een AQL-limit wordt gehanteerd, waarbij een vastgelegde hoeveelheid fouten worden geaccepteerd.

4.21. Converse heeft geen inlichtingen willen verstrekken die het mogelijk maken om de schoenen door een onafhankelijk deskundige te laten onderzoeken. Nu zij daardoor niet in staat is om haar stelling aan de hand van een onafhankelijk deskundigenrapport te onderbouwen, mag van Converse worden verwacht dat zij haar stelling op een dusdanige manier opbouwt, dat Aspo en Dieseel in staat zijn om daartegen deugdelijk verweer te voeren. Converse had dan ook, ter voldoening aan haar stelplicht, concrete informatie dienen te verschaffen over de echtheidskenmerken op grond waarvan originele Converse schoenen van counterfeit schoenen kunnen worden onderscheiden. Converse had ook haar stelling op andere wijze, bijvoorbeeld aan de hand van haar administratie, kunnen onderbouwen. Zij stelt immer dat zij aan de hand van de productiecodes en andere informatie op tonglabels kan nagaan of onder de desbetreffende nummers daadwerkelijk een productieorder is uitgevoerd. (...)

4.23. De conclusie luidt dat Converse heeft aangegeven dat er twee methodes zijn om te bewijzen dat sprake is van counterfeit: via de productcodes die verwijzen naar de details van de bijbehorende orders in hun eigen administratie en via echtheidskenmerken. Converse heeft van de mogelijkheid om aan de hand van haar eigen administratie te onderbouwen dat sprake is van counterfeit geen gebruik gemaakt. Converse beroept zich slechts op het ontbreken van echtheidskenmerken, maar geeft over die kenmerken zodanig summiere informatie dat zij daarmee niet aan haar stelplicht heeft voldaan.